Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation c. Mattia Gerolanda
Caso No. D2003-0752
1. Le parti
Le Ricorrenti sono tre società che fanno parte del gruppo Ermenegildo Zegna: Consitex S.A., una società di diritto svizzero con sede in Stabio, Svizzera; Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Biella, Italia; e Ermenegildo Zegna Corporation, una società di diritto statunitense con sede in New York, Stati Uniti d'America (d’ora in avanti congiuntamente denominate la Ricorrente).
Il Resistente è Mattia Gerolanda di Agrigento, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione è registrato presso la società Key-Systems GmbH.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso redatto in inglese, è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 24 settembre 2003. Il 26 settembre 2003, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Key-Systems GmbH una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in discussione. Il 29 ettembre 2003, la Key-Systems GmbH ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta confermando che il Resistente è indicato come il titolare del nome a dominio ed ha fornito i recapiti del Resistente informando altresì che il nome a dominio è stato registrato attraverso il rivenditore, D.
Il 1 ottobre 2003, il Centro ha quindi richiesto al rivenditore di indicare quale fosse la lingua del contratto di registrazione. In pari data il rivenditore ha risposto che la lingua del contratto di registrazione è l’italiano.
Il 3 ottobre 2003, il Centro ha comunicato alla Ricorrente che la lingua ufficiale della procedura è l’italiano, chiedendo la trasmissione al Centro della traduzione italiana del Ricorso. Il 7 ottobre 2003, il Centro ha ricevuto il Ricorso tradotto in italiano. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 5 novembre 2003. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 25 novembre 2003. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. Quindi, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 4 dicembre 2003.
Il Centro ha nominato il Dr. Fabrizio Bedarida, Membro Unico del Collegio, il 7 gennaio 2004.
Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.
Avendo considerato i dati del fascicolo relativo al presente caso, il Collegio trova che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi disponibili ragionevolmente calcolati per dare al Resistente notizia della presente procedura.
4. I Fatti
La Ricorrente è un famoso Gruppo internazionale operante nel campo della moda ed è la titolare di alcune centinaia di marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA depositati e/o registrati in tutto il mondo.
La prima registrazione di marchio per ZEGNA, depositata in Italia, risale al 1939, mentre per ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, principale marchio del gruppo Ermenegildo Zegna nel settore della profumeria, il primo deposito di marchio comunitario è del 21 ottobre 2002.
ESSENZA DI ZEGNA è il nome di un profumo fabbricato dal gruppo Yves Saint Laurent in qualità di licenziatario della Ricorrente Consitex.
Il Resistente ha registrato il dominio il 4 giugno 2003.
La pagina di benvenuto (home page) del sito "www." offre in vendita un "profumo erotico" chiamato OBSCENE.
Il contratto di registrazione è in italiano.
In accordo a quanto previsto dall’articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione, conseguentemente, la presente procedura è condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente sostiene che:
Il nome a dominio è confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA di cui è titolare la Ricorrente, e con il nome del profumo, ESSENZA DI ZEGNA, prodotto dalla Yves Saint Laurent su licenza della Ricorrente.
Per quanto a conoscenza della Ricorrente, il Resistente non ha diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio; la Ricorrente sostiene poi che non ci sono prove che:
prima dell’inizio di questa procedura, il Resistente abbia usato, o si sia preparato ad usare il nome a dominio o un nome simile per un’offerta di beni o servizi in buona fede, non potendo considerarsi tale l’offerta in vendita di un "profumo erotico" chiamato OBSCENE e di prodotti e servizi pornografici attraverso l’abuso dei diritti di marchio della Ricorrente;
il Resistente sia mai stato conosciuto o collegato al nome a dominio disputato, né che lo abbia usato nel corso di un’attività commerciale legittima;
il Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali.
Per quanto attiene l’esistenza della malafede del Resistente tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del dominio disputato la Ricorrente sostiene:
che il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei famosi marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA della Ricorrente e del profumo ESSENZA DI ZEGNA prodotto dalla Yves Saint Laurent su licenza della Ricorrente, e che pertanto la registrazione del dominio non può che essere avvenuta in una situazione di "malafede opportunistica" (opportunistic bad faith), in tal senso la Ricorrente cita la decisione Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157 ove il Collegio ha ritenuto che il Resistente non poteva ignorare che BANCA SELLA fosse un marchio famoso in Italia per servizi bancari;
che la pagina di benvenuto del sito "www." offre in vendita un "profumo erotico" chiamato OBSCENE e propone link a siti che vendono diversi servizi di tipo pornografico (quali "sesso telefonico" e "giocattoli erotici per ragazze").
La Ricorrente, citando a sostegno della propria tesi numerose decisioni, afferma che il presente caso possa essere considerato una variante di "pornosquatting" (con questo termine si definisce l’uso di un nome a dominio, corrispondente ad un marchio celebre, per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento).
Inoltre la Ricorrente afferma che il Resistente, Mattia Gerolanda, assieme ai Signori Tatiana e Piero Gerolanda, titolari dei domini , , , , , ed tutti utilizzati per vendere il profumo OBSCENE e prodotti simili, siano coinvolti nella medesima operazione di pornosquatting;
che il Resistente, attivo nella medesima operazione dei Signori Tatiana e Piero Gerolanda, sia anch’egli rappresentato dalla proposta fatta dal Sig. Piero Gerolanda alla Ricorrente. Proposta che consiste nell’offerta di vendere la "sua attività commerciale relativa a essenzadizegna e OBSCENE compresi qualche migliaio di flaconi di profumo e un minore quantitativo di altri prodotti, oltre ai siti ed ai nomi" per la cifra di 250.000,00 Euro.
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto al Ricorso della Ricorrente. Il Resistente invero non ha sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto asserito dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 paragrafi (a) e (b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base di quanto prodotto dalla Ricorrente, deducendo dall’inadempienza del Resistente (cioè dalla sua mancata risposta) quanto riterrà appropriato.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la disputa: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, queste Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dal Resistente debba essere trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha documentato di essere titolare dei marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA.
Risulta inoltre che la Yves Saint Laurent produca e commercializzi su licenza della Ricorrente un profumo chiamato Essenza Di Zegna.
Il nome a dominio è identico al nome del profumo e confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA della Ricorrente di cui riproduce una parte essenziale, essendo "ZEGNA" il cuore del marchio, tanto del nome della Ricorrente, quanto dei suoi principali marchi.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato è confondibile con un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Ricorrente deve dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l’onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall’articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:
a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio in buona fede, o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
b) che è conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure
c) che del nome a dominio intende fare un uso legittimo non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare ingannevolmente la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Il Resistente non sembra avere alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente, che non ha dato in licenza né in altro modo autorizzato il Resistente ad utilizzare o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio incorporante i marchi ZEGNA, ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA e/o parte di essi.
Il Resistente non avendo risposto al Ricorso, non ha asserito e tantomeno dimostrato alcun elemento tale da giustificare un suo precedente diritto o legittimo interesse sul nome a dominio disputato.
Il fatto che il Resistente abbia usato il nome a dominio per l’offerta in vendita di un "profumo erotico" chiamato OBSCENE e di prodotti e servizi pornografici non può essere considerato un uso in buona fede.
Non risulta poi che il Resistente sia mai stato conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio disputato, né che lo abbia usato nel corso di un’attività commerciale legittima.
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di alcun diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio .
C. Registrazione e Uso in Malafede
Ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell’uso del nome a dominio in malafede:
i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato od ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato al Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente del Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente legati al nome a dominio; oppure
ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure
iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure
iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni online, creando una probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio potrà quindi rilevare elementi di malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
Il Collegio, in assenza di prova contraria, ritiene che dato il diffuso uso dei marchi della Ricorrente e la loro fama, il Resistente, che oltretutto appare risiedere in Italia, principale mercato del Gruppo Ermenegildo Zegna, non poteva ignorare l’esistenza dello stesso Gruppo e dei marchi da esso posseduti.
Il Collegio ritiene quindi che il Resistente avesse conoscenza dei marchi della Ricorrente quando ha registrato il nome a dominio .
Il Collegio, concordando con quanto ripetutamente affermato in precedenti decisioni, trova che la conoscenza dei marchi della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente costituisca un elemento da cui poter dedurre la malafede nella registrazione del dominio (in tal senso Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and C, Caso OMPI No. D2000-0226 dove il Collegio si è così espresso «… E’ chiaro che i nomi a dominio (" e "c) possono riferirsi solo alla Ricorrente. I nomi a dominio sono così ovviamente collegati con un nome e dei prodotti talmente noti che il loro uso da parte di chi non abbia collegamenti con questi prodotti suggerisce malafede opportunistica»).
Il fatto che il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio per offrire in vendita un "profumo erotico" chiamato OBSCENE nonché proporre link (collegamenti ipertestuali) a siti che vendono servizi riservati ad un pubblico adulto configura ai sensi della Policy articolo 4(b)(ii) e (iii) un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e l’uso del dominio da parte del Resistente.
Le precedenti decisioni in cui i relativi Collegi hanno affermato che l’uso di un nome a dominio identico e/o comprendente un marchio altrui per attrarre e/o indirizzare gli utenti Internet verso siti pornografici, anche in modo indiretto, sia prova di malafede ai sensi della Policy, sono ormai innumerevoli.
In Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No. D2000-0079), il Collegio ha concluso che «mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag) chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal momento che la sua unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni della legge possono difficilmente essere considerate in ‘buona fede’». In Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak Caso OMPI No. D2003-0022, si afferma che "omissis.. qualsiasi sia la motivazione del Resistente lo sviamento del nome a dominio verso un sito pornografico è, di per sè, certamente coerente con la conclusione che il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede"; ed in Cattlemens vs. Menterprises –Web Development Caso CPR No. CPR0304, si conclude che «un sito pornografico (…) è in posizione antagonistica rispetto alle attività legittime della Ricorrente».
Le decisioni citate si riferiscono a casi dove il titolare di uno o più domini cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio o ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito con contenuti adatti ad un pubblico di soli adulti. In particolare: dove (a) è utilizzato un marchio su cui il titolare del domino non ha diritti; (b) il sito cui l’utente è avviato è di natura pornografica; (c) il sito è commerciale, in altre parole i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento.
Nel presente caso, il Resistente utilizza il nome a dominio per vendere un "profumo erotico" e riavviare gli utenti verso una pluralità di siti pornografici attraverso una molteplicità di link.
Il Collegio nota poi che la tesi della Ricorrente, che vuole i Signori Tatiana, Piero e Mattia Gerolanda (il Resistente) tutti coinvolti nella medesima operazione di pornosquatting, è sostenuta dalla presenza dei seguenti fatti, ovvero: a) che il Sig. Piero Gerolanda rispondendo alla diffida inviatagli dalla Ricorrente abbia precisato di essersi consultato sulla questione con i propri "familiari cointeressati al progetto Essenza Di Zegna che si articola su un buon numero di registrazioni di nomi a dominio e di siti attraverso cui esercitiamo il commercio di profumi e prodotti cosmetici alternativi"; b) che il Resistente non abbia contattato la Ricorrente per dare una diversa risposta e/o precisare di non essere coinvolto in tale progetto; c) che i domini , , , , , ed di titolarità dei Signori Tatiana e Piero Gerolanda siano tutti utilizzati per vendere proprio il medesimo profumo OBSCENE; ed infine d) che il Resistente non abbia depositato una risposta al Ricorso e/od in altro modo negato quanto asserito dalla Ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi che la Ricorrente abbia fornito sufficienti prove per ritenere che il Resistente sia coinvolto nella suddetta operazione e che pertanto anche il Resistente possa essere considerato quantomeno rappresentato dalla proposta fatta dal Sig. Piero Gerolanda alla Ricorrente. Proposta nella quale si legge testualmente: "Comunque, se la Zegna vuole rilevare il nostro business, dovrebbe riacquistare diverse cose da noi, compresi qualche migliaia di flaconi di profumo OBSCENE e un minore quantitativo di altri prodotti, oltre ai siti e ai nomi. Il nostro commercialista valuta questo business duecentocinquantamila euro (flaconi compresi, che non siamo intenzionati a tenerci se perdiamo i nomi."
In considerazione di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato ai sensi della Policy che il Resistente ha registrato ed usa il nome a dominio disputato in malafede.
7. Decisione
Per le ragioni sin qui elencate, in accordo con gli articoli 4 della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone che il nome a dominio sia trasferito alla Ricorrente Consitex SA.
Dr. Fabrizio Bedarida
Membro Unico del Collegio
Data: 19 gennaio, 2004
Full & Egal Universal Law Academy