Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO
Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation contro Piero Gerolanda
Caso No. D2003-0754
1. Le parti
Ricorrenti, Consitex S.A., Stabio, Svizzera, Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Trivero (Biella), Italia, Ermenegildo Zegna Corporation, New York, NY, Stati Uniti d'America (anche Gruppo Zegna).
Resistente, Piero Gerolanda, Agrigento, Italia.
2. Il Nome a Dominio e l'Ente presso il quale lo stesso è registrato
Il nome a dominio oggetto della controversia è (di seguito Nome a Dominio), registrato presso la società Key-Systems GmbH (di seguito Key-Systems).
3. Svolgimento della procedura
Il ricorso introduttivo della presente procedura, redatto in lingua inglese, veniva trasmesso in forma elettronica al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (di seguito il Centro) in data 24 settembre 2003, ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la Policy) approvata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) il 24 ottobre 1999, del relativo Regolamento (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, e del Regolamento Supplementare dell’OMPI (WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Successivamente perveniva al Centro anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione.
Il 26 settembre 2003, il Centro inviava a Key Systems una richiesta di verifica della registrazione del Nome a Dominio e dei relativi dati. Il 29 settembre 2003, Key-Systems confermava che: (i) il Nome a Dominio era stato registrato presso Key-Systems; (ii) l'attuale intestatario del Nome a Dominio è Piero Gerolanda, Via Sandro Pertini, 10, Agrigento, Italia, indicando altresì i referenti amministrativi, tecnici e contabili; e (iii) il foro competente è quello di Saarbruecken, Germania. Dalla verifica risultava inoltre che la lingua designata nel contratto di registrazione è quella italiana. Informati di ciò, le Ricorrenti provvedevano quindi a trasmettere al Centro, in data 7 ottobre 2003, la versione italiana del ricorso (di seguito Ricorso).
Il 31 ottobre 2003, verificatane la regolarità formale alla Policy, al Regolamento ed al Regolamento Supplementare, il Centro provvedeva a notificare il Ricorso al Resistente, ed in copia a ICANN ed alle Ricorrenti, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura fissando al 20 novembre 2003, il termine entro il quale il Resistente avrebbe dovuto trasmettere al Centro la propria risposta.
Non avendo ricevuto alcuna risposta dal Resistente, in data 5 dicembre 2003, il Centro trasmetteva allo stesso la relativa Notifica d’Inadempienza.
In data 18 dicembre 2003, il Centro notificava alle parti la nomina dell’avv. Anna Carabelli quale membro del Collegio uninominale per la presente procedura, indicando che, salvo circostanze eccezionali, la stessa avrebbe dovuto inviare la propria decisione al Centro entro il 2 gennaio 2004. Tale termine veniva posticipato dal Collegio al 12 gennaio 2004, e di ciò il Centro dava comunicazione alle Parti in data 6 gennaio 2004.
4. I Fatti
Le Ricorrenti hanno prodotto, in allegato al Ricorso, i tabulati dei marchi "ZEGNA"(doc. 1) ed "ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA" (doc. 2) registrati o depositati in vari paesi del mondo. Le Ricorrenti hanno inoltre prodotto copia della domanda di marchio comunitario n. 2900587 (doc. 4) e del certificato di registrazione del marchio internazionale n. 797021 (doc. 3) per le parole "ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA" (doc. 3), entrambi a nome della Ricorrente Consitex. ESSENZA DI ZEGNA è altresì il nome di un profumo prodotto dal gruppo Yves Saint Laurent su licenza della Consitex stessa.
In aggiunta, le Ricorrenti hanno prodotto copia della decisione del Centro Risoluzione Dispute Domini (di seguito CRDD) n. 104 del 1 settembre 2003, che ha disposto la ri-assegnazione a favore del Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli s.p.a. del nome a dominio registrato dall’odierno Resistente Sig. Piero Gerolanda, dalla quale risulta che quest’ultimo aveva fornito informazioni false in merito al proprio indirizzo (come indicato nel database Whois della Registration Authority italiana) che peraltro coincide con quello risultante dal database Whois di Key-Systems per il Nome a Dominio (doc. 5).
Il Resistente è titolare del Nome a Dominio (doc. 22). Dal documento 23 allegato al Ricorso risulta che la pagina di benvenuto dell’omonimo sito offre in vendita un "profumo erotico" chiamato "OBSCENE" oltre ad altri prodotti e servizi pornografici.
Risulta altresì che il Resistente è titolare anche dei nomi a dominio , , e (docc. 6-9) che contraddistinguono altrettanti omonimi siti sui quali viene offerto in vendita il profumo "OBSCENE" (docc. 10-13), mentre i nomi a dominio (doc. 14), e (docc. 15-16), risultano registrati a nome dei sigg.ri. Mattia Gerolanda e Tatiana Gerolanda, entrambi residenti anch’essi ad Agrigento. Anche tali nomi a dominio corrispondono ad altrettanti siti su cui pure viene promossa la vendita del profumo "OBSCENE" (docc. 17-19).
Con e-mail inviata in data 18 giugno 2003 (doc. 20), il Sig. Piero Gerolanda ha formulato alle Ricorrenti un’offerta per la vendita degli "asset" relativi al "progetto essenzadizegna" per la somma di Euro 250.000,00.
5. Argomentazioni delle Parti
A. Ricorrenti
Le Ricorrenti affermano che:
- il Gruppo Zegna è tra i gruppi più noti su scala internazionale nel settore della moda ed è titolare del marchio ZEGNA, risalente ad un periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, rinomato in tutto il mondo che copre i prodotti più svariati, tra cui l’abbigliamento, i gioielli, le scarpe, i tessuti ed i profumi;
- nel settore della profumeria il marchio principale appartenente al Gruppo Zegna è ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, che identifica un profumo ampiamente diffuso e prodotto su licenza della Consitex dalla Yves Saint Laurent;
- il Nome a Dominio è confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, nonché con il principale profumo delle Ricorrenti "ESSENZA DI ZEGNA";
- il Resistente non ha diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio, in quanto:
- egli non è conosciuto con il nome corrispondente al Nome a Dominio;
- non lo ha mai utilizzato o ha posto in essere attività prodromiche all’utilizzazione in buona fede del Nome a Dominio ai fini dell’offerta al pubblico di prodotti e servizi, non potendosi considerare utilizzo in buona fede l’offerta in vendita del profumo OBSCENE e di prodotti e servizi pornografici che costituisce, al contrario, un abuso dei marchi delle Ricorrenti;
- non lo ha mai usato a fini non commerciali;
- il Nome a Dominio è stato registrato in malafede, in quanto:
- vista la notorietà dei marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, nonché del profumo ESSENZA DI ZEGNA, il Resistente non poteva non conoscere i marchi delle Ricorrenti;
- il Resistente, all’atto della registrazione del Nome a Dominio, ha fornito informazioni false sul suo indirizzo e numero di telefono;
- il Nome a Dominio è utilizzato in malafede, in quanto:
- la vendita del profumo "OBSCENE" e i diversi link a siti che vendono servizi e prodotti pornografici indicati nella pagina di benvenuto del Nome a Dominio costituiscono un abuso dei marchi registrati dalle Ricorrenti nel tentativo di avvantaggiarsi della notorietà degli stessi, integrando così un'ipotesi assimilabile al "pornosquatting";
- il Sig. Piero Gerolanda è anche titolare dei nomi a dominio , , ed , mentre i Signori Mattia Gerolanda e Tatiana Gerolanda, entrambi residenti ad Agrigento, come il Resistente, hanno registrato l'uno il nome a dominio e l'altra i nomi a dominio e , tutti utilizzati in relazione alla vendita del profumo OBSCENE.
- il Sig. Piero Gerolanda, rispondendo alla diffida inviata dai legali delle Ricorrenti per l'altro dominio , ha offerto di vendere l'attività commerciale relativa a "essenzadizegna" ed "OBSCENE" per la somma complessiva di Euro 250.000,00.
Le Ricorrenti chiedono pertanto che il Nome a Dominio venga trasferito alla Ricorrente Consitex, citando a supporto delle proprie allegazioni svariate decisioni rese da Collegi OMPI.
B. Resistente
Il Resistente non ha depositato alcuna risposta.
6. Motivi della decisione
1. L'art. 15(a) del Regolamento dispone che il Collegio decida sulla base delle allegazioni e dei documenti in atti e in conformità alle regole della Policy, al Regolamento ed a qualsiasi altro principio di legge ritenuto applicabile.
Ai sensi del paragrafo 4 della Policy, il ricorrente deve provare che:
(i) il nome a dominio in oggetto è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti; e
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine
(iii) il nome a dominio è stato registrato ed usato in malafede.
Il paragrafo 4(b) della Policy elenca a titolo esemplificativo quattro circostanze che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii), se dimostrate dal ricorrente, costituiscono evidenza della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede.
Il paragrafo 4(c) della Policy elenca a titolo esemplificativo tre circostanze che, se dimostrate dal resistente, costituiscono evidenza del suo diritto o titolo in relazione al nome a dominio ai fini del paragrafo 4(a)(ii).
(a) Identità o confondibilità
Le Ricorrenti hanno ampiamente dimostrato di essere titolari dei marchi "ZEGNA" e "ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA" registrati ovvero depositati nel corso degli anni, il primo a decorrere dal 1939, ed il secondo dal 2002, in vari paesi del mondo, a livello internazionale e comunitario in relazione a svariate classi di prodotti che coprono, in particolare, l’abbigliamento, i tessuti, i prodotti di profumeria (docc. 1-4 allegati al Ricorso). Tali marchi godono certamente di rinomanza, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale essendo costantemente ed intensamente utilizzati dalle Ricorrenti in relazione alla produzione e commercializzazione di vari prodotti, tra cui il profumo ESSENZA DI ZEGNA.
Ad avviso del Collegio, il Nome a Dominio è certamente confondibile con i marchi delle Ricorrenti in quanto incorpora sia la parola ZEGNA che le parole ESSENZA DI ZEGNA.
D’altro canto l’aggiunta del gTLD "biz" è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio.
(b) Assenza di diritto o titolo del resistente in relazione al Nome a Dominio
Secondo le decisioni dei Collegi OMPI, il ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; verificatosi ciò, l’onere della prova passa al resistente.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che le Ricorrenti abbiano assolto al proprio onere mentre il Resistente non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio la propria risposta ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio. Tale circostanza è sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo. (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Talkcity Inc. v. Robertson Caso OMPI No. D2000-0009).
(c) Registrazione ed uso in malafede
Riconosciuta la notorietà dei marchi delle Ricorrenti "ZEGNA" ed "ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA" e la confondibilità del Nome a Dominio con gli stessi, è impensabile che il Resistente abbia registrato il Nome a Dominio ignorando l'esistenza di tali marchi. Inoltre, la circostanza che il Nome a Dominio sia perfettamente identico al nome del profumo "ESSENZA DI ZEGNA", comprova la malafede del Resistente (cfr. Cellular One Goup v. Paul Bryan, Caso OMPI No. D2000-0028). D’altro canto, come detto al paragrafo (b), il Resistente non ha fornito alcuna prova del proprio diritto o titolo relativamente al Nome a Dominio.
Parimenti in malafede risulta essere l’uso che il Resistente fa del Nome a Dominio. Dai documenti in atti emerge, infatti, che lo stesso viene utilizzato con il chiaro intento di attrarre, a fini commerciali, utenti Internet sfruttando la notorietà dei marchi delle Ricorrenti. Tali utenti, molto probabilmente alla ricerca di prodotti ed in particolare del profumo delle Ricorrenti, raggiungono invece il sito del Resistente che offre in vendita un profumo diverso, "OBSCENE", accanto ad altri servizi e prodotti di carattere erotico/pornografico, con evidenti effetti confusori e di infangamento rispetto ai marchi delle Ricorrenti. National Football League Properties Inc. and Chargers Football Company v. One Sex Entertainment Co., a/k/a C, Caso OMPI No. D2000-0118; America Online, Inc. v. East Coast Exotics, Caso OMPI No. D2001-0661; America Online, Inc. v. Viper, Caso OMPI No. D2000-1198.
Nel caso di specie poi, la registrazione e l’uso in malafede del Nome a Dominio sono ulteriormente comprovati dal fatto che il Resistente o i signori Tatiana e Mattia Gerolanda (presumibilmente i "familiari cointeressati al progetto" cui il Resistente fa riferimento nella sua e-mail del 18/6/2003 sub doc. 20) risultano titolari di una serie di ulteriori domini tutti incorporanti le parole essenzadizegna (, , ed e ). Tale circostanza sottolinea ulteriormente l’abuso del Resistente e l’intento di attrarre in maniera decettiva al proprio sito utenti Internet ignari del reale contenuto del sito stesso.
Inoltre, dalla decisone resa dal CRDD (doc. 5 allegato al Ricorso), risulta che il Resistente all'atto della registrazione del Nome a Dominio ha fornito informazioni false.
Le circostanze sopra richiamate stigmatizzando ulteriormente il comportamento tenuto dal Resistente nella vicenda, sono anch’esse indice della malafede dello stesso (sulla registrazione di una pluralità di domini vedi General Electric Company v. Normina Anstalt a/k/a Igor Fyodorov, Caso OMPI No. D2000-0452; sulla comunicazione di false informazioni vedi: The Richards Group, Inc. v. Click Here!, Inc., Caso OMPI No. D2000-0171; Chanel v. 1, Caso OMPI No. D2003-0218).
7. Decisione
In ragione di quanto precede, il Collegio dispone il trasferimento del Nome a Dominio alla Ricorrente Conistex S.A., ritenendo che (a) il Nome a Dominio è confondibile con i marchi delle Ricorrenti; (b) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; e che (c) il Nome a Dominio è stato registrato ed utilizzato dal Resistente in malafede.
Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio
Data 12 gennaio 2004
Full & Egal Universal Law Academy