Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. v. Rumbos Peru o RUMBO PERU S.A.C.
Case No. D2003-0909
1. Las Partes
La Demandante es Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España, con domicilio en Madrid, España.
La Demandada es Rumbos Peru o RUMBO PERU S.A.C., con domicilio en Lima, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio . El registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc., de 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canadá.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de noviembre de 2003. Ese mismo día el Centro envió a Tucows vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y que Luis Briceño figura como contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2003. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 12 de enero de 2004, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.
El día 23 de enero de 2004, el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Advirtiendo que en la demanda la demandante no había efectuado la elección de "jurisdicción mutua" en la forma requerida por el Reglamento, Parágrafo 3, b, xiii , así lo requirió el Grupo Administrativo mediante la Orden de Procedimiento N� 1 del 26 de enero de 2004. La demandante dio cumplimiento a dicha orden el día 27 de enero de 2004, modificando el párrafo correspondiente de la demanda. En la orden citada el panel administrativo determinó que el idioma a utilizarse en el procedimiento sería el español, conforme al Reglamento, Parágrafo 11(a).
Una vez recibida la versión en papel del expediente y al estudiar los anexos de la demanda el grupo administrativo advirtió que del documento anexo N� 8 (una copia de la cédula de notificación de INDECOPI que notifica la resolución de fecha 3 de abril de 2003, recaída en el expediente N�174152-2003 por la que se hace lugar a un pedido de medida cautelar contra la empresa Rumbo Perú S.C.A.) se desprende que esa empresa tiene un local comercial ubicado en la calle "Esperanza Nro. 237, Miraflores". En efecto, la demandante menciona en su demanda que la medida cautelar fue recurrida por la empresa Rumbo Perú S.A.C., por lo que se entiende que esa última dirección era correcta, o al menos permitió que esa empresa se defendiera en el procedimiento marcario en Perú. Por ese motivo, conforme a sus poderes generales conforme al Reglamento, Parágrafo 10(a), el 5 de febrero de 2004, el panel administrativo emitió la Orden de Procedimiento N� 2 disponiendo: 1) dejar sin efecto la declaración de falta de personación y ausencia de contestación a la demanda dispuesta por el Centro el 12 de enero de 2004, 2) ordenar a la demandante que modifique de inmediato su demanda dando cumplimiento al Reglamento, Parágrafo 3(b)(v), 3) que el Centro la notifique al demandado conforme lo dispuesto en el Reglamento, Parágrafo 2(a), utilizando la nueva dirección del demandado, y 4) suspender el plazo para dictar la decisión de fondo. Con fecha 17 de febrero de 2004, el Centro cumplió con la nueva notificación de la demanda, enviando por email y por fax al demandado la Notificación de la demanda y Comienzo del Procedimiento Administrativo (de fecha 25 de noviembre de 2003), la copia de la demanda original, la copia de la demanda modificada tras la Orden de Procedimiento No. 1, y la copia de la demanda modificada tras la Orden de Procedimiento No. 2. Paralelamente, se envió por correo copias en papel de los documentos anteriores junto con sus anexos correspondientes y las dos ordenes de procedimiento, a la dirección de calle Esperanza, n� 237, Miraflores, Lima, Perú. La demanda así modificada debía ser contestada a más tardar el día 8 de marzo de 2004. El día 9 de marzo de 2004, el Centro informó al grupo administrativo que el demandado ni se presentó ni contestó a la demanda. Teniendo en cuenta lo arriba mencionado acerca de la empresa Rumbo Perú S.A.C. se entiende que en estos procedimientos el demandado es "Rumbos peru o RUMBO PERU S.A.C.", y así debe constar en la denominación del presente expediente del caso.
4. Antecedentes de Hecho
Por la prueba documental adjunta a la demanda y por no haber sido contestados por el demandado los siguientes hechos han quedado acreditados:
1) Que la demandante es titular de las siguientes marcas españolas: Núm. 2.283.213 RUMBO (denominativa) concedida en clase 39 del Nomenclátor Internacional para distinguir "servicios de organización de viajes", por resolución dictada por la OEPM en fecha 14 septiembre de 2.001; Núm. 2.353.019 RUMBO (con gráfico), concedida en clase 39 del Nomenclátor Internacional por resolución dictada en fecha 14 de abril 2.002 para distinguir "servicios de organización de viajes"; Núm. 2.283.211 RUMBO (denominativa), clase 35. Concedida por resolución dictada en fecha 20 de julio de 2.000 para distinguir "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"; Núm. 2.283.212 RUMBO (denominativa), clase 38. Concedida por resolución dictada en fecha 1 de agosto de 2.000, para distinguir "servicios de telecomunicaciones, en especial aquellos consistentes en proporcionar acceso a multiples usuarios a una red de información global computerizada para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido"; Núm. 2.283.215 RUMBO (denominativa), clase 42. Concedida por acuerdo de fecha 20 de julio de 2.000, para distinguir "servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viajes o intermediarios�.."; Núm. 2.353.021 RUMBO (denominativa), clase 42. Concedida por resolución de 30 de agosto de 2.002 para distinguir "servicios de hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos". El demandante es también titular de los siguientes registros ante la Oficina de Signos Distintivos de Perú, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI): Marca núm. 21.420 RUMBO (denominativa), concedida en clase 35 del Nomenclátor Internacional, por resolución de 22 de mayo de 2.000, para distinguir "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"; Marca núm. 21.421 RUMBO (denominativa), concedida en clase 38 del Nomenclator Internacional, por resolución de 22 de mayo de 2.000, para distinguir "servicios de telecomunicaciones consistentes en proporcionar acceso a multiples usuacios a una red de información global computerizada (internet e intranet) para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido"; Marca núm. 21.322 RUMBO (denominativa), concedida en clase 39 del Nomenclátor Internacional, por resolución de 22 de mayo de 2.000, para distinguir "servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes"; Marca núm. 21.423 RUMBO (denominativa), concedida en clase 41 del Nomenclátor Internacional, por resolución de 22 de mayo de 2.000, para distinguir "servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales"; Marca núm. 21.499 RUMBO (denominativa), concedida en clase 42 del Nomenclátor Internacional, por resolución de 25 de mayo de 2.000, para distinguir, entre otros " servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viaje o por intermediarios"; Marca núm. 26.026 RUMBO (con gráfico), concedida en clase 39 del Nomenclátor Internacional para distinguir "servicios de transporte; embalaje, almacenaje y distribución de mercancías; organización de viajes", en fecha 11 de junio de 2.001; Marca núm. 26.045 RUMBO (con gráfico), concedida en clase 41 para distinguir "servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales" por resolución de 13 de junio de 2.001, y Marca núm. 26.110 RUMBO (con gráfico) concedida en clase 42 para distinguir, entre otros, "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viaje o por intermediarios".
2) El registrante "Rumbos peru" registró el nombre de dominio el 31 de agosto de 2001.
3) Cuando la demandante tuvo conocimiento del registro del dominio en disputa y de su uso por parte de RUMBO PERU S.A.C. requirió directamente a esa firma que cesara en la utilización de dicha denominación. Como el requerimiento no fue atendido la demandante en fecha 25 de febrero de 2003, interpuso ante la Oficina de signos distintivos de INDECOPI � Área de Infracciones de Propiedad Industrial una acción por infracción de derechos contra la empresa RUMBO PERU SAC, por uso indebido de la marca "RUMBO" de la demandante. Entre las medidas cautelares solicitadas para el cese de la infracción de la marca RUMBO se encuentra la petición de prohibición a la empresa RUMBO PERU S.A.C. de utilización de la denominación RUMBO para la prestación de servicios relacionados con agencias de viajes. Con fecha 3 de abril de 2003, la Oficina de Signos Distintivos INDECOPI emitió una notificación por la que se tiene por interpuesta la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial y dicta una medida cautelar consistente en el cese de uso de la denominación RUMBO PERU y/o RUMBO, contra la infractora RUMBO PERU, S.A.C. Esta empresa presentó un escrito solicitando el levantamiento de las cautelares. Dicha solicitud fue denegada, según notificación de fecha 18 de junio de 2003, por "no haber variado los supuestos que sirvieron de base para que se dicten las medidas cautelares".
4) A pesar del requerimiento ordenado cautelarmente por el INDECOPI peruano, RUMBO PERU S.A.C continúa utilizando la denominación RUMBO PERU como nombre de dominio y sitio web. Con fecha 1 de octubre de 2003, el INDECOPI dictó la resolución número 011465 recaída en el expediente 174.152 contra RUMBO PERU, S.A.C. por infracción de los derechos de la aquí demandante, resolviendo inter alia declarar fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por la aquí demandante contra RUMBO PERÚ, S.A.C., así como prohibir a dicha entidad la utilización del signo RUMBO en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, y prohibir a RUMBO PERÚ, S.A.C. el uso en Perú del nombre de dominio en .
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La demandante sostiene que las marcas cuya titularidad acredita consisten en el vocablo RUMBO, que a su vez caracteriza al nombre de dominio objeto de la demanda, y que existen entre dichos distintivos similitud de entidad suficiente como para que el público pueda considerar que ambos registros tienen un mismo origen empresarial. El demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio. RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE, S.A. no ha consentido en ningún momento al demandado a que registre el nombre de dominio . El titular del nombre de dominio no figura como titular de ningún derecho registral sobre la denominación "RUMBO PERU" y si bien es cierto que dicha denominación coincide con su denominación social, dicha entidad se constituyó por escritura pública en fecha 8 de noviembre de 2001, con posterioridad a la fecha de concesión de las marcas RUMBO, en Perú, por lo que es la demandante quien ostenta derecho de prioridad sobre el vocablo RUMBO. Como quiera que RUMBO PERU, S.A.C sigue utilizando la website "www." haciendo caso omiso a la Resolución dictada por la Oficina de Signos distintivos �INDECOPI -, la demandante, sin perjuicio de la adopción en Perú de las oportunas acciones ante la falta de acatamiento de dicha resolución por la referida entidad, ha decidido presentar la presente demanda. La conducta de la demandada se contempla expresamente en el punto 4.b) de La Política que estima la existencia de mala fe cuando "concurren circunstancias que indican que al usar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuento a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del titular o en su sitio en línea". En consecuencia, se están cumpliendo los tres requisitos contemplados en la Política para la aplicación del Mecanismo Uniforme de Resolución de Conflictos al presente caso.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, y el Centro le dictó y notificó la correspondiente falta de personación.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como se ha indicado en el punto 4 supra la demandante ha probado ser titular de numerosos registros de la marca RUMBO (denominativa y mixta) tanto en España como en Perú, país de domicilio del aquí demandado. Además, los registros marcarios preceden en fecha al registro del nombre de dominio . Comparando las marcas con el nombre de dominio resulta que en la primera parte del nombre de dominio, la palabra "rumbo" es idéntica a la marca de la demandante. El grupo administrativo considera que la adición de "peru", es decir el nombre del país Perú, no alcanza a eliminar la impresión general de que existe una similitud confundible entre ambos identificadores, ya que el nombre de dominio indica que se trata de la misma marca en cuanto se la usa en el Perú o en referencia al Perú. En consecuencia el panel administrativo tiene por cumplido el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i)
B. Derechos o intereses legítimos
El demandante alega que el demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, afirma que no ha consentido en ningún momento al demandado a que registre el nombre de dominio , y dice que el titular del nombre de dominio no figura como titular de ningún derecho registral sobre la denominación "RUMBO PERU". Agrega que si bien es cierto que dicha denominación coincide con la denominación social de Rumbo Perú S.A.C., dicha entidad se constituyó el 8-11-2001, es decir después de la fecha de concesión de las marcas RUMBO en Perú, por lo que es la demandante quien ostenta derecho de prioridad sobre el vocablo RUMBO.
Ausente en este procedimiento toda oposición del demandado a estas claras y precisas alegaciones de la demandante, que por otra parte se encuentran apoyadas por prueba documental suficiente, el Panel las acepta como verdaderas y considera que el demandado carece de derechos o intereses legítimos al nombre de dominio, cumpliéndose el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que el demandado Rumbo Perú se presenta en la Red como una empresa de turismo que hace ofertas turísticas con destinos nacionales en Perú y destinos internacionales (ver documento N� 10 anexo a la demanda, consistente en una impresión en papel de la página ubicada en "" de fecha 07/11/2003), surge con palmaria claridad la posibilidad de confusión entre el uso del nombre de dominio en disputa y la marca, así como entre las actividades de la demandada en Internet con las concretas actividades comerciales de la demandante desarrolladas con su marca RUMBO y el servicio de reservas de viajes y otros servicios turísticos en la Red. Dada la especialidad del ramo comercial de la demandada puede descartarse que desconociera la existencia de la marca y actividad comercial de la empresa española, que a su vez había registrado la marca RUMBO en Perú antes de la constitución de la persona jurídica de la demandada. Por otra parte, para el organismo estatal peruano de propiedad industrial está acreditado que "la marca de la accionante [la aquí demandante] distingue servicios [...] para las clases 38; 39; 41 y 42 de la Clasificación Internacional en su Séptima Edición, que se encuentran vinculados con los servicios y actividades [en general servicios turísticos] que distinguen los signos empleados por la reclamada [la aquí demandada] por lo que se trata de servicios dirigidos a un mismo sector del público consumidor, usualmente ofrecidos por una misma persona y que resultan además complementarios entre sí". (Ver documento 11 anexo a la demanda, Resolución N� 011465 del 01-10-2003 del INDECOPI).
El grupo administrativo concluye que la demandante ha probado que el nombre de dominio ha sido registrado y se usa con mala fe, en cuanto en este caso no existe "un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca" (Política, Parágrafo 4(c)(iii)). Por el contrario en el presente caso el demandado ha utilizado el nombre de dominio, intentando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro (puesto que se trata de una sociedad comercial), usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del RUMBO del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web "www." o de su sitio en línea o de los productos o servicios que figuran en el dicho sitio Web (Política, Parágrafo 4(b)(iv)).
De tal modo la demandante ha probado el requisito del Parágrafo 4(a)(iii) de la Política, de que el nombre de dominio se ha registrado y se está usando con mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 11 de marzo de 2004
Full & Egal Universal Law Academy