세계지적재산권기구 중재조정 센터
행정패널 결정문
롯데쇼핑 주식회사 대 윤상구
사건번호: D2003-1016
1. 당사자
신청인: 롯데쇼핑 주식회사 (Lotte Shopping Co.)
대한민국 서울특별시 중구 소공동1
대리인: 김진희, 최현석 변리사, 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동.
피신청인: 윤상구(Yoon Sang Ku)
대한민국 경상남도 진해시 경화동.
2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름은 2002년 5월 1일에 등록된 로서 주식회사 가비아(Gabia Inc.)에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인이 제출한 분쟁해결신청서는 2003년12월22일에 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 전자우편으로, 2003년 12월 30일에 서면으로 접수되었다. 센터는 2003년 12월 22일, Gabia Inc.에 분쟁대상인 도메인이름의 등록기관확인(registrar verification)을 요청하였고 12월 23일에 Gabia Inc.은 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고, 도메인이름의 행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technicalcontact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보를 포함한 답변을 전자우편을 통해 센터에 제공하였다. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙(Rules forUniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규칙”), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한WIPO의보충규칙(WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute ResolutionPolicy, 이하 “보충규칙”)에서 요구하는 형식요건을 충족시켰음을 확인하였다.
규칙 제2(a)조와 제4(a)조에 따라 센터는 피신청인에게 신청서가 접수되었음과 행정절차가 2004년 1월 21일에 개시됨을 통지하였다. 규칙 제5(a)조에 따라 답변서 제출기한은 2004년 2월 10일이었으나, 답변은 기한 내에 제출되지 않아 2004년 2월 12일에 센터는 피신청인에게 답변서 미제출 확인통지를 하였다.
센터는 2004년 2월 17일, 정상조 교수를 단독패널위원으로 위촉하였으며 패널위원은 규칙 제7조에 따라 센터가 요청하는 패널위원직의 승낙 및 공평성과 독립성 보장을 위한 선언서(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)를 제출하였다.
4. 사실관계
신청의 원인이 되는 표지는 “LOTTE MART”로서 신청인은 할인점 “LOTTE MART”를 운영하며 이를 서비스표로 등록, 사용하고 있다.
분쟁도메인이름 는 피신청인이 보유하고 있다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
도메인이름과 신청인의 상표, 서비스표의 동일·유사성
신청인은 “LOTTE MART”에 대하여 독점권을 가지고 있는 서비스표권자이며 한국의 일반 수요자들 사이에서 “LOTTE MART”는 신청인의 서비스표로 널리 알려져 있다.
본 건 도메인이름 는 신청인의 서비스표와 동일·유사하다.
도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
분쟁도메인이름은 피신청인이 운영하는 패션전문쇼핑몰의 주소로 사용되고 있으나, 피신청인은 한국에 주소를 두고 있는 한국인이며, 위 쇼핑몰은 한국어로 제작 운영되고 있다. 따라서, 이 쇼핑몰 사이트는 한국인을 대상으로 하여 사용되고 있는 것이다.
“LOTTE”라는 명칭은 한국인들 사이에서 롯데그룹과 관련된 상표 또는 영업표지로 인식되어 있고, 특히 “LOTTE MART”는 “LOTTE”와 시장을 뜻하는 “MART”가 결합된 것으로 일반 수요자들에게 ‘롯데가 운영하는 시장’으로 인식된다. 실질적으로 “LOTTE MART”는 신청인이 운영하고 있는 대형할인점의 명칭이자 서비스표이므로 일반 수요자들은 “LOTTE MART”를 신청인의 서비스와 관련된 것으로 인식할 수밖에 없다. 따라서 피신청인이 신청인의 “LOTTE MART”와 무관하게 우연의 일치로 본 건 도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵고, 피신청인은 “LOTTE MART”에 관하여 어떠한 권리나 사용에 관한 정당한 이익을 가지지 않는다.
도메인이름을 부정한 목적(bad faith)으로 등록, 사용
피신청인은 신청인의 영업표지로 널리 알려진 “LOTTE MART”를 도메인이름으로 한 를 2002년 5월 1일 등록하여 사용하고 있으나, 이 쇼핑몰 사이트를 출력하면, 출력된 용지의 상단에는 “e-LOTTE shopping mall”, 용지의 하단에는 각각 표시되도록 하여 사용하고 있다.
결국 피신청인은 한국내에 널리 인식된 롯데그룹의 표장 “LOTTE”의 명성에 부당 편승하여 인터넷 고객을 피신청인이 운영하고 있는 쇼핑몰로 유인하고 있는 것이다. 또한, 피신청인의 본 건 도메인이름의 등록 행위는 신청인이 본 건 도메인이름을 등록할 수 없도록 방해하고 있는 것이며, 나아가 신청인의 사업을 방해하고 있다. 그러므로 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2004년 2월 10일까지 답변서를 제출하지 않았고, 특별한 상황을 이유로 기한연장을 요청하지도 않았다. 센터는 2004년 2월 12일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였고, 행정패널이 구성되었다.
6. 검토 및 판단
분쟁도메인이름과 신청인 보유 서비스표의 동일·유사성
신청인 ‘롯데쇼핑 주식회사’는 서비스표 “LOTTE MART”에 대하여 등록권자로서의 권리를 가진다. 또한 “LOTTE”라는 명칭이 수십년 간 롯데그룹에 의해 사용되어 왔기 때문에 일반 수요자들이 “LOTTE”라는 명칭에서 롯데그룹을 연상한다는 사실과 신청인이 “LOTTE MART”라는 이름으로 할인점을 운영하고 있다는 사실을 고려해보면, 신청인이 서비스표 “LOTTE MART”에 대하여 권리를 가지고 있다는 점에는 다툼의 여지가 없다고 판단된다.
분쟁도메인이름과 서비스표의 동일×유사성을 판단함에 있어서 “.net” 또는 “.com”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교×판단해 온 선례들을 고려해볼 때,[1]분쟁도메인이름 은 신청인의 서비스표 “LOTTE MART”와 동일하다고 판단된다.
분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4(c)조는 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 및 정당한 이익을 가지고 있음을 입증하는 방법을 예시하고 있다. 즉 (i) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우, (ii) 등록인이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우, (iii) 등록인이 상업적 목적으로 그 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우에 등록인이 그 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증한 것으로 본다.
피신청인이 를 가지고 패션전문쇼핑몰이라는 사업을 수행해온 점은 신청서를 통해서 알 수 있으나, 피신청인이 “부정한 목적 없이” 분쟁도메인이름을 사용해온 경우에 그 자신의 정당한 이익이나 권리를 주장할 수 있는 것이기 때문에, 본 건에서 피신청인이 부정한 목적 없이 분쟁도메인이름을 사용해왔는지 여부가 핵심적인 문제가 된다.
피신청인이 “LOTTE MART”라는 서비스표를 사용할 수 있는 허락을 받은 바도 없고, 신청인의 주장에 의하면, “LOTTE MART”가 “LOTTE”라는 상표와 시장을 뜻하는 “MART”라는 단어가 결합된 것으로 일반 수요자들에게 ‘롯데가 운영하는 시장’으로 인식되고 있기 때문에, 피신청인이 라는 분쟁도메인이름을 채택해서 사용한 것이 우연한 선택의 결과라기 보다는 출처혼동의 부정한 목적을 가지고 사용한 것이라는 취지의 신청인의 주장이 있다. 신청인 상표 및 서비스표의 저명성을 고려하고 피신청인이 적절한 항변을 담은 답변서를 제출하지도 아니한 점을 고려해보면,[2] 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 것이 부정한 목적없이 사용한 것이라고 단언할 수 없기 때문에, 피신청인이 분쟁도메인이름을 가지고 사업을 수행해온 사실만으로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 수 없다.
피신청인의 부정한 목적(bad faith)
규정 제4(b)조에 따라 (i) 등록인이 상표나 서비스표권자인 신청인 또는 그의 경쟁자에게 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 판매, 대여, 이전할 것을 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우, (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우, (iii) 등록인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우, (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우에 피신청인의 부정한 목적(bad faith)를 입증한 것으로 볼 수 있다.
“LOTTE MART” 가운데 “LOTTE”라는 명칭은 신청인이 속한 롯데 그룹에 의해 수십년간 사용되어 온 저명한 상표 또는 서비스표이고 “LOTTE MART”는 신청인이 1995년에 서비스표로 등록해서 2002년 6월부터 자신의 할인점업에 사용해 온 명칭이므로, 일반 수요자들은 라는 인터넷 주소를 보면서 신청인의 할인점과 관련된 서비스를 기대할 것으로 판단된다. 따라서 피신청인은 신청인의 서비스를 기대하는 인터넷 사용자들에게 혼동을 야기하여 이들을 자신의 웹사이트로 유인하려는 의도를 가지고 있다고 볼 수 있을 것이며 따라서 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름은 신청인의 서비스표 “LOTTE MART”와 동일하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록 사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인 롯데쇼핑 주식회사에 이전할 것을 명한다.
정상조
패널위원
일자: 2004년 3월 2일
[1] Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a ToyotaMotor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO 사건번호 D2000‑0802.
[2] TalkCity, Inc. v. Michael Robertson, WIPO 사건번호D2000-0009; Alcoholics Anonymous WorldServices, Inc., v. Lauren Raymond, WIPO 사건번호D2000-0007.
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