Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Valencia Club de Fútbol, S.A.D. v. Miguel García
Caso No. D2004-0009
1. Las Partes
La demandante es Valencia Club de Fútbol, S.A.D. (en adelante, la Demandante) con domicilio en Avenida Aragón, Valencia, España representada en este procedimiento por UBILIBET.
El demandado es D. Miguel García (en adelante, el Demandado), con domicilio en Gran Canaria, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el Nombre de Dominio).
La entidad registradora del Nombre de dominio es 007Names, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de enero de 2004. El 8 de enero de 2004 el Centro envió a 007Names, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 22 de enero de 2004, 007Names, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el Reglamento), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el Reglamento Adicional).
De conformidad con los apartados 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de enero de 2004. De conformidad con el apartado 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de febrero de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2004 por correo electrónico y el 25 de febrero de 2004 en formato papel.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de marzo de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante presentó su escrito de demanda en castellano, lengua que igualmente utilizó el Demandado en su escrito de contestación a la demanda. De este modo, y de acuerdo con el apartado 11 del Reglamento, este panel considera que la lengua del presente procedimiento debe ser el castellano, dictando esta decisión en dicho idioma.
5. Antecedentes de Hecho
5.1 La Demandante
La demandante es uno de los principales clubes de fútbol de España, militando actualmente en la Primera División de la liga de fútbol profesional de dicho país. La Demandante se ha proclamado campeona del título nacional de liga en diversas ocasiones, así como de otros títulos a nivel nacional e internacional. Igualmente, como consecuencia de su larga trayectoria deportiva, la Demandante se ha convertido en uno de los clubes de fútbol más conocidos de Europa, formando parte, por ejemplo, del denominado G-14, asociación que agrupa a los clubes de fútbol de mayor prestigio del continente europeo.
Desde su fundación, en 1919, la Demandante ha venido utilizando la denominación "Valencia C.F." (la cual corresponde a la indicación de la ciudad donde el club tiene su sede y a las siglas correspondientes a las palabras "club de fútbol") para identificarse y ofrecer productos y servicios vinculados al club.
En este sentido, la Demandante ha registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y es titular de numerosas marcas íntegra o parcialmente compuestas por la denominación "Valencia CF." Entre éstas, cabe destacar la multitud de marcas basadas íntegramente en dicha denominación, así como la marca "www.," de la cual es titular desde 2001.
Asimismo, la demandante ha registrado ante la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) de la marca internacional "Valencia C.de F." (marca No. 688.188), con efectos en múltiples países como, por ejemplo, Rusia, Yugoslavia o Polonia. Por último, cabe destacar que la Demandante es titular de un número significativo de nombres de dominio genéricos y territoriales basados en la denominación "Valencia CF," destacando, entre otros los dominios , , , o . Todos ellos enlazan con la página web oficial de la Demandante, la cual ofrece todo tipo de informaciones sobre el club.
5.2 El Demandado
El Demandado es aparentemente un ciudadano español con residencia en Gran Canaria (España). A pesar de haber contestado a la demanda, el Demandado no ha aportado más información sobre sí mismo.
En este sentido, no obstante, indica la Demandante que el Demandado se ha visto implicado (directamente, por medio de familiares o por medio de empresas no existentes) en 13 procedimientos desarrollados al amparo de la Política, siendo obligado en todos ellos a transferir los nombres de dominio en cuestión (Caso OMPI No. D2000-0140, Cortefiel, S.A. c. Miguel García Quintas; Caso OMPI No. D2000-0141, Cortefiel, S.A. c. Miguel García Quintas; Caso OMPI No. D2000-0226, Parfums Christian Dior c. Javier García Quintas; Caso OMPI No. D2000-0751, Port Aventura, S.A. c. Miguel García Quintas; Caso OMPI No. D2000-1042, Don Algodón H, S.A. c. Miguel García Quintas; Caso OMPI No. D2000-1773, Bayern München e.V c. Miguel García; Caso OMPI No. D2001-0204, Audi AG c. Asociación Usuarios de Internet y Miguel García Quintas; Caso OMPI No. D2001-0511, Metrovacesa, S.A. c. M; Caso OMPI No. D2001-1227, Canal Plus c. Canal Latino Plus, S.L.; Caso OMPI No. D2002-0137, Gestevisión Telecinco, S.A. c. Javier García Quintas; Caso OMPI No. D2002-0833, Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria c. Miguel García Quintas y Caso NAF No. FA0101000096568, Navarro Discount c. M. García). Los nombres de dominio objeto de los mencionados procedimientos correspondían en todos los casos a marcas de empresas y entidades tanto españolas como internacionales de sectores tan variados como la cosmética, la confección, las telecomunicaciones, los automóviles, la construcción, los parques temáticos, la televisión o el fútbol profesional.
Por lo que respecta al Nombre de Dominio, en el momento de la presentación del escrito de demanda, éste se encontraba vinculado a la página web ubicada en el URL "," desde la cual se ofrecen diversos servicios de información, horóscopo, correo electrónico o contenidos para adultos, entre otros. De acuerdo con la información ofrecida por la base de datos Whois, el nombre de dominio pertenece a una supuesta empresa española denominada Movie Name Company, S.L., de la sobre la cual la Demandante ha acreditado que no consta información alguna en el Registro Mercantil español. Asimismo, tanto el teléfono como la dirección de correo electrónico incluidos en la citada base de datos corresponden a los utilizados por el Demandado respecto al Nombre de Dominio, de modo que es muy probable que el nombre de dominio y el correspondiente sitio web se encuentren controlados por el Demandado.
No obstante, durante la tramitación del presente procedimiento, el Demandado ha redireccionado el Nombre de Dominio, de modo que actualmente el mismo enlaza con una página web ubicada en la URL "." En el centro de dicha página web se incluye un gráfico correspondiente al escudo oficial del Valencia Club de Fútbol, pudiéndose leer en su parte inferior el texto "Valencia Club de Fans." Si el usuario "pincha" sobre dicho gráfico accede al contenido de una nueva página web, donde se pueden encontrar los siguientes textos: "Se buscan auténticos valencianistas. Si eres un auténtico aficionado, si vives para animar a nuestro Valencia en lo bueno y en lo malo, si nunca le has sido infiel animando a uno de esos equipejos que comparten liga. Si eres de verdad un auténtico valencianista, te necesitamos, vamos a formar la peña más numerosa de toda la red" y "La afición es lo mejor del Valencia. El aficionado del Valencia no es como el del resto de los equipos, sufre como el que más pero las victorias las saborea con especial encanto, si nuestro equipo va perdiendo no se decae el ánimo sino que se sigue apoyando por igual o incluso más a nuestros jugadores con el fin de conseguir la victoria." Estos textos se complementan con la inclusión de un gráfico correspondiente al escudo oficial del Valencia Club de Fútbol así como de diversas imágenes del Estadio de Mestalla, propiedad de la Demandante. Por último, cabe indicar que en esta página web se incluyen enlaces a diversas secciones, de las cuales solamente se encuentran operativas dos ("El Club" y "El Estadio"). En relación con dichas secciones, este panel ha podido comprobar que muchos de los contenidos incluidos en las mismas se corresponden literalmente con los de las secciones homónimas del sitio web oficial de la Demandante, dándose una coincidencia tanto de los textos como de gran parte de las imágenes incluidas en dichas secciones.
5. Alegaciones de las Partes
5.1 Demandante
Alega la Demandante en su escrito de demanda:
- Que es titular de numerosos registros de marca "Valencia CF," tanto a nivel español como internacional, así como de diversos nombres de dominio genéricos y territoriales basados en la denominación "Valencia CF."
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas "Valencia CF" de las que es titular.
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno que justifique la tenencia por su parte del Nombre de Dominio. En especial, se indica que el Demandado no guarda relación alguna con la Demandante y que, de hecho, su conducta responde a un patrón claramente basado en la mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el hecho que el Demandado ha estado involucrado en calidad de parte demandada en numerosos procedimientos desarrollados al amparo de la Política.
- Que el Demandado registró y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe, en cuanto que se sirve del mismo para desviar a los usuarios de Internet hacia un sitio web controlado por él, desde el cual ofrece diversos servicios y contenidos gratuitos y de pago.
5.2 Demandado
El Demandado indica en su escrito de contestación a la demanda:
- Que el Nombre de Dominio es, en efecto, idéntico a las marcas "Valencia CF" de la Demandante.
- Que con anterioridad a la recepción del escrito de demanda ha realizado preparativos demostrables para el uso del Nombre de Dominio de buena fe. En este sentido, indica el Demandado que actualmente el Nombre de Dominio se encuentra vinculado a un sitio web dedicado a los aficionados del Valencia Club de Fútbol, y que precisamente el Nombre de Dominio corresponde a una abreviatura de la denominación "Valencia Club de Fans."
- Que en ningún momento se puede considerar que el Nombre de Dominio haya sido registrado y utilizado de mala fe, puesto que el Demandado indica claramente en el mencionado sitio web que no se trata de la página web oficial de la Demandante, sino una página dirigida al club de aficionados de la Demandante en Internet.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4(a) de la Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que es titular.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.
(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer elemento a analizar es si el Nombre de Dominio y las marcas "Valencia CF" de las que es titular la Demandante son idénticos o confusamente similares.
En este sentido, la única diferencia entre uno y otras es la ausencia de espacio entre los dos vocablos que componen el Nombre de Dominio y la inclusión del sufijo ".COM." No obstante, dichas diferencias se derivan exclusivamente de las restricciones técnicas actuales del DNS (Domain Names System), por lo que deben ser consideradas indiferentes a efectos del presente análisis. Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política avalan dicha interpretación (Caso OMPI No. D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth y Caso OMPI No. D2003-0172, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., entre otras).
De hecho, la Demandante es titular incluso de la marca "www.," lo cual no hace sino confirmar la identidad entre el Nombre de Dominio y las marcas de la que la Demandante es titular.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Panel considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que es titular la Demandante, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
(ii) Derechos o intereses legítimos
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que los Demandados ostentan un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por medio del Nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
El Demandado indica en su escrito de contestación a la demanda que el Nombre de Dominio se ha vinculado a un sitio web que pretende ser un punto de encuentro de los aficionados del Valencia Club de Fútbol, señalando, a tal efecto, que el Nombre de Dominio corresponde a una abreviatura de la denominación "Valencia Club de Fans." Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado el uso de un nombre de dominio para albergar un club de aficionados como un uso legítimo, en el sentido del apartado 4(c) de la Política (ver, por ejemplo, el Caso No. D2000-1532, Bruce Springsteen c. Jeff Burgar y Bruce Springsteen Club o el Caso OMPI No. D2003-0035, Besiktas Kulubu Dervegi c. Mehmet Tolga Avcioglu).
No obstante, no parece que este supuesto se dé en el presente caso. De acuerdo con lo indicado en los Fundamentos de Hecho de la presente decisión, en el momento de la presentación del escrito de demanda el Nombre de Dominio no se encontraba vinculado al sitio web del supuesto club de aficionados de la Demandante, sino que lo estaba con la página web vinculada al nombre de dominio , la cual, a su vez, aparentemente se encuentra bajo el control del Demandado. De este modo, en ningún caso puede considerarse que el Demandado haya utilizado el Nombre de Dominio de acuerdo con un interés legítimo (ofrecer un espacio en Internet para los hinchas de la Demandante). Por el contrario, este panel considera que el Demandado, una vez recibido el escrito de demanda, ha pretendido crear una apariencia de legitimidad en el uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe recordar que solamente dos secciones del mismo se encuentran operativas y que gran parte de los contenidos incluidos en las mismas constituyen una copia literal a los incluidos en el sitio web oficial de la Demandante.
Teniendo en cuenta lo dicho, este panel considera que la creación del mencionado sitio web por parte del Demandado no responde a una voluntad legítima, espontánea y real, sino a la intención de crear una apariencia de legitimidad respecto a la tenencia del Nombre de Dominio. Esta impresión se ve confirmada si se tiene en cuenta la decisión del Caso OMPI No. D2000-1773, FC Bayern München e. V c. Miguel García. En dicha decisión (referida al nombre de dominio ), el panel consideró que el Sr. Miguel García, que actuaba igualmente como parte demandada, había registrado ilegítimamente dicho nombre de dominio. De este modo, el panel rechazó la argumentación del Demandado, de acuerdo a la cual dicho nombre de dominio había sido registrado para albergar el sitio web de un club de aficionados del equipo de fútbol Bayern de Munich. En este sentido, el panel consideró que las alegaciones del Demandado no respondían más que a un intento de disfrazar su falta de derechos sobre dicho nombre de dominio. Parece que en el presente caso, el Demandado ha intentado repetir esta estrategia, a efectos de intentar acreditar, sin éxito, que ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, debe concluirse que en el presente caso no concurre circunstancia alguna que permita considerar que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. De este modo, este panel estima que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, Caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, o Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio responde a la voluntad del Demandado de obtener un nombre de dominio basado en las marcas "Valencia CF" de la que es titular la Demandante.
Para llegar a la mencionada conclusión, este panel considera que deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que el Demandado haya ostentado un derecho o interés legítimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación "Valencia CF," ni ha utilizado normalmente dicha denominación para identificarse.
- El Demandado aparentemente reside en España, donde las marcas "Valencia CF" han adquirido una significativa notoriedad. De hecho, el propio Demandado ha reconocido su conocimiento de las marcas de la Demandante al crear, una vez presentado el escrito de demanda, un sitio web teóricamente dirigido a aficionados de la Demandante.
- De acuerdo con lo indicado por la Demandante, el Demandado ha registrado un gran número de nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas. De hecho, tal y como se ha apuntado en los antecedentes de hecho de la presente decisión y como ya han constatado otras decisiones adoptadas al amparo de la Política, el Demandado ha sido parte demandada en varios procedimientos, siendo especialmente significativo, a efectos del presente caso, que en uno de ellos el nombre de dominio en cuestión se refería a la marca correspondiente al nombre de un club de fútbol profesional (el Bayern de Munich). Igualmente, cabe señalar que en todas las decisiones derivadas de dichos procedimientos, los paneles consideraron que los mismos habían sido registrados de mala fe y fueron transferidos a favor de los respectivos demandantes.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este panel, la posibilidad más razonable para explicar el registro del Nombres de Dominio por parte del Demandado es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, el Nombre de Dominio ha estado vinculado durante gran parte de su vigencia y hasta hace poco tiempo a un sitio web aparentemente controlado por el Demandado, desde el cual se ofrecían enlaces a diversos servicios y contenidos. Asimismo, tal y como se ha indicado previamente, una vez notificada la demanda, el Nombre de Dominio se ha vinculado a un sitio web para aficionados de la Demandante. Seguidamente se analizan ambos usos, a efectos de determinar si constituyen supuestos de mala fe en el sentido de la Política.
Por lo que respecta al primer uso del Nombre de Dominio (la vinculación al sitio web de ""), este panel considera que el mismo constituye un supuesto claro de mala fe en cuanto que el Demandado obtenía visitas a una página web aparentemente bajo su control por medio del uso del Nombre de Dominio, el cual se basa en una marca altamente notoria en España. De este modo, dicho uso debe considerarse como una infracción del apartado 4(b)(iv) de la Política y así lo han reconocido numerosas decisiones adoptadas en supuestos similares (ver, por ejemplo, el caso OMPI No. D2000-0582, Oxygen Media, LLC c. Oana Marinescu, el Caso OMPI No. D2001-1446, Cox Holdings, Inc. c. Private o Caso OMPI No. D2003-0327, AT&T Corp. c. Amjad Kausar).
Por otra parte, y por lo que respecta al segundo uso hecho por el Demandado del Nombre de Dominio (la vinculación a un sitio web de un supuesto club de aficionados de la Demandante), cabe señalar que el mismo debe considerarse igualmente como una nueva muestra clara de mala fe.
En efecto, al haber operado el cambio de direccionamiento del nombre de dominio, el Demandado reconoce expresamente que conoce las marcas de la Demandante y que desea hacer un uso del Nombre de Dominio vinculado a las mismas, a efectos de crear la apariencia de legitimidad del uso dado al Nombre de Dominio. Teniendo en cuenta las circunstancias de dicho cambio (y especialmente que el mismo se operó una vez la demanda ya había sido notificada), no cabe la menor duda que el mismo responde a criterios de mala fe.
De este modo, y de acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
7. Decisión
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, este panel considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, que concurren los tres elementos previstos en dicho apartado y, en consecuencia, de conformidad con los apartados 4(i) y 15 de la Política, ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Valencia Club de Fútbol, S.A.D.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 17 de marzo de 2004
Full & Egal Universal Law Academy