세계지적재산권기구 중재조정 센터
행정패널 결정문
KBA North America Inc. 대 Jeong Ki Yong
Case No. D2004-0045
Also in PDF: D2004-0045
1. 당사자
신청인: KBA North America Inc., Williston,Vermont, United States of America.
신청인의 대리인: Peter B. Kunin, United States ofAmerica.
피신청인: Jeong Ki Yong, JisanDong, DongGu Gwangju, Republic of Korea.
2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름은 이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 1월 20일과 1월 22일 각각 전자서면 및 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며센터는 2004년 1월 21일 해당 서류의 수령을. 통지하였다.
센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 1월 21일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2004년 1월 24일자 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과 등록기관과의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.
센터는 2004년1 월 26일 신청인에게 행정절차상의 언어가 한국어이며 따라서 한국어로 수정 번역된 신청서를 2004년 1월 31일까지 제출하여야 함을 통지하였다. 신청인은 행정절차상의 언어가 영어이어야 한다고 이의를 제기했으나 센터는 행정절차상의 언어가 한국어임을 다시 통보하였고, 이에 따라 한국어로 된 신청서를 2004년 2월 21일까지 제출하도록 통지하였다.
이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2004 년 2월 12일에 전자양식으로 그리고 2004년 2월 16일에 일반양식으로 제출하였다.
센터는 2004년 2월 19일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁 해결 규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2004년 2월 19일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.
절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 3월 10일임을 통지함에 따라, 피신청인은 답변서를 2004년3월 8일에 전자서면 양식으로 센터에 제출하였다
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김 영 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 3월 22일에 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청인은 매엽지 인쇄기, 두루마리 인쇄기, 디지털 옵셋 인쇄기, 석판 인쇄, 플렉스 인쇄 및 그라비어 요철 인쇄 제조 분야의 세계적인 선도 업체인Koenig & Bauer Aktiengesellschaft(KBA)의 전액 지분 소유 자회사이다. KBA는 거의 200 년 동안 사업을 수행해 왔으며, 각종 인쇄기 분야의 세계적인 업체이다.
신청인은 매엽지 옵셋 및 디치털 옵셋 인쇄기 분야에서 공급업체로서,독일에서 제조되는 KBA Rapida 와 Karat 인쇄기의 독점적인 공장 소유 공급 업체이다. 신청인은 북미 시장에서 부속 제품 및 관련 서비스도 제공한다.
KBA 는 자사 제품에 그리고 자사의 서비스를 표시하기 위하여 “KBA” 마크를 1990년 최초로 사용하였다. KBA는 인쇄기와 관련 상품을 표시하기 위하여 “KBA”라는 문자 마크로 구성된 몇 개의 등록 상표를 미국, 독일, 캐나다 등지에서 소유하고 있다.
KBA는 또한 특정 디자인 바로 옆에 “KBA”를 위치시키고, 자사 인쇄기 제품과 관련 서비스를 표시하기 위한 합성 마크의 등록 상표도 미국, 독일, 일본, 캐나다 등지에서 소유 하고 있다.
또한, KBA는 “KBA COMMANDER,” “KBA RAPIDA,” 그리고 “KBA COLORA”와 같이 “KBA”를 포함하는 마크에 대한 등록상표를 여러 해당지역에서 소유하고 있다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:
(1) 분쟁도메인 이름은 신청인이 소유하고 있는 상표 또는 서비스표와 동일또는 유사하다.
KBA 회사는“KBA”의 등록 상표를 소유하고 있다. 도메인 이름 과 상표와의 유일한 차이점이라곤“www”과 “.com”으로 아주 근소한 차이일 뿐이다. 따라서, 분쟁 도메인 이름은 “KBA”와 동일한 것으로 간주되어야 한다.
도메인 이름은 또한 상표와 혼동할 정도로 유사하다. 도메인 이름의 주요 부분은 “kba”이며, 이는 등록 상표 “KBA”와 모양과 발음에 있어 혼동할 정도로 유사하다. 따라서 분쟁도메인 이름은 최소한 “KBA”와 혼동할 정도로 유사한 것으로 간주되어야 한다.
(2) 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이해관계가 없다.
규정 제4(c)항에 따라, 피신청인이 다음 사항들을 제시하는 경우, 권리와 정당한 이해관계를 가졌다는 것을 증명할 수 있다.
(i) 본 분쟁에 대한 통보가 있기전에, 피신청인은 제품이나 서비스의 성실한 제공을 위하여 도메인 이름이나 도메인 이름에 상응하는 이름을 사용했거나,사용할 준비를 했다.
(ii) 피신청인(개인, 비즈니스 또는 다른 조직체)이 상표나 서비스표에 대한 권리를 획득하지 않았더라도 일반적으로 도메인 이름으로 알려져 있다.
(iii) 피신청인은 소비자들을 현혹시키거나문제의 상표나 서비스표를 손상시켜 상업적 이익을 얻으려는 의도 없이 도메인 이름을 적법하게 비영리적으로 사용하거나 정당하게 사용하고 있다.
그러나, 피신청인은 이러한 상황이 존재한다는 것을 아직까지 증명하지 않았으며 증명할 수도 없을 것이다. 피신청인이 을 “사용”한 것은 신청인이 그에게 “KBA”에 대한 신청인의 기존의 권리와 도메인이름 분쟁해결 통일규정에 의거하여 조치를 취할 가능성을 통보한 후였다. 나아가, 이러한 “사용”이라는 것도 도메인 이름을 정당하게 사용한다는 것을 보여주기 위한 허구적이고 거짓된 웹사이트를 통해서였다. 피신청인이 도메인 이름을 정당하게 사용한 적이 있다는 증거는 없다.
피신청인은 “KBA”에 대한 아무런 라이센스 권리도 가지고 있지 않다. 즉, KBA 는 피신청인에게 어떤 방식으로든지 “KBA”를 사용할 허가나 동의를 허여한 적이 없다. 그리고, 미국 특허청 데이터베이스의 검색결과 “KBA”와 동일하거나 유사한 어떠한 상표나 서비스표에 대해 피신청인이 상표등록 출원을 하거나 등록했다는 기록이 없다.
상기 사실로 미루어, 피신청인이 도메인 이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이해관계가 없다는 것이 명백하다.
(3) 분쟁도메인이름은 악의로 등록되었고 사용되고 있다.
첫째2003년 12월 31일자로 신청인이 피신청인에게 보낸 이메일에는, 신청인의 사업이 “KBA”을 오래 사용해 왔고, “KBA”에 대한 다수의 등록 상표를 소유하고 있으며 “KBA”를 통해 영업권을 획득했다는 점들을 들어 이 신청인에게 아주 중요하다는 것을 명시했다. 신청인은 피신청인이 이러한 사실을 알고 있으면서 기만적인 웹사이트를 사용하여 신청인이나 다른 잠재적 구매자로부터 거액의 돈을 뜯어 낼 목적으로만 이 도메인 이름을 보유하고 있다고 본다. 신청인의 이메일에 대한 피신청인의 시기 적절한 답신 거부로 비추어 보아, 피신청인이 단지 도메인 이름과 직접 관련된 지출 금액을 초과하는 액수로 도메인 이름을 신청인에게 판매, 임대 또는 이전하기만을 원한다는 결론을 내릴 수 있다.
둘째, 을 보유하고, 신청인의 이메일에 응답하거나 어떤식으로든 신청인과 연락을 취하는데 실패함으로써, 피신청인은 현재 신청인이 사업추진의 일환으로 도메인 이름을 적법하게 사용하는 것을 방해하고 있다. 아울러, 이와 관련한 피신청인의 행동은 한국에서 벌어지는 비슷한 행위와 틀을 같이 하고 있는 듯 보인다. 위에 언급한 바와 같이, 피신청인은 에 현재 판매중인 다른 11개의 웹사이트와 거의 동일한 허위 웹사이트를 올려 놓았다. 더욱 중요한 것은, 이러한 허구적 웹사이트와 관련된 도메인 이름들이 세계 시장의 주요 비즈니스 및 상업 조직들의 이름과 유사하다는 것이다.
이외에도 피신청인은 을 단지 “소극적으로 사용”함으로써 악의로 행동하고 있다. 신청인이 아는 바에 의하면, 피신청인은 을 정당하게 사용한 적이 없다. 뿐만 아니라, 본 사건에서 피신청인의 소극적 사용은 사람들로 하여금 신청인이 웹사이트가 없다고 잘못 생각하게 하거나 또는 사람들이 신청인을 인터넷에서 찾으려는 노력을 방해할 수 있다.
셋째, 피신청인은 기만적인 방법으로 을 사용하고 있다. 피신청인은 이 도메인 이름을 “KBA Consulting”이라고 하는 온라인 마케팅 회사의 것이라고 주장하는 웹사이트에 링크시켰다. 그렇지만, 이 웹사이트는 11개 다른 웹사이트와 어떤 면에서 보더라도 사실상 동일하다. 이는 KBA Consulting이 실제로 존재하지 않으며, 피신청인이 통일도메인이름분쟁해결규정에 따른 조치를 피하기 위해 허구적인고 판에 박은 듯한 웹사이트들을 사용하여 도메인 이름이 진정으로 사용된 것 같은 거짓된 인상을 준다.
넷째, 피신청인은 분쟁도메인 이름의 이전과 관련하여 신청인이 보낸 이메일에 응답하지 않았다. 그 대신 신청인이 피신청인에게 2003년 12월 31일자 이메일에서 KBA 의“KBA”에 대한 사업적 사용, “KBA”에 대한 상표권, 통일도메인이름분쟁해결규정에 의거한 분쟁도메인 이름에 대한 권리 그리고 피신청인이 이 도메인 이름을 사용하고 있지 않다는 것을 신청인이 알고 있다는 사실을 알린 후 얼마 되지 않아 피신청인은 에 가상적 웹시이트를 올려 놓았다. 피신청인의 사이비 웹사이트는 통일도메인이름분쟁해결규정에 따른 조치에 대처할 목적으로 을 적법하게 “사용”하고있다는 것을 공공연하고 기만적으로 나타내기 위한 것이다.
다섯째, 피신청인은 도메인 이름을 악의로 보유하고 있던 이전 등록자에게서 을 인수했다. 피신청인에 앞선 보유자(크라이스트씨)도 도메인 이름을 소극적으로만 사용하고 있었으며, 엄청나게 부플린 가격에 그 이름을 신청인에게 팔려고 했었다. 그리고 크라이스트씨의 악의는 피신청인에게 전가될 수 있다. 피신청인은 신청인이 크라이스트씨에게 “KBA”에 대한 신청인의 정당한 권리와 그러한 권리를 주장하기 위한 추가적 조치에 대한 의도를 통보한 후 2-3일 만에 분쟁도메인 이름을 인수했다. 그 직후에, 피신청인은 에 단 하나의 페이지를 올려놓아, 그 사이트가 “underconstruction(개설중)”이며 “coming soon(곧 개설될 것)”임을 기재했다. 2003년 12월 31일, 신청인은 피신청인에게 “KBA”에 대한 신청인의 정당한 권리를 통보했다. 신청인은 또한 그전에 크라이스트씨와의 일들과, 크라이스트씨가 분쟁도메인 이름을 악의로 사용했다는 것에 대한 사실에 입각한 신청인의 믿음을 통보했다. 그렇지만, 이러한 통보에 대응해, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대한 가상적인 웹사이트를 제작했다. 이 모든 사실들을 종합해 볼 때 합리적으로 내릴 수 있는 결론은 크라이스트씨가 악의적으로 분쟁도메인 이름을 사용했으며 다른 기관(예, 신청인)이 분쟁도메인 이름에 대한 권리가 있다는 것을 피신청인이 알고 있었거나 마땅히 알았어야 했다는 것이다.
B. 피신청인의 주장
본건에 있어 피신청인의 주장은 다음과 같다:
(1) 신청인이권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부
중에서 뒤의 확장자인 닷컴(.com)을 뺀 앞의 알파벳 3자인 KBA가 신청인의 상표와 유사 할 수 있다. 그렇지만KBA.COM 중 앞의 3자의 알파벳이 신청인의 상표와 유사하다고 해서 도메인 이름인 의 소유권까지 권리를 주장하는 것은 부당하다.
피신청인은 신청인의 존재나 이름을 전혀 알지 못하며 신청인의 명칭이나 상표는 피신청인의 거주국가인 대한민국에서는 전혀 알려진 바가 없다.
오히려 대한민국에서는 대한농구협회(Korea BasketballAssociation)의 약어로서의 KBA가 저명하다. 또한 KBA는 대한민국 내에서 많은 단체의 약어로 사용되어지고 있다. 대표적인 곳이 대한농구협회(Korea BasketballAssociation)이며 그외에 한국풍선협회(Korea BalloonAssociation), 한국생체인식협의회(Korea BiometricsAssociation), 대한배드민턴협회 (Korea BadmintonAssociation), 대한야구협회(Korea BaseballAssociation)등과 같이 열거하기 힘들 정도로 KBA를 약어로 사용하는 단체의 수는 많다.
신청인은 대한민국에서 KBA에 대한 등록 상표권이 없다. 특허청 에서의 검색 결과 신청인이 상표 등록 출원한 1건을 포함한 총6건의 검색 결과가 나왔다. 신청인은 2001년 8월 28일 상표등록 출원을 하였으나 2003년 7월 4일에 최종적으로 상표권 등록 거절결정서를 통보 받았다. 또한신청인 이외의 5건중에서 4건에 대해서도 최종적으로 등록 거절결정이 났으며, 나머지 1건은 현재 출원이 계류중이다.
KBA는 식별력이 없다. 신청인은 인쇄기를 제작,판매하는 기업이며 KBA가 여러나라에서 저명하게 사용되고 있다고 주장했다. 하지만 신청인이 서비스하는 인쇄기는 제품의 특성상 일반인들이 접하거나 사용하기 힘든 소수의 해당분야의 종사자들만이 알고 있는(있을) 비대중적이며 비일반적인 제품이므로 일반인들에게 익숙하지 못한 제품이다.
상표등록에 대한 적용에 앞서 신청인의 KBA를 관습법(common law)에 적용할 어떠한 명성과 증거가 없다. 신청인이 서비스하는 인쇄기는 소수의 관련 종사자만이 접하고 인식 할 수 있는 제품으로서 일반인들에게 친숙하지 못하다. 이런 제품의 상표명이 관습법에 적용 받을 수는 없을 것이다.
(2) 피신청인이 그 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있 는지 여부
피신청인은 본 분쟁 도메인 이름인 을Korea Business Architects의 약어로 등록(구입)하였다. 인터넷을 통하여 사업을 영위하고 있는 개인이나 소규모 기업들에게 부족한 부분인 이메일,웹사이트 제작등을 저렴하게 제공하는 비즈니스를 하려고 준비 중이었으나 신청인의 분쟁조정 신청으로 인하여 현재 중단상태다.
피신청인은 신청인이 취급하는 서비스인 인쇄기와 관련하여 같거나 비슷한 제품에 대해서 웹사이트에서 다루지 않았으며 과거에 다룬적도 없고 앞으로도 다룰 생각과 이유도 없다. 또한 의웹사이트는 신청인의 웹사이트와 유사하거나 혼동을 줄만한 어떠한 단어나 이미지를 사용하지 않았다.
(3) 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있는지 여부
본 분쟁도메인을 합법적으로 등록(구입)했다. 피신청인은 이전 등록자인 Evan Christ에게서 본 분쟁도메인을 구입하여 2003년 11월 28일에 소유권 변경과 함께 대한민국에 소재하는 등록기관인 한국정보인증(주)(DomainCA.com)으로이전하였다.
신청인은 부정한 목적의 자료로 신청인과 이전 등록(소유)자인 Evan Christ와의이메일을 증거자료로 제시하고 있으나 이는 Evan Christ의 행위를 피신청인에게 부당하게 전가하는 행위이다.
피신청인은 의구입후 신청인과 신청인의 경합자에게 판매 제의나 유사한 행위를 한적이 없다. 또한 피신청인의 비즈니스를 위한 웹사이트 제작을 알리고자 웹사이트에 공사중(under construction)과 coming soon을기재했다. 그리고 피신청인은 도메인을 판매목적으로 구입하지 않았기 때문에 신청인의 이메일에 답변하지 않았다.
나아가, 피신청인은 본 분쟁조정이 신청인에 의한 역강탈 행위임을 주장한다. 신청인은 상업적인 용도로 사용되고 있는 gTLD인 닷컴(.com), 닷넷(.net), 닷비즈(.biz), 닷인포(.info)중에서 유독 피신청인의 소유인 닷컴(.com)에만분쟁조정을 제기했다. 또한, 신청인은 KBA.DE를 소유하고 있지 못하다. 이는본사 소재지인 독일 내에서도 신청인의 KBA가 식별력이 없기 때문이며 상표권적으로나 관습법적으로나 신청인의 KBA에 문제가 있음을 시사하는 바이다.
KBA는 일반적으로 사용되고 있는 알파벳 3자의 조합일 뿐이다. 신청인만이 KBA를 사용하고 있는 것이 아니라 신청인 이외에 수많은 곳에서 약어로 KBA를 사용하고 있다. Y에서의 검색결과 총 284,000건의 검색결과 나왔으며, 검색결과내의 수많은 웹사이트들은 KBA를 자신들의 단체명이나 사명의 약어로 사용(포함)하고 있음을 확인해 볼 수 있다. 이와 같이 신청인의 KBA는 전혀 식별력이 없다.
6. 검토및 판단
A. 신청인의상표와 분쟁도메인 이름과의 동일·유사여부
분쟁도메인 이름과 상표 “KBA”는 인터넷 사용상 차이가 전혀 없는 소문자(kba)와 대문자(KBA)의 차이 및 식별력이 없는 “.com”의 추가라는 차이만 있을 뿐이므로 양자 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 본다.
상표 “KBA”는 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft라는 독일회사(이하“KBA 회사”)가 자사 제품 및 서비스를 표시하기 위하여 1990년부터 사용하여온 것으로서 미국, 독일, 캐나다 등지에 상표등록이 되어있다. 상표권은 KBA 회사 명의로 등록되어 있다. 그런데 신청인은 독일 KBA 회사의 전액지분 소유 자회사이다. 자회사는 모회사와 별개의 개체로 언제든지 모회사로부터 분리해 나갈 수 있다. 따라서, 상표 “KBA”에 대한 권리는 신청인에게 있는가에 대하여는 논의의 여지가 있을 수 있으나, 이하에서 살펴보는 바와 같이 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이해관계가 없음을 그리고 피신청인이 부정한 목적으로 도메인이름을 등록, 이용하고 있음을 입증하지 못하였으므로, 상표 KBA에 대한 신청인의 권리존부에 대한 판단은 본사건에서는 요구되지 않는다.
B. 분쟁도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이해관계
피신청인은 피신청인에게분쟁도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이해관계가 있다는 근거로 인터넷을 통하여 사업을 영위하고 있는 개인이나 소규모 기업들에게 이메일, 웹사이트 제작 등을 저렴하게 제공하는 비즈니스를 하려고 Korea Business Architects의 약어로서 분쟁도메인 이름을 구입했으나 신청인의 분쟁조정신청으로인하여 현재는 중단상태라고 주장하고 있다. 피신청인의 주장을 뒷받침해주는증거는 없으나, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 취득한지 얼마 지나지 않았기 때문에 신청인의 연락을 받고서야 웹사이트에 “under construction” 및“coming soon”이라는 문구를 올렸다는 것만으로 피신청인의 사용이 허구적이라고 판단할 수는 없다.
C. 피신청인의 부정한 목적
상표“KBA”는 알파벳 3자로 구성되었고 대한민국내 여러단체의 약자로 사용되고 있으므로 특정인이나 기업과 연계되어 인식된 것은 아니다. 이러한 이유로 “KBA”에 대한 여러 개의 상표등록 출원이 거절된 것이다. 또한 KBA 회사는 200여년 이상 비즈니스를 해왔으나 “KBA”상표는 1990년부터 사용하기 시작하였으며 소비제품이 아닌 인쇄기 등에 사용되었으므로 KBA 상표가 신청인이나 신청인의 모회사인 KBA 회사의 소유라고 일반대중에게 인식되어 있다고 볼 수 없다.
신청인은 피신청인 이전에 분쟁도메인 이름을 소유했던 크라이스트씨의 악의가 피신청인에게 전가되어야 한다고 주장하고 있으나 피신청인과 크라이스트씨 사이에 악의적인 거래가 있었다는 입증이 없다. 신청인이 크라이스트씨에게 행정절차를 신청하겠다는 의사를 통지한 후 2-3일 만에 피신청인이 분쟁도메인 이름을 인수했다는 사실만으로는 악의적인 거래라고 결론지을 수 없다. 신청인이 신청인과 크라이스트씨 사이의 일들을 피신청인에게 통지한 것은 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 인수한 이후이며, 상기한 바와 같이 KBA 상표는 신청인이나 KBA 회사의 소유라고 일반대중에게 인식되어 있는 상태가 아니므로, 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대한 신청인의 권리를 알고 이를 인수한 것이라고 볼 수 없다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 신청인은 분쟁도메인이름에대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항 모두를 입증하는데에 실패한 것으로 판단한다. 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름의 등록을 말소하고 신청인에게 이전하라는 신청인의 신청을 기각한다.
김 영
단독패널위원
일자: 2004년 4월 12일
Full & Egal Universal Law Academy