Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
M. Didier Sibani contre M. Lâm Nguyen
Litige n° D2004-0054
1. Les Parties
1.1. Le Requérant
Le Requérant est Monsieur Didier Sibani, Papeete, Polynésie Française, France.
Le Requérant est représenté par Monsieur Alexandre Theriot Papeete, Polynésie Française, France.
1.2. Le Défendeur
Le Défendeur est Monsieur Lâm Nguyen, Asnière sur seine, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
2.1 Le nom de domaine litigieux est .
2.2 Le nom de domaine litigieux a été enregistré et attribué au Défendeur par la société GANDI, unité d'enregistrement accréditée par l'ICANN et dont le siège social est situé au 38 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris.
2.3 Cette unité d'enregistrement a confirmé toutes les données du présent litige qui ont été présentées par le Plaignant dans la plainte qu'il a formée devant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
3. Rappel de la procédure
3.1 Une Plainte a été déposée par Monsieur Didier SIBANI auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après désigné OMPI) le 21 janvier 2004, par courrier électronique et reçue sur support papier le 30 janvier 2004, et ce conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le Règlement) adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Une communication supplémentaire du Requérant a été reçue le 27 janvier 2004, par courrier électronique et le 4 février 2004, par fax.
3.2 Le 22 janvier 2004, l’OMPI a adressé la requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige telles que communiquées par le Plaignant, le 22 janvier 2004.
3.3 Le 10 février 2004, notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur et à Stefano Gianluca Sibani qui figurait dans le whois à cette date.
3.4 Le 16 février 2004, Stefano Gianluca Sibani indiquait ne pas connaître le Défendeur, ne pas être titulaire de l'adresse email sibnani@ et ne pas être intéressé par le nom de domaine .
3.5 Le Défendeur avait initialement jusqu'au 1er mars pour transmettre son mémoire en défense. Par courrier électronique en date du 26 février 2004, le Défendeur demandait un report de cette date de 4 ou 5 jours. Le 27 février 2004, compte tenu de l'opposition formée par le Requérant à cette demande le 27 février 2004, l'OMPI accordait au Défendeur une prorogation de délai jusqu'au 3 mars 2004.
3.6 Le 3 mars 2004, l'OMPI recevait le mémoire en défense et intervention du Défendeur.
3.7 Le 4 mars 2004, l'OMPI accusait réception au Défendeur de sa réponse.
3.8 Le 16 mars 2004, l'OMPI notifiait la nomination de l'Expert.
4. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative, en application du règlement d’arbitrage de l’OMPI, des règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu’approuvé le 24 octobre 1999 et des règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur à compter du 1er décembre 1999.
4.1 L’article 11(a) des règles d’application des principes directeurs dispose que "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement ; toutefois, la Commission peut décider qu'il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative".
4.2 La Commission qui est seule habilitée à en décider par l'article précité décide donc que la langue de la procédure sera le français, compte tenu du fait que le contrat d'enregistrement relatif au nom de domaine litigieux est rédigé en français.
5. Les faits
5.1. Le Requérant, est titulaire de la marque française semi-figurative "SIBANI PERLES JOAILLERIE" enregistrée sous le numéro 99/795.115 déposée le 26 mai 1999 auprès de l'INPI pour désigner les produits et services des classes 14 et 42 "Perles au détail et en gros bijoux et pierres précieuses au détail et en gros Conception de Bijouterie, joaillerie Expertise technique, évaluation. Technique des perles et des bijoux".
5.2. Le groupe SIBANI est composé de plusieurs sociétés dont les raisons sociales reprennent la dénomination "SIBANI" :
- SIBANI Didier, société immatriculée le 1er décembre 1980, dont l'activité principale est la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie,
- SIBANI Mareva, société immatriculée le 20 janvier 1994, dont l'activité principale est le commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie.
5.3 Le groupe SIBANI est également titulaire des noms de domaine suivants : ; ; ; ; ; .
5.4 Le nom de domaine a été réservé le 3 avril 2000, par le Défendeur.
5.5 Le Défendeur est gérant de la société "POLYNESIE PASSION TOURISME" immatriculée le 12 février 2001, au registre du commerce et des sociétés de Paris, faisant mention de "TAHITI BORABORA SIBANI" à titre de nom commercial.
5.6. Le Défendeur a redirigé pendant plusieurs mois, le nom de domaine vers son site internet , réservé aux professionnels de l'hôtellerie à l'île Maurice.
6. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine soit transféré. Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a), (b), (c), des principes directeurs et paragraphe 3 des Règles, il avance les arguments suivants :
6.1. Le Requérant expose que le nom de domaine est "identique au point de prêter à confusion à la marque de bijoux ornés de Perles SIBANI".
Selon le Requérant, la dénomination "SIBANI" est connu et reconnu au sein du marché Polynésien mais également dans le monde de la Perle.
Ainsi, le Président du Gouvernement de la Polynésie Française a remis une lettre au Requérant dans laquelle il lui indique "Je tiens à vous remercier vivement pour l'intérêt que vous portez à l'un de nos produits considéré comme le fleuron de la Polynésie Française, ainsi que pour le travail exceptionnel que vous avez réalisé au cours de ces dernières années pour que la Perle de Tahiti soit reconnue à travers le monde".
6.2. Le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime au regard du nom de domaine aux motifs suivants : Le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine , ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache et n'a jamais non plus été autorisé par le Requérant à utiliser cette dénomination. Par ailleurs, le Défendeur a redirigé visiblement sans aucune autorisation le site internet vers le site , site de réservation hôtelière de l’île Maurice, destiné aux professionnels. Au surplus, le Défendeur n'est pas connu sous ce nom et n'a aucun lien de parenté connu du requérant à ce jour.
Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi aux motifs suivants : Selon le Défendeur, "M Lâm NGUYEN a enregistré ce nom de domaine identique ou semblable au nom patronymique de M. Didier SIBANI, et au nom fédérateur de ses différentes entités juridiques car il avait connaissance de la marque notoire et qu'il envisageait de tirer profit de cette situation à terme".
6.3. Le Défendeur a contacté à plusieurs reprises le Requérant aux fins d’obtenir une contrepartie financière en échange du nom de domaine.
Ainsi, le Requérant indique que deux jours après l'enregistrement du nom de domaine, le Défendeur a contacté le Requérant pour l'informer de sa réservation du nom de domaine et lui indiquer qu'il souhaitait s'entretenir avec le Requérant à ce propos.
Par ailleurs, le Requérant précise que, dans un courrier électronique en date du 6 juin 2003, le Défendeur a menacé M. Didier SIBANI de vendre le nom de domaine à un italien dénommé M. Stéfano Gianluca SIBANI, propriétaire d’un nom de domaine , pour la somme symbolique de 1000 € si les deux noms de domaine et n'étaient pas enregistrés à son nom avant le 30 juin 2003.
B. Défendeur
6.4. Le Défendeur fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE " et le nom de domaine d’autant que la marque est constituée d’un logo et d’un code de couleur précis.
6.5. Le Défendeur a un intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine dans la mesure où il est gérant d’une SARL de presse enregistrée au RCS de Paris et qui utilise comme nom commercial " sibani ", à savoir "TAHITI BORABORA SIBANI ".
Le Défendeur indique avoir toujours fait un usage loyal du nom de domaine , sans détourner la moindre clientèle, ni créer la moindre confusion auprès de la clientèle du Requérant.
6.6. Par ailleurs, le Défendeur mentionne que le Requérant a enregistré les noms de domaine et le 24 janvier 2000, alors même que le Défendeur lui avait, au préalable indiqué, qu’il comptait les enregistrer.
Dans un email en date du 31 juillet 2000, le Requérant s'est engagé à lui transférer ces deux noms de domaine, ce qu’il n'a jamais fait.
Selon lui, il n’a à " aucun moment tenté de vendre ou ni de louer le nom de domaine au Requérant, ni à qui que ce soit d’ailleurs". Ainsi, il n’a jamais proposé de vendre le nom de domaine à Monsieur Stéfano Gianluca Sibani et a simplement utilisé l’identité de cette personne aux fins de prouver que le transfert des noms de domaine et pouvait se faire facilement.
7. Discussion et conclusions
7.1. Le paragraphe 15 (a) des Règles qui prévoit que "la Commission statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable".
7.2. Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :
a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à un marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ;
b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ;
c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
7.3 En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues au paragraphe 4(a) des principes directeurs :
a) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative "SIBANI PERLES JOAILLERIE", depuis 1999, en France, pour désigner des "perles au détail et en gros Bijoux et pierres précieuses au détail et en gros, conception de bijouterie, joaillerie, expertise technique des perles et des bijoux" relevant des classes 14 et 42.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine le 3 avril 2000.
La Commission considère que le nom de domaine est semblable à la marque antérieure semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE " appartenant au Requérant, au point de prêter à confusion.
Tout d'abord, la dénomination "Sibani" revêt un caractère fortement distinctif dans la marque " Sibani Perles Joaillerie " de sorte qu’il existe un risque de confusion avec le nom de domaine .
Et les pièces versées au dossier établissent bien que la dénomination "Sibani" évoque immédiatement pour un large public de la Polynésie française les perles de culture et la joaillerie.
En effet, il ressort des pièces du dossier qu’un internaute de nationalité américaine s'est connecté au site internet "www." et a envoyé un email à l'adresse adminmooea@ pour savoir s'il était possible d'acheter des perles, démontrant ainsi non pas le risque mais la confusion réelle.
En outre, les autres éléments verbaux de la marque à savoir "PERLES JOAILLERIE" ne revêtent pas de caractère distinctif pour désigner des produits et services relevant de la bijouterie et de la joaillerie.
Par ailleurs, l’adjonction du suffixe " .com " ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur internet.
En effet, l’adjonction du " .com " est inopérante car elle ne confère pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau, de nature à éviter un risque de confusion avec la marque semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE ".
En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion à la marque semi-figurative " SIBANI PERLES JOAILLERIE ".
b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.
Il ressort des éléments du dossier que le Défendeur est gérant de la société " POLYNESIE PASSION TOURISME ", immatriculée le 12 février 2001, au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, faisant mention du nom commercial " TAHITI BORABORA SIBANI " et ayant pour activité "la presse et l’édition".
Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le Défendeur ait fait un quelconque usage sérieux de "TAHITI BORABORA SIBANI", à titre de nom commercial et à supposer qu'il soit en mesure de l'établir, cet usage serait, tout comme le nom de domaine litigieux, de toute évidence, postérieur à la date de dépôt de la marque invoquée.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le nom de domaine n'a pas été utilisé en relation avec l'activité de presse et d'édition de la société "POLYNESIE PASSION TOURISME".
En effet, le Défendeur a redirigé, pendant quelques mois, le nom de domaine vers un site , destiné aux professionnels de l’hôtellerie de l’île Maurice et ayant par conséquent, une activité différente de celle de la société susvisée.
Dans ces conditions, la Commission considère que le Défendeur n’établit en rien l’existence d’un intérêt légitime permettant de justifier la détention du nom de domaine .
c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
La Commission constate que le Défendeur, éditeur d’un magazine de presse intitulé " PASSION TAHITI ", connaissait, avant la date d’enregistrement du nom de domaine , l’existence du groupe Sibani puisqu’il avait vendu au groupe Sibani un espace publicitaire au mois de janvier 2000 faisant notamment référence à la "bijouterie Sibani perles joaillerie".
A cet égard, le Défendeur ne nie pas en avoir eu connaissance.
Étant donné que les parties se connaissaient avant la date de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et que la dénomination "Sibani" est connue d'un large public sur le territoire de la Polynésie française, pour désigner de la bijouterie à base de perle de culture, la Commission considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requérant.
Or, il est établi que la réservation d’un nom de domaine reprenant une marque dont le réservataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.
En outre, le Défendeur a, deux jours après l'enregistrement du nom de domaine litigieux, envoyé un courrier électronique au Requérant lui indiquant qu'il avait enregistré le nom de domaine et qu'il exigeait l'échange du nom de domaine en contrepartie du transfert des noms de domaine et .
Ajoutant au "chantage" ainsi exercé, il a menacé de vendre le nom de domaine à Monsieur Stefano Gianluca Sibani si le Requérant ne lui cédait pas lesdits noms de domaine.
Au surplus, dans un courrier électronique en date du 6 juin 2003, dans lequel figurait des pièces montrant que la procédure de transfert au profit de Monsieur Stefano Gianluca Sibani était en cours, le Défendeur indiquait au Requérant :
"J'ai donc pris la décision hier soir d'accepter de vendre pour la somme symbolique de 1000€ à un italien M. Stefano Gianluca Sibani qui détient le point it et qui me tannait depuis un moment pour avoir le point com (…) si le 30 juin les domaines et sont chez à mon nom comme propriétaire dans whois le transfert sera bien fait au profit de Didier Sibani, dans le cas contraire, quelque soit la raison, les formulaires ci-joints partiront tel quel au profit de M. Stefano Gianluca Sibani".
Ainsi, le nom de domaine n’a visiblement été enregistré qu’aux seules fins d'exercer un chantage sur le Requérant, ce dernier devant céder les noms de domaine et au Défendeur afin de pouvoir récupérer le nom de domaine .
En conséquence, la Commission appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et pièces qui ont été versées aux débats, considère que Monsieur Lâm Nguyen a bien obtenu l’enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi.
8. Décision
Les conditions posées à l’article 4 i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative décide en conséquence le transfert du nom de domaine au profit de Monsieur Didier Sibani.
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 30 mars 2004
Full & Egal Universal Law Academy