Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Programa Multi-Sponsor PMS S.A. v. D. Jesús Antonio Alcázar Verde
Caso No. D2004-0055
1. Las Partes
La Demandante es Programa Multi-Sponsor PMS, S.A., con domicilio en Calle José Echegaray, 7, planta 1ª, Parque Empresarial Las Rozas, Madrid, España, representada en el presente procedimiento por D. Javier Abad de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios (en adelante, la "Demandante").
El Demandado es D. Jesús Antonio Alcázar Verde, con domicilio en Avenida Ciudad de Barcelona, 115, 3º H, 28007 Madrid, España (en adelante, el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el "Nombre de Dominio").
La entidad registradora del Nombre de Dominio es InnerWise, Inc. d/b/a ItsYourD (en adelante, "Itsyourd").
3. Iter Procedimental
El escrito de demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 22 de enero de 2004, en formato electrónico, recibiéndose en formato papel el 27 de enero de 2004.
Después de revisar el escrito de demanda, el Centro detectó diversas deficiencias en la misma, de modo que el 10 de febrero de 2004, notificó a la Demandante dichas deficiencias, emplazándola a rectificar dicho escrito en un plazo de cinco días naturales. En respuesta a tal notificación del Centro, la Demandante presentó una modificación al escrito de demanda el 10 de febrero de 2004, por correo electrónico, recibiéndola el Centro en soporte papel el 12 de febrero de 2004. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación al escrito de demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
El 12 de febrero de 2004, el Centro envió a ItsYourD vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 13 de febrero de 2004, ItsYourD envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando, a su vez, los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el día 16 de febrero de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de marzo de 2004. El escrito de contestación a la demanda fue presentado ante el Centro el 7 de marzo de 2004.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (en adelante, el "Panel") el día 11 de marzo de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el apartado 7 del Reglamento. El Panel considera que su nombramiento se ajusta a las normas de procedimiento previstas en el Reglamento y en el Reglamento Adicional.
Después de revisar los escritos de las partes, el Panel consideró que éstas debían aportar una serie de informaciones y documentación complementarias sobre distintas cuestiones relativas al fondo del asunto, remitiendo el día 30 de marzo de 2004, una orden de procedimiento en este sentido. Dicha orden de procedimiento ofrecía a las partes un plazo de presentación ante el Centro de las informaciones y documentación complementarias solicitadas, que expiraba el día 6 de abril de 2004. Las partes remitieron al Centro los correspondientes escritos y documentación dentro del plazo previsto en la orden de procedimiento. No obstante, debido a problemas vinculados al envío de la correspondiente documentación, el Panel no recibió del Centro los escritos complementarios de las partes hasta el día 27 de abril de 2004.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante presentó el escrito de demanda en castellano, lengua que igualmente utilizó el Demandado en su escrito de contestación a la demanda. Asimismo, ambas partes se han servido del castellano para realizar las comunicaciones complementarias que se han dado a lo largo de la tramitación del procedimiento. De este modo, y de acuerdo con el apartado 11 del Reglamento, este Panel considera que la lengua del presente procedimiento debe ser el castellano, dictando esta decisión en dicho idioma.
5. Antecedentes de Hecho
5.1 La Demandante
La Demandante es una sociedad española constituida en 1996, cuyas actividades se centran en el desarrollo, lanzamiento y gestión de sistemas de fidelización de consumidores por medio de programas de puntuación por la realización de compras en determinados establecimientos.
Desde su constitución, los productos y servicios diseñados por la Demandante han tenido una gran aceptación por parte del público español hasta el punto de haberse convertido en una de las empresas líderes en España en el sector de gestión de sistemas de fidelización de consumidores, tal y como ha acreditado la Demandante en su escrito de demanda y en la documentación complementaria presentada en el marco del presente procedimiento.
El programa de mayor éxito que ha creado y gestiona la Demandante es el programa denominado Turyocio, el cual ofrece a los consumidores que se unan al mismo la posibilidad de acumular puntos en caso de que realice compras en los establecimientos de las empresas afiliadas a dicho programa. Tales puntos pueden ser posteriormente canjeados por regalos incluidos en un catálogo establecido a tales efectos.
Actualmente, el programa Turyocio cuenta con el patrocinio de 25 conocidas empresas españolas (destacando, en especial, el banco Santander Central Hispano, Cepsa, Cortefiel o Barceló Viajes) y con la afiliación de más de dos millones de consumidores. En este sentido, la Demandante ha acreditado suficientemente la implantación y popularidad en España del programa Turyocio desde finales de los años noventa, por medio de la aportación de numerosas notas de prensa, publicaciones, estudios de mercado y materiales publicitarios. Asimismo, la Demandante opera desde 1997, un sitio web de información y promoción del programa, el cual cuenta con un gran número de visitas y usuarios, tal y como acredita la Demandante en los documentos presentados en el marco de este procedimiento. De acuerdo con lo acreditado por la Demandante en los documentos presentados en el marco de este procedimiento, uno de los elementos clave para la promoción y gestión del programa Turyocio es el sitio web desarrollado a tales efectos por la Demandante.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marcas españolas "Turyocio":
- Marca "TURYOCIO" nº 2036305, mixta, registrada en clase 35, solicitada el 24 de junio de 1996, y concedida el 20 de noviembre de 1996.
- Marca "TURYOCIO" nº 2027771, mixta, registrada en clase 35, solicitada el 9 de diciembre de 1996, y concedida el 18 de julio de 1997.
- Marca "TURYOCIO" nº 2079458, denominativa, registrada en clase 16, solicitada 11 de marzo de 1997, y concedida el 22 de octubre de 1997.
- Marca "TURYOCIO" nº 2079459, mixta, registrada en clase 39, solicitada el 11 de marzo de 1997, y concedida el 20 de enero de 1998.
- Marca "TURYOCIO" nº 2081591, mixta, registrada en clase 42, solicitada el 19 de marzo de 1997, y concedida el 5 de febrero de 1998.
La Demandante es asimismo titular de la marca comunitaria "TURYOCIO" nº 001122894, denominativa, registrada en las clases 35, 39 y 42, solicitada el 30 de marzo de 1999, y registrada el 19 de abril de 2000.
Por último, cabe indicar que la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio basados en las denominaciones "Turyocio" y "Turiocio":
- , registrado el 14 de octubre de 1997.
- , registrado el 17 de diciembre de 1999.
- , registrado el 4 de diciembre de 1999.
- , registrado el 13 de diciembre de 2000.
- , registrado el 7 de noviembre de 2001.
- , registrado el 7 de agosto de 2003.
- , registrado el 7 de agosto de 2003.
- , registrado el 7 de agosto de 2003.
- , registrado el 18 de diciembre de 2003.
- , registrado el 19 de noviembre de 2003.
- , registrado el 19 de noviembre de 2003.
-
5.2 El Demandado
El Demandado es un ciudadano español, sin que haya aportado al procedimiento informaciones sobre sus actividades profesionales. La única indicación personal aportada por el Demandado es una declaración en la que indica que registró el Nombre de Dominio para albergar un portal totalmente gratuito relativo a turismo y ocio.
De este modo, señala el Demandado que desde un primer momento el Nombre de Dominio ha estado en funcionamiento y dotado de contenidos acordes a las mencionadas temáticas (turismo y tiempo libre). A efectos de acreditar dicha circunstancia, el Demandado ha aportado numerosas estadísticas de uso y materiales vinculados al mencionado sitio web, los cuales serán objeto de análisis por este Panel más adelante.
En momentos inmediatamente anteriores a la presentación del escrito de demanda, de acuerdo con la copia de un acta notarial fechada el 2 de diciembre de 2003, aportada por la Demandante, el sitio web vinculado al Nombre de Dominio incluía en su página de inicio el texto de dos poemas extraídos del romancero popular español (el "Romance del Infante Arnaldos" y el "Romance del Prisionero") y una serie de vínculos a otras secciones del sitio web, siendo, no obstante, no operativos.
Este Panel ha podido comprobar que a lo largo del desarrollo de este procedimiento, el Demandado ha ido gradualmente dotando de contenidos al sitio web vinculado al Nombre de Dominio de modo que, en el momento de adoptar la presente decisión, la correspondiente página de inicio ofrece enlaces a cuatro secciones (Actividades turísticas, tiempo libre, administraciones públicas y sectores turísticos) que, a su vez, contienen multitud de enlaces a páginas web de terceros que ofrecen contenidos vinculados a los ámbitos anteriormente descritos. Asimismo, el sitio web incluye una sección de romances, enlaces a las páginas web oficiales del Año Xacobeo y del Año Dalí y enlaces a distintos periódicos y medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos.
Cabe indicar, por último, que con anterioridad al inicio del presente procedimiento, las Partes mantuvieron contactos referidos a la titularidad del Nombre de Dominio. De este modo, el día 1 de diciembre de 2003, la Demandante remitió al Demandado un mensaje de correo electrónico en el que, después de informarle sobre su titularidad sobre las marcas "Turyocio" y la eventual infracción que el uso del Nombre de Dominio suponía para sus derechos, le invitaba a negociar la transferencia del Nombre de Dominio. Ese mismo día el Demandado contestó igualmente por correo electrónico manifestando su voluntad de no transferir el Nombre de Dominio.
Como consecuencia de diversas comunicaciones posteriores, y a solicitud del Demandado, el día 10 de diciembre de 2003, la Demandante remitió una oferta económica para la transferencia del Nombre de Dominio consistente en la cantidad de mil euros. El Demandado no respondió a dicha oferta, de modo que el día 16 de diciembre de 2003, el Demandante le mandó un último mensaje de correo electrónico, dando por concluida cualquier negociación para la resolución amistosa de la disputa referida a la titularidad del Nombre de Dominio.
6. Alegaciones de las Partes
6.1. Demandante
En su escrito de Demanda afirma la Demandante:
(i) Que es titular de numerosas marcas españolas y de una marca comunitaria basadas en la denominación "Turyocio", así como de múltiples nombres de dominio compuestos por las denominaciones "Turyocio" o "Turiocio", que utiliza para la promoción y comercialización de los servicios que presta en el marco del programa de fidelización de consumidores Turyocio.
(ii) Que las marcas "TURYOCIO" han adquirido en España una significativa notoriedad, teniendo en cuenta tanto su alto nivel de implantación como el tiempo que dichas marcas han sido utilizadas por parte de la Demandante.
(iii) Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas "TURYOCIO" de las que la Demandante es titular.
(iv) Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, la Demandante indica que el Demandado no es titular ni licenciatario de signo distintivo alguno compuesto por la denominación "Turiocio" ni que es conocido en el tráfico comercial o a título personal por medio de dicha denominación.
(v) Que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe. Para llegar a esta conclusión, indica la Demandante que el Demandado registró de mala fe el Nombre de Dominio, al sustituir en su denominación intencionadamente una letra "i" por "y", y posteriormente lo ha utilizado de mala fe, al impedir a la Demandante, en su calidad de legítima titular de las marcas "Turyocio", el uso del Nombre de Dominio.
6.2. Demandado
En su escrito de contestación a la demanda, el Demandado afirma:
(i) Que registró el Nombre de Dominio para el desarrollo de un portal gratuito relativo a turismo y ocio y que, como consecuencia de la combinación de ambas palabras, decidió dotarlo de la denominación "Turiocio".
(ii) Que en ningún momento ha pretendido vender o ceder el Nombre de Dominio a terceros a cambio de una remuneración superior a los gastos de registro y mantenimiento.
(iii) Que en ningún momento ha pretendido desviar por medio del Nombre de Dominio tráfico de usuarios de Internet a favor suyo, habiendo incluido en este sentido la siguiente reseña en la página de inicio correspondiente: "Web informativa con enlaces sobre tiempo libre".
(iv) Que ha utilizado efectivamente el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción del escrito de demanda y de acuerdo con los propósitos anteriormente mencionados, aportando numerosos documentos y estadísticas referidas al uso del Nombre de Dominio en relación con un portal de información gratuita sobre turismo y tiempo libre.
(v) Que en ningún momento se ha utilizado el Nombre de Dominio con fines de mala fe, sino que desde un primer momento el Demandado simplemente ha pretendido utilizar el Nombre de Dominio para informar y compartir experiencias con otras personas a las que les guste disfrutar de su ocio.
(vi) Que la actuación de la Demandante constituye un supuesto claro de mala fe, suponiendo un intento de secuestro a la inversa del Nombre de Dominio (Reverse domain-name hijacking), tal y como lo han definido las decisiones adoptadas al amparo de la Política.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.
(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la Demandante es titular de diversas marcas españolas y comunitaria compuestas por la denominación "Turyocio". En este sentido, la comparación entre dicha denominación y la incluida en el Nombre de Dominio solamente arroja dos diferencias entre ambas: en primer lugar, el Nombre de Dominio incluye una "i" en lugar de la "y" utilizada por las marcas "TURYOCIO" y, en segundo lugar, el Nombre de Dominio incluye la terminación ".com". Seguidamente se analizan ambas diferencias y su incidencia en la aplicabilidad de este primer elemento previsto por la Política.
Por lo que respecta a la primera diferencia (el uso de una "i" en lugar de una "y" en el Nombre de Dominio), este Panel considera que la misma no debería constituir un impedimento para considerar el Nombre de Dominio y las marcas "TURYOCIO" confusamente similares. En este sentido, hay que tener en cuenta que fonéticamente no existe diferencia alguna entre la pronunciación en lengua castellana de la letra "i" y la letra "y", de modo que cualquier usuario podría fácilmente confundirse y escribir el término "Turyocio" con "i", especialmente si se tiene en cuenta el hecho que el mencionado término no tiene significado propio en lengua castellana. Así, una mínima diferencia como la que se da en este caso no debería considerarse suficiente como para considerar que existe un riesgo cierto de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante. Dicha interpretación es congruente con múltiples decisiones anteriormente adoptadas al amparo de la Política. En este sentido, ver, por ejemplo, Caso OMPI No. D2001-0757, Telstra Corporation Limited c. Norman Fry; Caso OMPI No. D2001-1035, Red Bull GmbH c. Grey Design; Caso OMPI No. D2001-1055, Guinness UDV North America, Inc. c. Dallas Internet Services o Caso OMPI No. D2003-0619, Deloitte Touche Tohmatsu c. CostNet a/k/a Domain Manager.
Por lo que respecta a la segunda diferencia (la inclusión de la terminación ".com" en el Nombre de Dominio), numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado irrelevante a efectos de evaluar el parecido entre marca y nombre de dominio la existencia de una terminación ".com", puesto que la misma se deriva exclusivamente de las restricciones técnicas actuales del DNS (Domain Name System). En este sentido, ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D2000-0812, New Cork Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth o el Caso OMPI No. D2003-0172, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc.
De este modo, este Panel considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas "Turyocio" de las que es titular la Demandante, por lo que debe concluirse que en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el apartado 4(a) de la Política.
(ii) Derechos o intereses legítimos
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que debe considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
Tal y como se ha indicado anteriormente, en el presente caso el Demandado alega que ha utilizado el Nombre de Dominio de forma legítima con anterioridad a la recepción del escrito de demanda. De acuerdo con lo indicado en otras decisiones adoptadas al amparo de la Política (ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D2003-0887, Miroglio SpA c. Stanley Filoramo), a efectos de evaluar dicha alegación es preciso examinar el uso dado al Nombre de Dominio en el momento de la presentación del escrito de demanda.
En este sentido, cabe recordar que, de acuerdo con el acta notarial fechada el 2 de diciembre de 2003, aportada por la Demandante, en tal fecha el sitio web vinculado al Nombre de Dominio solamente contenía el texto de los poemas "Romance del prisionero" y "Romance del Infante Arnaldos" así como enlaces inoperativos a una serie de supuestas secciones de dicho sitio web. A criterio de este Panel, sería difícil considerar que dicho uso constituye un uso legítimo en el sentido de la Política, especialmente si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las alegaciones presentadas por el Demandado, el objetivo del registro y posterior uso del Nombre de Dominio, es la publicación de informaciones sobre turismo y ocio.
Asimismo, cabe indicar que el sitio web vinculado al Nombre de Dominio ha sido desarrollado a partir del momento en que la Demandante contactó con el Demandado para notificarle sus derechos sobre las marcas "Turyocio" y la voluntad de obtener el registro del Nombre de Dominio. Así, se han ido incorporando progresivamente nuevos contenidos, tal y como queda acreditado por la documentación presentada por el Demandado en el marco de este procedimiento.
En efecto, los informes de tráfico referidos al sitio web vinculado al Nombre de Dominio aportados por el Demandado ponen de relieve un claro aumento de los contenidos incluidos en el mismo a partir de diciembre de 2003. Tal y como se ha indicado anteriormente, este Panel ha podido comprobar durante el desarrollo del presente procedimiento la gradual inclusión de contenidos en el mencionado sitio web.
Teniendo en cuenta lo dicho, parece que la conducta del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio difícilmente podría considerarse basada en un interés legítimo. Por el contrario, el hecho de que el mencionado sitio web haya sido desarrollado en las semanas que han transcurrido durante el desarrollo del presente procedimiento cuando durante casi cinco años apenas había sido desarrollado plantea serias dudas sobre la legitimidad del uso hecha del Nombre de Dominio por parte del Demandado.
Tampoco la documentación complementaria aportada por el Demandado ha conseguido acreditar suficientemente la legitimidad en el uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe indicar que el Demandado ha remitido a este Panel un conjunto de imágenes digitalizadas y archivos electrónicos supuestamente desarrollados para su inclusión en el sitio web vinculado al Nombre de Dominio. No obstante, después de examinar la información técnica correspondiente a dichas imágenes y archivos, este Panel no ha podido comprobar fehacientemente la fecha de creación de los mismos. De hecho, después de revisar las propiedades técnicas de cada una de dichas imágenes y archivos, este Panel ha podido comprobar que, aparentemente, la mayoría de ellos han sido creados con posterioridad a la presentación del escrito de demanda, si bien cabe insistir en el hecho que no es posible determinar fehacientemente su fecha de creación, dado su formato técnico.
De este modo, el Demandado no ha podido acreditar suficientemente que esas imágenes y archivos fueran creados con anterioridad a la recepción del escrito de demanda y que, por tanto constituyeran indicios suficientes para considerar la legitimidad del uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado. En este sentido, ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D2000-0264, Televisa c. Retevisión Interactiva, S.A., el Caso OMPI No. D2002-0786, Australian Trade Comisión c. Matthew Reader o el Caso OMPI No. D2003-0422, Eurail Group GIE c. DOTrader. Por último, este Panel desea poner de manifiesto su extrañeza por el hecho que si realmente el Demandado había desarrollado una serie de contenidos específicamente destinados al sitio web vinculado al Nombre de Dominio, éste no los incluyera efectivamente en tal sitio web (especialmente si se tiene en cuenta que estaba pagando unos servicios de hospedaje que no utilizaba).
Por otra parte, el Demandado tampoco ha acreditado ser conocido a nivel profesional o personal por medio del Nombre de Dominio. Tampoco parece que los usos anteriormente descritos del Nombre de Dominio puedan considerarse como legítimos y leales en el sentido de la Política.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, debe concluirse que en el presente caso no concurre ninguna de las circunstancias previstas por la Política que permita acreditar al Demandado que ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. De este modo, este Panel estima que concurre la segunda de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y utilice el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bossman o el Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(a) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Los indicios aportados por la Demandante en el presente procedimiento apuntan a que el registro del Nombre de Dominio respondió a criterios de mala fe. Para llegar a la mencionada conclusión, este Panel considera que deben tenerse en cuenta los elementos que se exponen a continuación.
En primer lugar, tal y como se ha apuntado con anterioridad, el Demandado no ha conseguido acreditar que ostente un derecho o interés legítimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es ni titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación "Turiocio" ni ha utilizado normalmente dicha denominación para identificarse a nivel profesional o personal.
En segundo lugar, la especificidad del término "Turiocio" (que en lengua castellana, por sí mismo, no significa nada) sumada al hecho que en el momento del registro del Nombre de Dominio la Demandante ya llevaba más de dos años utilizando activamente las marcas "Turyocio" para la promoción y gestión de su principal programa de fidelización de consumidores en España, donde reside el Demandado, y que las mismas ya habían adquirido una significativa proyección conducen a pensar que en el presente caso el registro del Nombre de Dominio no respondió a una "desafortunada coincidencia", sino a una voluntad expresa del Demandado de registrar un nombre de dominio asociado a las marcas de la Demandante.
En este sentido, y en contra de lo que indica el Demandado en su escrito de contestación, cabe recordar que a finales de 1999 (momento en que se registra el Nombre de Dominio), la Demandante no tan sólo había implantado el programa Turyocio en el mercado español (afiliando tanto a empresas de gran implantación como a miles de consumidores) sino que ya se servía de un sitio web para publicitar y gestionar el mencionado programa. Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado este tipo de conducta como un supuesto de registro de mala fe (ver, por ejemplo, el Caso NAF No. 114766, Paxton Herald c. Truth Squad o el Caso OMPI No. D2003-0422, Eurail Group GIE c. DOTrader).
Teniendo en cuenta lo indicado hasta este punto, en opinión de este Panel, hay indicios razonables para considerar que el Demandado registró el Nombre de Dominio de acuerdo con criterios de mala fe.
(b) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
De acuerdo con lo indicado por el Demandado en su escrito de contestación, el Nombre de Dominio teóricamente se registró y se usa para albergar un sitio web gratuito de información sobre turismo y ocio. No obstante, en el momento de la presentación del escrito de demanda, es decir más de cuatro años después de su registro, dicho sitio web no contenía información alguna sobre dichos ámbitos, sino simplemente el texto de dos poemas. Dicho contenido, parece bastante lejano a las informaciones que supuestamente debería acoger un sitio web dirigido a informar sobre temas de turismo y ocio.
De esta manera, no parece que se haya dado un uso de buena fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado, pues simplemente se ha mantenido de forma casi inactiva durante un largo espacio de tiempo. Esta impresión se confirma por el hecho que una vez iniciado el presente procedimiento, el Demandado ha desarrollado en unas semanas una estructura de sitio web y unos contenidos asociados a la misma que durante años no había desarrollado.
Así, la tenencia pasiva del Nombre de Dominio sumada a las actuaciones del Demandado durante el transcurso del procedimiento sólo pueden ser interpretadas como constitutivas de mala fe en el sentido de la Política. A tales efectos, cabe recordar que anteriores decisiones adoptadas al amparo de la Política han considerado que los supuestos de uso de mala fe previstos en el apartado 4(b) de la Política no constituyen una relación cerrada, sino que en caso de concurrir otras circunstancias igualmente indicativas de la mala fe del demandado cabe estimar la aplicabilidad de la Política. En este sentido, ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D2000-1483, Nintendo of America, Inc. c. Garrett N. Holland et Al., el Caso OMPI No. D2000-1633, eBay, Inc. c. Sunho Hong o el Caso OMPI No. D2001-0865, Brown & Williamson Tobacco Corp. et Al. C. Dennis Wilkins.
En este caso, cabe considerar la concurrencia de circunstancias de mala fe, si se tienen en cuenta los siguientes factores:
- El Nombre de Dominio apenas ha sido utilizado por parte del Demandado durante casi toda su existencia. Asimismo, los usos dados al mismo hasta el momento de la presentación del escrito de demanda han distado mucho de adaptarse a los fines a los que se supone que el Nombre de Dominio debería asociarse.
- Es más que probable que el Demandado tuviera conocimiento de las marcas de la Demandante tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior uso. Tal y como se ha indicado anteriormente, esta conclusión se ve confirmada por el hecho que el Demandado reside en España, país donde las marcas "TURYOCIO" han sido activamente utilizadas y publicitadas por la Demandante para gestionar un programa de fidelización de consumidores de gran éxito.
- Una vez iniciado este procedimiento, el Demandado ha desarrollado un sitio web específicamente adaptado a los fines teóricamente para los cuales registró el Nombre de Dominio. En este sentido, el Demandado ha conseguido desarrollar dicho sitio en unas semanas, algo que no había conseguido en más de cuatro años.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, este Panel considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio.
De este modo, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
8. Actuación de mala fe por parte del Demandante al presentar el escrito de demanda
De acuerdo con lo indicado anteriormente, este Panel no considera que la Demandante haya actuado de mala fe al presentar el escrito de demanda, por lo que la pretensión del Demandado en tal sentido debe ser desestimada.
9. Decisión
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, este Panel considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, que concurren los tres elementos previstos en dicho apartado y, en consecuencia, de conformidad con los apartados 4(i) y 15 de la Política, ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Programa Multi-Sponsor PMS S.A.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 7 de mayo de 2004
Full & Egal Universal Law Academy