Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
PALERVA S.A. v. Hector Di Luzio
Case No. D2004-0141
1. Las Partes
El Demandante es PALERVA S.A., representada por el Estudio Laura Berti & CIA, Argentina, con domicilio en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El Demandado es Hector Di Luzio, representado por María Soledad Lago, Argentina, con domicilio en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Domain Bank, Inc.
3. Iter Procedimental
La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de febrero de 2004. El 24 de febrero de 2004, el Centro envió a Domain Bank, Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de febrero de 2004, Domain Bank, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto, administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la demanda era administrativamente deficiente, el Demandante envió al Centro las copias requeridas el día 3 de marzo de 2004. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 (a) y 4 (a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2004. De conformidad con el párrafo 5 (a) del Reglamento, el vencimiento del plazo para contestar la demanda se fijó para el 30 de marzo de 2004. El Escrito de Contestación de la demanda fue presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2004.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de abril de 2004, y recibió la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de los registros de marca "EL NOBLE REPULGUE" nos. 1.888.792, 1888.793 en clase 29; 1.550.563, 1.824.014, en clase 30; 1.894.005, 1.888.794, en clase 31; 1.889.635 en clase 32; 1.889.637 en clase 33; 1.817.946 en clase 35 y 1.767.856, 1.824.016 en clase 42; todos registrados en la Argentina. Asimismo es titular de esta marca en el Uruguay, registros nos. 311.439 en clases 30 y 42 y 311.222 en clases 29, 30 y 42.
La marca "EL NOBLE REPULGUE" fue solicitada por el Demandante en la Argentina por primera vez el día 31 de julio de 1987, y concedida bajo el no. 1.550.563 el día 31 de enero de 1995, en la clase 30.
Asimismo, el Demandante es titular del nombre de dominio .
El Demandado registró el nombre de dominio el día 23 de febrero del año 2000.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que:
El nombre de dominio es idéntico a su marca "EL NOBLE REPULGUE" registrada en la Argentina en las clases internacionales 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 y en el Uruguay en las clases 29, 30 y 42. El primer registro fue solicitado en la Argentina en el año 1987, y fue concedido en el año 1995.
Desde hace quince años, la cadena de locales de empanadas "EL NOBLE REPULGUE" ha ido expandiéndose por la Ciudad de Buenos Aires y las principales localidades de la Argentina. Importantísimas campañas publicitarias en medios gráficos, radio y televisión han sido desarrolladas para promocionar la marca "EL NOBLE REPULGUE", tal como en la Argentina es de público y notorio conocimiento.
Su marca absolutamente original es un elemento central de identificación que alude al clásico modo de cierre de la masa de las empanadas ("repulgue").
El crecimiento de "EL NOBLE REPULGUE" ha sido notable, año tras año. A la fecha en la que el Demandado tuvo la "original" y milagrosamente "casual" idea de registrar el nombre de dominio en cuestión, "EL NOBLE REPULGUE" contaba en la Argentina -país en donde se domicilia el Demandado- con alrededor de setenta locales que ostentan públicamente la marca, apoyados por un intenso despliegue publicitario en medios masivos de comunicación, y con la marca debidamente registrada en diversas clases del nomenclador internacional marcario.
El nombre "EL NOBLE REPULGUE" es una denominación cuya elección no puede obedecer al azar, puesto que se corresponde inequívocamente con la conocida cadena gastronómica y marca del Demandante, sin relación alguna con el Demandado. Y la utilización indebida por el Demandado del dominio produce confusión y desorientación en el público consumidor.
Es inaceptable que un tercero ajeno al titular de la marca ostente un nombre de dominio que induce directamente en el público consumidor la idea de asociación con la marca notoria "EL NOBLE REPULGUE".
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio . El único uso que realizó el Demandado del dominio en cuestión fue para propiciar un desvío hacia la página web de la competencia . Posteriormente y hasta la actualidad, bajo el nombre de dominio controlado por el Demandado, se accede a una página siempre "en construcción" donde se invita a dejar sugerencias, a través de una dirección de e-mail que evoca falsamente alguna relación comercial con la marca "EL NOBLE REPULGUE": "elnoblerepulgue@". Sin embargo, ninguna relación tiene con el Demandante ni su marca notoria. No obstante, cualquier interesado en comunicarse con los responsables de "EL NOBLE REPULGUE" evidentemente es engañado y entra en contacto con un competidor desleal.
El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Tal como surge del acta notarial acompañada, el nombre de dominio fue registrado por el Demandado para realizar una derivación indebida hacia el sitio "", que es la principal competidora del Demandante. Ello constituye un acto de flagrante e inexcusable mala fe. Frente a esta situación, el Demandante remitió una intimación al Demandado en la que le reclama la cesión del nombre de dominio ilegítimamente obtenido y el cese de las prácticas ilegítimas. El Demandado no contestó la intimación, pero cesó el redireccionamiento hacia la página de la competencia.
El representante del Demandado se comunicó telefónicamente con el representante del Demandante, y le transmitió una desmesurada pretensión económica como condición para ceder el dominio.
Asimismo, la página web que actualmente está en esa dirección dice "Antes de construir este sitio, queremos escuchar a la gente. Te invitamos a que propongas tus ideas o comentarios. (Incluí tus datos para que te podamos contactar)" y "clikeá acá". "Clikeando" en el lugar señalado se accede al correo electrónico "elnoblerepulgue@" que engañosamente aparenta alguna relación con igual marca y que evidencia una ardidosa estrategia de captación indebida, realizada con premeditación y alevosía.
El contador que incluye la página indicaba, a principios de febrero de 2004, más de 9.500 visitas que, obviamente, esperaban encontrar información de los productos y servicios de la cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE".
Finalmente, el Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado alega que:
Con la intención de crear un taller de costura para niños carenciados, el Demandado registró el nombre de dominio en cuestión con la finalidad de difundir el taller y para que las personas interesadas en ayudar se acerquen y colaboren con él. El taller estuvo montado desde antes del año 2000. A fines del año 2001, debido a la conocida crisis financiera que sufrió la Argentina durante los años 2001 y 2002, el taller debió cerrar. Hacia fines del 2003, cuando la economía comenzó a reactivarse, el Demandado empezó a planear la puesta en marcha del taller nuevamente.
Por ello eligió la palabra "noble", por considerar así a la transmisión de este oficio y por hacerlo sin fines de lucro. Por otra parte, la palabra "repulgue" es una palabra íntimamente asociada a la costura, que pertenece a la jerga del oficio del costurero y alude a pasar la aguja a través de una tela. Tanto "noble" como "repulgue" son términos genéricos, descriptivos y de uso común, por lo cual es aplicable la regla "primero en el tiempo, primero en el derecho."
El nombre de dominio fue registrado en febrero del año 2000, con el objetivo de promocionar el taller y ninguna influencia tuvo la marca del Demandante. De modo alguno puede considerarse que en aquella época ésta fuese famosa o notoriamente conocida. Y ello lo reconoce el Demandante cuando manifiesta que en los últimos tiempos aumentó la necesidad de ofrecer un modo ágil de contactar a quien pudiera tener interés en una franquicia.
La documentación con la que se pretende demostrar la notoriedad de la marca "EL NOBLE REPULGUE" es toda del año 2002, en adelante, es decir, muy posterior al tiempo en el que el Demandado registró el dominio. La razón de que la prueba del reclamante sea en su mayoría del 2003, puede responder a que la empresa fue vendida a un grupo de empresarios en noviembre de 1999, produciéndose un giro en la política interna de la empresa hacia el año 2003, cuando comienzan una fuerte campaña publicitaria.
La elección del dominio ha sido de buena fe y bajo ningún punto de vista se produce confusión con la marca en cuestión debido a los servicios tan diferentes ofrecidos por ambos. Cuando el público entra a la página referida, lee la inscripción sobre el taller de costura y los datos para contactarse con el Demandado a la dirección que lógicamente corresponde con el nombre de dominio .
El Demandante ya es titular del dominio , sitio al cual los consumidores de la Argentina van a entrar en primer lugar si están buscando un local de empanadas en el territorio de la Argentina.
El Demandante no alegó ni probó que el Demandado no poseyera interés legítimo. El Demandado tiene un interés legítimo leal y no comercial respecto del dominio el cual fue montar un taller de costura para ayudar a gente necesitada. Si bien el taller dejó por un tiempo de funcionar, la página siguió operando con el propósito de mantener contacto con la gente interesada en colaborar cuando se reabriera el taller.
La página no produce confusión alguna acerca de su finalidad, no se desvía a los consumidores ni se los engaña.
No se ha alegado ni acreditado que el Demandado haya obrado de mala fe al registrar el dominio. Sólo se hace referencia a un supuesto direccionamiento que, como lo reconoce el Demandante, habría ocurrido en el 2003. Y por ello el Demandado obtuvo el nombre de dominio cuando la marca no era famosa ni notoria. Prueba de su buena fe es que el Demandado nunca intentó vender el nombre de dominio. Si fuera cierto que el Demandado realizó la oferta que menciona el Demandante, cuál sería la razón de haber esperado tantos años.
El Demandado ha registrado el dominio con el solo objeto de promocionar el taller. El acta notarial presentada por el Demandante con la que se pretende acreditar el supuesto redireccionamiento al sitio "" carece de la Apostilla de La Haya, motivo por cual carece de valor probatorio. Sin perjuicio de ello, el Demandado niega terminantemente haber sido el autor del redireccionamiento. Obsérvese que escapa a toda lógica que el Demandante haya advertido tal actitud recién tres años después del registro, y no antes como se alega, si la única intención del Demandado al registrar fue la de efectuar esa desviación. Asimismo la página de destino de ese redireccionamiento estaba en construcción, por lo cual, convenientemente para el Demandante no se produjo ningún daño, lo que prueba también que no habría ánimo de lucro ni se habría perturbado la actividad comercial del Demandante.
Desde antes de haberse realizado el acta que constata el misterioso redireccionamiento, el Demandado recibió reiteradas llamadas telefónicas a su domicilio particular, en las que le manifestaban la voluntad de comprar el dominio, que luego se transformaron en amenazas para su persona y sus familiares.
Finalmente solicita que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
Para que sea procedente la demanda, el Demandante debe acreditar, de conformidad con el artículo 4 (a) de la Política, los elementos siguientes:
i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
De conformidad con el artículo 15 (a) del Reglamento, el Panel resolverá la demanda de conformidad con la Política, el presente Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.
De conformidad con el artículo 10 (d) el grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
A: Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El Panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico a la marca "EL NOBLE REPULGUE" de titularidad del Demandante.
El agregado del sufijo ".com" no confiere al nombre de dominio distintividad, conforme con lo decidido en numerosos precedentes. En consecuencia, es evidente que el nombre de dominio en conflicto pueda crear confusión entre los usuarios de Internet.
Por ello, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, artículo 4 (a) (i).
B. Derechos o intereses legítimos
El Panel encuentra que probar un hecho negativo es particularmente difícil, y entiende que la carga de la prueba con respecto a este segundo elemento debe ser necesariamente débil, ya que es el Demandado quien se encuentra en mejor posición para acreditar sus derechos, si los tuviere. (Caso OMPI No. D2002-1064, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang; Caso OMPI No. D2000-0044, Educational testing Service v. TOEFL; Caso OMPI No. D2000-0158, Grove Broadcasting Co. Ltd. v. Telesystems Communications Limited; entre muchos otros).
En este sentido, el Demandado sostiene que "EL NOBLE REPULGUE" corresponde al nombre de un taller de costura ideado por él para enseñar el oficio a chicos carenciados y que no posee fines de lucro. Alega que el taller fue abierto antes del año 2000, que luego fue cerrado en el año 2001, afectado por la crisis financiera de la Argentina y cuya reapertura comenzó a ser planeada a fines del año pasado. La palabra "noble" habría sido elegida por considerar así a este oficio y por carecer el taller de fines de lucro. "Repulgue" aludiría al pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes y al punto con que se cosen a mano algunos dobladillos.
Para acreditar lo expuesto, el Demandado acompaña el testimonio de tres testigos que manifestaron que: "...como él (el Demandado) quiere ayudar a los chicos del barrio, quería poner un taller para enseñarles manualidades..." ,"...hace años que está con eso...", "...desde que lo conocí me habló siempre de ese proyecto..." y "...sí (conocía el proyecto), y además me gustaría ayudarlo..."
Resulta muy difícil para el Panel entender por qué el Demandado sólo ha acompañado como prueba del pretendido taller el testimonio de tres personas que serían conocidos de él (la hermana de un amigo del Demandado, la persona que registró el dominio hace años -que conocía al Demandado a través de una amiga en común- y una ex empleada de los padres del Demandado). Si fuera cierto que "hace años que está con eso" y si el dominio fue registrado en el año 2000 - fecha posterior a la de la apertura del taller- no se entiende por qué no se han acompañado otro tipo de pruebas que acrediten el funcionamiento del taller, su existencia, el plan para su supuesta reapertura en el año 2003, o cualquier otro elemento que tenga alguna relación con la explotación del taller y su nombre.
Luego de transcurridos al menos cuatro años desde la apertura del taller, no resulta comprensible que sólo existan tres testimonios que indicarían que existe o existió "un proyecto". El Demandado no aportó otras pruebas al respecto.
El Demandado tampoco ha demostrado un uso efectivo o público del nombre "EL NOBLE REPULGUE", ni preparativos para su utilización.
En definitiva, preliminarmente, la existencia de un interés legítimo en cabeza del Demandado se presenta como una cuestión muy dudosa. Y a poco que se avanza en el análisis del caso, van surgiendo otros elementos que comfirmarían la idea de que la existencia del taller no sería real.
En primer lugar la marca "EL NOBLE REPULGUE" es ampliamente conocida y difundida al menos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (en donde las partes tienen sus domicilios). Y esto es un hecho público que no necesita ser acreditado. Y también lo es el hecho de que la cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE" comenzó a ser muy conocida al menos desde finales de la década del noventa. Y aunque el Demandado niegue valor probatorio al folleto acompañado por el Demandante que indicaría que en el año 2000 "EL NOBLE REPULGUE" contaba con setenta locales, es muy difícil ignorar, y más para alguien con domicilio en el partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, la gran cantidad de locales de venta de empanadas que existían en esa época, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Es muy difícil sostener que estando el Demandado domiciliado en el Gran Buenos Aires haya sido inadvertida para él la presencia de estos locales.
Lo cierto también es que el Demandado ha reconocido la intensa campaña publicitaria llevada a cabo al menos en el año 2003 por el Demandante.
Y teniendo en cuenta que el nombre elegido por el Demandado es idéntico a la marca del Demandante -ni una letra más, ni una menos- y considerando también las circunstancias ya apuntadas, la coincidencia parecería ser "cuasimilagrosa".
La marca "EL NOBLE REPULGUE" fue solicitada por primera vez el 31 de julio de 1987, -casi trece años antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio- lo cual no ha sido negado por el Demandado.
Asimismo, de las constancias aportadas al procedimiento y tal como lo reconoce el Demandado, en el año 1999, la empresa de empanadas fue vendida a un grupo de empresarios. El Demandado sostiene que ello explicaría por qué la prueba aportada al procedimiento por el Demandante corresponde en su mayoría al año 2003, ya que se habría producido un giro en la política interna de la empresa hacia ese año, que originó una fuerte campaña publicitaria.
Por el contrario, también podría interpretarse de este hecho que el Demandado tuvo conocimiento de que hacia el año 1999 la empresa fue vendida a un grupo de empresarios y que por ello el Demandado habría registrado el dominio en cuestión al año siguiente de manera especulativa.
Si se ingresa actualmente a la página web "www." puede leerse: "Cursos gratuitos de costura para niños El Noble Repulgue. Para mayor información, escribir a "elnoblerepulgue@"". El Demandado sostiene que el sitio web siempre tuvo el contenido actual y que si bien el taller dejó de funcionar durante parte del año 2001, y el año 2002, la página siguió operando con el propósito de mantener contacto con la gente interesada en colaborar cuando se abriera nuevamente el taller.
Llama poderosamente la atención la poca información que brinda la página web acerca del pretendido taller de costura. Nada dice acerca del proyecto que pudiera ser de interés para quien quisiera colaborar cuando se reabriera el taller: en qué consistiría, qué clase de ayuda se necesitaría, el resultado de la experiencia anterior, testimonios de quienes participaron o participan de alguna forma, etc. Ningún nombre, ningún teléfono, ningún dato sobre las personas involucradas en el proyecto consta en el sitio web del Demandado. En definitiva, luego de transcurridos al menos cuatro años desde la primera apertura del taller, ninguna especificación que pudiera ser de utilidad a quien quisiera colaborar es brindada por el sitio en cuestión. El usuario de Internet sólo se encuentra con una dirección de correo electrónico que coincide exactamente con la marca del Demandante. Todo ello ayuda a suponer que no es cierta la versión del Demandado.
Por lo explicado precedentemente y meritando el peso de todas las circunstancias apuntadas, el Panel encuentra que la explicación del Demandado no resulta veraz ni suficiente para que este Panel encuentre que realmente es titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
Consecuentemente, el Panel encuentra que el Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el artículo 4 (a) (ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante alega que el nombre de dominio fue registrado por el Demandado para realizar una derivación indebida hacia el sitio "", que es la principal competidora del Demandante, lo que acreditaría que el nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe.
Para acreditarlo, el Demandante acompaña una constancia de Internet obtenida el día 8 de mayo del año 2003, cuya autenticidad se encuentra certificada por escribano público.
El Demandado sostiene que el acta notarial presentada por el Demandante con la que se pretende acreditar el supuesto redireccionamiento al sitio "" carece de la Apostilla de La Haya y, por consiguiente, carecería de valor probatorio.
Teniendo en cuenta que el acta notarial ha sido expedida en la República Argentina y está legalizada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que es en ese país en donde el Panel analiza el caso, el acta notarial presentada por el Demandante posee suficiente valor probatorio.
Por otro lado, el Demandado niega haber sido el autor del redireccionamiento. Sin embargo, no aporta prueba alguna al respecto en el sentido de que su página web haya sido "hackeada" o manipulada en forma alguna. Nótese que es razonable pensar que estaría al alcance del Demandado, como dueño del sitio web en cuestión, solicitar explicaciones acerca de lo ocurrido a quien le presta el servicio de Internet. Por el contrario, el Demandado se ha limitado a negar que lo alegado por el Demandante sea cierto y a acompañar las declaraciones de una testigo que dice "No sé cómo pudo haber sido eso, pero creo que sería posible hacerlo si se conoce la clave de acceso al servidor. Yo no hice más que armarle una portada con un dibujo de un sapito y poner la dirección de mail para que lo contacten".
Asimismo, el Demandante alega que el abogado del Demandado se comunicó telefónicamente con éste y le transmitió una desmesurada pretensión económica como condición para ceder el dominio. El Demandado ha negado este hecho, del que no existen pruebas en este procedimiento.
Por otra parte, y de acuerdo con lo explicado en el punto B, el Panel encuentra que el Demandado, al tiempo de registrar el dominio, conocía perfectamente la existencia de la conocidísima cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE". Y como el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio y el dominio es idéntico a la marca del Demandante, el actuar del Demandado configuraría lo que se conoce como "mala fe oportunista" en el registro y uso del dominio, conforme a lo decidido en numerosos precedentes. (Confr. con Caso OMPI No. D2003-0570 "La Unión Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft" y casos allí citados: Caso OMPI No. D2000-1157 "Banca Sella s.p.a. v. Mr. Paolo Parente"; Caso OMPI No, D2000-0163 "Veuve Clicquot Posardin Miason Fondée en 1772 v. Polygenix Group Co.", etc.).Por todas las razones expuestas en los puntos B y C, el Panel encuentra que existen suficientes elementos para inferir que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
En consecuencia, el Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el artículo 4 (a) (iii) de la Política.
C. Pedido de declaración de secuestro a la inversa.
El Demandado solicita que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio (Reglamento, párrafo 15.e), aduciendo que el Demandante ha obrado de mala fe. Sin embargo, además de no haber aportado prueba alguna para sustentarlo, las manifestaciones que realiza en ese sentido, tales como la omisión del Demandante de hacerle llegar un CD al que hace referencia en su demanda, tampoco resultan relevantes para justificar su acusación. En consecuencia, este pedido del Demandado resulta improcedente.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 13 de mayo de 2004
Full & Egal Universal Law Academy