Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
GIOCHI PREZIOSI S.p.A. c. Jnternet sas di Petta Stefano & C. S.a.s.
Case No. D2004-0161
1. Le parti
La Ricorrente � Giochi Preziosi S.p.A., una societ� di diritto italiano con sede in Milano, Italia.
La Resistente � Jnternet sas di Petta Stefano & C. S.a.s., con sede in Olbia, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione � registrato presso la societ� R.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso redatto in inglese, � stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 29 febbraio�2004, via email e l’8�marzo, 2004, in formato cartaceo. Il 2 marzo 2004, il Centro ha trasmesso via e-mail alla R una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 9�marzo 2004, R ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta confermando che la Resistente � indicata come il titolare del nome a dominio, precisando gli estremi completi del nome a dominio ed indicando che la lingua del contratto di registrazione � l’italiano.
Il Centro ha pertanto comunicato alla Ricorrente che la lingua ufficiale della procedura � l’italiano, chiedendo la trasmissione al Centro della traduzione italiana del Ricorso. Il 23 marzo 2004, il Centro ha ricevuto il Ricorso tradotto in italiano a mezzo email ed il 1�aprile�2004, la copia di conferma in formato cartaceo. Il Centro ha verificato la conformit� del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la�“Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le�“Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura � iniziata il 2 aprile 2004. In data 22 aprile 2004, il Centro ha ricevuto la risposta del Resistente dandone conferma alle parti il giorno immediatamente seguente.
In data 6 maggio �2004, il Centro ha invitato il Dr. Luca Barbero a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendogli la richiesta di dichiarazione di accettazione e di dichiarazione di imparzialit� e di indipendenza. Il Collegio in pari data ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialit� e di indipendenza in conformit� con le Norme.
Il Centro, in data 10 maggio�2004, ha nominato il Dr. Luca Barbero Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformit� alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotto la Resistente in merito alla presente procedura.
In considerazione di una memoria supplementare della Ricorrente anticipata a mezzo posta elettronica al Centro ma ricevuta dal Collegio solo il 26 maggio, in data 27�maggio, 2004, � stato emesso un ordine procedurale nel quale si dava atto a) che la memoria supplementare, anticipata a mezzo posta elettronica dal Ricorrente, era stata ricevuta in formato cartaceo dal Collegio solo in data 26 maggio 2004; b) che la Resistente aveva anticipato, con una comunicazione in data 10 maggio indirizzata anche direttamente al Collegio, la produzione di una memoria di replica a tale memoria supplementare del Ricorrente che non risultava tuttavia ancora ricevuta dal Centro; c) che era intenzione del Collegio ammettere e prendere in considerazione la memoria supplementare presentata dal Ricorrente.
Pertanto il Collegio ai sensi del paragrafo 10 (b) delle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, concedeva ulteriori 10 giorni alla Resistente per presentare un’eventuale memoria di replica, precisando che tale memoria avrebbe dovuto essere limitata a replicare esclusivamente alle argomentazioni sollevate dal Ricorrente nella memoria supplementare; ogni eventuale ulteriore osservazione non sarebbe stata comunque presa in considerazione dal Collegio.
Si precisava inoltre che trascorsa tale data, il Collegio avrebbe basato la propria decisione sui documenti effettivamente ricevuti dal Centro e non sarebbero stati ammessi altri documenti o memorie, riservandosi una decisione da pubblicare nei 10 giorni successivi.
In data 6 giugno la Resistente anticipava a mezzo posta elettronica al Centro la propria memoria della quale non era stata ricevuta la copia di conferma a mezzo posta. A seguito di una comunicazione del Collegio attraverso il Centro in data 17 giugno 2004, nella quale si richiedevano delucidazioni sul mancato invio della copia di conferma, la Resistente informava il Centro che la copia di conferma non era stata inviata alla luce della “scelta della posta elettronica come mezzo di comunicazione”. Il Collegio fissava di conseguenza il termine per la presentazione della propria decisione al 28�giugno�2004.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente opera nel settore della produzione e commercializzazione di giocattoli ed � titolare di registrazioni di marchi depositati e/o registrati in Italia ed in altri paesi per GIOCHI PREZIOSI.
La Resistente ha registrato il dominio il 18 marzo 2003.
In accordo con quanto previsto dall’articolo�11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione e pertanto la presente procedura � condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente Giochi Preziosi S.p.A. � presente sul mercato da 25 anni ed � attiva nel settore della produzione e distribuzione di giocattoli e prodotti innovativi.
La Ricorrente � titolare dei seguenti marchi registrati: registrazione italiana (nella classe 28) per “GIOCHI PREZIOSI e figura” Nr. 534419 registrata in data 20.9.1990; registrazione italiana (nelle classi 9,15 e 28) per “GIOCHI PREZIOSI e figura” Nr. 547513 registrata il 23.7.1991. Registrazione internazionale (nelle classi 9,15 e 28) per “GIOCHI PREZIOSI e figura” Nr. 574779 regolarmente estesa ad Algeria, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Bulgaria, Cina, Egitto, Spagna, Francia, Ungheria, Liechtenstein, Marocco, Principato di Monaco, Portogallo, Corea, Romania, Sudan, Svizzera, Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, Kazakhstan, Bielorussia, Russia, Vietnam, Serbia e Montenegro, Macedonia e Uzbekistan. Il marchio “GIOCHI PREZIOSI e figura” � altres� stato oggetto di registrazione in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Irlanda, Georgia, Giappone, Grecia, Hong Kong, Malta e Messico, come da elenco prodotto nella documentazione presentata al Centro insieme al ricorso.
Il Collegio viene informato che il marchio “GIOCHI PREZIOSI” � famoso in Italia, in Europa e nel mondo intero e che tale marchio � utilizzato per diversi generi di beni – specialmente per giocattoli e giochi quali giochi da tavolo, giochi con palla, giochi d’acqua, giochi intellettuali. Il marchio gioca altres� sul doppio significato della parola “Preziosi” che, oltre al significato letterale di “preziosi”, coincide anche con il cognome del fondatore della Societ�: Enrico Preziosi.
La Ricorrente aveva regolarmente registrato i nomi a dominio sin dal 1997, e successivamente , e producendo al Collegio copia degli estremi delle registrazioni originarie. Secondo la Ricorrente, la Resistente, avendo notato che la registrazione del nome a dominio in oggetto non era stata rinnovata, ha deciso di registrare in data 18 marzo 2003.
Secondo la Ricorrente, la Resistente non pu� accampare diritti n� vantare interessi legittimi in relazione al nome a dominio in esame in quanto non � conosciuta n� � mai stata nota nel normale corso degli affari con il nome di Giochi Preziosi.
La Ricorrente osserva che l’attuale campo d’attivit� della Resistente non appare chiaro, ma informa il Collegio che dalla disamina della visura estratta dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Sassari, � possibile presupporre che la Resistente fornisca servizi per il web, allegando copia di tale documentazione.
La Ricorrente osserva che il nome a dominio contestato era puntato su alcune pagine Internet dove si trovava la pubblicit� di una diretta concorrente della Ricorrente e segnatamente una Societ� italiana denominata “PlastWood s.r.l.” con sede a Calangianus (Sassari), Italia.
L’attivit� di PlastWood consiste nella produzione, nella vendita e nella distribuzione di giocattoli e giochi sul mercato internazionale. La Ricorrente informa il Collegio che il principale prodotto di Plastwood � un gioco magnetico denominato “Supermag”. Una copia corretta e fedele delle pagine web in questione � stata prodotta in allegato al ricorso.
La Ricorrente osserva che il prodotto “Supermag” commercializzato dalla Resistente � de facto pressoch� identico ad un giocattolo chiamato “Geomag” e distribuito in esclusiva dalla Ricorrente in Italia, come da contratto di distribuzione allegato al Ricorso e documentazione attestante la somiglianza fra i due prodotti anch’essa allegata. La ricorrente evidenzia pertanto al Collegio il rapporto di concorrenza diretta con la Plastwood Srl, precisando alcuni volumi di affari nel settore, atti ad indicare la rilevanza del mercato del giocattolo in Italia e nel mondo.
La Ricorrente osserva che la Resistente non � n� � mai stata contraddistinta pubblicamente dal nome a dominio in esame, n� da un marchio correlato a giocattoli generici e/o magnetici, e conclude pertanto che non esiste alcuna evidenza che la Resistente stessa possa avere alcun interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato ovvero al nome corrispondente a tale nome a dominio.
In relazione alla registrazione ed uso in malafede, la Ricorrente osserva che la Resistente ha costruito un sito Internet ed ha situato la pubblicit� di un concorrente diretto del Ricorrente, affinch� tale sito apparisse come il sito ufficiale del concorrente.
Secondo la Ricorrente, la Resistente ha quindi registrato un nome a dominio identico al marchio registrato al fine di venderlo alla Ricorrente stessa ovvero ad un suo concorrente (probabilmente a PlastWood) per fini economici speculativi rispetto al concreto costo attribuibile al nome a dominio.
Come prova della malafede, la Ricorrente produce in allegato una comunicazione del Resistente in data 29 ottobre 2003, indirizzata ad una dipendente della Ricorrente nella quale viene proposto il trasferimento del nome a dominio in questione a fronte di un corrispettivo di 15.000 €. Il Collegio viene informato che sul nome a dominio era stato instaurato in Italia anche un procedimento in sede cautelare terminato in data 11 dicembre 2003, ai sensi del quale la Resistente si � impegnata a rimuovere i contenuti del sito connesso al nome a dominio in oggetto e a non vendere detto nome a dominio a terzi fino alla fine di giugno del 2004.
La Ricorrente informa quindi il Collegio che il presente procedimento � stato instaurato in considerazione del fatto “che al giudice italiano in sede cautelare non � permesso ordinare il trasferimento del nome a dominio ma solo di vietarne l’abuso o l’uso improprio”, che “sussiste ancora un rilevante danno per la Ricorrente poich� i navigatori della rete … vengono deviati su un sito … inattivo” e che “l’obbligazione assunta dal Resistente scadr� presto”.
La Ricorrente afferma che anche la detenzione passiva del nome a dominio in oggetto implica malafede, dal momento che la Resistente non pu� utilizzarlo senza violare i diritti connessi al marchio registrato dal Ricorrente.
La Ricorrente deduce infine che - alla luce dell’utilizzo del nome a dominio in malafede descritto nei paragrafi precedenti, “o la Resistente mantiene il nome a dominio in oggetto al fine di venderlo al miglior acquirente (probabilmente allo stesso Ricorrente ovvero ad un concorrente diretto) ovvero la Resistente “intende ostacolare l’esercizio legittimo dei diritti del Ricorrente”.
Nella memoria supplementare ricevuta dal Collegio in data 26 maggio 2004, la Ricorrente ha prodotto, in risposta all’eccezione del Resistente in merito alla documentazione fornita a prova dell’esistenza di registrazioni del marchio GIOCHI PREZIOSI in altri paesi, i certificati di registrazione nazionale del marchio in Argentina, Brasile, Irlanda, Geogia, Giappone, Grecia, Hong Kong, Messico, Malta, Portogallo, Spagna, Venezuela.
La Ricorrente informa il Collegio che la Resistente era peraltro gi� a conoscenza di tali registrazioni, avendo “Giochi Preziosi Spa” prodotto tali certificati agli atti della procedura cautelare, svoltasi davanti al Tribunale di Milano.
La ricorrente eccepisce inoltre le considerazioni della Resistente secondo cui il marchio complesso registrato “Giochi Preziosi” troverebbe il proprio “cuore” nella bambola stilizzata, e rileva come sia in ogni caso rilevante anche l’indebita appropriazione della parte verbale del marchio “Giochi Preziosi”, confutando la tesi della genericit� della parola Preziosi in quanto - fra l’altro - corrispondente al cognome del fondatore dell’azienda.
In ordine infine alla malafede nell’intraprendere la presente procedura, la Ricorrente reitera come sia stata un’iniziativa della Resistente richiedere una somma di denaro per il trasferimento del nome a dominio in oggetto e come l’azione legale in via cautelare “sia stata intrapresa proprio perch� da parte di “Giochi Preziosi Spa” non � stato mai dato alcuno spazio ad una trattativa volta al riconoscimento di un diritto di cui � evidentemente titolare”.
La Ricorrente ribadisce come proprio la richiesta di denaro da parte della Resistente tradisca “in maniera lampante l’intento speculativo che anima e continua ad animare controparte, che a questo punto tenta maldestramente di ribaltare sulla ricorrente l’origine delle proprie improvvide richieste monetarie” fondate sull’indebito sfruttamento dei segni distintivi dell’azienda altrui.
La Ricorrente evidenzia infine come ricopra valore confessorio, anche sotto il profilo della gravit� della malafede, la ribadita volont� di mantenere il sito facente capo al nome a dominio e di usarlo in spregio a tutte le pi� volte contestate violazioni dei diritti di “Giochi Preziosi Spa”, che tale illecito utilizzo potrebbe ancora provocare.
In relazione alle domande cautelari davanti al Tribunale di Milano, la Ricorrente osserva che sono state rinunciate perch� sono state soddisfatte direttamente da controparte, “nei limiti in cui le medesime sono state ritenute proponibili in sede cautelare dal Giudice adito …, ritenendosi la reintestazione definitiva del sito materia di causa di merito a cognizione ordinaria” ovvero della procedura arbitrale intrapresa.
La Ricorrente puntualizza che “il riconoscimento – nemmeno spontaneo, essendo avvenuto solo nel corso della procedura giudiziaria - delle richieste cautelari di “Giochi Preziosi Spa”, per quanto attiene alla rimozione dei contenuti e alla sostanziale “neutralizzazione” del sito Internet “www.” … � stato dunque ottenuto nel pi� volte citato accordo ma solo a tempo determinato, mentre � ferma intenzione di Giochi Preziosi di inibire per sempre a Jnternet, come a qualsiasi altro soggetto, l’utilizzo del nome a dominio ”.
B. Resistente
La Resistente in primo luogo sostiene la tesi che il nome a dominio sia composto da due parole nella lingua italiana di uso comune, non originali, descrittive dei beni venduti,”� evidente che non si pu� pretendere l’uso esclusivo di queste due parole”.
La Resistente evidenzia inoltre come il marchio di titolarit� del Ricorrente non sia costituito solo da queste due parole ma, altres�, da un elemento grafico raffigurante l’immagine stilizzata di una bambola e che tale elemento grafico rappresenta, a suo avviso, il cuore del marchio in quanto ne � l’unico vero elemento distintivo e non considera rilevante il fatto che “Preziosi” sia il cognome del proprietario in quanto tale “cognome � comune ad una moltitudine di persone”.
La Resistente, asserisce che l’elenco dei marchi registrati prodotto dalla Ricorrente “non possa essere considerato prova della notoriet� della Ricorrente per la semplice ragione che � stato lo stesso soggetto a predisporre detti documenti” indicando che “� naturale che la prova della notoriet� non possa essere raggiunta con prove costituite dal ricorrente medesimo”.
La Resistente confuta inoltre la dichiarazione del Ricorrente in ordine all’estensione della protezione del marchio “GIOCHIPREZIOSI” osservando che sono stati allegati i certificati di registrazione dei soli marchi italiani, mentre, in relazione agli altri marchi non viene allegata alcuna certificazione, ma solamente un elenco. La Resistente indica al Collegio di ritenere che la Ricorrente “abbia provato la titolarit� unicamente dei marchi italiani perch� la registrazione di marchi deve essere provata attraverso l’esibizione dei certificati di registrazione e senz’altro non attraverso l’esibizione di una lista predisposta dallo stesso ricorrente, o da un suo consulente”.
La Resistente informa inoltre il Collegio che “ha intenzione di utilizzare il sito e, anche attualmente, ha intenzione di usare il nome a dominio”, osservando come la Resistente abbia, ancor prima dell’inizio della procedura, preparato il sito corrispondente al nome a dominio per la vendita dei prodotti.
Il Collegio viene informato che - ad avviso della Resistente - la presente procedura arbitrale � stata iniziata al fine di colpire non la Resistente ma la societ� Plastwood che � concorrente di GIOCHI PREZIOSI, concludendo che ha pertanto intrapreso la procedura in malafede. La Resistente quindi osserva che � vero che ha fatto una richiesta di denaro per la vendita del nome a dominio, tuttavia, “poich� GIOCHI PREZIOSI era consapevole che il nome a dominio (rectius ) non poteva essere traferito, ha iniziato la negoziazione con la Resistente per il trasferimento del nome a dominio, che � terminata con la proposta di vendita del nome a dominio”.
Si rende quindi noto al Collegio che mentre da un lato la Resistente – ad avviso di quest’ultima - “in buona fede, stava conducendo la trattativa” la Ricorrente stava, invece, preparando l’azione legale in quanto successivamente alla e-mail del 29�ottobre�2003, la Ricorrente aveva richiesto al giudice del Tribunale di Milano un provvedimento d’urgenza per ottenere l’assegnazione del nome a dominio.
Il Collegio viene informato inoltre che la Resistente, in considerazione del contenzioso esistente fra la Plastwood e la Ricorrente, “in totale buonafede, essendo estranea alla vicenda tra Plastwood e Giochi Preziosi, che la accusava di fare concorrenza vendendo prodotti simili sul sito ” (rectius ), su richiesta della Ricorrente si � offerta spontaneamente di rimuovere dal sito Internet ogni contenuto impegnandosi a non vendere il nome a dominio fino al 30 giugno 2004.
Secondo la Resistente, la presente procedura � stata iniziata in malafede abusando della Policy e delle Norme al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio in esame facendo riferimento e riportando - a beneficio del Collegio - ampie citazioni sia del verbale di udienza del giudice del Tribunale di Milano adito che del testo del ricorso, che non � stato tuttavia prodotto dalla Resistente.
La Resistente osserva infine che la presente procedura � stata “usata in malafede per ottenere risultati che nulla hanno a che vedere con la Policy di ICANN” e sostiene che la Ricorrente abbia fornito al Collegio “una ricostruzione non vera dei fatti allo scopo di ottenere l’assegnazione del nome a dominio”.
Nella replica alla memoria supplementare presentata dalla Ricorrente in data 26�maggio�2004, inviata dalla Resistente in data 6 giugno solo a mezzo posta elettronica al Centro, vengono indicati come irrilevanti i richiami alla giurisprudenza in materia di segni distintivi, eccependone anche l’assenza della citazione degli estremi. La Resistente insiste nelle tesi gi� esposte in ordine alla genericit� della parte verbale del marchio ed alla centralit� del cuore del marchio.
La Resistente lamenta ancora l’assenza di una spiegazione della Ricorrente delle motivazioni per le quali si fosse abbandonato il procedimento davanti al Tribunale di Milano.
Infine, in merito alla affermazione della ricorrente, secondo la quale il comportamento della Resistente consistente nel ribadire la volont� di mantenere il sito facente capo al nome a dominio sia una prova di malafede, la Resistente dichiara che tale “comportamento non possa qualificarsi come prova di malafede, bens� come legittimo interesse al domain name”.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio � identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti;
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio � stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identit� o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha documentato adeguatamente di essere titolare di registrazioni per il marchio GIOCHI PREZIOSI producendo numerose copie di registrazioni nazionali ed all’estero e del Marchio Internazionale, quale ad esempio la registrazione italiana nella classe 28 per “GIOCHI PREZIOSI e figura” N. 00814071 rinnovazione di una prima domanda risalente al 18 dicembre 1987.
Il Collegio osserva che ai fini della presente procedura non ha alcuna rilevanza se il marchio in esame goda o meno di rinomanza ma solo il fatto che sia validamente registrato in almeno una nazione e che la Resistente ne fosse, o potesse esserne, a conoscenza al momento della registrazione, circostanza particolarmente evidente nei casi in cui le parti sono residenti nello stesso Stato.
Il Collegio decide che il nome a dominio � identico al marchio della Ricorrente, considerando ininfluente ogni rilievo in ordine al cuore del marchio ed alla lamentata genericit� della parte verbale, che invero corrisponde - nel caso di specie – anche alla denominazione sociale della Ricorrente e contiene il cognome del fondatore della stessa.
Parimenti irrilevante sotto il profilo dell’identit� o somiglianza � il suffisso “.com” in quanto caratteristico del primo livello di uno dei principali domini e meramente funzionale all’utilizzo del nome a dominio stesso in Internet.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile con un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che la Resistente non goda di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. La Resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l’onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall’articolo 4(c) della Policy, pu� stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:
a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si � preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede; oppure;
b) che � conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure;
c) che del nome a dominio intende fare un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare ingannevolmente la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.
La Resistente non appare avere alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente che, a sua volta, non ha concesso in licenza n� in altro modo autorizzato la Resistente ad utilizzare tale segno distintivo o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio costituito o comprendente il marchio GIOCHI PREZIOSI.
La Resistente non risulta fare o aver fatto alcun legittimo uso del nome a dominio per alcuna propria attivit� commerciale o non commerciale, n� l’uso realizzato in passato descritto e documentato nel testo del ricorso con pagine web ove venivano pubblicizzati prodotti di un diretto concorrente della Ricorrente, costituisce - ad avviso del Collegio - un uso in buona fede senza l’intento di sviare ingannevolmente la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio .
C. Registrazione e Uso in Malafede
Ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell’uso del nome a dominio in malafede:
i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato o ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato alla Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente della Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente collegati al nome a dominio; oppure;
ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure;
iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure;
iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni on-line, creando una probabilit� di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.
In merito alla conoscenza del marchio GIOCHI PREZIOSI al momento della registrazione del nome a dominio in esame, il Collegio osserva che sia nella risposta al Ricorso che nella successiva replica finale alla mozione supplementare presentata dalla Ricorrente, non viene fatto alcun cenno ad una valida motivazione che potesse avere indotto il Resistente a registrare il nome a dominio in esame, in risposta alla registrazione del nome a dominio in mala fede sostenuta dalla Ricorrente.
Inoltre l’effettivo uso del nome a dominio posto in essere dalla Ricorrente per pubblicizzare prodotti di un diretto concorrente su un sito corrispondente al marchio ed al nome di una delle principali aziende del settore italiane, � idoneo a provare la conoscenza del marchio GIOCHI PREZIOSI che � stato anche oggetto da molti anni di intenso uso nella pubblicit� e nel commercio in Italia, ove la Resistente risiede.
Il Collegio, concordando con quanto ripetutamente affermato in precedenti decisioni, ribadisce che la conoscenza dei marchi della Ricorrente al momento della registrazione di un nome a dominio, costituisce un elemento da cui poter dedurre la malafede della Resistente; in tal senso si veda Expedia, Inc. v. European Travel Network, Caso OMPI No. D2000-0137; Infospace, Inc. v. Siavash Jimmy Behain, et al., Caso OMPI No. D2000-1631 (…un fattore che denota l’uso in malafede � la conoscenza da parte del Resistente dei marchi della Ricorrente); Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell, Caso OMPI No. D2000-0038 (la conoscenza dei marchi della Ricorrente al tempo della registrazione di un nome a dominio confondibile con quei marchi � prova della malafede del Resistente).
In merito all’uso in malafede il Collegio ritiene il paragrafo 4(b)(i) della Policy applicabile nel caso in esame in considerazione del fatto che la Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di venderlo alla Ricorrente per un importo pari a 15.000 €, come si evince dalla copia della corrispondenza in data 29�ottobre 2003, allegata al Ricorso, un corrispettivo chiaramente superiore ai costi documentati direttamente collegati al nome a dominio.
Ulteriore circostanza idonea a provare la malafede si riscontra nel fatto che, fino al ricorso alla magistratura ordinaria ed al verbale di causa dell’11 dicembre 2003, l’indirizzo Internet “” corrispondente al nome a dominio in esame, era effettivamente utilizzato dalla Resistente per un sito ove veniva pubblicizzato un prodotto della concorrente Plastwood S.r.l., venivano riprodotti i loghi della Plastwood Srl, inserito come riferimento l’indirizzo di posta elettronica della concorrente, come da copia delle relativa pagine Internet allegate al ricorso.
Il Collegio ritiene che tale condotta della Resistente, integri gli estremi di un intenzionale tentativo di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet su una collocazione on-line, creando una probabilit� di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito, ai sensi del paragrafo 4(b)(iv) della Policy. Alla luce delle circostanze che precedono, il Collegio ritiene che anche l’ultimo dei requisiti di cui all’articolo 4 (a) (iii) della Policy sia stato provato e che pertanto si deve concludere che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.
7. Decisione
In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene che (a) il nome a dominio sia identico ai marchi della Ricorrente; (b) la Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio; e che (c) il nome a dominio sia stato registrato ed utilizzato dalla Resistente in malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio venga trasferito alla Ricorrente.
Dr. Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 28 giugno,�2004
Full & Egal Universal Law Academy