WIPO Domain Name Decision D2004-0257 for isban.com, isban.net, isban.org

Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ingenier�a de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Ra�l Guti�rrez

Case No. D2004-0257

1. Las Partes

1.1 Demandante: INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. (ISBAN), con domicilio social, en la Avenida de la Gran V�a de Hortaleza n� 3, 28043 Madrid, Espa�a.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D.�Tom�s Santoro Garc�a de la Parra, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: D. RA�L GUTIERREZ, con domicilio en calle Gran V�a n� 86, 28013 Madrid (Espa�a), representado por D�a. Paz Mart�n, Abogado, como se indica en la contestaci�n a la demanda.

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , e .

2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio," en adelante la "Pol�tica," seg�n fue adoptada por ICANN el 26�de�agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento," fue presentada por v�a electr�nica ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, en adelante, "el Centro," el d�a 5�de�abril�de�2004, acus�ndose recibo por el Centro el d�a 6�de�abril�de�2004.

3.2 La verificaci�n registral se efectu� el 7�de�abril�de�2004. El 19 abril�de�2004, se notific� la demanda al demandado. El demandado procedi� a responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 7�de�mayo�de�2004.

3.3 El 24�de�mayo�de�2004, el Centro se dirigi� a Mar�a Baylos para solicitar su declaraci�n de aceptaci�n e independencia para actuar como �nico panelista en este procedimiento administrativo, lo que acept� con fecha 26�de�mayo, resultando designada, una vez recibida dicha declaraci�n, el 27�de�mayo�de�2004.

3.4 El 2�de�junio�de�2004, el Centro comunic� a las partes la Orden de Procedimiento de la misma fecha por la que se solicitaba al demandante que modificara por escrito la identidad de la parte demandada, toda vez que �sta deb�a dirigirse contra la persona titular de los nombres de dominio, y no contra el administrador. En fecha 7�de�junio�de�2004, el demandante dirigi� escrito al Centro cumpliendo con lo requerido e identificando al demandado como D. Ra�l Guti�rrez.

3.5 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razon� la procedencia de la lengua espa�ola como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya opuesto; antes bien, ha presentado la contestaci�n tambi�n en espa�ol. Teniendo en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia espa�olas y que los documentos se presentaron en esta lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el art�culo 11.a) del Reglamento, estima que el espa�ol debe ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La demandante es titular de numerosos registros espa�oles de marca constituidas exclusivamente por la denominaci�n "ISBAN," as� como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9�de�la demanda, cuya situaci�n de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, comprobando, adem�s, que todos ellos fueron solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado e (23�de�agosto�de�2002), y todos menos uno solicitados y concedidos con anterioridad al dominio (20�de�enero�de�2003), como puede apreciarse en la siguiente relaci�n:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 20�de�febrero�de�2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 20�de�febrero�de�2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el�23�de�julio�de�2003 y concedida el 14�de�enero�de�2004.

La demandante es asimismo titular del nombre de dominio , desde el�13�de�septiembre�del�2002, como el Panel ha tenido ocasi�n de comprobar en consulta a la p�gina web "."

4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuesti�n es D.Ra�l Guti�rrez, con domicilio en la calle Gran V�a 86, en Madrid, (28013) y es quien actualmente ostenta los nombres de dominio cuya transferencia se solicita, seg�n consta en los documentos n�meros 1, 2 y 3�de�la demanda, donde figura como fecha de registro el 23�de�agosto�de�2002 para los dominios e y el 20�de�enero�de�2003 para el dominio .

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante b�sicamente alega:

- Que es una entidad de derecho privado, constituida el 17�de�mayo�de�2002, como sociedad unipersonal del BANCO ESPA�OL DE CR�DITO, S.A., cuyo objeto social consiste en el desarrollo, mantenimiento y comercializaci�n de soluciones de software y hardware, as� como de tecnolog�as de la informaci�n y telecomunicaciones, para todo tipo de actividades econ�micas y espec�ficamente para entidades financieras.

- Que en junio�de�2002, se procedi� a otorgar escritura de ampliaci�n de capital social de esta entidad cuyas participaciones sociales fueron suscritas �ntegramente por el Banco Santander Central Hispano, S.A., primera entidad financiera de Espa�a y segunda de la Zona Euro, con una presencia l�der en Europa y Latinoam�rica.

- Que, esta entidad es una sociedad que da cobertura asistencial, de mantenimiento y conservaci�n del software bancario del "Grupo Santander" y todas sus empresas, y que adem�s presta sus servicios en el mercado a otras empresas no pertenecientes al Grupo Santander.

- Que la sociedad INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. es titular de seis marcas nacionales y resultan todas ellas id�nticas o confusamente similares con los nombres de dominio , e ya que todas consisten en el distintivo "ISBAN" o bien "ISBAN One," ambos fon�ticamente id�nticos.

- Que las mencionadas marcas constituyen el nombre comercial utilizado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., y as� tanto el p�blico en general como las empresas del sector, vinculan la actividad y servicios de ISBAN con su propietario.

- Que adem�s, la marca "ISBAN" coincide como acr�nimo con su raz�n social: "INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.."

- Que tal y como se desprende del Documento 10, en la p�gina web instalada en el dominio puede encontrarse toda la informaci�n adicional publicada en los principales diarios econ�micos y de informaci�n general espa�oles en los que se denomina y reconoce por la marca "ISBAN" el proyecto empresarial y la prestaci�n de servicios prestada por INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que con los Documento 12 a 20 aportados junto con su escrito de demanda, se acredita el uso notorio de la marca "ISBAN" en el mercado, as� como el valor distintivo de los servicios prestados por el demandante, y su uso continuado al ser empleada en m�ltiples campa�as publicitarias.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., tiene derecho exclusivo a utilizar la marca "ISBAN," y as� evitar que se asocien err�neamente determinadas actividades y servicios con una empresa de la que no provienen.

- Que resultan de la aplicaci�n no s�lo La Pol�tica y Reglas de resoluci�n de conflictos de nombres de dominio, sino tambi�n las reglas complementarias de la pol�tica de resoluci�n de disputas de la OMPI, las normas de Derecho Internacional que Espa�a ha ratificado, el Convenio de Par�s para la protecci�n de la Propiedad Industrial, de 20�de�marzo�de�1983, y sus modificaciones posteriores, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, as� como la legislaci�n espa�ola, (Ley�32/1988�de�10�de�noviembre�de�1988, de Marcas; Ley 11/1986�de�20�de�marzo�de�1986�de�Patentes y Ley 3/1991�de�Competencia Desleal de 10�de�enero�de�1991).

- Que el demandado hace un uso ileg�timo de la marca "ISBAN," procurando que se produzca el efecto de confusi�n al incorporar en grandes caracteres la denominaci�n "I.S.B.A.N.," lo que evidencia la mala fe del demandado puesto que su raz�n social no coincide en absoluto con dicha marca.

- Que el demandado, no tiene ning�n derecho ni inter�s leg�timo respecto a los nombres de dominio en cuesti�n y que dada la notoriedad de la marca "ISBAN," la elecci�n del mismo y su registro no se deben a un acto involuntario y casual.

- Que el hecho de que el dominio territorial haya sido registrado por INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no hace sino demostrar la notoriedad de "ISBAN" en el territorio espa�ol.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. no ha concedido autorizaci�n o permiso, como leg�timo titular de la marca, a personas f�sicas o jur�dicas para hacer uso de su marca "ISBAN."

- Que ya ha transcurrido casi dos a�os desde el registro de los nombres de dominio y , sin que hasta la fecha hayan sido utilizados lo que hace pensar que la �nica intenci�n del titular del nombre de dominio al registrarlo fue, o tratar de conseguir alg�n beneficio econ�mico, o impedir al leg�timo titular de la marca ejercitar su actividad en la Red.

- Que es impensable que el titular del dominio haya sido conocido con anterioridad por el nombre "ISBAN," entidad que es sobradamente conocida a nivel nacional e internacional.

- Que se evidencia la mala fe del demandado al dar de alta los nombres de dominio e , unos meses despu�s de que distintos medios de comunicaci�n anunciasen el lanzamiento de "ISBAN," es decir el 23�de�agosto�de�2002 (Documentos n� 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), por lo que resulta dif�cilmente cre�ble que desconociera las marcas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

- Que la actuaci�n del demandado da�a los intereses de INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L., ya que el registro de los dominios , e , le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en la red.

- Que el demandado, registrando el nombre de dominio "ISBAN" pretende aprovecharse de su fuerza y proyecci�n publicitaria para, en un futuro, poder atraer usuarios a su p�gina web (que en la actualidad no se encuentra desarrollada), con lo que se produce tanto una reducci�n del poder distintivo y publicitario de la marca, como una diluci�n de su poder de atracci�n de los consumidores, (dilution), que perjudica gravemente el derecho de INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. a identificarse en la red a trav�s de su marca.

- Que nos encontramos frente a un caso, de apropiaci�n indebida del nombre de una marca notoriamente conocida, en perjuicio de su leg�timo propietario, INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

- Que en consecuencia, solicita la transferencia de los nombre de dominio , e a favor de INGENIER�A DE SOFTWARE BANCARIO, S.L.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente:

- Que reconoce que la demandante es titular de marcas registradas que coinciden con los nombres de dominio.

- Que el Derecho marcario espa�ol al que el demandante apela en su demanda, no es aplicable a la presente controversia por tratarse de un foro regido por un procedimiento propio y una normativa espec�fica como es la Pol�tica Uniforme de Resoluci�n de Controversias de ICANN.

- Que el demandado si tiene intereses leg�timos sobre los nombres de dominio.

- Que solicit� y pag� puntualmente los nombres de dominio en conflicto consciente de que el t�rmino ISBAN ni pertenec�a a nadie, ni estaba registrado ni identificaba a una entidad con ese nombre.

- Que tiene inter�s leg�timo en la medida en que entre los proyectos de D. Ra�l�Guti�rrez y de la compa��a NCSS, S.L. se encontraba crear un negocio denominado INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN) y en prueba de ello acompa�an como Documento 2 certificaci�n del Registro Mercantil, de solicitud de la citada denominaci�n.

- Que la demandante no era conocida por dicho nombre cuyas siglas no corresponden exactamente con las iniciales de su negocio y cuya primera aparici�n en prensa bajo el nombre ISBAN se produce m�s de un a�o despu�s de la solicitud de los dominios y nueve meses despu�s de que se solicitara la reserva del nombre de la sociedad INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. en el Registro Mercantil.

- Que s�lo y por �nica vez aparece el t�rmino ISBAN el 16�de�septiembre�de�2003 en dos diarios econ�micos.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados ni se utilizan de mala fe y fueron registrados mucho antes de saber de la existencia de la demandante.

- Que ni siquiera el nombre ISBAN se deduce de las siglas de la denominaci�n de la demandante puesto que �stas ser�an IDSB.

- Que la demandante pretende apropiarse con mentiras de unos dominios que por derecho propio le corresponden a D. Ra�l Guti�rrez y en el futuro a la compa��a que constituya con el nombre para ello elegido.

- Que no existe ni un solo documento, ni un solo gesto por parte de D. Ra�l Guti�rrez que haga pensar remotamente en un registro de dominios de mala fe.

- Que es incierto que la marca ISBAN sea conocida.

- Que es incierto que el demandante se vea privado de su presencia en Internet puesto que opera bajo un dominio .es: ISBAN.ES con una p�gina web activa y que aparentemente funciona desde 2003.

- Que resulta falsa la afirmaci�n del demandante sobre que sea p�blico y notorio que ISBAN sea una marca notoriamente conocida puesto que, ni se prueba la notoriedad, ni ISBAN es una entidad conocida.

- Que el nombre de dominio ISBAN no va a asociarse por los usuarios con INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO puesto que ISBAN no es una marca notoria y carece de "fuerza publicitaria" seg�n pretende la parte contraria.

- Que el demandante y el demandado no compiten entre s� puesto que las actividades a las que se dedican demandado y demandante son diversas y nada tienen que ver.

- Que los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado de manera intencionada para atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante y que el demandante pretende minusvalorar a los internautas que saben distinguir entre un dominio y otro.

- Que el demandado ha actuado dentro de la m�s estricta legalidad puesto que los dominios registrados no pertenec�an a nadie.

- Que estamos ante lo que se denomina por la doctrina CIBERPIRATER�A INVERSA puesto que el titular de una marca pretende obtener todos los nombres de dominio id�nticos o similares a su marca por encima de quien sea y a cualquier coste.

- Que INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. solicit� a Ra�l Guti�rrez que vendiera sus dominios y ante su negativa, amenazaron al Sr. Guti�rrez con quitarle los dominios "por las buenas" o "por las malas."

- Que solicita la desestimaci�n de la demanda interpuesta de contrario y que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la Pol�tica y en el propio Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad espa�ola y que sus registros de marca son espa�oles y que el demandado es tambi�n de nacionalidad y residencia espa�olas, son de especial atenencia (pese a los argumentos del demandado en sentido contrario), junto con las Reglas de la Pol�tica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espa�ol.

6.2. Consideraciones previas

Las Leyes espa�olas y los Tratados Internacionales que rigen en materia de marcas son aplicables al presente caso como se ha indicado en al apartado 6.1.

(a) En concreto y dado que demandante y demandado son espa�oles y se trata de marcas espa�olas, ser� de aplicaci�n la Ley 17/2001, de Marcas, y no como argumenta el demandado la Ley 32/1988. Y ello en virtud de lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria Segunda de la Ley 17/2001.

a.1) En lo que se refiere a la adquisici�n del derecho de marca, el art. 2.1�de�la Ley 17/2001 dispone que:

"el derecho sobre la marca se adquiere por el registro v�lidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley."

a.2) Otra de las formas de adquisici�n del derecho de marca viene regulada en el art�culo 8�de�la Ley 17/2001, que establece la regulaci�n de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

"8.1. No podr� registrarse como marca u signo que sea id�ntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser �stos notorios o renombrados en Espa�a, el uso de esa marca pueda indicar una conexi�n entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

"8.3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el p�blico en general, se considerar� que los mismos son renombrados y el alcance de la protecci�n se extender� a cualquier g�nero de productos, servicios o actividades."

a.3) El art�culo 34�de�la Ley de Marcas 17/2001 (T�tulo V), regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en Espa�a. As�, el referido art�culo�34.2,�en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicaci�n telem�tica y como nombre de dominio."

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca espa�ol puede acudir a los Tribunales ordinarios espa�oles a reclamar la anulaci�n del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El art�culo 6 bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, establece la regulaci�n de las marcas notorias registradas. As�:

"Los pa�ses de la Uni�n se comprometen, bien de oficio, si la legislaci�n del pa�s lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de f�brica o de comercio que constituya la reproducci�n, imitaci�n o traducci�n, susceptibles de crear confusi�n, de una marca que la autoridad competente del pa�s de registro o del uso estimare ser all� notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos id�nticos o similares. Ocurrir� lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducci�n de tal marca notoriamente conocida o una imitaci�n suscetible de crear confusi�n con �sta."

c) Por �ltimo, resulta de aplicaci�n lo establecido en el apartado 2 del art�culo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establece que:

"El art�culo 6 bis del Convenio de Par�s se aplicar� mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de f�brica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomar�n en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del p�blico, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoci�n de dicha marca."

6.3 Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Pol�tica Uniforme

El art�culo 4.a) de la Pol�tica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 An�lisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.

La demandante ha probado que es titular de diversas marcas espa�olas consistentes en la denominaci�n "ISBAN" o "ISBAN One" aportando para ello Certificaciones y t�tulos de propiedad de sus marcas.

En el ejercicio de la estimaci�n del eventual riesgo de confusi�n existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las caracter�sticas peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios cl�sicos establecidos para la comparaci�n entre marcas.

En este sentido, el principio de especialidad, elemento b�sico en Derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca s�lo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciaci�n de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red. Por tanto, el derecho exclusivo otorgado al titular de un registro de marca, cuando es aplicado a la presencia de un nombre de dominio en la red, igual o muy similar a la marca, no se encuentra limitado a la clase de productos o servicios distinguidos sino que ha de juzgarse observando si existe confundibilidad en el aspecto exclusivamente denominativo.

Asimismo, en la comparaci�n entre la marca y el nombre de dominio, la inclusi�n en �ste de las part�culas ".com," ".net," ".org," etc., indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificaci�n en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta �nicamente centrar� su atenci�n en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, la comparaci�n ha de centrarse entre las denominaciones "ISBAN" e "ISBAN One," marcas de la demandante, con respecto a los nombres de dominio , e . La identidad entre dichas denominaciones, no ofrece duda alguna, sin que sean necesarios mayores razonamientos.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el art�culo�4.a)i) de la Pol�tica.

6.3.2 An�lisis de la posible existencia de derecho o inter�s leg�timo por parte del demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento

Para basar su afirmaci�n de que el demandado carece de derecho o inter�s leg�timo, la demandante alega que aqu�l no posee una marca ni una sociedad constituida con esa denominaci�n, ni se le identifica en el mercado por ese nombre.

En este caso, el Panel ha de partir de la reflexi�n de que el derecho o inter�s leg�timo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el inter�s personal de quien lo registra ni por el empe�o que ponga en alimentar un Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular pod�a acceder a �l sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que �ste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros.

La Pol�tica de ICANN en su art�culo 4.c) y en relaci�n con el art�culo 4.a.ii), establece una serie de circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuaci�n. As�, puede considerarse que existe un derecho o inter�s leg�timo si, antes de recibir la notificaci�n de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso; o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a trav�s del cual efect�a una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o empa�ar el buen nombre de la marca con �nimo de lucro.

Bas�ndose en la informaci�n vertida en este procedimiento, este Panel considera que el demandado no puede ampararse en ninguna de las anteriores v�as que podr�an demostrar inter�s leg�timo o derecho. El demandado se refiere a una iniciativa para desarrollar un nuevo proyecto empresarial bajo la denominaci�n INTERNET SERVICES BUSINESS AND NETWORKS, S.L. (ISBAN). Ese pretendido proyecto s�lo ha sido probado con la reserva de una raz�n social en el Registro Mercantil espa�ol, como demuestra el documento 2 del escrito del demandado. Dicha reserva ya ha expirado por cuanto su duraci�n era de quince meses desde el 21�de�enero�de�2003, y no acredita que se hagan preparativos de uso de los dominios en liza. As� ni la raz�n social es igual a los dominios, ni se han probado esos preparativos de otro modo. S�lo tres p�ginas en Internet (una para cada dominio aqu� enjuiciado) tras m�s de de dos a�os de posesi�n de los registros, y que reza "nuestras nuevas ofertas, pr�ximamente, SOLUCIONES INTEGRALES, I.S.B.A.N," no implica que se haya realizado ning�n esfuerzo en el uso o preparaci�n de uso de los dominios.

Estas consideraciones, llevan a concluir al Panel que se cumple el segundo requisito del art�culo 4.a).ii) de la "Pol�tica Uniforme."

6.3.3 An�lisis de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio , e

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada si concurren o no los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

6.3.3.1 Registro de mala fe

6.3.3.1.1 El conocimiento previo de la marca de la demandante para determinar l a mala fe en el registro

Si bien para el cumplimiento del art�culo 4.a)i) de la "Pol�tica Uniforme" s�lo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que naci� ese derecho, no sucede lo mismo en relaci�n con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el art�culo 4.a)iii) de la "Pol�tica Uniforme" no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registr� el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, �ste habr� de probar que el demandado conoc�a, previamente al registro del nombre de dominio, el derecho del demandante sobre la marca y que aprovech� esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominaci�n conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red. En este sentido es muy ilustrativa la Decisi�n OMPI n�mero D2000-0512 Highlight Communications AG v. Auto System Inc que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad podr�an atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no ser�a susceptible de impugnaci�n. La Decisi�n concluye que, aunque la Pol�tica no lo indique expresamente, ha de estimarse que este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisi�n OMPI D2001-0685 Vidisco, S.L. V. Roberto Manso Esteban, para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominaci�n como dominio, en inter�s propio.

Por tanto, para que el panel pueda establecer una conclusi�n respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio, es necesario examinar la situaci�n de los derechos de la demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el demandado cuando registr� el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas cuestiones:

1. Examen de los derechos de la demandante en el momento del registro de los nombres de dominio

En el apartado 4 anterior se se�alaba que la demandante es titular de cinco registros espa�oles de marca, constituidas exclusivamente por la denominaci�n "ISBAN," as� como de la marca multiclase "ISBAN One," como consta en los documentos 4 a 9�de�la demanda, siendo todos ellos solicitados, aunque no concedidos, en fecha anterior a los dominios del demandado (salvo la marca "ISBAN One," solicitada y concedida con posterioridad al dominio ).

As�, las marcas de la demandante son las siguientes:

- Marca 2.481.994 "ISBAN" (Cl. 9), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 20�de�febrero�de�2003.

- Marca 2.481.995 "ISBAN" (Cl. 16), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 20�de�febrero�de�2003.

- Marca 2.481.996 "ISBAN" (Cl. 35), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.481.997 "ISBAN" (Cl. 36), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.481.998 "ISBAN" (Cl. 38), solicitada el 10�de�junio�de�2002 y concedida el 5�de�noviembre�de�2002.

- Marca 2.551.969 "ISBAN One" (Cl. 9, 16, 35, 36, 38 y 42), solicitada el 23�de�julio�de�2003 y concedida el 14�de�enero�de�2004.

Y los dominios del demandado, fueron solicitados en las siguientes fechas:

- , el 23�de�agosto�de�2002

- , el 23�de�agosto�de�2002

- , el 20�de�enero�de�2003

El registro de los dominios e se realiz� con anterioridad a la concesi�n de las marcas de la demandante, momento en el que no ten�a a�n derecho registral alguno sobre ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al dominio , ese registro fue realizado cuando ya el demandante s� ten�a derechos registrales sobre varias de las marcas "ISBAN" (aquellas concedidas el 5�de�noviembre�de�2002).

Adem�s, el Panel quiere se�alar, como as� han hecho ya numerosas Resoluciones del Centro, que marcas que no exist�an en el momento de registrarse el dominio/los dominios en liza, no pueden servir como base para una reclamaci�n ante el Centro al amparo de la Pol�tica de resoluci�n de controversias del ICANN. Resultan ilustrativas al efecto la siguientes Resoluciones: Decisi�n OMPI N� D2002-1101 PlasmaNet, Inc. v. John Zuccarini; Decisi�n OMPI N� D2000-1369

2. La posible notoriedad de las marcas de la demandante

Por otro lado, el panel estima necesario, adem�s, examinar si en el momento del registro de los nombres de dominio, las marcas de la demandante pod�an tener ya un prestigio adquirido en el sector interesado que le merecedora a la actora de un derecho sobre su denominaci�n como "marca notoria" capaz de impedir a un tercero utilizar esa denominaci�n sin su consentimiento y que supusiera un atentado contra su reputaci�n ya adquirida.

A estos efectos, es de especial importancia el contenido de la Recomendaci�n Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protecci�n de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Uni�n de Par�s para la protecci�n de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la OMPI en la 34� Serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada durante los d�as 20 a 29�de�septiembre�de�1999. En su Parte I, titulada "Determinaci�n de marca notoriamente conocida," el art�culo�2 establece los factores que han de considerarse para juzgar si una marca es notoria. As�, habr� de examinarse:

- el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del p�blico;

- la duraci�n, la magnitud y el alcance geogr�fico de cualquier utilizaci�n de la marca;

- la duraci�n, la magnitud y el alcance geogr�fico de cualquier promoci�n de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentaci�n, en ferias o exposiciones, de los productos a los que se aplique la marca;

- la duraci�n y el alcance geogr�fico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizaci�n o el reconocimiento de la marca;

- la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; el valor asociado a la marca.

Estos factores son pautas para la determinaci�n de la notoriedad de la marca pero no constituyen condiciones previas todas ellas para alcanzar dicha calificaci�n, sino que habr�n de examinarse las circunstancias particulares de cada caso.

En cuanto al sector pertinente del p�blico en el que la marca ha de ser notoria, esta Recomendaci�n establece:

- los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- las personas que participan en los canales de distribuci�n del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- los c�rculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Expresamente, se indica que no debe exigirse que la marca sea notoriamente conocida por el p�blico en general.

En el caso actual, para juzgar si la demandante ostentaba sobre sus marcas "ISBAN," en la fecha de los registros de los dominios, un derecho derivado de la notoriedad de �sta, es necesario examinar la documentaci�n proporcionada con la demanda, sobre el uso, reflejo e impacto de dicha marca, en fecha anterior al 23�de�agosto�de�2002, en que fueron registrados los nombres de dominio e .

Los documentos 12 a 18�de�la demandante, art�culos de prensa que tratan de demostrar la notoriedad de la marca ISBAN con anterioridad a los registros de los dos nombres de dominio mencionados, no pueden ser tenidos en cuenta, por dos motivos:

- En ninguno de ellos se habla espec�ficamente de "ISBAN." Todo lo m�s, de Ingenier�a de Software o de ISB.

- En ninguno puede apreciarse la autenticidad de las fechas se�aladas, por cuanto no son las originales de los peri�dicos y han sido incorporadas por quien los aporta.

No hay que olvidar que seg�n el art�culo 3.b)xv) del Reglamento el demandante deber� aportar todo tipo de pruebas documentales para acreditar su derecho, si bien en este caso se consideran del todo insuficientes. As� pues, el Panel estima que, en relaci�n con los dominios e no ha quedado acreditada la existencia de notoriedad en el momento del registro.

Por �ltimo, la demandante ha presentado dos documentos de esta misma clase, los documentos 19 y 20, con la fecha acreditada y referidos a fechas posteriores al 23�de�agosto�de�2002; en concreto, de 16�de�septiembre�de�2003. Uno de ellos, el publicado en el diario Cinco D�as, es el �nico que recoge tal cual el t�rmino "ISBAN." Sin embargo, tampoco puede tenerse en cuenta como prueba de una pretendida notoriedad porque incluso es posterior al registro del dominio , que fue realizado el 20�de�enero�de�2003, y porque adem�s, un �nico documento no es suficiente para acreditar notoriedad.

6.3.3.1.2. Circunstancias que seg�n el art. 4.b) de la Pol�tica deben tenerse en consideraci�n para juzgar sobre la mala fe

Constituyen prueba del registro y utilizaci�n de mala fe de un nombre de dominio las siguientes situaciones:

1. Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la demandante que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa demandante, por un valor cierto que supera los diversos costes documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio: El Panel estima que no es �ste el caso.

2. El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente: Esta circunstancia tampoco resulta aplicable. El demandante ni siquiera estaba ofreciendo sus servicios en Internet en la fecha de registro de los nombres de dominio: su dominio es posterior a ese registro.

3. El demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor: Igual que en el caso anterior, en la fecha de registro de los dominios la demandante no ten�a actividad comercial en Internet.

4. El demandante, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea: Como ya se ha visto, el demandado mantiene las tres p�ginas web inactivas.

Por estas razones, el panel concluye que la demandante no ha probado que el registro de los nombres de dominio , e se efectuara de mala fe, como exige el art�culo 4.a)iii) de la "Pol�tica Uniforme"

Una vez comprobado que no se cumple lo exigido en el art�culo 4.a)iii) de la Pol�tica, en relaci�n con el registro de mala fe, no procede continuar en el an�lisis del uso de mala fe.

7. La petici�n de declaraci�n de Hostigamiento (Reverse Domain Name Hijacking)

El demandado finaliza su contestaci�n solicitando del Panel que no solo se desestime la demanda sino que se declare que la demandante se encuentra incursa en la conducta denominada "Reverse Domain Name Hijacking," es decir, que la Pol�tica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el �nico prop�sito de intentar privar del nombre de dominio a un leg�timo titular que est� haciendo un buen uso del mismo.

La posibilidad de esta declaraci�n est� establecida, incluso de oficio, en el art�culo�15.e) del Reglamento, en el que se prev� que el Panel, una vez considerada la demanda y documentos presentados, podr� concluir que ha sido presentada de mala fe en un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, por lo que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

Este Panel despu�s de haber examinado escrupulosamente las alegaciones y documentos presentados por ambas partes, no considera que concurra en la demandante la conducta de "hostigamiento" al demandado que pueda dar lugar a la declaraci�n que �ste solicita. El hecho de que la demandado alegue (que no pruebe), ciertas conductas del demandante para con la persona del Sr. Guti�rrez, no puede influir para calificar su conducta como de mala fe. Por otra parte, el demandado no usa los nombres de dominio ni ha hecho preparativos para ello, ni desarrolla actividad alguna ligada al nombre de dominio Por lo dem�s, no hay otras circunstancias que puedan dar lugar a la declaraci�n solicitada por el demandado.

8. Decisi�n

Por las razones expuestas, el Experto �nico en el presente procedimiento desestima la demanda.

Mar�a Baylos Morales
Experto �nico

Fecha: 16�de�junio�de�2004

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