Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Lycos Espa�a Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.
Caso No. D2004-0434
1. Las Partes
La Demandante es Lycos Espa�a Internet Services S.L., con domicilio social en Calle San Bernardo, 17, 6� �tico, 28015, Madrid, Espa�a, representada en el presente procedimiento por Jos� Mar�a Dutilh, Madrid, Espa�a.
La Demandada es Mediaweb S.L., con domicilio en Avda. Maissonnave, 19, 7� Izda, 03003, Alicante, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio , registrado el�17�de�agosto�de�2001.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el�11�de�junio�de�2004. El�11�de�junio�de�2004 el Centro envi� a Network Solutions, LLC, via correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 15�de�junio�de�2004 Network Solutions, LLC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el�21�de�julio�de�2004. El Centro verific� que la Demanda, junto con la modificaci�n a la Demanda, cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la "Pol�tica"), del Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�22�de�julio�de�2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fij� para el�11�de�agosto�de�2004. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el�16�de�agosto�de�2004.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 19�de�agosto�de�2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 19 de agosto�de�2004 el Centro remiti� el expediente al mencionado Experto �nico (en adelante “Panel”) y �ste emiti� el 23 del mismo mes una primera orden de procedimiento, por la que se requer�a al Demandante la presentaci�n de documentaci�n adicional, concedi�ndole a tal efecto un plazo que expiraba el�2�de� septiembre�de�2004.
El 31 de agosto�de�2004 el Demandante envi� al Centro un escrito motivado, solicitando una ampliaci�n de dicho plazo y adelantando parte de la informaci�n y documentos requeridos por el Panel; en resumen, se justificaba la necesidad de una ampliaci�n del plazo alegando las dificultades para completar la documentaci�n requerida, dadas las fechas estivales que coincid�an con el periodo del vencimiento. A la vista de los motivos expuestos por el Demandante y del contenido de los documentos presentados, el Panel estim� justificado acceder, como medida excepcional, a dicha petici�n y emiti� una segunda orden de procedimiento, con fecha 2 de septiembre�de�2004.
El Centro remiti� al Panel las alegaciones y documentos adicionales remitidos por el Demandante.
M�s adelante, en el apartado 6, el Panel har� referencia m�s detallada a las referidas alegaciones y documentos, procediendo a su valoraci�n.
El Demandante ha solicitado, de forma motivada, que el idioma del presente procedimiento sea el espa�ol y este Panel considera que se cumplen las circunstancias requeridas para aceptar dicha solicitud.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
La Demandante es una Sociedad espa�ola, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. El Panel ha constatado otras inscripciones relevantes de esta sociedad, que constan en el Registro Mercantil Central, tales como:
- que fue constituida el 22 de febrero de 2000, con la denominaci�n social LYCOS BERTELSMANN ESPA�A S.L.,
- que se trata de una Sociedad unipersonal, siendo el socio �nico la compa��a holandesa LYCOS BERTELSMANN EUROPE N.V.,
- que en fecha 15 de marzo de 2000 cambia de denominaci�n social a “LYCOS ESPA�A INTERNET SERVICES S.L.”, denominaci�n actual; y
- el 25 de abril de 2000 se inscribe el cambio de denominaci�n social de la compa��a holandesa, es decir, de su socio �nico, por la de “LYCOS EUROPE, N.V.”.
- El objeto social es: “la prestaci�n de servicios de acceso a la red de comunicaci�n y comercio electr�nico “Internet”; la prestaci�n de servicios de navegaci�n y b�squeda a trav�s de la red “Internet”, con acceso inmediato a productos…”
La Demandante registr� a su nombre el dominio el�25�de�junio�de�2003.
La Demandada es tambi�n una Sociedad espa�ola, inscrita en el Reg. Mercantil de Alicante el 15 de julio de 2002, siendo desde entonces su denominaci�n social “MEDIA WEB, S.L.” y su objeto social “Servicios de publicidad en prensa, radio y televisi�n, as� como telemarketing y servicios relacionados con dicha actividad en empresa” (sic).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Se resumen a continuaci�n las alegaciones de hecho y de derecho de la Demandante:
Lycos Inc. naci� en 1995 en Estados Unidos como uno de los primeros buscadores de Internet y en tan s�lo 4 a�os se convirti� en una de las ventanas de acceso m�s importantes de la Red; sali� a Bolsa en el Nasdaq en abril�de�1996. En 1997 entr� en el mercado europeo. Lycos es un motor de b�squeda en Internet, bajo el dominio .
Desde 1995 Lycos Inc. tiene suscrito un acuerdo de licencia exclusiva (con derecho a sublicenciar) con Carnegie Mellon University, titular de la marca LYCOS, en virtud del cual se le concede el derecho de uso exclusivo de dicha marca en todo el mundo y con car�cter perpetuo.
En el mercado europeo es la empresa holandesa Lycos Europe N.V. la encargada de explotar la marca LYCOS, siendo uno de los destinos de Internet m�s visitados de Europa y con mayor y m�s r�pido crecimiento; actualmente est� presente en 10 pa�ses europeos, entre los que se encuentra Espa�a. La Sociedad holandesa, conforme a sus Estatutos, es la encargada de administrar y dirigir los intereses y las participaciones de sus subsidiarias. En virtud del acuerdo de licencia entre Lycos Inc. y Lycos Europe N.V., �sta �ltima adquiri�, para Europa, el derecho a usar la marca LYCOS y el nombre “Lycos” combin�ndolo con “Lycos europe” y est� legitimada para registrar, a su nombre, determinados nombres de dominio, con ciertas excepciones, todo ello conforme a lo previsto expresamente en el mencionado acuerdo.
La Demandante, filial 100% de Lycos Europe N.V., es titular del dominio , registrado el�25�de�junio�de�2003; se manifiesta asimismo que, para registrar este dominio le fue sublicenciada la marca LYCOS. Adem�s, su URL representa uno de los portales de entretenimiento (ocio, diversi�n, canales tem�ticos…) y servicios avanzados de comunicaci�n (dise�os de p�ginas personales, canales on-line, buscador…) m�s conocidos de Espa�a; Lycos Espa�a cuenta con m�s de 1.590.000 usuarios �nicos, con una penetraci�n del 19,36% y 26.982.000 p�ginas vistas al mes, seg�n datos Nielsen (enero 2003). Seg�n los datos internos de Lycos, el n�mero de usuarios �nicos asciende a 9,5 millones y el de p�ginas vistas a 129.000.000.
La Demandante alega que ostenta derechos sobre la marca LYCOS, que derivan de los acuerdos de licencia antes citados, marca en que se basa la demanda y que es usada por ella, as� como el portal de Internet “www.L”. Lycos Espa�a tambi�n utiliza las denominaciones Lycos Webcenter, Lycos Mail Pro, Lycos Chat, Love en Lycos, Lycos Mobile para ofrecer muy diversos servicios en Internet.
Respecto al nombre de dominio objeto de este procedimiento, se afirma que resulta confundible con la marca en que basa la demanda, por ser su parte relevante (lycos) id�ntica a la marca, por lo que el p�blico en general pensar� que est� relacionado con la titular de la marca o con cualquiera de sus empresas filiales o asociadas. En este punto se refiere la Demandante a decisiones anteriores del Centro, llamando la atenci�n en particular, por coincidir la Demandada, sobre el caso Microsoft Corporation contra Mediaweb S.L. (Decisi�n OMPI D2003-0538-), que se resolvi� transfiriendo el dominio a Microsoft Corporation.
Termina alegando que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, que s�lo persigue aprovecharse de la fama de la marca LYCOS en el mundo entero y crear confusi�n en los usuarios de dicha marca, que adem�s es una marca renombrada. Y por �ltimo afirma que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La Demandante solicita que el nombre de dominio objeto de la controversia le sea transferido.
B. Demandado
La Demandada no contest� a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Pol�tica y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio espa�oles de Demandante y Demandada, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Pol�tica, las leyes y principios del Derecho nacional espa�ol.
6.2 Falta de contestaci�n a la demanda por parte de la Demandada
La Demandada no ha contestado a la demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el p�rrafo 5.e) del Reglamento, el Panel debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante. Evidentemente, el Panel no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (Decisiones OMPI, D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner, D2001-1183 Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez y D2001-1479 Retevisi�n M�vil, S.A. v. Miguel Men�ndez).
6.3 Consideraciones previas
Es sabido que el Reglamento permite al Panel cierta flexibilidad para llevar a cabo el procedimiento y, concretamente el p�rrafo 10. b) enfatiza que, en todos los casos, “se asegurar� de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasi�n justa para presentar su caso”.
En consonancia con lo anterior, el p�rrafo 12 del Reglamento prev� que el Panel, haciendo uso de sus facultades, pueda exigir “otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Por otra parte, el p�rrafo 15.b), en relaci�n con el p�rrafo 6, del Reglamento obliga al Panel a adoptar una resoluci�n en el plazo se�alado, salvo que existan circunstancias excepcionales, lo que est� plenamente justificado por tratarse de un procedimiento especial. La discrecionalidad del Panel para decidir sobre estas cuestiones, valorando las circunstancias de cada caso, queda reflejada en numerosas decisiones OMPI; a manera de ejemplo, cabe citar: D2000-0802, D2001-0571, D2003-0354 y D2004-0460.
6.3.3 De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias del presente caso, este Panel ha considerado procedente emitir las �rdenes procedimentales y otorgar las extensiones de plazo mencionadas en el p�rrafo 3. Seguidamente nos volveremos a referir a estas etapas del procedimiento.
6.4 Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Pol�tica
Seg�n el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica, un nombre de dominio podr� ser transferido s�lo cuando la demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
i) que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
ii) que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio; y
iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma a�ade que el demandante deber� probar que se cumplen tales requisitos.
An�lisis de los presupuestos de admisibilidad de la demanda y de la existencia o inexistencia de derechos por parte de la Demandante
Para considerar que se cumple el primero de los mencionados requisitos es fundamental que el demandante ostente derechos sobre la marca en que basa la demanda, pues caso contrario resultar�a innecesario analizar si existe identidad o similitud entre dicha marca y el nombre de dominio controvertido y tampoco ser�a necesario analizar los restantes requisitos del p�rrafo 4.a) de la Pol�tica. Este tipo de consideraciones, en rigor y sobre todo conforme a las normas de Derecho espa�ol, deber�an realizarse antes de entrar en este apartado 6, destinado al “Debate y conclusiones”; no obstante, a juicio de este Panel, las caracter�sticas especiales de este procedimiento aconsejan, al menos en el presente caso, seguir este otro orden. As� pues, a continuaci�n vamos a analizar si se cumplen los presupuestos de admisibilidad de la demanda y, en segundo lugar, vamos a verificar si la Demandante ha acreditado sus derechos, estando legitimado para instar, mediante el presente procedimiento, la transferencia del nombre de dominio en cuesti�n.
1) Presupuestos de admisibilidad de la demanda
El Panel, al realizar el primer examen del expediente, observ� que la demanda, tal y como fue presentada inicialmente en el Centro, no cumpl�a con lo requerido en el p�rrafo 3.b), apartados (viii) y (xv) del Reglamento y, por tanto, dio al Demandante una oportunidad de subsanaci�n. Recordemos que dichos preceptos establecen que en la demanda se debe:
“viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la que se base la demanda y, respecto de cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca;”
“xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida (…) copia de cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se base la demanda.”
As� pues, en la Orden de Procedimiento N� 1 el Panel requiri� al “Demandante para que aportase informaci�n adicional y documentaci�n que permitiese identificar los concretos registros de la marca LYCOS, en que se basa la demanda, as� como acreditar su condici�n de sublicenciataria de dicha marca.
Recordemos que en dicha primera orden de procedimiento se le conced�a a la Demandante un plazo para cumplir con los referidos requerimientos, plazo que expiraba el�2�de� septiembre�de�2004.
Mediante escrito motivado, de fecha 31 de agosto de 2004 la Demandante concret� los registros de la marca LYCOS que serv�an de base a la demanda, facilitando un cuadro-resumen en el que se recog�an los principales datos de dichos registros, as� como la informaci�n obtenida de las respectivas Bases de Datos –que, por cierto, muestran discrepancias respecto al dato “fecha de otorgamiento”, pues en realidad las fechas citadas corresponden a la publicaci�n de la solicitud-.
A continuaci�n se reproduce el referido cuadro-resumen:
MARCAS
NUMERO
CLASES
ESPA�A (OEPM)
EUROPA (OAMI)
FECHA DE OTORGAMIENTO
LYCOS
2.141.705 (9)
42
OEPM
______
01.04.1998
LYCOS
2.141.704 (0)
9
OEPM
______
01.04.1998
LYCOS
1.755.958
9, 35, 36, 38, 41, 42
_______
OAMI
12.11.2001
LYCOS
1.755.974
35, 36, 38, 41, 42
_______
OAMI
25.2.2002
LYCOS
257.402
9, 42
_______
OAMI
16.03.1998
En el mismo escrito, la Demandante afirmaba haber sido autorizada por la titular (Carnegie Mellon University) para actuar como demandante en el presente procedimiento y para instar la transferencia del nombre de dominio; asimismo anunciaba la presentaci�n de documentaci�n acreditativa de lo anterior, solicitando una ampliaci�n del plazo de presentaci�n de la documentaci�n requerida. El Panel consider� oportuno acceder a la ampliaci�n de plazo solicitada.
2) Legitimaci�n de la Demandante
La Demandante present� ante el Centro un nuevo escrito con los documentos en �l mencionados y con las siguientes alegaciones:
“De acuerdo con la petici�n de documentaci�n formulada por el Experto �nico y dentro del plazo concedido, se adjuntan a este escrito, como documentos n� 1 y 2 respectivamente, las autorizaciones debidamente firmadas por los representantes legales de Lycos Inc. y Lycos Europe N.V., que acreditan que:
a) La demandante ostenta el derecho de uso y utilizaci�n de las siguientes marcas dentro del territorio de Espa�a: cuadro-resumen, citando los mismos registros y del mismo modo en que aparec�an en el escrito anteriormente referido.
b) Que la demandante ha sido debidamente autorizada para actuar como demandante ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI en la controversia para la transferencia del nombre de dominio y para que �ste le sea transferido (Procedimiento n� D2004-0434).”
Ambos documentos est�n legitimados por Notario y con Apostilla.
La demandante ha aportado asimismo copia del acuerdo de licencia exclusivo suscrito el 16 de junio de 1995 por Lycos Inc. y Carnegie Mellon University, titular de la marca LYCOS, en virtud del cual se le concede a Lycos Inc. el derecho de uso exclusivo de dicha marca y del nombre de dominio .
Conforme al p�rrafo 10.d) del Reglamento, “el grupo de expertos determinar� la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”
Por tanto, este Panel ha examinado detenidamente los documentos aportados por la Demandante para acreditar su legitimaci�n, a saber: copia del acuerdo de licencia exclusivo suscrito el 16 de junio de 1995 por Lycos Inc. y Carnegie Mellon University y sendos ejemplares (con id�ntico texto) de una certificaci�n, fechada el�31�de�agosto�de�2004, firmados, respectivamente por un representante de Lycos Inc. y por un representante de Lycos Europe NV, donde, en resumen, se reconocen como licenciataria y sublicenciataria de la marca LYCOS (citando los mismos registros rese�ados anteriormente), confirman que Lycos Espa�a Internet Service S.L. ostenta el derecho de uso de dicha marca en el territorio espa�ol y autorizan a dicha sociedad espa�ola para actuar en el presente procedimiento como demandante y para solicitar la transferencia del nombre de dominio controvertido.
Este Panel considera que la Demandante, finalmente, ha conseguido cumplir con los requerimientos de la Pol�tica y del Reglamento por lo que ha de concluir, en uso de sus facultades generales (p�rrafo 10 del Reglamento) y espec�ficas ( p�rrafos 14.b) y 15.a) del Reglamento) que se ha acreditado la legitimaci�n activa en el presente procedimiento. Este Panel desea reiterar que es responsabilidad del Demandante acreditar que ha sido autorizado por la titular de la marca para actuar como demandante en este procedimiento.
Respecto a los requisitos de la Pol�tica
Una vez aceptada la legitimaci�n activa del Demandante, este Panel pasa a considerar los requisitos cumulativos del apartado 4.a) de la Pol�tica.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La marca notoria LYCOS y el nombre de dominio controvertido presentan similitud, hasta el punto de causar confusi�n. A esta misma conclusi�n se ha llegado en numerosos casos an�logos a �ste y, en particular, el mismo sufijo (“porno”) era el a�adido a la marca MSN cuando la Demandada registr� el nombre de dominio que fue transferido al leg�timo titular de la marca MSN, la entidad Microsoft Corporation (Decisi�n OMPI, D2003-0538).
Cabe en este caso remitirse asimismo a la Decisi�n OMPI D2004-0513 del 31 de agosto de 2004, por la que se ordena transferir el nombre de dominio a la Demandante. En cualquier caso, es aceptada de forma un�nime la consideraci�n de que un nombre de dominio presenta similitud hasta el punto de causar confusi�n con la marca cuando el nombre de dominio incorpora la marca en su integridad (entre otras Decisiones de OMPI, D2001-0428 y D2004-0695). Si adem�s se trata de una marca internacionalmente famosa no cabe pensar en que sea casual la elecci�n del nombre de dominio (Decisiones OMPI: D2000-1108, D2001-0108, D2004-0656, entre otras).
B. Derechos o intereses leg�timos
Que la Demandada no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno, lo prueba, entre otros, el hecho de que ya se haya estimado la demanda mencionada en el p�rrafo anterior, sin que estos dos casos sean los �nicos en que la Demandada muestra una irresistible tentaci�n a registrar dominios, a su nombre, que incluyen marcas famosas, tales como , , , y , por lo que resulta dif�cilmente imaginable que la Demandada cuente con alg�n tipo de autorizaci�n o consentimiento del titular de la marca LYCOS, sin olvidar que, de haber tenido alg�n derecho o inter�s leg�timo, los habr�a defendido adoptando una posici�n activa en el presente procedimiento.
Numerosas Decisiones de OMPI (por ejemplo, D2000-0270 y D2003-0022) han considerado que, en virtud del p�rrafo 4 c) de la Pol�tica, basta que el Demandante haya establecido “prima facie” que ninguna de las posibles circunstancias que permitir�an defender tales derechos o inter�s se cumple, para que la carga de la prueba recaiga en el Demandado. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la demanda y, por tanto, no ha aportado ninguna prueba.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El art�culo 4 a iii) de la Pol�tica Uniforme establece una serie de circunstancias que sin ser exhaustivas permiten a este Experto dar por cumplido este requisito que analizamos. Por tanto, para declarar el �xito de la petici�n del demandante, �ste debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Es obvio que, al ser LYCOS una marca notoriamente conocida, como lo son las restantes marcas citadas en el p�rrafo anterior, su registro y uso, a�adi�ndoles el sufijo “porno” dif�cilmente pueden obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe de la Demandada; recordemos que todas estas marcas gozan de una especial protecci�n, conforme al art�culo 6bis del CUP (Convenio de la Uni�n de Par�s), al art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21.12.1988), al art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7.12.2001), y que el art�culo 4 de la Recomendaci�n Conjunta sobre la Protecci�n de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uni�n de Par�s y la Asamblea General de la OMPI durante la trig�sima sexta serie de reuniones del�24�de�septiembre al 3 de octubre�de�2001), dice textualmente:
“Art�culo 4
Mala fe
1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaci�n de las presentes disposiciones, se tendr� en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
2) [Factores] En particular, la autoridad competente deber� considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
i) si la persona que us� el signo o adquiri� el derecho sobre el signo ten�a conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo id�ntico o similar perteneciente a otro, o no pod�a razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisici�n del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer t�rmino; y
ii) si el uso del signo redundar�a en un aprovechamiento indebido del car�cter distintivo o de la reputaci�n del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabar�a injustificadamente.”
En diversas decisiones el grupo de expertos ha considerado que el registro indiscriminado de nombres de dominio constituye un indicio de mala fe, sobre todo si se trata de marcas como las citadas m�s arriba (por ejemplo, decisiones OMPI: D2001-0949 y D2002-0137 ).
Y cuando se han registrado tantos nombres de dominio con mala fe y sin inter�s leg�timo es dif�cilmente imaginable que tales nombres de dominio se puedan usar de buena fe. El Demandado en el presente caso ha actuado de mala fe para registrar el nombre de dominio , por lo que obviamente tambi�n lo usa de mala fe, ya que �sta se vincula al conocimiento que ten�a, desde el momento del registro, de la marca notoria LYCOS y del perjuicio que pod�a causar al titular de la misma.
Otro claro indicio de uso de mala fe lo constituye el contenido pornogr�fico de la web del Demandado, con independencia del riesgo de diluci�n y de desprestigio que tal uso pueda representar para la marca notoria LYCOS.
Es evidente que el Demandado persigue, con tal uso, atraer usuarios de Internet a su p�gina web, propiciando intencionadamente la confusi�n con la marca LYCOS o, al menos, una falsa asociaci�n con dicha marca, pues terceros podr�an llegar a interpretar err�neamente que la Demandada est� vinculada de alg�n modo al titular de la marca y/o que �ste le ha autorizado tal uso.
Finalmente y remiti�ndonos al Derecho espa�ol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violaci�n de los derechos derivados del registro de la marca LYCOS; concretamente, la Ley de marcas espa�ola prev� que el titular de la marca podr� prohibir “usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley espa�ola de competencia desleal prescribe:
Art�culo 5
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;
Art�culo 6
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica.”
Art�culo 12
“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 20 de octubre�de�2004
Full & Egal Universal Law Academy