Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Action Park Multiforme Grupo, S.L. v. Amusement Logic, S.L.
Case No. D2004-0444
1. Las Partes
La Demandante es la mercantil Action Park Multiforma, S.L., con domicilio enValencia, Espa�a.
El Demandado es la tambi�n mercantil Amusement Logic, S.L., con domicilio en Valencia, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en HERNDON, VA 20172-0447.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el�15�de�junio�de�2004. El�15�de�junio�de�2004 el Centro envi� al registrador v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El�17�de�junio�de�2004 el registrador envi� al Centro, por correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n, y se�alando, adem�s, que no hab�a recibido copia de la demanda. Por medio de correo electr�nico de 15�de�junio�de�2004, el Centro puso de manifiesto al Demandante la necesidad de subsanar un error en la demanda, consistente en no haber expresado la jurisdicci�n ante la que someterse el demandante ante una eventual acci�n judicial por parte del demandado, as� como en no haber especificado el idioma a seguir en el procedimiento y la justificaci�n de que fuera en espa�ol. Por medio de correo electr�nico de nuevo escrito recibido en fecha 23�de�junio�de�2004, el Demandante procedi� a subsanar los errores enumerados, solicitando que la jurisdicci�n fuese la de los juzgados y tribunales correspondientes a Torrente (Valencia), por ser el domicilio del demandado, y que, asimismo, el procedimiento se siguiese en espa�ol por ser idioma com�n a las partes y estar ambas domiciliadas en Espa�a. A continuaci�n, el Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos�2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�23�de�junio�de�2004. De conformidad con el p�rrafo�5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el�13�de�julio�de�2004. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el�13�de�julio�de�2004.
El Centro nombr� un Panel formado por tres miembros, dado que el Demandado as� lo solicit� expresamente. A tal efecto, se nombr� a Jos� Carlos Erdozain como Presidente del Grupo Administrativo de Expertos, as� como a �ngel Garc�a Vidal y Montiano Montiguado, como Panelistas el d�a 8�de�septiembre�de�2004, recibiendo las correspondientes Declaraciones de aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el p�rrafo�7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El demandante es titular de una serie de marcas, referenciadas en los Documentos por �l aportados, bajo los n�meros 5 a 9. Dichas marcas son las siguientes:
- Marca espa�ola denominativa 2.505.623, “Action Park Multiforme Grupo” (para materiales de construcci�n no met�licos; tubos r�gidos no met�licos para la construcci�n, asfalto, pez y bet�n; construcciones transportables no met�licas; monumentos no met�licos, especialmente piscinas no met�licas). Fecha concesi�n: 24�marzo�2003.
- Marca espa�ola mixta 2.166.645, “Action Park” (m�s gr�fico) (para servicios de telecomunicaciones). Fecha concesi�n: 20�octubre�1998.
- Marca espa�ola mixta 2.288.635, “Action Park” (m�s gr�fico) (para piscinas no met�licas). Fecha concesi�n: 5�julio�2000.
- Marca espa�ola mixta 2.288.636, “Action Park” (m�s gr�fico) (para servicios de parque de atracciones acu�tico). Fecha concesi�n: 5�julio�2000.
- Marca espa�ola denominativa 2.407.639 “Action Park” (para servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle de redes mundiales inform�ticas). Fecha concesi�n: 5�diciembre�2001.
El demandante es titular de diversos dominios, entre los que destacan el siguiente por su importancia para este caso, a saber: . Contrariamente a lo que indica el demandante en su demanda, el dominio est� registrado a nombre de otra persona.
La entidad demandante se dedicaba originalmente a comercializar productos de poli�ster reforzado, tales como piscinas, mesas, sillas o cascos de barcos. A partir del a�o�2000 desarrolla tambi�n parques acu�ticos.
El nombre de dominio disputado fue registrado en fecha de 15�de�noviembre�de�2002.
La entidad demandada est� especializada en la industria del ocio, y en la construcci�n de parques acu�ticos, tem�ticos y de animales, coincidiendo su objeto social con el de la demandante.
La demandada inici� su actividad comercial el 18�de�noviembre�de�1996.
El demandado es titular de diversos nombres de dominio entre los que destaca el siguiente: .
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Seg�n el Demandante:
El nombre de dominio es id�ntico a la marca de la que es titular, cre�ndose una evidente confusi�n entre la marca y el dominio objeto de disputa.
El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio disputado. Alega que el demandado no es conocido en el comercio con la denominaci�n Action Park; que los productos y servicios que ofrece la demandada son los mismos que los que ofrece la demandante, por lo que su objetivo es crear confusi�n en el consumidor y que, adem�s, es conocedor de la infracci�n cometida merced a un requerimiento que a tal efecto le mand�. A�ade que el objeto social de la demandada es id�ntico al de la demandante, y que el administrador solidario y apoderado general de la demandada, respectivamente, don Juan Enrique Zamora P�rez y don Amos Casas Lizca�no, fueron en su momento director comercial y delegado de ventas respectivamente de la entidad demandante, por lo que, en opini�n de esta �ltima, ambos poseen informaci�n de gran trascendencia competitiva en la actividad concurrencial de este mercado.
El demandado usa y registr� el nombre de dominio de mala fe, en la medida en que ha intentado atraer con �nimo de lucro a los usuarios de internet a su sitio web, aprovechando la posibilidad de crear confusi�n con la marca del demandante, al dedicarse ambos a la misma actividad.
B. Demandado
Seg�n el Demandado:
El demandante no ha acreditado que el demandado carezca de inter�s leg�timo para el registro del nombre de dominio objeto de disputa, ni que dicho dominio haya sido registrado de mala fe.
La denominaci�n “action park” es descriptiva de un servicio determinado consistente en un tipo de parque de atracciones, caracterizado por ser un parque de acci�n y aventuras.
Aunque existe coincidencia entre el nombre de dominio disputado y la marca de la que el demandante es titular, disiente en que de ello se derive una confusi�n o riesgo de asociaci�n entre ellos, ya que la denominaci�n “action park” es descriptiva de los servicios y carece de distintividad. En opini�n del demandado, el registro de una denominaci�n gen�rica no puede tener el mismo alcance que una denominaci�n de fantas�a, por lo que rechaza que el demandado pueda arrogarse un monopolio de exclusividad sobre la denominaci�n “action park”.
Existen otros registros marcarios en Estados Unidos de Am�rica que probar�an la falta de distintividad de la denominaci�n “action park”.
La demandante se limita a se�alar los supuestos que contempla la Pol�tica Uniforme respecto de la existencia o inexistencia de intereses leg�timos o derechos. Que no es conocida la demandada por la denominaci�n Action Park sino por su propia denominaci�n social, Amusement Logic, SL; utilizando el dominio en relaci�n con una oferta leg�tima de sus productos, destinados a la construcci�n de parques de ocio, no habiendo nunca intentado desviar o equivocar a los consumidores sobre la procedencia empresarial o titularidad del dominio.
Que el hecho de que algunas personas, antes relacionadas con la demandante, ahora tengan relaci�n jur�dica con la demandada, no debe interpretarse como un indicio de uso de mala fe, sino como un ejercicio leg�timo de libertad de actividad empresarial.
Se niega, por �ltimo, que el nombre de dominio disputado haya sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante.
6. Debate y conclusiones
El P�rrafo�15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolver� la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Pol�tica uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atenci�n a esta facultad concedida, el Grupo de Expertos basar� su decisi�n no s�lo en el Reglamento o en la Pol�tica uniforme, sino tambi�n en las normas y principios de Derecho que sean aplicables a ambas partes a la vista de su com�n nacionalidad (Caso OMPI No.�D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, y Caso OMPI No. D2000-0896, Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Ca�as Curto), constando, adem�s, que las mismas residen en el mismo pa�s.
En el presente caso, por consiguiente, ser�n de aplicaci�n junto con las reglas de la Pol�tica uniforme y del Reglamento, la legislaci�n espa�ola sobre protecci�n de marcas y signos distintivos, la regulaci�n sobre prohibici�n de pr�cticas consideradas como desleales.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
A la vista de las marcas registradas por el Demandante y del nombre de dominio cuestionado, no puede haber duda de que existe o se da el requisito de la identidad entre unas y otro (Caso OMPI No. D2003-1014, TV Globo Ltda. v. Web Soft, y Caso OMPI No. D2003-1010, Paynova AB v. Akram Mehmood), ya que existe una identidad plena entre las letras que conforman ambos. Si se sustituye la parte denominativa de las marcas en cuesti�n con el nombre de dominio objeto de controversia es claro que existe una total identidad y se da acceso en Internet a la p�gina web del Demandado.
El solo hecho de que exista un gui�n de separaci�n entre la primera palabra (“Action”) y la segunda (“Park”) no a�ade ni resta diferencia alguna, siendo la del requisito de la identidad a examinar una cuesti�n meramente fon�tica.
En cuanto a la argumentaci�n de la demandada, relativa al car�cter “d�bil” de la marca opuesta por la demandante, estima este Grupo de Experto que dicha cuesti�n excede del mero examen que debe llevarse a cabo en relaci�n con el requisito previsto en el P�rrafo�4.a.(i) de la Pol�tica Uniforme, en donde el panel �nicamente se debe limitar a constatar la existencia de una identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n entre el dominio disputado y la marca o nombre comercial del demandante. Dada la existencia de un derecho de marca, v�lidamente registrado, la labor del Grupo de Expertos se limita, pues, a comprobar la existencia de ese requisito, sin entrar en mayores disquisiciones. Menos a�n cuando el caso analizado se refiere a la comprobaci�n de una “identidad” y no tanto a la de una “similitud hasta el punto de causar confusi�n”. No obstante, m�s adelante, se volver� sobre esta cuesti�n.
Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que se cumple el requisito previsto en el P�rrafo�4.a.(i) de la Pol�tica uniforme.
B. Derechos o intereses leg�timos
Ciertamente, conforme a lo dispuesto en el P�rrafo�4.a.(ii) de la Pol�tica Uniforme, la carga de la prueba para el demandante se torna harto dif�cil, al consistir b�sicamente en demostrar una actividad (la del demandado) que, la mayor�a de las ocasiones, ser� m�s f�cil demostrar al propio demandado por ser el que, indudablemente, mejor conoce su reputaci�n en el mercado o los usos que haya podido hacer del domino cuestionado.
Sin embargo, pese al reconocimiento de esa dificultad en el onus probandi no debe quedar exento el demandante de aportar alg�n elemento de juicio o probatorio que permita colegir la inexistencia de derechos o intereses leg�timos en el demandado en relaci�n con el nombre de dominio objeto de controversia.
En este sentido, el demandante se limita, en un primer momento, a poner de manifiesto simplemente los supuestos previstos por la Pol�tica Uniforme, sin siquiera hacer un esfuerzo por encontrar una conexi�n entre la actividad del demandado previa al uso del dominio y la utilizaci�n actual del mismo.
As�, aceptamos el argumento del demandado de que utiliza el nombre de dominio como medio para ofrecer comercialmente, con una apariencia de legitimidad, productos propios. Asimismo, y como se ha podido observar a partir de la documental aportada por la demandada, una vez introducida la palabra “action park” en los buscadores m�s conocidos, el resultado que aparece es favorable al demandante, en la medida en que su p�gina web bajo el ccTLD (es) aparece en primer lugar en la mayor�a de los casos. Por consiguiente, no parece que el demandado quiera atraer clientela del demandante o tenga una predisposici�n consciente a ello.
Por otra parte, el hecho de que ambas empresas tengan un mismo objeto social no debe ser determinante de que la demandada pretenda crear confusi�n, ni tampoco puede limitarse la capacidad que tienen los se�ores don Juan Enrique Zamora P�rez y don Amos Casas Lizca�no de poder crear empresas por su cuenta y riesgo y competir en el mercado con la demandante o con otras empresas del sector con un comportamiento regido por par�metros de lealtad. Otro razonamiento ser�a tanto como restringir la libertad de empresa (y consecuentemente de concurrencia) que reconoce el art�culo 38�de�la Constituci�n.
En este sentido, no ha probado el demandante que el demandado se haya hecho con clientes tradicionales de aqu�l de forma desleal, ni tampoco ha aportado cifras de p�rdidas a consecuencia del uso por el demandado del nombre de dominio, m�xime cuando �ste lleva registrado dos a�os, y cuando la actividad del demandado dio comienzo en noviembre�de�1996. Por consiguiente, de las pruebas aportadas, no se deduce que el demandado haya cometido alg�n tipo de deslealtad sancionable por el Ordenamiento para con el demandante.
En este sentido, merece traer a colaci�n la cuesti�n del car�cter gen�rico de la expresi�n “action park” a la que hace alusi�n la demandada. En efecto, tal y como ha demostrado la demandada, la expresi�n “action park” es utilizada, con car�cter general, en el mercado para designar parques de atracciones especiales. Ello disminuye el car�cter distintivo que pueda tener la marca opuesta, el cual se ve reforzado, desde un punto de vista registral, al haberse solicitado y concedido una marca mixta (en la que se protege una parte denominativa junto con una parte gr�fica).
As�, es cierto que existe un derecho de marca previo en Espa�a sobre un signo en el que se incluye el t�rmino “action park”. Pero no es menos cierto que el demandado s�lo est� utilizando dicha expresi�n para describir sus servicios. De hecho, si aplic�semos la Ley de Marcas de�2001, este supuesto podr�a entrar en la hip�tesis prevista en su art.�37, el cual permite usar un signo coincidente o confundible con una marca ajena con fines descriptivos.
Asimismo, el resultado obtenido de la introducci�n de las palabras “action�park” en los buscadores pone de manifiesto, igualmente, que esas palabras son ciertamente usuales para designar un determinado tipo de actividades l�dicas y de esparcimiento (v�anse�Documentos N�ms. 3 y 4�de�los aportados por el demandado).
Teniendo en cuenta el car�cter territorialmente ilimitado de Internet y el uso que el demandado ha hecho del nombre de dominio, aparentemente de buena fe, no parece apropiado que el demandante pueda arrogarse un uso exclusivo de la denominaci�n “action park”.
Consecuentemente, el Grupo de Expertos entiende que no se da el requisito exigido por el P�rrafo�4.a.(ii) de la Pol�tica uniforme.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En la medida en que no se da el requisito previsto en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que para que la demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en la Pol�tica Uniforme en su Secci�n 4, este Grupo de Expertos entiende que no tiene sentido entrar a analizar la concurrencia del requisito relativo al registro y uso de buena fe del dominio objeto del procedimiento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos�4.i) de la Pol�tica y 15�del�Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio no sea transferido al Demandante, ya que el Demandante no ha demostrado que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio objeto de este procedimiento.
Jos� Carlos Erdozain
Panelista Presidente
Montiano Monteagudo
Panelista
�ngel Garc�a Vidal
Panelista
Fecha: 1�de�octubre de�2004
Full & Egal Universal Law Academy