Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Santander Investment Bank Limited y Banca Serf�n,
S.A. Grupo Financiero v. Divisas Mexicanas, S.A. de C.V.
Case No. D2004-0475
1. Las Partes
Demandantes: Santander Investment Bank Limited, Nassau, Bahamas.
Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero, Nuevo Le�n, M�xico.
Demandado: Divisas Mexicanas, S.A. de C.V., Polanco, M�xico.
2. Nombre de Dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es , el Registrador es Tucows, Inc., United States of America.
3. Iter Procedimental
La demanda fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje (“el Centro”) el 30�de�junio�de�2004 y recibida en papel el�2�de�julio del mismo a�o. El Centro llev� a cabo la verificaci�n de la demanda el 30�de�junio y la notificaci�n al demandado el 7�de �julio�de�2004.
De acuerdo con el p�rrafo 2(a) y 4(a) del Reglamento para la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN el 26�de�agosto de 1.999, en adelante “el Reglamento”, el Centro notific� formalmente al demandado el�7�de�julio�de�2004 y sostuvo comunicaciones el�20�de�julio y el�9�de�agosto con el registrador sobre la fecha de expiraci�n del nombre de dominio. De acuerdo con el P�rrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para dar contestaci�n expir� el�29�de�julio�de�2004 y el demandado no present� contestaci�n a la misma. El 16 de agosto�de�2004, el Centro design� a Mart�n Michaus Romero como Panelista �nico en este procedimiento, quien consider� que el procedimiento fue correctamente constituido, present� su declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad como lo requiere el Centro, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el P�rrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
i) Los Demandantes son dos instituciones financieras. La primera de nacionalidad bahame�a y la segunda de nacionalidad mexicana.
ii) Ambas sociedades pertenecen al grupo denominado Banco Santander Serf�n.
El inter�s com�n para actuar en este procedimiento se apoya en que son titulares en M�xico de las marcas registradas BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Dise�o, clase 36, entre otros registros.
5. Alegaciones de las partes
i) Los Demandantes:
(a) La empresa Santander Investment Bank, Ltd. cuenta con 169 solicitudes y registros de marca en diversos paises y es identificada bajo la denominaci�n “Banco de Santander”.
(b) Es titular del registro 335810 BANCO DE SANTANDER, para amparar servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y de otras instituciones de cr�dito, as� como en relaci�n con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas de la clase mexicana 58, correspondiente al d�a de hoy a la clase 36 internacional. Este registro se concedi� el�10�de�noviembre�de�1987.
(c) Por su parte, Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero es titular del registro 548496 SERFIN y Dise�o, para amparar seguros y finanzas de la clase 36 internacional. El registro fue concedido el�20�de�mayo�de�1997.
(d) Santander Investment Bank, Ltd. es titular del registro 810679 SANTANDER SERFIN, para amparar seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos bancarios; asuntos inmobiliarios de la clase 36 internacional. Este registro fue concedido el�23�de�octubre�de�2003.
(e) Las denominaciones distintivas dentro de las marcas registradas de las Demandantes BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Dise�o, lo constituyen las denominaciones SANTANDER y SERFIN. Los Demandantes sostienen que el dominio en disputa est� imitando ambas denominaciones, causando con ello confusi�n respecto a dos marcas de servicios sobre las que sus representadas tienen derechos adquiridos con varios a�os de anticipaci�n a la asignaci�n del nombre de dominio.
(f) La adquisici�n de Banca Serf�n por parte de Banco de Santander se dio a conocer p�blicamente en el mes de mayo�de�2000, aproximadamente tres meses antes del registro del dominio en disputa, por lo que la adquisici�n fue una operaci�n p�blica y ampliamente difundida en los medios de comunicaci�n. Es evidente que el dominio que incluye la combinaci�n de las marcas, propiedad de las empresas involucradas, crear� confusi�n entre los clientes de sus representadas.
(g) Se�alan que el dominio en conflicto no est� siendo usado por el Demandado, ni ha sido usado durante los casi cuatro a�os que tiene de registrado, por lo que resulta imposible determinar la confusi�n en ese aspecto.
(h) Se�alan que de acuerdo con la investigaci�n realizada en el Registro P�blico de Comercio Mexicano, el objeto social del Demandado es el dedicarse exclusivamente a la compraventa y cambio de divisas, billetes y piezas met�licas, nacionales o extranjeras o sin curso legal en el pa�s de emisi�n.
(i) Sostienen que el hecho de concluir que si el Demandado en alg�n momento llegara a usar el nombre de dominio , lo har�a relacionado con los asuntos financieros, conforme a su objeto social.
(j) En lo que se refiere a lo se�alado por la parte demandante, el demandado no cuenta con registros marcarios para utilizar el nombre de dominio en disputa, toda vez que sus representadas son los titulares de los registros mexicanos de las marcas BANCO SANTANDER y SERFIN y Dise�o, as� como SANTANDER SERFIN en clase 36 internacional.
(k) El Demandado no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilizaci�n del nombre de dominio , ni del nombre SANTANDER SERFIN en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios, toda vez que el nombre de dominio en disputa tiene casi cuatro a�os de creaci�n, sin que haya sido utilizado ni el Demandado sea conocido corrientemente por el uso de ese nombre de dominio y tampoco hace uso leg�timo, leal, ni comercial del nombre de dominio en cuesti�n. Tan es clara la falta de inter�s de el Demandado en el nombre de dominio, que el mismo se encuentra suspendido por falta de pago de las tarifas correspondientes.
(l) En cuanto al registro de utilizaci�n de mala fe del dominio en disputa, los Demandantes sostienen que �sta resulta clara, toda vez que tres meses despu�s de dada a conocer, a trav�s de la prensa, la uni�n de BANCO SANTANDER y SERFIN, el�8�de�agosto�de�2000, la empresa mexicana Divisas Mexicanas, S.A. de C.V. registr� el nombre de dominio .
(m) Por otra parte, el hecho de que el contacto administrativo para el registro del nombre de dominio en disputa contact� a personal del Banco Santander, para negociar la cesi�n de los dominios y , pero posteriormente se abstuvo de mantener correspondencia por v�a electr�nica y evit� mencionar la cantidad de dinero pretendida a cambio de la cesi�n de los dominios, lo que refleja la mala fe en su proceder.
(n) Los hechos se�alados por los Demandantes, entre otros, la conversaci�n telef�nica sostenida el�12�de�marzo�de�2003, demuestran que el dominio fue registrado fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo a la empresa resultante de la uni�n de los bancos SANTANDER y SERFIN en M�xico por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio, toda vez que el contacto t�cnico de la parte demandada consider� il�gica la propuesta de los Demandantes de ceder el dominio a cambio de un pago razonable correspondiente a los gastos de registro y mantenimiento del dominio.
(o) Asimismo, se�alan los Demandantes, si el dominio no est� siendo usado por el Demandado para fines comerciales, ni de ning�n tipo, si est� siendo usado para bloquear el registro de los titulares leg�timos de las marcas SANTANDER y SERFIN.
ii). El Demandado:
El Demandado no contest� a las alegaciones de los Demandantes.
6. Debate y Conclusiones
6.1 De acuerdo con lo previsto en los Art�culos. 19 y 23 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisi�n sobre la base de:
- Unicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Panel, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podr� determinar que se realice una vista con la participaci�n de las partes.
- Lo previsto en la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (“la Pol�tica”) y el Reglamento.
- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
6.2 Personalidad de los Demandantes
Analizando los poderes conferidos por los Demandantes Santander Investment Bank Limited y Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero, otorgados a quien act�a como representante en el presente procedimiento, el Panel sostiene que los poderes presentados est�n debidamente otorgados por las empresas Demandantes.
6.3 Identidad o Similitud
Alegan los Demandantes que el nombre de dominio , registrado por el Demandado, imita a las denominaciones SANTANDER y SERFIN respectivamente y es similar en grado de confusi�n, por una parte al registro 335810 BANCO SANTANDER, propiedad de Banco de Santander, S.A. y por la otra al registro 548496 SERFIN y Dise�o, propiedad de Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero. Estos registros se solicitaron y obtuvieron con anterioridad al nombre de dominio registrado por el Demandado.
A juicio de este Panel, si bien es cierto que se tratan de registros de marca independientes, por una parte el registro 335810 BANCO SANTANDER y por la otra el registro 548496 SERFIN y Dise�o, mencionados en la demanda, las denominaciones de ambas marcas est�n reproducidas en el dominio y si bien el registro 810679 SANTANDER SERFIN, propiedad de Santander Investment Bank, Ltd., solicitado el�9�de�diciembre�de�2002 es posterior a la designaci�n de nombre de dominio en disputa, esto no impide determinar que existe una coincidencia entre las denominaciones SANTADER y SERFIN y el nombre de dominio , a�n tomando en cuenta las consideraciones que hace el Demandado respecto a los t�rminos no distintivos, como lo es el t�rmino “Banco” (ver Procedimiento No. D2003-0575, Den norske Bank ASA (DnB) v. Anders Foss)
En consecuencia, existe una identidad o similitud confundible entre los registros de marca mencionados en el nombre de dominio del presente procedimiento.
6.4 Derechos o Intereses Leg�timos
En lo que se refiere a la legitimidad del nombre de dominio que pudiera corresponder al Demandado, el Panel observa que:
El Demandado no dio contestaci�n a la demanda, por lo que con apoyo en la Pol�tica y el Reglamento, se deben tener por documentados y aceptados los hechos mencionados en la demanda.
El Demandado carece de inter�s o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.
Respecto a los derechos o intereses leg�timos de los Demandantes sobre los derechos del nombre de dominio, este Panel observa que:
a) Los Demandantes, Banco de Santander, S.A. y Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero, son titulares de los registros 335810 y 548496 respectivamente. El primero ampara “servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y otras instituciones de cr�dito, as� como en relaci�n con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas” y el segundo seguros y finanzas.
b) Ambos se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, por lo que tienen el derecho al uso exclusivo sobre las denominaciones y con ello impedir que se utilicen, en este caso, como identificadores que pueden inducir a error o confusi�n al p�blico consumidor.
c) Por otra parte, el Demandado al no dar contestaci�n de la demanda, no acredita tener derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa y de las constancias exhibidas por las Demandantes se desprende que es a �stas a quienes les corresponde el derecho sobre las denominaciones SANTANDER y SERFIN.
7. Registro del Nombre de dominio de Mala Fe
De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registr� de mala fe, pues el demandado, con base en las actividades que realiza, debe tener conocimiento de la existencia de la marca SERFIN en M�xico, propiedad de Banca Serf�n, S.A. Grupo Financiero desde muchos a�os antes de que se llevara a cabo la operaci�n, por virtud de la cual se form� el Grupo Santander Serf�n.
De la misma manera, una vez anunciada la operaci�n por virtud de la cual Sandander Investment Bank adquiri� el Grupo Serf�n, el Panel considera que se le dio una amplia difusi�n a esta transacci�n mercantil, para informar a todo el p�blico, en el que est� comprendido el Demandado, lo que hace pensar al Panel que el registro del nombre de dominio se hizo con el fin de aprovecharse del prestigio de las dos instituciones financieras, por lo que el Panel considera que existi� mala fe en el registro del mismo.
Por otra parte, del an�lisis de las constancias presentadas por la parte demandante, se desprende que hubo un acercamiento entre las partes para la cesi�n del nombre de dominio, sin embargo, las pretensiones de la parte demandada, sin fijar una cantidad, exced�an de lo que ser�a un pago razonable por los gastos incurridos en el registro del dominio, lo que hace pensar al Panel que se hizo con el fin de venderlo o transferirlo al titular de las marcas en cuesti�n o que se registr� con el fin de impedir que el titular de la marca lo pudiera utilizar como nombre de dominio, por lo que el Panel considera que a�n y cuando el dominio, tal como se�ala la parte demandante, se encuentra suspendido, eso no es un elemento suficiente para negar el hecho de que hizo y se ha usado de mala fe.
Por otra parte, el Demandado al no contestar la demanda, no acredita ning�n uso del dominio, ni acredita que su negociaci�n est� com�nmente denominada por ese dominio, sino que de las constancias que aparecen en el expediente, el Panel considera que con el nombre de dominio el Demandado pretende enga�ar al p�blico consumidor y obtener una ganancia comercial al registrar el mismo.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido a Banco Santander Mexicano, S.A. como solicitado por los Demandantes.
Mart�n Michaus
Experto �nico
Fecha: 30 de agosto de 2004
Full & Egal Universal Law Academy