Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres
Case No. D2004-0562
1. Las Partes
La Demandante es Atica Software, S.L. representada por D. Jos� Luis Felgueroso Juliana, Gij�n, Asturias, Espa�a.
La Demandada es Hermanitas De Los Pobres, con domicilio en Rue del Percebe, 13, 28080 Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 28 de julio de 2004, por correo electr�nico y el 6 de agosto de 2004, por correo urgente. El 29 de julio de 2004, el Centro envi� a Network Solutions, LLC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 30 de julio de 2004, Network Solutions, LLC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9�de�agosto de 2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 29 de agosto de 2004. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 3 de septiembre de 2004.
El Centro nombr� a Do�a Paz Soler Masota como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 14 de septiembre de 2004, habiendo recibido la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, junto a otros elementos gr�ficos, la denominaci�n “Vel�zquez Visual”, ambas en may�sculas, figurando este segundo t�rmino en tama�o algo menor pero plenamente legible y destacado.
(i) A nivel nacional: marca de car�cter mixto o gr�fico-denominativo (consistente en una figura triangular invertida de fondo negro con una hendidura circular en su lado superior y un punto negro dentro, bajo la que aparece la denominaci�n, en may�sculas y trazo grueso “VEL�ZQUEZ” y, bajo la misma, con un trazo y tama�o menores, la denominaci�n “VISUAL”), en la Clase 9 del Nomencl�tor Internacional, para distinguir “programas de ordenador” (marca espa�ola n�mero 2053138/9).
(ii) A nivel comunitario: con id�ntica composici�n que la anterior, sendas marcas para la cobertura entre ambas de las Clases 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomencl�tor Internacional (marcas comunitarias n�meros, respectivamente, 000608877 y 002783942 001207703).
La Demandante ha acreditado ulteriormente, las siguientes circunstancias f�cticas:
- El dominio controvertido fue registrado en fechas 23 de septiembre de 2003 y expira inicialmente en fecha 23 de septiembre de 2004.
- La Demandante es titular de un nombre de dominio , a trav�s del cual se accede a su propio sitio web, el cual fue registrado en fecha 21 de octubre de 1999 y expira inicialmente el 21 de octubre de 2004.
- La Demandante ha aportado escritura p�blica acreditativa del contenido de las p�ginas a las que pudo accederse, en fecha 10 de octubre de 2003, a trav�s de su propio nombre de dominio como a trav�s del dominio controvertido.
Por lo dem�s, el Panel deja constancia de que ha podido por su parte acceder al sitio web “” en varias ocasiones, la �ltima en la fecha de emisi�n de la presente Decisi�n, comprobado su contenido y observado que, en la actualidad, el mismo presenta ciertas variaciones con respecto al que presentaba en fecha 10�de�octubre de 2003, del modo que se indicar� m�s adelante, cupiendo ya anticipar que, tanto entonces como actualmente, el contenido del referido sitio inclu�a e incluye supuestas declaraciones de varias partes, de tono cr�tico respecto de ciertas prestaciones comercializadas por la Denunciante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en su Demanda:
(i) Que el nombre de dominio controvertido es id�ntico a las marcas registradas de las que es titular, sin que a tal juicio obste el hecho de que la marca sea mixta (por cuanto el elemento denominativo es preponderante), o que los t�rminos denominativos aparezcan individualizados y en may�sculas (y no juntos y en min�sculas, como en el nombre de dominio controvertido).
(ii) Que el Demandado utiliz� datos falsos para efectuar el registro.
(iii) Que el Demandado, al usar las marcas de la Denunciante, desv�a deliberadamente tr�fico de Internet hacia el sitio controvertido, siendo que adem�s el mismo habr�a sido dise�ado imitando la imagen propia del sitio web de la Denunciante.
(v) Que el �nico uso que el Demandado hace de la p�gina es verter y promover todo tipo de cr�ticas sobre la marca y la entidad demandante, perturbando la actividad comercial de la empresa y menoscabando el cr�dito y reputaci�n de la marca y de la empresa en el mercado, siendo que el Demandado tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no mediante el uso del nombre ajeno.
B. Demandado
El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia y domicilio en Espa�a de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional espa�ol.
6.2 Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Pol�tica Uniforme
�stos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio
Resulta evidente para el Panel la semejanza existente entre el dominio controvertido y las marcas espa�ola y comunitarias titularidad de la Demandante, siendo irrelevantes para desvirtuar aquel juicio de semejanza las diferencias menores apuntadas por la propia Demandante.
As� pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el art�culo 4 a) i) de la Pol�tica Uniforme.
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido
El sitio web al que se accede a trav�s del dominio controvertido se utiliza, como la propia Demandante reconoce, �nicamente para verter opiniones cr�ticas hacia ciertas prestaciones de la Demandante. Entre la versi�n de los contenidos del referido sitio acreditados por la Demandante y la versi�n actual que presenta el sitio y que el Panel ha podido comprobar existen ciertas diferencias de tono que no obstante no alteran el pronunciamiento de este Panel, aunque valga dejar constancia de que el Demandante ha rebajado el tono agresivo de sus iniciales alegaciones y resaltado que las mismas se realizan en el ejercicio de su libertad de expresi�n.
En cualquier caso, y �ste no es un hecho discutido por la Demandante, el sitio al que se accede desde el nombre de dominio objeto de conflicto no parece haberse utilizado (o al menos, se trata de un extremo no acreditado al Panel) y no se utiliza (seg�n el Panel ha comprobado en la fecha de su decisi�n) para un uso comercial de ning�n tipo, ni a trav�s del mismo se ofrecen productos y servicios. De haberse acreditado esta circunstancia, la decisi�n del Panel habr�a sido diversa, del modo que se fundamentar� seguidamente.
Asumido lo anterior, debe advertirse que el juicio de este Panel no puede proyectarse sobre el car�cter denigratorio o improcedente de las referidas manifestaciones, pues carece de competencias al efecto, sino tan s�lo sobre si el uso descrito resulta o no compatible con la Pol�tica. Y en este sentido, no escapa a este Panel la dificultad que este grupo de casos entra�a, como tampoco la divergencia de opiniones, con mayores o menores matices, mantenida entre los Panelistas, generalmente en torno a uso de marcas notorias ajenas para verter manifestaciones de tono cr�tico. En este sentido, extra�a al Panel que el Demandante no haya alegado ni en su caso demostrado el car�cter reputado de sus marcas en el particular sector de los productos inform�ticos, que es al que parece dirigirse tambi�n el Demandado a trav�s de su sitio web. Pero asumiremos en todo caso que las prestaciones del Demandante gozan de prestigio en su sector, por cuanto ello no ha de variar el resultado de esta Decisi�n y porque el propio Demandado reconoce, en su sitio web, que la herramienta comercializada por la Demandante es “una de las mejores en el desarrollo de software de gesti�n y bases de datos”, manifestaci�n de la que obviamente se infiere que el Demandado era conocedor de la existencia de una marca ajena, titularidad de la Demandante, circunstancia que tambi�n reconoce expl�citamente.
Dicho esto, debe asimismo aclararse que tampoco corresponde al �mbito de decisi�n propio de este Panel dilucidar sobre la eventual existencia de un supuesto de infracci�n de derechos de marcas por utilizaci�n no consentida de la marca ajena a fin de causar una asociaci�n ileg�tima y por lo tanto una confusi�n en el visitante del sitio web del dominio controvertido.
Centrada la discusi�n en los t�rminos que preceden, la cuesti�n consiste en dilucidar si, conforme a la Pol�tica, resulta leg�timo el registro y posterior uso de un nombre de dominio coincidente con la denominaci�n de una o varias marcas ajenas con el fin de verter opiniones cr�ticas sobre el titular de las mismas.
Este Panel analiz� esta compleja cuesti�n con ocasi�n de su decisi�n en el Caso OMPI No. D2003-0469, Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero, a cuyo texto se remite para evitar innecesarias redundancias. El Panel, pues, no ignora la posici�n diversa, mantenida por otros Panelistas, en la que el ejercicio de la libertad de expresi�n se supeditar�a a la elecci�n de un nombre de dominio no coincidente con los signos distintivos propios del criticado. Sin embargo, y habiendo de nuevo tenido oportunidad de revisar su posici�n a la luz de los antecedentes del presente caso, se reitera en la misma, lo que supone, en breve, admitir la legitimidad en el registro y uso indicados en la medida en la que tal explotaci�n sea estrictamente no comercial, en la medida en que tal uso viene amparado por el art�culo 4 c) iii) de la Pol�tica. La referida posici�n viene asimismo avalada por numerosas decisiones del Panel (entre muchas otras, vide inicialmente Caso OMPI No. D2000-0190, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers; Caso OMPI No. D2000-0536, TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter; o m�s recientemente Caso OMPI No. D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior; o m�s recientemente Caso OMPI No. D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Caso OMPI No. D2004-0014, Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley). Siendo ello as�, y en l�nea con esta doctrina, impl�cito a tal uso cr�tico resultar�an tanto el desv�o inicial de potenciales visitantes naturales del sitio web del Demandante hacia el propio del Demandado como la inicial confusi�n que el p�blico pudiera experimentar por tal circunstancia. En todo caso, la referida confusi�n inicial que pudiera sufrir el visitante se disipa aqu� prontamente en la medida en la que el Demandado advierte de que es un sitio de tono cr�tico y, en todo caso, a partir del tono de las manifestaciones realizadas en el sitio del Demandado.
Entiende, pues, este Panel, que la Demandante no ha acreditado debidamente que a trav�s del sitio a trav�s del sitio web el Demandado est� realizando, m�s all� de una cr�tica severa, alg�n ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captaci�n de fondos o recursos (como ocurr�a en el Caso OMPI No. D2002-0735, El Corte Ingl�s, S.A. v. Federaci�n de Comercio de Andaluc�a CC.OO).
En otros t�rminos, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el dominio controvertido se ha utilizado exclusivamente con fines no comerciales consistentes en la cr�tica de un tercero, de lo que cabe asimismo deducir el Demandado posee un inter�s leg�timo que ampara el uso del dominio controvertido tal cual se ha descrito. Y as� las cosas, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el art�culo 4 a) ii) de la Pol�tica Uniforme respecto del dominio .
6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
El Demandado ha proporcionado datos de contacto falsos en el momento del registro, concretados en su pretendida identificaci�n en tono jocoso, como una entidad orientada a la defensa de los intereses de los m�s d�biles, as� como en la elecci�n de un domicilio ficticio propio de una vi�eta de c�mic. Esta circunstancia es claro indicio de que el registro se actu� de mala fe y, en la medida en la que tales datos falsos se han mantenido, de que se ha usado el dominio de mala fe en tanto que se impide la correcta identificaci�n de su titular, como tienen declaradas numerosas decisiones que excusan de toda cita (en lugar de muchas y por las evidentes concomitancias con el presente supuesto, de nuevo Caso OMPI No. D2003-0024, Actino Instruments, Inc. v. Technology Associates).
As� pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el art�culo 4 a) iii) de la Pol�tica Uniforme.
7. Decisi�n
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso que el dominio es semejante a las marcas de la Demandante, y que el Demandado registr� y ha usado el dominio de mala fe en tanto que ha proporcionado y mantenido datos de contacto falsos. Ello no obstante, al no haber quedado acreditado que el Demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo sobre el dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Pol�tica, procede rechazar la Demanda.
Paz Soler Masota
Experto �nico
Fecha: 28 de septiembre de 2004
Full & Egal Universal Law Academy