Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Andreu Buenafuente Moreno vs. Xavier March Morla
Case No. D2004-0610
1. Las partes
1.1. Demandante: D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO, persona f�sica, domiciliado en c/ Denia 1-3, Bajos, Barcelona 08006, Espa�a.
1.2. Demandado: D. XAVIER MARCH MORLA, persona f�sica, domiciliado en Av.�Joan March, 6, 07002 Palma de Mallorca, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La presente demanda tiene por objeto el nombre de domino .
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd., con domicilio en 330, Link-way Estate, Link Road, Malad (W), Mumbai, Maharashtra�400064, India.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio, en los sucesivo denominada “Pol�tica�Uniforme”, seg�n fue adoptada por ICANN el�24�de�Octubre�de�1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado el “Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI con fecha 4�de�Agosto�de�2004, tanto v�a correo electr�nico como en formato papel.
3.2 Tras la verificaci�n registral correspondiente se dio traslado de la demanda al demandado con fecha 18�de�Agosto�de�2004, quien no contest� a la misma dentro del plazo establecido al efecto.
3.3 Con fecha 21�de�Septiembre�de�2004 el expediente completo del caso ha sido remitido en formato papel a D. Luis H. de Larramendi, Panelista �nico.
4. Idioma del procedimiento
La demanda ha sido presentada en idioma ingl�s, sin que se haya hecho expresa petici�n por ninguna de las dos partes de la que decisi�n sea dictada en lengua alguna.
Este Panel considera, no obstante, que siendo las dos partes de nacionalidad espa�ola, teniendo sus respectivas residencias establecidas en Espa�a, al igual que la tiene la representante del demandante, no existe raz�n que justifique que la decisi�n deba ser dictada en una lengua diferente de la espa�ola.
As� pues, por razones de �ndole pr�ctica y econ�mica, y en ejercicio de la facultad que me confiere el p�rrafo 11-a) del Reglamento, el Panel ha decidido dictar esta decisi�n en espa�ol.
5. Antecedentes de hecho
5.1. El demandante es un conocido profesional del periodismo espa�ol que viene desempe�ando sus actividades, seg�n le es conocido al Panel, desde hace varios a�os, tanto en medios radiof�nicos como en televisivos.
5.2. El demandante es titular del registro de marca n� 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE, que distingue productos de las clases 9, 16, 25 y 28, as� como servicios de las clases 38 y 41 del Nomencl�tor Internacional. La prioridad de dicho registro es de 14�de�Enero�de�2003.
5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta tambi�n los siguientes hechos:
- Cuando Panel ha accedido al dominio controvertido, ha encontrado exactamente la imagen que reproduce el anexo n� 5 del escrito de demanda. En dicha p�gina se ofrece la posibilidad de contactar con la direcci�n “” en la que se ofrece un servicio de registro y venta de dominios, de la que el demandado es responsable del departamento comercial, seg�n figura tambi�n mencionado en el anexo n� 4 del escrito de demanda.
- El dominio controvertido fue inscrito con fecha 24�de�Mayo�de�2004, es decir, con considerable posterioridad a la fecha de prioridad del registro de marca obtenido por el demandante.
6. Pretensiones de las partes
6.1. El Demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma:
- Que el dominio controvertido es un signo protegido por el registro de marca n��2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE.
- Que el demandante es un muy conocido showman, periodista y productor de televisi�n que ya ha recibido numerosas distinciones como el Premio Ondas�de�1997 (por su programa “El Terrat”), el Premio Ondas�de�1998 (por su programa “Malalts de Tele”) y el Premio Ondas del 2000 (por su programa “La�Cosa Nostra”), entre otros.
- Que al demando no le asiste ning�n derecho o inter�s leg�timo sobre el dominio controvertido ya que no ha efectuado uso alguno del mismo y nunca ha sido conocido por el nombre “ANDREU BUENAFUENTE”.
- Que el dominio controvertido se ha registrado y usado de mala fe puesto que fue adoptado con el fin de obtener una cantidad superior a los costes de registro, lo que queda demostrado con lo petici�n por parte del demandado de una oferta econ�mica en firme a cambio de su venta, seg�n se refleja en el anexo n� 4 del escrito de demanda.
Como consecuencia de todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el dominio .
6.2. El demandado
El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el Art�culo�2-a) del Reglamento por correo electr�nico y fax a las direcciones correspondientes.
El demandado no ha contestado a la demanda.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El apartado�15a) del “Reglamento” encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la “Pol�tica Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en Espa�a de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la “Pol�tica Uniforme”, las leyes y principios del derecho nacional espa�ol.
7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, p�rrafo 4 a) de la “Pol�tica Uniforme”
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca
No puede discutirse, teniendo en cuenta la irrelevancia a efectos comparativos de la part�cula “.com”, la total identidad que se produce entre el nombre dominio controvertido y el registro de marca de que es titular el demandante, pues ambos se componen de los mismos elementos (los t�rminos “ANDREU” y “BUENAFUENTE”).
El demandante, por tanto, ha acreditado la concurrencia del primer requisito establecido en el p�rrafo�4-a) de la “Pol�tica Uniforme”.
7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado, titular del dominio controvertido
El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda no permite conocer su versi�n acerca de las razones que le llevaron a registrar el dominio .
El Panel entiende, adem�s, que esa falta de contestaci�n constituye una aceptaci�n impl�cita de la carencia de derechos o intereses del demandado, al no permitir al Panel conocer si se ha llevado a cabo actividad comercial alguna conectada con la denominaci�n ANDREU BUENAFUENTE y si dispone de alg�n derecho sobre la misma o que fines u objetivos persegu�a.
El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado tambi�n ha probado la concurrencia del segundo requisito establecido por el p�rrafo 4-a) de la “Pol�tica Uniforme”.
7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
Por lo que se refiere al an�lisis de este �ltimo requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar para determinar si el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.
7.2.3.1. La actuaci�n del demandado se considera subsumible en el supuesto contemplado en el p�rrafo 4-b i) de la Pol�tica Uniforme
Dicho p�rrafo se�ala que existir� mala fe en el uso y registro de un dominio si �ste fuera adoptado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor absoluto que supera los costes diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio.
En el caso que nos ocupa, el Panel considera que la petici�n de oferta econ�mica cursada por el demandado seg�n figura en el anexo n� 4 del escrito de demanda, no puede sino considerarse como una firme intenci�n de vender el dominio por un coste superior a los incurridos en su registro. De no ser as�, el demandando hubiera ofrecido su venta por una cantidad equivalente, o incluso ligeramente superior a dichos costes en lugar de cursar dicha petici�n.
Indudablemente la ausencia de contestaci�n a la demanda no permite al Panel considerar eventuales justificaciones que, sobre su conducta, el demandado hubiera podido aportar.
As� pues, este primer factor analizado permite concluir, por s� mismo, que el demandante ha acreditado tambi�n la concurrencia del tercer requisito establecido en el p�rrafo�4-a) de la “Pol�tica Uniforme”.
7.2.3.2. Tenencia pasiva del elemento controvertido
La ausencia de todo contenido relevante en la p�gina web identificada por el dominio , hace incuestionable la conclusi�n de que se ha llevado que se a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuesti�n.
A este respecto procede traer a colaci�n el criterio seguido por numerosas decisiones emanadas del Centro (entre otras decision OMPI D2000-0464 Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation vs Distribution Purchasing & Logistics Corporation, decision OMPI D2000-0239 J. Garc�a Carri�n, S.A. v.�Jos� Catal�n Fr�as, decision OMPI D2000-1402 UNICAJA-Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C�diz, Almer�a, M�laga y Antequera vs Fernando Labad�a Pardo y decision OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Ltd. v.�Nuclear Maushmallows), en el sentido de que la mera tenencia pasiva constituye una causa justificativa de mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio.
7.2.3.3. Consideraci�n de la denominaci�n ANDREU BUENAFUENTE como marca notoria
Aunque la ausencia de contestaci�n a la demanda impide conocer cualquier pronunciamiento del demandado acerca de si conoc�a o no la existencia de la marca ANDREU BUENAFUENTE, su notoriedad resulta indiscutible por cuanto el Panel ha podido verificar que ya exist�a con mucha antelaci�n al momento en el cual el demandado obtuvo el registro del dominio controvertido.
El Panel entiende que no s�lo no resulta cre�ble una invenci�n o creaci�n independiente de la denominaci�n ANDREU BUENAFUENTE por parte del demandado, sino que fue precisamente esa notoriedad la que le llev� a adoptar para si el citado dominio.
Ello, no s�lo constituye motivo m�s que sobrado para que se entienda que concurre la mala fe en el uso y registro de un dominio (de acuerdo con otras decisiones como la decision OMPI D2000-0045 Hipercor, S.A. vs Miguel Gonz�lez), sino que constituye una conducta, a juicio del Panel, directamente subsumible en lo dispuesto en la Ley 3/1991, de�10�de�Enero, de Competencia Desleal que establece, a modo de cl�usula general, en su Art�culo 5, que:
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.
Se se�ala en dicho texto legal, adicionalmente, en su Art�culo 6, “Actos de Confusi�n”, que:
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia o presentaci�n, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica”.
El Panel considera, aplicando el criterio seguido en decisiones como la decision OMPI D2000-0018 Banco Espa�ol de Cr�dito, S.A. v. Perry Vidal Tave/Miguel Duarte, o la decision OMPI D2001-0151 Casa Tarradellas, S.A./D. Jos�Tarradellas Arcarons v. Indices de Gesti�n, S.L., que la presencia de un dominio en la red constituye, “per se”, una presencia p�blica, por lo que la actuaci�n del demando puede calificarse como transgresora de las exigencias de la buena fe.
Por otro lado, y para finalizar, necesaria referencia ha de hacerse a la Ley�17/2001�de 7�de�Diciembre de Marcas que se�ala en su Art�culo�34,
“derechos conferidos por la marca” que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico”.
El inciso 2 de dicho Art�culo establece que “el titular de la marca registrada podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tr�fico econ�mico:
c) cualquier signo id�ntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que est� registrada la marca, cuando �sta se notoria o renombrada en Espa�a y que la utilizaci�n del signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexi�n entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando su uso pueda implicar aprovechamiento indebido o menoscabo del car�cter distintivo de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
A su vez, el inciso tercero del mismo precepto se�ala que “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior, podr� prohibirse, en especial:
e) usar el signo en redes de comunicaciones telem�ticas y como nombre de dominio”.
El Panel considera, por consiguiente, que tambi�n el demandante ha probado la concurrencia del tercer requisito establecido por el p�rrafo 4-a) de la “Pol�tica Uniforme”.
8. Decisi�n
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio siendo id�ntico el registro de marca ANDREU BUENAFUENTE del que es titular el demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o inter�s leg�timo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio al demandante.
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
Fecha: 4�de�Octubre�de�2004
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