Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, Rep�blica de Colombia v. Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Mu�oz Camacho, Mastercafe SL
Caso No. D2004-0677
1. Las Partes
Las Demandantes son la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia y la Rep�blica de Colombia representadas por Dewey Ballantine, LLP, Estados Unidos de Am�rica.
Las Demandadas son Juan Men�ndez Crespo, Colombian Coffee Shop, S.L., Espa�a y Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Mu�oz Camacho, Mastercafe SL, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
Los registradores de los citados nombres de dominio son R e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� el 25 de agosto de 2004 ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”). El 26 de agosto de 2004, el Centro envi� a R y a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 26 de agosto de 2004, R e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que los Demandados son las organizaciones que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda, el 31 de agosto de 2004. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo el 7 de septiembre de 2004. al procedimiento. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 27 de septiembre de 2004. Las Demandantes no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a las Demandadas su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 1 de octubre de 2004.
El Centro nombr� a Daniel Pe�a como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 7 de octubre de 2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Teniendo en cuanta que todas las partes provienen de pa�ses en los cuales la lengua nativa es el espa�ol, que entre los demandantes est� incluida la Rep�blica (La “Rep�blica”) y con el fin de garantizar al m�ximo el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en particular, de las demandadas este Grupo Administrativo de Expertos proferir� su decisi�n en idioma espa�ol.
4. Antecedentes de Hecho
La Federaci�n Nacional de Cafeteros (La “Federaci�n”) fue creada por la Rep�blica en 1927 para proteger los intereses econ�micos y jur�dicos de los cultivadores de caf� en Colombia.
La Federaci�n fue establecida con el prop�sito de promover internacionalmente y controlar la calidad del caf� que se exporta desde la Rep�blica.
La Rep�blica obtuvo una marca de certificaci�n para la expresi�n Colombian ( la “marca de certificaci�n”) con el n�mero de registro 1.160.492 para Caf�,
La marca de certificaci�n estuvo basada en una solicitud presentada el 10�de�enero�de�1979, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de Am�rica.
La Federaci�n act�a como agente para la protecci�n y observancia de los derechos relacionados con la marca de certificaci�n.
La marca de certificaci�n ha sido utilizada continuamente en el comercio interestatal en los Estados Unidos desde septiembre de 1927, y tiene el estatus de incontrovertible, bajo la ley norteamericana de marcas.
La marca de certificaci�n ha sido utilizada para certificar que el caf� distinguido con la misma fue cultivado en la Rep�blica y ha sido objeto de inspecci�n en cuanto a criterios m�nimos de calidad y en consecuencia, ha sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos.
La marca de certificaci�n trae consigo un good-will y el reconocimiento entre los consumidores, como consecuencia del esfuerzo econ�mico realizado por la Federaci�n, en actividades de mercadeo y publicidad. Esta buena reputaci�n beneficia no s�lo a la Federaci�n sino, en general, a los cultivadores de caf� en la Rep�blica.
El demandado no es licenciatario ni deriva ning�n derecho leg�timo del demandante respecto de la marca de certificaci�n.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las Demandantes consideran que los nombres de dominio en disputa violan sus derechos de marca como consecuencia de la reproducci�n en aqu�llos de la marca de certificaci�n de la cual es titular. Adem�s, el uso de los nombres de dominio en sitios de internet que tienen actividades relacionadas con la venta y comercializaci�n de caf� hace m�s evidente la vulneraci�n de sus derechos como consecuencia de la confusi�n que esta conducta puede ocasionar entre el p�blico consumidor.
El inter�s leg�timo de las Demandantes se deriva del registro de la marca de certificaci�n obtenido hace varias d�cadas, as� como del uso continuo del mismo en actividades comerciales. Las Demandadas no tendr�an derechos leg�timos como consecuencia de sus actividades no autorizadas o avaladas por la Federaci�n ni por la Rep�blica.
La mala fe de las Demandadas estar�a sustentada, seg�n los Demandantes, por el conocimiento que estas adquirieron de la ilegalidad de su conducta, como consecuencia de varias comunicaciones enviadas por las Demandantes, incluyendo una carta de reclamo, que no obtuvieron nunca una respuesta definitiva de las Demandadas. Lo anterior, en el contexto de un conocimiento extendido que ha alcanzado la marca de certificaci�n y que ser�a una prueba adicional de la mala fe de las Demandadas.
B. Demandado
Ninguna de las empresas demandadas contest� formalmente las alegaciones de las Demandantes, solamente envi� comunicaciones fuera del t�rmino establecido por la Pol�tica y aplicado en este caso concreto que adem�s no incluyen una referencia al fondo de la controversia ni una respuesta a las alegaciones de las Demandantes.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Grupo Administrativo considera que en este caso la valoraci�n de la similitud entre la marca y los nombres de dominio que son objeto de la controversia debe hacerse no solamente con base en la simple comparaci�n de signos sino que debe partir de la naturaleza de la marca involucrada, es decir, del entendimiento del alcance de la protecci�n que otorga una marca de certificaci�n.
La marca de certificaci�n es un tipo de marca que protege un signo distintivo destinado a distinguir productos y servicios cuya calidad u otras caracter�sticas han sido certificadas por la titular de la marca. Es decir que la finalidad de una marca de certificaci�n es que el signo pueda ser utilizado para controlar la calidad o el cumplimiento de determinadas caracter�sticas o condiciones. El r�gimen particular de este tipo de marcas surgi� precisamente para proteger a empresarios, gremios e individuos que puedan cumplir con las espec�ficas condiciones o obtengan una autorizaci�n usualmente basada en estrictos controles de calidad.
El alcance de la marca de certificaci�n est� definido por el certificado No 1.160.492 en el que se especifica que la misma sirve para certificar caf� cultivado en la Rep�blica haya sido objeto de una inspecci�n autorizada por la Rep�blica y que haya sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos tambi�n por el cumplimiento de est�ndares de calidad. Para cualquier ciudadano colombiano es evidente que este es uno de los fundamentos de la excelencia del caf� de Colombia y que ha permitido que este producto sea emblema de la Rep�blica.
No hay duda que la marca de certificaci�n es reproducida �ntegramente en los nombres de dominio registrados y que ese hecho de por s� amerita que el Grupo Administrativo declare probado el requisito primero de la Pol�tica. En todo caso, para el Grupo Administrativo, el hecho de que adem�s se utilice la expresi�n “coffee” como parte del dominio y unido a la marca de certificaci�n hace a�n m�s evidente la posible confundibilidad entre los dominios y la marca de certificaci�n de la Federaci�n.
B. Derechos o intereses leg�timos
El Grupo Administrativo considera prueba suficiente del inter�s leg�timo del titular de la marca de certificaci�n el hecho de que la misma haya sido registrada y utilizada por varias d�cadas para cumplir su funci�n de certificaci�n de calidad y de localizaci�n geogr�fica de los cultivos de caf� colombiano para ser exportado a los Estados Unidos.
El inter�s leg�timo de la Rep�blica y de la Federaci�n as� como de su marca de certificaci�n se deriva adem�s de su car�cter institucional en el desarrollo y consolidaci�n del producto emblem�tico de la agricultura colombiana.�
El Grupo Administrativo tambi�n considera que la Rep�blica con el registro de la marca de certificaci�n y la protecci�n que le ha dado a la misma ha creado un activo intangible que defiende los intereses de todos los ciudadanos colombianos y en particular, de los cultivadores de caf� en ese territorio. Este precisamente es un caso evidente en el que la Demandante ejerci� su funci�n de velar por el cumplimiento de los derechos respecto de la marca de certificaci�n utilizando comunicaciones previas a este procedimiento y al haber iniciado la Pol�tica que en esta decisi�n se resuelve.
Frente a esa afirmaci�n y evidencia de intereses particulares y colectivos en juego que justifican su protecci�n, ninguna de las Demandadas present� alegato o prueba alguna que pueda servir en su defensa y que le permitir�an conservar el registro de los dominios.
El demandado tampoco expres� ni prob� ser licenciatario del demandante o derivar de �ste derechos o intereses leg�timos que pudieran justificar el registro del dominio. Para cualquier comerciante de caf� colombiano, y m�s a�n, para un ciudadano colombiano es un hecho evidente que el control de calidad que ha hecho del caf� de origen colombiano un producto de reconocida excelencia, proviene de una observancia estricta de los derechos de propiedad intelectual de la Rep�blica de Colombia y de su agente de observancia, la Federaci�n. En ese sentido este Grupo Administrativo reafirma la l�nea jurisprudencial trazada sobre el inter�s leg�timo en el Caso OMPI No. D2001-0219 .
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La mala fe en el uso y en el registro, de acuerdo con la Pol�tica, se debe inferir de hechos o actos de las Demandadas. En el presente caso, las pruebas presentadas por las Demandantes llevan a considerar que las Demandadas con actividades profesionales relacionadas con el caf� colombiano deber�an conocer de la protecci�n extendida y notoria de la marca de certificaci�n. Lo anterior es m�s evidente siendo que una de las demandadas es una sociedad constituida bajo las leyes de Colombia y la otra afirm� proceder como consecuencia de instrucciones de la primera.
En el caso del uso de la marca es importante nuevamente traer a colaci�n el hecho de que el uso de la expresi�n “Colombian” en sitios de internet relacionados con el caf� es para este Grupo Administrativo un uso de mala fe por el alcance y protecci�n especifico que otorga una marca de certificaci�n. A�n en gracia de discusi�n, si el demandado no conoc�a de la existencia y protecci�n a tal signo distintivo, las Demandantes, en m�ltiples comunicaciones, algunas de estas incluso en la forma de cartas formales de reclamo, le puso de presente sus derechos respecto de la marca de certificaci�n y las consecuencias jur�dicas que acarrea un uso no autorizado bajo el alcance de la ley norteamericana de marcas.
De todas las circunstancias del caso as� como de las pruebas presentadas se puede inferir que existi� mala fe al momento del registro y que el uso del nombre de dominio en relaci�n con actividades relacionadas con el caf� es de mala fe, en el contexto de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, y de acuerdo con la solicitud expresa de la Demanda, el Grupo Administrativo de Expertos considera que los nombres de dominio, , , y sean transferidos a la Federaci�n, a nombre de la Rep�blica, como fue solicitado por los apoderados de las Demandantes en su escrito de Demanda.
Daniel Pe�a
Experto �nico
Fecha: 21 de octubre, 2004
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