WIPO Domain Name Decision D2004-0679 for viagrafarm.com

WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Pfizer Inc. v. René Pfennig

Verfahren Nr. D2004-0679

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin in diesem Verfahren ist Pfizer Inc. (“Beschwerdeführerin”), 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA. Die bevollmächtigte Vertreterin der Beschwerdeführerin im gegenständlichen Verfahren ist Maria J. Fernandez Marques, Pfizer GmbH, Karlsruhe, Deutschland.

Beschwerdegegner des gegenständlichen Verfahrens ist René Pfennig (“Beschwerdegegner”), München, Deutschland.

2. Domain Name(n) und Domainvergabestelle(n)

Der streitige Domainname ist (“Domainname”), registriert bei Key Systems GmbH (“Domainvergabestelle”), Zweibrücken, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Am 26. August 2004 per E-Mail und am 27. August 2004 per Post wurde beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (“Center”) eine Beschwerdeschrift (“Beschwerde”) in deutscher Sprache eingereicht. Dies geschah in Übereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Richtlinie”) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) vom 24. Oktober 1999, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Verfahrensordnung”) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Ergänzende Verfahrensregeln”).

Am 26. August 2004 übermittelte der Verfahrensbearbeiter eine Anfrage an die Domainvergabestelle, die am 27. August 2004 in ihrer Antwort darüber informierte, dass der streitige Domainname bei Key Systems GmbH registriert sei, und dass der Beschwerdegegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei.

Am 30. August 2004 schickte das Center dem Beschwerdegegner die Mitteilung einer Beschwerde und der Einleitung des Beschwerdeverfahrens (“Beschwerdemitteilung”) zu. Die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung wurde auf den 19. September 2004 festgesetzt.

Das Center stellte am 23. September 2004 die formelle Säumnis des Beschwerdegegners fest und teilte ihm mit, dass er die Frist für die Einreichung einer Beschwerdeerwiderung nicht eingehalten habe und somit die in der Verfahrensordnung und den ergänzenden Verfahrensregeln aufgestellten Säumnisfolgen eintreten.

In Antwort auf diese Säumnismitteilung erhielt das Center am selben Tag ein E-Mail des Beschwerdegegners, worin er darüber informierte, dass er bereits seit mehreren Wochen mit der Beschwerdeführerin in Kontakt stehe und auch schon eine Unterlassungserklärung unterzeichnet habe.

Ebenfalls am 23. September 2004 informierte das Center den Beschwerdegegner per E-Mail darüber, dass nur die Beschwerdeführerin beantragen könne, das Verfahren für einen bestimmten Zeitraum zu suspendieren, um Vergleichsverhandlungen zu ermöglichen. Solange ein solcher Antrag nicht vorliegt, betreibe das Center das Verfahren gemäss der Verfahrensordnung weiter und werde deshalb in den nächsten Tagen das Beschwerdepanel bestellen.

Gleichentags erhielt das Center auch ein E-Mail der Beschwerdeführerin. Darin teilte sie mit, dass die Beschwerdeführerin kein Interesse an einer Aussetzung des Verfahrens habe und einer solchen auch nicht zustimme. Ein direkter Kontakt zwischen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner sei weder notwendig noch erwünscht.

Am 24. September 2004 sandte wiederum der Beschwerdegegner ein E-Mail an das Center, worin er darüber informierte, dass er bereits seit längerer Zeit der Übermittlung des streitgegenständlichen Domainnamens zugestimmt habe und bat daher das Panel um Instruktionen.

Das Center informierte gleichentags die Parteien darüber, dass das Verfahren fortgeführt werde. Die Übertragung des Domainnamens könne das Center als Streitbeilegungsstelle nicht veranlassen, sondern lediglich die Domainvergabestelle, die den Domainnamen verwaltet.

Die Beschwerdeführerin entschied sich für einen einzelnen Beschwerdepanelisten, was vom Beschwerdegegner durch Stillschweigen akzeptiert wurde. Das Center lud den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit, die ordnungsgemäss unterschrieben am 30. September 2004 zurückgesandt wurde.

Das Center teilte den Parteien am 1. Oktober 2004 die Bestellung des Beschwerdepanels und das voraussichtliche Entscheidungsdatum, 15. Oktober 2004, mit.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, Pfizer Inc., gehört zu den grössten Arzneimittelunternehmen der Welt mit weltweiten Aktivitäten in über 150 Ländern. Die Beschwerdeführerin erfindet, entwickelt, produziert und vermarktet führende verschreibungspflichtige Arzneimittel für Menschen und Tiere. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin umfangreiche Mittel für Forschung, Entwicklung und Vermarktung von VIAGRA, die erste zugelassene orale Medikation zur Behandlung erektiler Dysfunktion, aufgewendet. Erektile Dysfunktion, bisweilen männliche Impotenz genannt, ist ein ernstes Leiden, von dem schätzungsweise über 100 Millionen Männer weltweit betroffen sind.

Die VIAGRA-Medikation gegen erektile Dysfunktion wurde durch die United States Food and Drug Administration (“FDA”) am 27. März 1998 zugelassen, und die Marke wird für oder in Verbindung mit diesem Produkt in den Vereinigten Staaten seit dem 6. April 1998 benutzt. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der US Marke Nr 2,162,548 VIAGRA, deren Eintragung am 2. Juni 1998 im Principal Register des US Patent- und Markenamtes erfolgte. Die Beschwerdeführerin ist ebenfalls Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 000233890 VIAGRA, welche am 21. April 1998 in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wurde. Eine Kopie der US - Eintragungsurkunde und der Gemeinschaftsmarkenurkunde für die Marke VIAGRA finden sich in Anlage 3 zur Beschwerde. Die Beschwerdeführerin besitzt darüber hinaus Markeneintragungen für VIAGRA in der ganzen Welt. Eine Liste der weltweiten Eintragungen der Marke VIAGRA wurde als Anlage 4 der Beschwerde beigefügt.

VIAGRA geniesst eine starke Medienpräsenz und ist Gegenstand öffentlicher Untersuchungen und Kommentare. Aufgrund dieser umfassenden Publizität und der eigenen Werbung der Beschwerdeführerin wurde die Marke VIAGRA weltweit berühmt als Kennzeichnung eines Medikaments zur oralen Therapie von Potenzstörungen.

Die Beschwerdeführerin besitzt den Domainnamen , der aktiv genutzt wird. Beigefügt als Anlage 5 zur Beschwerde findet sich die Kopie eines Ausdruckes aus der Whois-Datenbankrecherche, durchgeführt am 9. August 2004, die das Eigentum der Beschwerdeführerin an diesem Domainnamen wiedergibt.

Der Beschwerdegegner registrierte den streitgegenständlichen Domainnamen am 17. November 2003.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin behauptet, dass der streitige Domainname mit ihrer Marke identisch oder mit ihr verwechslungsfähig sei, ferner, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens habe, dass der Domainname bösgläubig registriert worden sei und bösgläubig genutzt würde. Deshalb sei der Domainname auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner ist gemäss Paragraph 2(a) der Richtlinie über die Beschwerde und die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens informiert worden, versäumte es aber, eine formelle Beschwerdeerwiderung einzureichen. Zudem hat er dem Panel mitgeteilt, dass er bereits vor Eröffnung dieses Verfahrens eine Verzichtserklärung unterschrieben habe und dem Transfer des streitgegenständlichen Domainnamens zugestimmt habe. Deshalb wird angenommen, die Behauptungen und Aussagen der Beschwerdeführerin seien nicht bestritten.

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie bestimmt, dass die Beschwerdeführerin kumulativ das Folgende zu beweisen hat:

(i) dass der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist,

(ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen hat und

(iii) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

Identischer oder verwechselbar ähnlicher Domainname: Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Marke VIAGRA. Für den Panelisten ist klar, dass die Bezeichnung “VIAGRA” ein erfundenes Wort mit einem hohen Grad an inhärenter Unterscheidbarkeit ist, und dass diese Bezeichnung weltweit bekannt ist als Medikament zur Behandlung von Potenzstörungen (vgl. Pfizer Inc v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Pfizer Inc. v. Martin Marketing, WIPO Case No. D2002-0793; Pfizer Inc. v. Jason Haft, WIPO Case No. D2003-0133; Pfizer Inc. v. myviagra WIPO Case No. D2002-0463; Pfizer Inc. v. Order Viagra online, WIPO Case No. D2002-0366).

Der streitgegenständliche Domainname enthält zur Gänze die Marke der Beschwerdeführerin und fügt lediglich einen beschreibenden und generischen Begriff (“farm”) hinzu.

Es ist allgemein anerkannt, dass durch blosse Hinzufügung eines generischen Begriffs zu einer bestehenden bekannten Marke keine neue oder unterscheidbare Marke entsteht, woraus der Beschwerdegegner im vorliegenden Fall Rechte ableiten könnte, und dass eine solche Hinzufügung nicht ausreicht, Verwechslungen mit der Marke zu vermeiden (GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, WIPO Case No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International WIPO Case No. D2000-1219; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp, WIPO Case No. D2000-0464).

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenständliche Domainname mit der Marke der Beschwerdeführerin verwechselbar ähnlich ist, und dass somit die Beschwerdeführerin Element (i) von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

Rechte oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an dem Domainnamen: Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie

Gemäss Paragraph 4(c) der Richtlinie kann ein Beschwerdegegner seine Rechte und berechtigten Interessen am Domainnamen darlegen. Insbesondere folgende Umstände, falls vom Beschwerdepanel nach Würdigung aller vorgelegten Beweismittel als nachgewiesen erachtet, beweisen die Rechte bzw. berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen:

(i) Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung nachweislich vorbereitet, bevor er eine Mitteilung über das Beschwerdeverfahren erhielt;

(ii) Der Beschwerdegegner ist (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen allgemein bekannt, auch wenn er keine Rechte an einer Marke erworben hat; oder

(iii) Der Beschwerdegegner nutzt den Domainnamen in rechtmässiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen.

Der Beschwerdegegner hat es versäumt, irgendwelche Beweise oder sonstige Tatsachen und Umstände vorzubringen, die auf ein Recht oder ein berechtigtes Interesse am Domainnamen im erwähnten Sinne schliessen lassen.

Die Beschwerdeführerin hat schlüssig nachgewiesen, dass die Einführung und Benutzung der Marke VIAGRA durch die Beschwerdeführerin vor der Eintragung des angefochtenen Domainnamens durch den Beschwerdegegner am 17. November 2003 liegt. Für den Panelisten ist es weiter erwiesen, dass dem Beschwerdegegner die Marke der Beschwerdeführerin vor Eintragung des angefochtenen Domainnamens bekannt war, da er auf seiner Website unter dem streitgegenständlichen Domainnamen Produkte, die angeblich aus der Herstellung der Beschwerdeführerin stammen, sowie Konkurrenzprodukte vermittelt (siehe Anhang 6 der Beschwerde).

In Übereinstimmung mit der herrschenden Praxis (Chanel Inc. v. Cologne Zone, WIPO Case No. D2000-1809; National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment, WIPO Case No. D2000-0700; Pfizer Inc. v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870; Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774) ist deshalb der Panelist der Auffassung, dass keine Gutgläubigkeit des Beschwerdegegners angenommen werden kann, wenn ein verwechselbar ähnlicher Domainname dazu benutzt wird, Konkurrenzprodukte zu fördern und zu verkaufen.

Die Beschwerdeführerin hält überdies fest, dass zwischen dem Beschwerdegegner und ihr keinerlei Geschäftsbeziehungen bestehen. Die Beschwerdeführerin erteilte dem Beschwerdegegner keine Berechtigung zur Beantragung der Registrierung eines Domainnamens, der die Marke der Beschwerdeführerin enthält.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen hinsichtlich des streitigen Domainnamens gemäss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie hat.

Bösgläubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens: Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie

Paragraph 4(b) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bösgläubig angemeldet wurde und genutzt wird und nennt nicht abschliessend die folgenden vier Umstände, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:

(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Der Panelist ist der Überzeugung, dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen bösgläubig angemeldet und genutzt hat, um willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht Internetbenutzer zu seiner Website zu lenken. Dies tat er unter Ausnützung der Bekanntheit der Marke VIAGRA der Beschwerdeführerin und indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdeführerin hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat (Paragraph 4(b)(iv) der Richtlinie).

Wie bereits dargelegt, ist VIAGRA eine berühmte Marke, die weltweit Anerkennung und Aufmerksamkeit erlangte. Es ist deshalb unvorstellbar, dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen in Unkenntnis der Rechte der Beschwerdeführerin an der Marke VIAGRA und in der Absicht auf eine gutgläubige Benützung registrierte. Vielmehr scheint es so, dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen bewusst registriert hat, um vom Goodwill der Marke VIAGRA der Beschwerdeführerin zu profitieren.

Dieser Eindruck wird dadurch noch verstärkt, dass der Beschwerdegegner auf seiner Website konkurrierende Produkte zu VIAGRA feilbietet (siehe Anhang 6 der Beschwerde). Der Beschwerdegegner verkauft Produkte, die ähnlich sind und in direkter Konkurrenz mit dem Produkt VIAGRA der Beschwerdeführerin stehen.

Ein solches Verhalten deutet ebenfalls auf eine bösgläubige Anmeldung und Nutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner gemäss Paragraph 4(b)(iii) der Richtlinie hin (Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corp. v. Liu Xingdong, WIPO Case No. D2003-0408; Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., WIPO Case No. D2001-0110; The Body Shop International plc v. A-Team/ Lasse Nygaard, WIPO Case No. DAS2003-0001; Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd. v. Ashton-Hall Computer Services, WIPO Case No. D2000-0177).

Aus diesen beschriebenen Gründen ist nach Ansicht des Panelisten auch das Erfordernis der bösgläubigen Registrierung und des bösgläubigen Gebrauchs des Domainnamens durch den Beschwerdegegner erfüllt. Der Beschwerdeführer konnte genügend nachweisen, dass die in Paragraph 4(b)(iii) und (iv) der Richtlinie festgelegten Umstände in diesem Streit vorliegen.

7. Entscheidung

In Anbetracht der oben erwähnten Tatsachen und Umstände entscheidet das Beschwerdepanel, dass der streitgegenständliche Domainname mit der registrierten Marke der Beschwerdeführerin verwechselbar ähnlich ist, dass der Beschwerdegegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens hat und dass der Domainname bösgläubig angemeldet und genutzt wurde.

Entsprechend wird das Begehren des Beschwerdeführers auf Übertragung des Domainnamens in diesem Verfahren nach der Richtlinie gutgeheissen.

Tobias Zuberbühler
Einzelpanelist

Datum: 14. Oktober 2004

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