Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L.
Caso N� 2004-0735
1. Las Partes
La demandante es Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, EE.UU. de Am�rica.
El demandado es Mocosoft, de M�laga, Fuengirola, Espa�a, o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, Espa�a. Ver la secci�n 6, A, infra.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y . El registrador de ambos nombres de dominio es directNIC.com, de Intercosmos Media Group, Inc., New Orleans, Louisiana, EE.UU. de Am�rica.
3. Iter Procedimental
El 10 de septiembre�de�2004 la demanda se envi� al Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) v�a correo electr�nico. En la misma fecha el Centro acus� recibo de la demanda y envi� al registrador directNIC.com, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El mismo d�a el Centro recibi� la respuesta de directNIC.com, informando que tiene registrado los dominios con MOCOSOFT como titular, y , con Agregar a Favoritos S.L. como titular, y que en ambos casos el contacto administrativo es Carlos Pav�a. El 14 de septiembre�de�2004, la demanda se present� en copia papel.
En respuesta a la comunicaci�n del Centro del�15�de�septiembre de�2004, de que la demanda era administrativamente deficiente en cuanto al nombre de la entidad registradora de los dominios, la demandante envi� el mismo d�a al Centro la correspondiente modificaci�n a la demanda por v�a electr�nica. El 16�de�septiembre�de�2004, la demandante envi� la modificaci�n en copia papel. El 17�de septiembre�de�2004, el Centro verific� que la demanda, junto con su modificaci�n, cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”) y, de conformidad con los P�rrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, notific� formalmente la Demanda y el comienzo al procedimiento administrativo al demandado.
De conformidad con el P�rrafo 5(a) del Reglamento, la fecha l�mite para contestar a la demanda se fij� para el�7�de�octubre�de�2004. El Grupo considera que al notificar la demanda como lo hizo el Centro ha actuado correctamente (ver secci�n 6 A, infra). El 7 de octubre�de�2004, el demandado envi� la contestaci�n a la demanda por email. El 11 de octubre�de�2004, lleg� al Centro la copia papel.
Habiendo recibido las respectivas declaraciones de aceptaci�n, y de imparcialidad e independencia, el�11�de�noviembre de�2004, el Centro design� a Gabriela Paiva Hantke y �ngel Garc�a Vidal como expertos integrantes del Grupo, y a Roberto Bianchi en calidad de experto presidente, en conformidad con el P�rrafo�7 del Reglamento. La decisi�n del Grupo sobre el fondo de la controversia debe enviarse al Centro a m�s tardar el�25�de�noviembre�de�2004.
Con relaci�n al idioma del procedimiento, y ante un pedido del Demandado, con fecha 16 de noviembre�de�2004, el Grupo dict� por unanimidad, y el Centro notific� a las Partes, la Orden de Procedimiento N� 1, que dice lo siguiente:
“1. Considerando que el Grupo Administrativo de Expertos (“el Grupo”) fue designado el�11�de�noviembre�de�2004, y que a la fecha sus integrantes s�lo han recibido por email la versi�n electr�nica del expediente, con la demanda y la contestaci�n a la demanda, sin anexos, y que en los pr�ximos d�as han de recibir la versi�n completa del expediente en papel;
“2. Considerando adem�s que, seg�n el P�rrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento ser� el del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, salvo acuerdo de partes o que el Grupo determine otra cosa (nuestra bastardilla);
“3. Considerando asimismo que en este caso el acuerdo de registro est� en idioma ingl�s, que la demanda se ha presentado en ingl�s, y que el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (“el Centro”) hasta ahora ha tramitado el expediente en idioma ingl�s;
“4. Considerando por otra parte que el demandado ha solicitado que el procedimiento se tramite en espa�ol, habida cuenta que el demandante est� representado por un despacho de abogados espa�ol, que el demandado es espa�ol y que la jurisdicci�n competente para conocer de una eventual impugnaci�n de lo que decida este Grupo es la espa�ola; alega adem�s el demandado que “[d]e otra forma, se estar�a causando una grave indefensi�n a esta parte, que conculcar�a nuestros principios constitucionales.” Ver contestaci�n de demanda, secci�n VI;
“5. Considerando adem�s que los abogados-representantes de las partes son de nacionalidad espa�ola o residen en Espa�a, y que los tres miembros del Grupo Administrativo tienen como lengua materna la espa�ola, y conocen y utilizan suficientemente el idioma ingl�s, y que la parte demandante sugiri� la designaci�n de un grupo de expertos integrado por personas que usen el idioma espa�ol. Ver demanda, p�rrafo 14;
“6. Considerando adem�s que, como se decidi� en el Caso OMPI N� D2001-0582, citado oportunamente por el demandado, el Grupo debe decidir la cuesti�n del idioma del procedimiento sin demora, de manera equitativa, sin afectar los actos cumplidos antes de la designaci�n del Grupo, ni aumentar el costo del procedimiento;
“7. Considerando finalmente que al decidir esta cuesti�n no es necesario que el Grupo examine el argumento planteado por el demandado, sobre una supuesta indefensi�n en que quedar�a si el procedimiento fuera a proseguir en ingl�s. El Grupo tampoco puede acompa�ar la especulaci�n del demandado sobre intenciones supuestamente aviesas al presentarse una demanda en el idioma del acuerdo de registro, a falta de un acuerdo de partes en otro sentido, y sin conocer el demandante cu�l ser�a la posici�n del demandado sobre el idioma del procedimiento.
“Por todo ello, el Grupo, conforme con el P�rrafo 11 del Reglamento, resuelve:
a) Continuar el presente procedimiento en idioma espa�ol, en el que estar� redactada la presente orden, cualesquiera otras comunicaciones del Grupo o de las Partes, y la decisi�n sobre el m�rito.
b) Declarar que hasta el dictado de la presente orden el procedimiento estuvo correctamente tramitado en idioma ingl�s, y
c) No requerir traducci�n al espa�ol de las comunicaciones anteriores a la presente orden, ni de sus documentos anexos.”
No hubo otras �rdenes de procedimiento, ni se dictaron pr�rrogas.
4. Antecedentes de Hecho
Seg�n lo acredit� la demandante con las impresiones del sitio web de la base de datos de la OAMI Online - y sin cuestionamiento por el demandado - la demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias, indicadas por n�mero:
- 79.244: Registro 13-10-1997. MICROSOFT VISUAL TOOLS (dise�o figurativo). Clase 9.
- 330.910. Registro: 14-12-1998. MICROSOFT. Clases 35, 41 y 42.
- 479.956. Registro: 2-11-1998. MICROSOFT. Clase 9.
- 530.253. Registro: 27-7-1998. MICROSOFT (dise�o figurativo). Clases 9, 16, 25, 38, 41 y 42.
- 951.459. Registro: 16-8-1999. MICROSOFT OFFICE 2000. Clase 9.
- 978.668. Registro: 27-9-1999. MICROSOFT TAXSAVER. Clase 9.
- 1.299.015. Registro: 17-4-2000. E MICROSOFT INTERNET EXPLORER (dise�o figurativo). Clase 9.
- 1.845.874. Registro: 7-5-2001. MICROSOFT EMBEDDED VISUAL TOOLS (dise�o figurativo). Clase 9.
- 2.157.113. Registro: 16-12-2002. MICROSOFT OFFICE XP. Clases 9, 16, 38 y 42.
- 2.191.021. Registro: 28-10-2002. MICROSOFT TV (dise�o figurativo). Clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42.
La demandante, seg�n lo prob� con impresiones de la base de datos de la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas (OEPM), tambi�n es titular de las siguientes marcas espa�olas, listadas por n�mero:
- 998.032. Registro: 6-6-1982. MICROSOFT. Clase 9.
- 1.653.117. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 41.
- 1.653.118. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 42.
- 1.793.423. Registro: 1-2-1994. MICROSOFT AT WORK. Clase 9.
- 1.921.270. Registro: 16-12-1994. MICROSOFT OFFICE COMPATIBLE (dise�o figurativo). Clase 9.
- 1.961.398. Registro: 16-6-1995. MICROSOFT. Clase 38.
- 1.965.148. Registro: 16-7-1995. MSN THE MICROSOFT NETWORK. Clase 38.
- 2.189.978. Registro: 16-12-1998. MICROSOFT OFFICE 2000 (dise�o figurativo). Clase 9.
Como prueba la demandante acompa�ando copias de varias decisiones (Casos OMPI Nros. D2002-1039, D2000-1500 y D2004-0046) otros panelistas han considerado la marca MICROSOFT o mundialmente famosa o, por lo menos, internacionalmente bien conocida, al menos en cuanto se refiere a inform�tica, productos y servicios inform�ticos y de comunicaciones, entre otros. Esto tampoco ha sido cuestionado por el demandado. El Grupo comparte la opini�n de los paneles en los casos mencionados y reconoce sin dificultad que las marcas MICROSOFT de la Demandante son famosas, o, por lo menos, bien conocidas, tanto en Espa�a como en muchos otros pa�ses.
Seg�n inform� el registrador directN el�10�de�septiembre�de�2004, el nombre de dominio est� registrado desde el�13�de�junio�de�2000, siendo su actual titular la entidad denominada Mocosoft. El nombre de dominio est� registrado desde el�17�de�mayo�de�2001, siendo su titular actual Agregar a Favoritos S.L. La creaci�n de ambos registros es posterior al registro de la marca MICROSOFT por la demandante. N�tese que la informaci�n sobre titularidad de los dominios en que se bas� la demandante (Ver anexo 1 de la demanda) para nombrar exclusivamente a Mocosoft como demandado est� contenida en una impresi�n bajada del “whois” de Network Solutions, impresa el 1� de julio�de�2004.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Resumidamente la Demandante alega lo siguiente:
- Hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipograf�a estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, id�ntica a la tipograf�a registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.
- El demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en Espa�a o en cualquier otro pa�s. Carece de derechos o intereses leg�timos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relaci�n con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.
- Existi� mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locaci�n en l�nea, creando una probabilidad de confusi�n con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web. No es posible que el registrante haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante en el sector de las telecomunicaciones.
- El uso de los nombres de dominio es de mala fe ya que los sitios web respectivos tienen contenido pornogr�fico, as� que no s�lo existe riesgo de confusi�n en el p�blico, en cuanto a la asociaci�n con el demandante y en cuanto al origen, sino tambi�n un claro da�o a la reputaci�n y clara denigraci�n de la demandante.
B. Demandado
En resumen el Demandado alega lo siguiente:
- Los nombres de dominio no son id�nticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidi� que hab�a mala fe y denigraci�n de la marca del demandante por la publicaci�n de contenido pornogr�fico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni id�ntico ni confundible con la marca del demandante.
- En y en existe una actividad independiente de la actividad que desarrolla Microsoft. El demandado nunca tuvo la intenci�n de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusi�n entre Microsoft y “mocosoft” o “mocosoftx”, precisamente por el empleo de contenido pornogr�fico, cuya publicaci�n fue decidida por el demandado ante el escaso �xito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.
- El demandado no registr� los nombres de dominio con mala intenci�n. Siempre ha hecho un uso leg�timo de los mismos y nunca se ha alquilado, vendido o cedido, ni se ha exigido ninguna contraprestaci�n econ�mica por �l. Nunca se ha tenido la intenci�n de atraer usuarios a la web, creando confusi�n con la marca Microsoft, puesto que no existe riesgo de confusi�n, y menos a�n entre las actividades correspondientes a esas denominaciones.
- En el momento del registro no hubo mala fe, ya que se cre� una p�gina web dedicada a la prestaci�n de servicios por Internet, como cuentas de correo electr�nico. La intenci�n primera del demandado, ante la inminente “ca�da” del dominio por falta de pago, era la de conservar la cuenta de correo electr�nico que usaba. Posteriormente decidi� intentar explotar el dominio para su rentabilizaci�n, pero nunca con la intenci�n de comerciar con el mismo o de confundir al usuario.
6. Debate y conclusiones
A Cuesti�n previa
Antes de entrar al fondo de la disputa debemos decidir una cuesti�n previa. El demandado sostiene que, siendo Agregar a Favoritos S.L. la actual titular de ambos dominios en disputa, es a esta mercantil a quien se debi� notificar la demanda y el comienzo del procedimiento. No habiendo sido as�, alega, la notificaci�n es nula y la invalidez alcanza a todo lo actuado con posterioridad en este procedimiento. Por eso pide se subsane este incumplimiento formal, al menos en relaci�n con el nombre de dominio .
Dadas las circunstancias de este caso el Grupo no puede concordar con esa alegaci�n. Es verdad que conforme al p�rrafo 1 del Reglamento el demandado es “el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuaci�n en relaci�n con una demanda”, y que de acuerdo al p�rrafo 3 c) del Reglamento “[l]a demanda podr� abarcar m�s de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.” Como dijo otro panel: “[e]l t�rmino “titular” [“holder”] no est� definido expl�citamente. Sin embargo, se desprende claramente del p�rrafo 2(a)(i) [del Reglamento] que un “titular” significa una entidad con relaci�n a la cual hay datos disponibles en la base de datos WHOIS del registrador del nombre de dominio”. Por lo tanto “el demandado es la entidad que es el registrante en una registraci�n de nombre de dominio contra el cual se inici� una demanda”. Ver Caso OMPI N� D2000-0198, Gateway, Inc. v. James Cadieux, 25 de mayo�de�2000.1
Sin embargo, en el presente caso Agregar a Favoritos S.L., titular del dominio , antes registrado a nombre de Mocosoft, se anotici� de la demanda en un procedimiento ICANN a trav�s de su contacto administrativo y propietario. El nuevo titular pudo ejercer su derecho de defensa mediante la contestaci�n de demanda, y a�n antes de ella. Si efectivamente contesta la demanda – como lo hizo - no puede plantear objeciones formales en cuanto a la designaci�n de demandado si reconoce que, ya sea por propia distracci�n u otro motivo s�lo a ella atribuible, ha omitido efectuar la transferencia de a su propio nombre. El pedido de subsanaci�n del demandado es dif�cilmente comprensible. Es que acaso Agregar a Favoritos S.L. no est� contestando la demanda iniciada contra Mocosoft, que es quien figura como titular de ? Agregar a Favoritos S.L. carecer�a de toda legitimaci�n en relaci�n con , a menos que Agregar a Favoritos S.L. sea el sucesor en t�tulo de Mocosoft tambi�n en lo referido a , y no – como sostiene - s�lo en relaci�n con , o bien que Agregar a Favoritos S.L. sea exactamente lo mismo que Mocosoft a los fines de este procedimiento. El pedido de anulaci�n que formula el demandado aparece por lo menos como contradictorio, y como tal no puede aceptarse ya que de otro modo conducir�a a una dilaci�n injustificada del procedimiento.
Es verdad que a veces se ha rechazado una demanda por incumplimiento de aspectos formales con relaci�n a un nombre de dominio, por ejemplo cuando el titular registral del dominio no fue nombrado como demandado en la demanda, pero esa decisi�n se adopt� en un caso en el que no se present� contestaci�n a la demanda. Ver Caso Gateway, citado supra.
Distinta es la soluci�n cuando, como en este caso, se contesta la demanda. En el Caso OMPI N� D2000-0166, Plaza Operating Partners, Ltd. v. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus, 1� de junio�de�2000, aunque el demandado no hab�a sido nombrado en la demanda, el panel decidi� que era competente porque el demandado se hab�a sometido voluntariamente a la jurisdicci�n del panel. En otro caso, citando a Plaza Operating Partners, se decidi� que aunque en la demanda se hab�a nombrado como demandado a una persona distinta de quien la contest�, quien figuraba como titular registrante del dominio se enter� del procedimiento y hab�a participado activamente en el mismo. En consecuencia, se decidi� que hab�a consentido la jurisdicci�n del panel y por lo tanto fue tratado correctamente como demandado. Ver Caso OMPI N� D2000-0252, Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, 5 de julio�de�2000.
La existencia de ciertos elementos en com�n ha sido tenida en cuenta por los paneles para decidir que hay identidad o estrecha relaci�n entre entidades que s�lo aparentemente son distintas entre s�. En el Caso OMPI N� D2000-0750, DG Bank AG v. Xuhui, Dai, 4 de septiembre�de�2000, el panel concluy� que la entidad denominada “Pearl” y el demandado no carec�an de relaci�n entre s�: ambas ten�an la misma direcci�n postal, el mismo n�mero de tel�fono y la misma direcci�n de correo electr�nico, por lo que concluy� que el demandado era id�ntico a Pearl o estaba muy estrechamente relacionado con Pearl. Para ello tuvo en cuenta que la identidad de direcci�n de email era una prueba concluyente de que hab�a una conexi�n cercana o una com�n identidad entre Pearl y el demandado. Textualmente se dijo “Una direcci�n de email en una compa��a normalmente solamente se adjudica a una sola persona individual o a un grupo cerrado de personas, y no se comparte con partes no relacionadas”. En el Caso OMPI N� D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZ, 7 de noviembre�de�2000, el panel actuante resolvi� que Rodd Garner e IntheZ ser�an tratados como un �nico demandado a los fines del procedimiento, ya que ambos usaban la misma direcci�n electr�nica, y uno de ellos en correspondencia con el demandante indic� que ejerc�a control sobre cada uno de los nombres en disputa. Por otra parte, no se hab�a proporcionado evidencia de que los dos titulares de las registraciones correspondieran a entidades legales distintas o, si se refer�an a entidades legales distintas, estas entidades tuvieran diferente due�o [“beneficial ownership”]. La decisi�n de tratar a ambas entidades como un demandado �nico se adopt� “a la luz de la com�n informaci�n de registro y al patr�n de conducta.”
En otro caso un panel de la OMPI consider� una situaci�n similar a la que nos ocupa, decidiendo que el Centro hab�a notificado correctamente la demanda a�n cuando quien hab�a sido nombrado en la demanda como demandado no era el titular de ninguno de los nombres de dominio, los nombres de dominio no estaban a nombre del mismo titular, y algunos titulares no hab�an sido mencionados como demandados en la demanda. Para ello el panel actuante tuvo en cuenta b�sicamente que todos los nombres de dominio ten�an el mismo contacto administrativo, y que esta persona ten�a influencia sobre los titulares de los dominios. El panel, adem�s, consider� que el contacto administrativo era la persona responsable de y beneficiada por el registro de cada uno de los nombres en disputa y, por lo tanto, decidi� que en sustancia los demandados hab�an sido nombrados apropiadamente con relaci�n a todos los nombres de dominio en disputa. Ver Caso OMPI N� D2000-0034, ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, W, W Co., and Worldcup 2002, 3 de abril�de�2000.
En la presente disputa, de acuerdo a lo informado por el registrador directN, figura a nombre de Mocosoft, de Rodrigo de Triana 10, 4D, M�laga, Fuengirola 29640, tel�fono 678530328. A pesar de lo que se dice en la contestaci�n de la demanda, s�lo figura a nombre de Agregar a Favoritos S.L., de Calle Ilustraci�n 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, tel�fono 678530328. Ambos dominios tienen el mismo contacto administrativo, el se�or Carlos Pav�a, con la diferencia de que mientras que en la registraci�n de los datos de contacto del se�or Pav�a son webmaster@, direcci�n Rodrigo de Triana 10, 4D, M�laga, Fuengirola 29640, Espa�a, tel�fono 678530328, en lo que toca a los datos de contacto del se�or Pav�a son cpavia@, Calle Ilustraci�n 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, Espa�a, tel�fono 678530328.
Como se ve, Agregar a Favoritos S.L. tiene el mismo n�mero de tel�fono que el anterior titular, Mocosoft, y que el se�or Pav�a: el n�mero 678530328. Dif�cilmente pueda imaginarse que personas no �ntimas entre s� compartan algo tan privado como el n�mero de tel�fono, ya que para eso es preciso que los que lo comparten coexistan en un mismo lugar, o hasta sean una y la misma persona o entidad. En cualquier caso, si no hay identidad, al menos debe existir una relaci�n muy estrecha entre quienes as� conviven.
Cabe asimismo referirse al documento 7 anexo a la contestaci�n de demanda, consistente en una demanda judicial para la celebraci�n de un acto de conciliaci�n, recibida por el juzgado de primera instancia de Madrid el�6�de�octubre�de�2004. En dicha demanda el se�or Carlos Pav�a Noriega declara ser “leg�timo titular” de ambos dominios en disputa. Asimismo, como documento 5 anexo a la contestaci�n de demanda figura la escritura de constituci�n de la mercantil Agregar a Favoritos S.L., fechada en Madrid el�26�de�julio�de�2002. A tenor de la cl�usula tercera el se�or Carlos Pav�a Noriega, con el mismo domicilio que la sociedad que se constituye, suscribe 99 participaciones sociales de las 100 que conforman el capital social, o sea el 99% del capital. El 1 por ciento restante lo suscribe el se�or Gabriel-Mar�a Pav�a Noriega. En el mismo acto se decidi� que el se�or Carlos Pav�a Noriega sea el administrador �nico de la sociedad. Es evidente que el se�or Carlos Pav�a tiene el control efectivo de la mercantil.
Por �ltimo, los servidores de dominio son los mismos para los dos nombres de dominio: DNS1.NAME-SERVICES.COM 63.251.163.102, DNS2.NAME-SERVICES.COM 216.52.184.230, DNS3.NAME-SERVICES.COM 63.251.83.36, DNS4.NAME-SERVICES.COM 64.74.96.242 y DNS5.NAME-SERVICES.COM 212.118.243.118.
De todo lo anterior el Grupo concluye que entre el se�or Carlos Pav�a, Mocosoft y Agregar a Favoritos S.L. hay unidad de intereses y de acci�n. Por lo tanto, a los fines de este procedimiento, podr�a ser tenido como demandado �nico el se�or Carlos Pav�a, quien en relaci�n con ambos dominios en disputa se sirve de dos entidades. Alternativamente, puede considerarse como demandado �nico a “Mocosoft” o “Agregar a Favoritos S.L.”, o a�n considerar a estas dos �ltimas entidades como demandados, en plural. En cualquier caso el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI procedi� correctamente, esto es, conforme al par�grafo 2(a) del Reglamento, cuando notific� la demanda tanto a Mocosoft (c/o Carlos Pav�a) en Rodrigo de Triana, N� 10, 4� D, Fuengirola, M�laga, como al “Administrative Contact” Carlos Pav�a, de Calle Ilustraci�n 21, 6D, Madrid. La prueba que la notificaci�n se hizo donde y a quienes deb�a practicarse es que la mercantil Agregar a Favoritos S.L. contest� la demanda relativa a ambos nombres de dominio, y que el abogado se�or Maestre fue debidamente autorizado para ello por el se�or Carlos Pav�a Noriega (ver documento 1 anexo a la contestaci�n de demanda), quien recibi� la demanda en su domicilio, y sigue siendo contacto administrativo tanto de la mercantil como de “Mocosoft”.
La finalidad de una notificaci�n adecuada en un procedimiento en que un tercero neutral adopta una decisi�n para zanjar una controversia entre partes, es que pueda ejercerse la propia defensa adecuadamente. En este caso esa garant�a se ha cumplido satisfactoriamente.
Para reflejar adecuadamente la situaci�n expuesta el Panel decide que la car�tula del presente caso en cuanto al nombre de las partes sea: “Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L.”
En lo que sigue, el Grupo examinar� la cuesti�n de fondo, esto es si la demandante ha conseguido probar los extremos del P�rrafo 4(a) de la Pol�tica: identidad o similitud confundible, falta de derechos o intereses leg�timos, y registro y uso de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Alega la demandante que hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipograf�a estilizada que se utiliza para MOCOSOFT en los sitios Web del demandado, id�ntica a la tipograf�a registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT. Agrega la demandante que el demandado convirti� MICROSOFT en MOCOSOFT (o MOCOSOFTX) cambiando ligeramente el comienzo de la palabra (“MICRO”) en “MOCO”, reemplazando la primera “i” por “o”, y omitiendo la “r”. Adem�s, alega la demandante, “moco” es peyorativo en espa�ol, la pronunciaci�n de MICROSOFT y MOCOSOFT es muy similar, dado que la pronunciaci�n se hace s�laba por s�laba, y cuando se pronuncian ambas palabras los sonidos son muy similares. Todo ello en el contexto de que MICROSOFT es una marca famosa, y de que no es concebible que el demandado haya ignorado esa circunstancia.
El demandado niega que los nombres de dominio en cuesti�n sean confundibles con las marcas de la demandante. Dice que Mocosoft es un nombre que f�cilmente se puede descomponer en “moco” y “soft”. “Soft” ser�a un vocablo gen�rico, muy utilizado en el campo de la inform�tica y que coincide con la segunda parte de la marca “Micro-soft”. No es procedente comparar dos nombres por un t�rmino tan gen�rico como soft. Los tribunales espa�oles, agrega el demandado, utilizan el criterio llamado “factor t�pico”, que consiste en comparar las s�labas que encabezan las denominaciones de las marcas, debido a la importancia fon�tica que tiene la primera s�laba. Considera el demandado que no existe semejanza, ya que la comparaci�n se hace entre Mi-cro y Mo-co, de modo que no puede decirse que exista riesgo de confusi�n. Existe otro criterio en el que se comparan las vocales de los dos t�rminos porque tienen mayor relevancia a efectos sonoros, pero en este caso tampoco coinciden.
Considera el Grupo que de acuerdo al p�rrafo 4(a)(i) de la UDRP se exige la prueba de que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n” con respecto a la marca. No basta con que el nombre de dominio sea similar o parecido – como s� alcanza en el derecho marcario – sino que ha de ser confundible. A la hora de valorar dicha confundibilidad ha de tenerse en cuenta que, por las caracter�sticas t�cnicas de los nombres de dominio, las peculiaridades gr�ficas de la marca han de ser dejadas de lado. Es cierto, como sostiene la demandante, que en la p�gina web del demandado en la palabra “Mocosoft” se utiliza una tipograf�a id�ntica o similar a la de las marcas mixtas de la demandante, pero esa tipograf�a s�lo puede observarse una vez que el usuario de Internet ya se ha conectado con el sitio del demandado.
Por esta raz�n, la similitud de la marca y el nombre de dominio ha de ser valorada desde la perspectiva fon�tica y conceptual. Desde la vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusi�n posible. Para una persona de habla hispana es claro que “mocosoft” o “mocosoftx” no son t�rminos confundibles con “Microsoft”. “Moco”, que significa principalmente un fluido viscoso corporal u org�nico, no puede ser confundido con “micro”, palabra que significa “muy peque�o” (por ejemplo, la peque�ez de los micro-ordenadores o micro-computadoras en comparaci�n con los primitivos y grandes ordenadores o computadoras, o con los denominados “mainframes” en ingl�s). Unido “moco” a “soft” la impresi�n general resultante es de dudoso gusto, porque califica de manera desagradable a algo aparentemente as�ptico como son los programas de computaci�n para ordenadores.
Dada la notable diferencia en significado de “micro” y “moco” no parece razonable reconocer a la demandante derechos exclusivos en Internet sobre la palabra “soft”. Ver Caso OMPI N� D2000-0264, TELEVISA v. RETEVISION INTERACTIVA S.A., 28�de�junio�de�2000, en que el panel actuante consider� que el nombre de dominio no es confundible con la marca “ESMAS”. (“La comparaci�n tambi�n deber� hacerse separando las palabras que tienen un significado para el p�blico espa�ol. Las palabras “ES” y “ERES” tienen significado muy diferente en su apariencia y significado. A su vez, las palabras “MAS” son id�nticas. Al sostener que los nombres de dominio del demandado son similares hasta el punto de crear confusi�n con las marcas del demandante, el demandante est� sosteniendo que tiene derechos exclusivos sobre la palabra “MAS”, lo que no es aceptable, puesto que esta palabra es altamente gen�rica y descriptiva. El panel decide que la palabra “ERESMAS” no es id�ntica ni similar hasta el punto de crear confusi�n con “ESMAS”, como lo requiere el p�rrafo 4(a)(i) de la UDRP”).
En cuanto a lo fon�tico el Grupo considera que las s�labas iniciales “mi” y “mo” son lo suficientemente distintas entre s� como para separar, tambi�n desde el punto de vista sonoro, “micro” de “moco”. “Moco” no es una simple (y menor) deformaci�n de “Micro”, ni una peque�a e irrelevante modificaci�n de la marca como, por ejemplo, s� es irrelevante la adici�n de la “o” en el dominio , caso en que un panel tuvo por confundible la similitud con la marca MICROSOFT. Ver Caso OMPI N� 2001-0362, Microsoft Corporation v. Charlie Brown, 16 de agosto�de�2001. Otros paneles de la OMPI tambi�n han encontrado similitud confundible de varios nombres de dominio con marcas de la aqu� demandante. Sin embargo esos supuestos tampoco exhiben las considerables diferencias sem�nticas y fon�ticas del presente caso. As� en el Caso OMPI N� D2004-0124, Microsoft Corporation v. TheBuzz Int., 8 de abril�de�2004, se decidi� que era confundiblemente similar a la marca MICROSOFT, dado que por la reputaci�n y poder distintivo de la misma “lo que primero salta a la mente es que el nombre de dominio es de un sitio web conectado con el demandante, desplazando a cualquier otra impresi�n que de otro modo pudieron haber creado las palabras “soft” y “core” por s� mismas”. Este Grupo cree que esa soluci�n fue correcta, sobre todo porque la totalidad de la marca de Microsoft estaba incorporada en el nombre de dominio en disputa. En el caso OMPI N� D2004-0123, Microsoft Corporation v. Mike Rushton, 27 de abril�de�2004, se decidi� que era confundible con “Microsoft” por ser “mikerosoft” fon�ticamente id�ntico a la marca, por ser la marca notoria y teniendo en cuenta la falta de contestaci�n de demanda. Coincide este Grupo en que hay tanta proximidad fon�tica de ese nombre de dominio con la marca, que pr�cticamente equivale a identidad. No es esa sin embargo nuestra conclusi�n en el caso que nos ocupa, ya que mientras que “mikero” suena igual que “micro” y no parece tener un significado distinto de “micro”, en cambio es muy apreciable la distancia fon�tica que existe entre “moco” y “micro”, adem�s de que cada una de esas palabras tiene un significado propio y distinto. En el caso OMPI N� D2000-0548, Microsoft Corporation v. M aka Tarek Ahmed, 21 de julio�de�2000, el panel actuante correctamente encontr� que era confundiblemente similar a “Microsoft” visualmente y en cuanto a su pronunciaci�n. Agreg� que ser�a probable que un usuario de Internet en presencia de “microsof” (o ) lo confundiera con “microsoft” (o ), y teniendo en cuenta que la marca “Microsoft” es indudamente fuerte e inmediatamente reconocible por el p�blico, este factor contribuye a la probabilidad de confusi�n. De nuevo, este Grupo no puede sino coincidir con lo que decidi� aquel panel, pero nota que la falta de la “t” final en “microsof” es a todas luces irrelevante para distinguirla de la famosa marca, que presenta dos consonantes seguidas. Aquel era un supuesto de pr�ctica identidad, bien distinto al presente caso, en que el nombre de dominio es similar a la marca, pero no hasta el punto de ser confundible con ella.
Algunos internautas a la vista de los dominios y , eventualmente podr�an pensar que en ellos quiz� exista alg�n intento de parodia de la marca de la demandante. Pero esa eventualidad no implica necesariamente riesgo de confusi�n. La denigraci�n exige que el dominio y la marca sean id�nticos o, por lo menos similares hasta el punto crear confusi�n. No alcanza con que un demandado tenga real o presuntamente la intenci�n de parodia o burla, sino que cualesquiera sean sus intenciones el dominio tiene que ser efectivamente confundible, o al menos debe existir una probabilidad o riesgo de confusi�n.
Por lo que se refiere a los internautas que no hablan el espa�ol, tampoco parece que exista confundibilidad conceptual, pues MICROSOFT supone la uni�n de dos vocablos (micro y soft) con un significado preciso para los hablantes ingleses, de tal modo que es una marca que encierra un significado conceptual para un hablante ingl�s. En cambio la palabra “moco” nada significa para un sujeto de habla inglesa, y su conjunci�n con el t�rmino “soft” no cambia esta situaci�n. En definitiva, pues, no existe confusi�n conceptual.
Pasando al plano fon�tico, es claro que la parte dominante de los vocablos Microsoft y mocosoft (o mocosoftx) es -soft. Pero este es un t�rmino descriptivo que es componente o abreviatura de la palabra inglesa “software” (incluso para las personas que hablan espa�ol) y por ese motivo la comparaci�n ha de hacerse sobre todo entre “micro-” y “moco-”. Y en este punto hay que tener en cuenta que al valorar la semejanza fon�tica debe prestarse especial atenci�n a las vocales, que en este caso no coinciden (I-O/O-O).
Por las razones expuestas el Grupo cree que si bien los dominios en disputa tienen alg�n parecido con la marca Microsoft, los mismos no son similares “hasta el punto de crear confusi�n” con la marca. Es claro que algunos usuarios de Internet quiz� podr�an llegar asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para confundirlos. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. De este modo, est� ausente el requisito del p�rrafo 4(a)(i) de la UDRP.
El Grupo no puede descartar del todo que el demandado haya obrado con mala fe, y que haya intentado burlarse de la marca del demandante. Pero eso no implica que un sujeto, al introducir en el campo de URL de su navegador una direcci�n web bajo los dominios o , lo haga creyendo razonablemente que se trata de dominios de la compa��a Microsoft, aunque eventualmente pudiera llegar a creer que se trata de un sitio web en el que critican, parodian o se burlan de dicha compa��a.
El Grupo advierte que el proceder del demandado estar�a prima facie englobado en la Ley de Marcas espa�ola�de�2001 y en el Derecho de marcas de la Uni�n Europea, pero, en todo caso, no en la UDRP. As�, dispone el art. 34.2 c) de la Ley espa�ola, que “el titular de la marca registrada podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tr�fico econ�mico: c) Cualquier signo id�ntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que est� registrada la marca, cuando �sta sea notoria o renombrada en Espa�a y con la utilizaci�n del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexi�n entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. N�tese que en estos casos de protecci�n reforzada de la marcas notorias o renombradas (como Microsoft) no se exige que exista confusi�n en el consumidor, sino s�lo que la marca y los signos sean semejantes (no necesariamente confundibles), y que exista un aprovechamiento o un da�o a la reputaci�n de la marca. Adem�s, se protege a la marca notoria incluso contra la diluci�n (“menoscabo del car�cter distintivo”).
Es bajo ese tipo de r�gimen legal y en un foro judicial – distintos de la UDRP y de estos procedimientos ICANN- en el que la demandante podr�a buscar protecci�n. En cualquier caso la presente decisi�n, adoptada en el estrecho marco de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar – por s� misma - un uso marcario de los nombres de dominio aqu� en disputa, para solicitar el registro de marcas correspondientes, o para resistir una oposici�n u otra clase de impugnaci�n a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio.
Por �ltimo, el Grupo considera que la demandante aport� como prueba numerosas impresiones de p�ginas web que demuestran el car�cter predominantemente pornogr�fico del contenido publicado en la Web bajo los nombres de dominio en disputa. Como la tipograf�a similar a una de las marcas mixtas de la demandante, ese contenido se aprecia reci�n una vez que el usuario ya se ha conectado con el sitio web. N�tese que el contenido pornogr�fico de un sitio web no evidencia – por s� mismo - mala fe relevante a los fines de este procedimiento. La mala fe que importa en estos procedimientos es la que se refiere al registro o uso de un nombre de dominio que sea id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante y, como se ha visto, esto �ltimo no se ha probado. Resulta innecesario examinar los dos requisitos restantes de la Pol�tica (ausencia de derechos o intereses leg�timos, y registro y uso de mala fe) ya que los tres deben ser probados satisfactoriamente para poder estimar la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los P�rrafos 4(i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve no estimar la demanda, y deniega la transferencia de los nombres de dominio y .
Roberto Bianchi
Presidente del grupo de expertos
Gabriela Paiva Hantke
Experta
�ngel Garc�a Vidal
Experto
Fecha: 25 de noviembre�de�2004
1 En esta y otras citas de casos cuyo original est� en ingl�s se trata de traducci�n no oficial de este Grupo.
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