Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Metro de Madrid, S.A. v. Javier Palomares
Caso No. D2004-0767
1. Las Partes
La Demandante es Metro de Madrid, S.A., Madrid, Espa�a, representada por Helena�Fern�ndez Gonz�lez, Madrid, Espa�a.
El Demandado es Javier Palomares, con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio , registrado el�25�de julio�de�1999.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 23�de�septiembre�de�2004. El mismo d�a, el Centro envi� a Network Solutions, LLC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 24�de�septiembre�de�2004, Network Solutions, LLC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos�2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4�de�octubre�de�2004. De conformidad con el p�rrafo�5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 24�de�octubre�de�2004. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24�de�octubre�de�2004.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 4�de�noviembre�de�2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo�7 del Reglamento. El Experto �nico (en adelante “Panel”) considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Ambas partes en el procedimiento se han dirigido al Centro en espa�ol, son de nacionalidad espa�ola y tienen su domicilio en Espa�a, por lo que este Panel considera procedente que el espa�ol sea el idioma del presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
La Demandante es una sociedad espa�ola, con domicilio social en Madrid, cuya principal actividad consiste en la gesti�n del ferrocarril metropolitano de la Comunidad Aut�noma de Madrid. Dicha sociedad es titular de numerosos registros espa�oles de la marca METROSUR, cuya prioridad se remonta al 30�de�septiembre�de�1998, para distinguir productos y servicios de todas las clases del Nomencl�tor Internacional.
La marca METROSUR se corresponde con el nombre dado, desde la �poca en que se proyect�, a la gesti�n del servicio de transporte p�blico de metro en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, proyecto que fue objeto de noticia en la prensa nacional desde�1998 (“El Pa�s”, 29�de�septiembre�de�1998).
El Demandado registr� el nombre de dominio el 25�de�julio�de�1999 y lo ha utilizado para una p�gina web cuyo contenido ha cambiado en los �ltimos meses.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- que goza del derecho exclusivo sobre la denominaci�n METROSUR, por ser la titular de registros espa�oles de marca, nombre comercial y r�tulo, todos ellos consistentes en dicha denominaci�n e identificados en anexo�3;
- que dicha marca es notoria y renombrada a nivel nacional;
- que el Demandado conoc�a perfectamente la marca METROSUR, por haber tenido su domicilio en Getafe, zona de influencia del transporte as� llamado;
- que el Demandado no tiene ning�n inter�s leg�timo o derecho en relaci�n con la denominaci�n “Metrosur” y que con su registro como nombre de dominio solo pretend�a aprovecharse de la notoriedad de la marca, por lo que fue registrado y se ha utilizado de mala fe; y
- que, por tanto, solicita que dicho nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado ha contestado como se resume a continuaci�n:
- que es un dominio dedicado gratuitamente y por iniciativa propia a un centro comercial de San Salvador llamado Metrosur, por lo que su registro y uso no lo ha sido de mala fe;
- que las noticias que alud�an en 1998 al Metrosur no eran oficiales y que dicha denominaci�n era provisional;
- que el contenido de su web al que alude la Demandante s�lo estuvo un mes online y que ello se debi� a una casualidad que coincidi� con sus vacaciones; y
- que m�s de la mitad de las marcas de la Demandante fueron concedidas despu�s del 25�de�julio�de�1999.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El p�rrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Pol�tica y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio espa�oles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Pol�tica, las leyes y los principios del Derecho nacional espa�ol.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el p�rrafo�4.a) de la Pol�tica
Seg�n el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica, un nombre de dominio podr� ser transferido s�lo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma a�ade que el Demandante deber� probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Panel considera fuera de toda duda que existe identidad entre la marca METROSUR de la Demandante y el nombre de dominio del Demandado ya que la part�cula “com” carece de relevancia para la aplicaci�n de la Pol�tica, p�rrafo 4.a)(i).
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con el p�rrafo�4.c) de la Pol�tica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o leg�timos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos.
El Demandado no ha formulado ninguna alegaci�n ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe alg�n v�nculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a alg�n posible derecho o inter�s leg�timo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Pol�tica, p�rrafo�4.a)(ii).
Cabe advertir que, al contestar a la demanda, el Demandado ha reconocido la existencia de las marcas del Demandante, aunque solo sea para indicar que m�s de la mitad de los registros citados en la demanda se concedieron despu�s de que �l registrara el nombre de dominio controvertido. Es decir, admite que existen registros de la marca METROSUR anteriores a dicho nombre de dominio. Esto es l�gico, puesto que la marca ya era, en aquella fecha, notoria en Espa�a y, por tanto, cabe presumir que la conoc�a perfectamente. La Recomendaci�n Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protecci�n de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre�de�1999 por la Asamblea de la Uni�n de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trig�sima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Art�culo�2, ofrece las pautas para la determinaci�n de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el caso de la marca METROSUR se han acreditado, mediante documentos e informaci�n exhaustiva, los factores pertinentes en el presente caso.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al p�rrafo�4.b) de la Pol�tica, constituyen prueba suficiente del registro y utilizaci�n de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan que la marca METROSUR era ya muy conocida por la mayor�a de los madrile�os en la �poca anterior al registro del nombre de dominio; entre dichas pruebas destacan art�culos, anunciando ya en 1998 el proyecto METROSUR, en “El Pa�s” y en “El�Mundo”.
Obviamente, la Demandante no concedi� ninguna licencia o autorizaci�n al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Por otra parte, llama la atenci�n el hecho de que el Demandado haya ocultado en todo momento su segundo apellido, lo que ha sido tambi�n valorado negativamente en otras decisiones de OMPI (ejemplo: Caso No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fern�ndez).
El Panel est� persuadido de que, en realidad, el Demandado s�lo pretend�a beneficiarse de alg�n modo y de forma ileg�tima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopci�n del mismo imped�a el registro a su leg�timo due�o. Por tanto, los diversos usos indebidos que se han realizado del repetido nombre de dominio tan s�lo pod�an perjudicar al titular de la marca, creando en los usuarios de METROSUR, cuanto menos, inquietud o confusi�n, con mensajes tales como “sin miedo, no hay misericordia”, todo lo cual evidencia una clara mala fe.
El hecho de que actualmente el Demandado haya dejado de usar el nombre de dominio, como ha quedado acreditado por la Demandante, no le exime de responsabilidad ni enerva las consecuencias que acarrea tal uso indebido; m�s bien supone un reconocimiento t�cito del Demandado, que ha recurrido a una nueva estratagema cuando ha tenido conocimiento de que se estaba tramitando el presente procedimiento ante la OMPI.
En conclusi�n, es obvio que al ser METROSUR una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio dif�cilmente pueden obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandado; recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protecci�n, conforme al art�culo 6bis del CUP (Convenio de la Uni�n de Par�s), al art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al art�culo 8�de�la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de�7 de diciembre de 2001).
Finalmente, tambi�n cabe recordar que el art�culo 4�de�la Recomendaci�n Conjunta sobre la Protecci�n de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uni�n de Par�s y la Asamblea General de la OMPI durante la trig�sima sexta serie de reuniones del�24�de�septiembre al 3�de�octubre�de�2001), dice textualmente:
“Art�culo 4
Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaci�n de las presentes disposiciones, se tendr� en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deber� considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que us� el signo o adquiri� el derecho sobre el signo ten�a conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo id�ntico o similar perteneciente a otro, o no pod�a razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisici�n del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer t�rmino; y
(ii) si el uso del signo redundar�a en un aprovechamiento indebido del car�cter distintivo o de la reputaci�n del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabar�a injustificadamente.”
Finalmente y remiti�ndonos al Derecho espa�ol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violaci�n de los derechos derivados del registro de la marca METROSUR; concretamente, la Ley de Marcas espa�ola prev� que el titular de la marca podr� prohibir “usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley espa�ola de competencia desleal prescribe:
Art�culo 5
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;
Art�culo 6
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica.”
Art�culo 12
“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”
En consecuencia, el Panel considera que la Demandante tambi�n ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la pol�tica, p�rrafo�4.a)(iii).
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos�4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 17�de�noviembre�de�2004
Full & Egal Universal Law Academy