Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas
Caso No. D2004-0803
1. Las Partes
La Demandante es Soria Natural, S.A., con domicilio en Espa�a, representada por Clarke, Modet & Co., Espa�a.
La Demandada es Vicenc Roig Ribas con domicilio en Barcelona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Nominalia Internet S.L. y CORE Internet Council of Registrars.
3. Iter Procedimental
La demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2004. El 5 de octubre de 2004, el Centro envi� a Nominalia Internet S.L. y a CORE Internet Council of Registrars v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 6 de octubre de 2004, CORE Internet Council of Registrars envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio , proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El 7�de�octubre�de�2004, Nominalia Internet S.L envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio , proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13�de�octubre�de�2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij� para el 2 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestaci�n a la demanda fue presentado ante el Centro el 20 de octubre de 2004.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 10 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El acuerdo de registro del nombre de dominio est� en ingl�s, y el del registro del nombre de dominio en espa�ol. Por su parte, la demanda y la contestaci�n a la demanda fueron presentadas en espa�ol. A la vista de estos hechos, el Experto �nico, haciendo uso de la facultad conferida por el p�rrafo�11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:
- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de las marcas espa�olas n� 1782612, 1907097, 1907098 y 1907099, todas ellas denominativas y compuestas por el signo “Homeosor”, registradas por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, respectivamente, para productos de las clases 39, 30, 5 y 3 del Nomencl�tor internacional.
- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca comunitaria n� 3053981, tambi�n denominativa y compuesta por la palabra “Homeosor”, para productos de las clases 5, 30 y 31.
- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca internacional n� 648302, igualmente denominativa y compuesta por el signo “Homeosor”, registrada en las clases 3, 5 y 30 del Nomencl�tor internacional.
- Las marcas de la sociedad “Soria Natural, S.A.” han sido usadas con cierta profusi�n en el sector farmac�utico, alcanzando una notoriedad apreciable en dicho sector.
- El actual titular de los nombres de dominio y es D. Vincenc Riog Ribas. Dichos nombres de dominio fueron registrados ante los registradores CORE Internet Council of Registrars y Nominalia, S.L., constando en el acuerdo de registro de estos nombres de dominio la sujeci�n de disputas como la presente a la Pol�tica Uniforme de la ICANN.
- Los nombres de dominio y , registrados a favor de D. Vincenc Roig Ribas, no han sido utilizados hasta el momento.
- Seg�n queda acreditado por medio de acta notarial, el 17�de�julio�de�2004, D. Vincenc Roig Ribas recibe un requerimiento realizado por la representante de “Soria Natural, S.A.”, en el que se le insta a abstenerse de utilizar la denominaci�n “Homeosor” bajo cualquier forma, y a renunciar expresamente por escrito y ceder a “Soria Natural, S.A.” la titularidad de los nombres de dominio y . Dicho requerimiento no fue contestado por D. Vincenc Roig.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que sus marcas son marcas notorias en el sector de la medicina natural; que existe plena identidad entre los dominios controvertidos y las marcas registradas por la Demandante; y que el uso de la denominaci�n “Homeosor” por terceros no autorizados no s�lo puede suponer una vulneraci�n del uso exclusivo de la marca por su leg�timo titular, sino que tambi�n suponer un riesgo para la salud p�blica, dada la naturaleza de los productos distinguidos con las marcas de la Demandante.
Asimismo, entiende la Demandante que el Demandado carece de cualquier derecho o inter�s leg�timo sobre los nombres de dominio, careciendo de cualquier tipo de autorizaci�n o licencia de marca por parte del Demandante que le permita utilizar la denominaci�n “Homeosor” como nombre de dominio.
Finalmente, considera la parte Demandante que los nombres de dominio se han registrado y usado de mala fe. Para sostener esta alegaci�n, el Demandante afirma que el Demandado tiene su residencia en Espa�a, pa�s en el que la marca de la Demandante goza de renombre; que la zona donde tiene su residencia el Demandado es una de las zonas donde se ubica un mayor n�mero de farmacias que venden productos “Homeosor” en Catalu�a, todo lo cual pone en duda el desconocimiento del Demandado de la marca HOMEOSOR. De igual modo, el Demandante basa la prueba de la mala fe del Demandado en el hecho de no haber contestado al requerimiento notarial que le realiz�; en el hecho de que el registro de los nombres de dominio litigiosos supone una medida de presi�n para que el Demandante proceda a la compra de ambos nombres de dominio por un valor superior al de registro; y en la obstaculizaci�n para que el Demandante pueda usar su marca como nombre de dominio.
Termina la Demandante afirmando que la conducta del Demandado encaja en el art�culo 34 de la Ley espa�ola de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), de modo que el Demandado estar�a lesionando los derechos de exclusiva que esta Ley reconoce. Y en el mismo sentido invoca el art�culo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el art�culo 6 bis del Convenio de la Uni�n de Par�s.
Por todo ello, la Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resoluci�n en la que se ordene que los nombres de dominio objeto de la controversia le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado, en su contestaci�n a la demanda, solicita al Grupo de expertos que rechace los recursos solicitados por el Demandante, y alega lo siguiente:
- Que el registro de los dominios se ha hecho siguiendo las leyes para este tipo de procedimiento y siempre amparado en la legalidad vigente, sin que en ning�n momento el registrador de los nombres de dominio le hubiese comunicado que el registro era ilegal o que creaba confusi�n con una marca conocida de productos.
- Que cre� el nombre de “HOMEOSOR” bas�ndose en lo siguiente: “HOMEO es una palabra griega que significa “LO SIMILAR, LO SEMEJANTE” y SOR es una ra�z l�xica de la palabra “SORGIN-A”, que es el nombre en EUSKERA (el idioma aut�ctono de la regi�n franco-espa�ola llamada com�nmente como “PA�S VASCO”) que se da a los BRUJOS/AS, unos personajes hist�ricos que celebraban rituales m�gico-esot�ricos. La etimolog�a de SORGIN deriva de SOR-+-GIN significando originariamente en vasco CREADOR(A), porque las brujas ten�an el poder de convertir en animales a aquellos que renegaran de sus creencias. Por tanto, el significado literal de la conjunci�n de ambas palabras vendr�a a significar “SIMILAR A LAS BRUJAS”, “SEMEJANTE A LAS BRUJAS”.
- Que es un gran aficionado y practicante de las llamadas “ciencias esot�ricas y parapsicol�gicas”, y que su intenci�n en un futuro es crear una p�gina web totalmente altru�sta con el nombre de HOMEOSOR sobre temas parapsicol�gicos. Por ello, entiende el Demandado que tiene intereses leg�timos sobre el t�rmino HOMEOSOR, que a su juicio no induce a confusi�n con las marcas de la Demandante, pues la actividad comercial de �sta nada tiene que ver con el esoterismo.
- Que al ser la primera persona en registrar los nombres de dominio y , siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes, posee derechos o intereses leg�timos sobre los mismos.
- Que la p�gina web que tiene proyectada ha estado siempre inactiva, por falta de tiempo para ponerla en marcha, y que por esa raz�n es imposible que intente obtener unos beneficios comerciales, que desv�e a consumidores de manera equ�voca, que se aproveche de la reputaci�n ajena o que empa�e el nombre de una marca conocida.
- Que la p�gina web proyectada ser� altruista y que al Demandado no le mueve ning�n �nimo de lucro.
- Que no es cierto, como afirma el Demandante, que haya registrado y est� usando los nombres de dominio de mala fe, ni que est� realizando medidas de presi�n para obtener importantes ingresos econ�micos con la venta de los dominio, pues desde que registr� el primero de los dominios hasta la recepci�n del requerimiento notarial de la parte Demandante han pasado cuatro a�os y medio, sin que durante ese tiempo hubiese habido ning�n tipo de contacto entre las partes, ni el Demandado hubiese intentado la venta de los dominios.
- Que considera “l�gico, �tico y humano” negarse a contestar requerimientos como los de la parte Demandante, por considerarlo amenazador, dictatorial y basado en la prepotencia de una macro empresa que quiere hacer prevalecer a toda costa su poder mercantil.
- Que si hubiese actuado de mala fe habr�a registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo; que su actuaci�n en modo alguno afecta a la salud p�blica y que la inactividad de la p�gina web no puede implicar una prueba de la mala fe, pues es debida al poco tiempo de que dispone para preparar su puesta en funcionamiento.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 15.a) del Reglamento, el Grupo de expertos resolver� la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado est�n domiciliados en Espa�a, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos seg�n la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaci�n, para suplir las eventuales lagunas de la Pol�tica y del Reglamento, la normativa de dicho Estado (Vid. a t�tulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI N� D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI N� D 2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI N� D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI N� D2000-0691, Seur Espa�a, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espa�ol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resoluci�n.
Por todas estas razones se proceder� a analizar el presente caso a la luz de la Pol�tica y el Reglamento, as� como del Derecho espa�ol de marcas.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4.a)i) de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espa�olas que protegen la denominaci�n “Homeosor”, as� como de una marca internacional y otra comunitaria, constituidas tambi�n por el signo “Homeosor”.
De igual modo este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio y y las marcas de la Demandante constituidas por la denominaci�n “Homeosor”. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.
Con relaci�n a la confundibilidad entre las marcas del Demandante y los nombres de dominio controvertidos, afirma el Demandado que en ning�n momento los registradores le comunicaron que el registro de dichos dominios fuera ilegal o que creara confusi�n con una marca conocida de productos, raz�n por la cual, a juicio del Demandado, el registro se ha realizado de acuerdo con la legislaci�n vigente. Con relaci�n a esta alegaci�n del Demandado, este Experto quiere recordar que los registradores no est�n obligados a garantizar al solicitante de un nombre de dominio que dicho nombre no infringe derechos de terceras personas. Por esta raz�n, la Pol�tica se incorpora mediante referencia en los acuerdos de registro que los solicitantes de nombre de dominio conciertan con los registradores acreditados por la ICANN. De este modo, en los acuerdos de registro que en su d�a celebr� el Demandado con los registradores de los nombres de dominio y se preve�a la posibilidad de que los nombres de dominio registrados fueran objeto de una controversia con un tercero (como efectivamente ha ocurrido).
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Experto considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Pol�tica para que prospere la demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto de losnombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa, es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI N� D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-N, D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o N� D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica.
La Demandante afirma en su demanda que “queda claramente demostrada la ausencia de legitimidad de cualquier derecho de Propiedad Industrial e Intelectual del Demandado respecto al nombre de dominio HOMEOSOR.com”. No obstante, este Experto entiende que, en modo alguno, queda claramente probada dicha ausencia de intereses. En parte, porque, como antes se ha indicado, la prueba por parte del Demandante de que el Demandado carece de derechos o interese leg�timos es una prueba de un hecho negativo y por tanto pr�cticamente imposible. Lo que s� hace la parte Demandante es aportar indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses leg�timos.
A juicio de este Experto el Demandante ha probado, prima facie, la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado, de modo que hay que analizar si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos, pues de tenerlos, su prueba la resultar� ciertamente sencilla.
Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Demandado alega, en primer lugar, que es el leg�timo titular de los nombres de dominio y por ser la primera persona en registrarlos legalmente siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes.
No obstante, no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio el simple hecho de tenerlos registrados a su favor. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses leg�timos a los fines del p�rrafo 4.a)ii) de la Pol�tica, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseer�an tales derechos o intereses, y ning�n Demandante podr�a triunfar en una reclamaci�n por registro abusivo. Y naturalmente esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda. (En este mismo sentido se expresan, entre otras muchas, las decisiones dictadas en los casos OMPI D2000-0073, The Hamlet Group Inc. v. James Lansford; D2000-0062, Potomacs Mills Limited Partnership v. Gambit Capital Management; D2000-1238, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros, S.A. v, Juana Hidalgo Martos; y la decisi�n NAF FA 00120000096194, National Cable Satellite Corporation v G).
Asimismo, alega el Demandado para intentar probar su inter�s leg�timo sobre los nombres de dominio en disputa, que la palabra “Homeosor” es una palabra compuesta que significa literalmente “semejante a las brujas” y que por esa raz�n posee un inter�s leg�timo sobre la misma, pues afirma ser un gran aficionado a las ciencias esot�ricas y parapsicol�gicas y tener la intenci�n de crear una p�gina web sobre estas materias. Seg�n el Demandado el t�rmino “homeosor” deriva de la combinaci�n del t�rmino “homeo” (en griego “lo mismo”, “lo semejante”), y de sor, la ra�z l�xica de la palabra “sorgin-A” que es el nombre que en vasco se da a las brujas.
Este Experto no puede admitir, en modo alguno, semejante alegaci�n como prueba del inter�s leg�timo del Demandado sobre los nombres de dominio litigiosos. En primer lugar, porque el Demandado no aporta ning�n tipo de prueba de que efectivamente tenga la intenci�n seria de crear una p�gina web dedicada a las ciencias esot�ricas y parapsicol�gicas. N�tese bien que el p�rrafo 4.c)i) de la Pol�tica dispone que se entender� que el demandado tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n”. Pero en el presente caso, el Demandado s�lo afirma tener la intenci�n de usarlo, sin que pruebe en modo alguno esa intenci�n, y sin que haya realizado preparativo alguno para usar los nombres de dominio. De hecho, el Demandado ni tan siquiera dispone de un sitio web en construcci�n.
Adem�s, no se pueden admitir las alegaciones del Demandado porque el t�rmino “homeosor” no ser�a, como pretende, descriptivo del contenido de una p�gina web dedicada a las ciencias esot�ricas. Si, como sostiene el Demandado, pretend�a crear una palabra que significase “similar a las brujas”, “semejante a las brujas” (y admitiendo que lo quisiese hacer combinando un prefijo griego y una palabra vasca), lo razonable hubiese sido registrar el nombre “homeosorgin”.
Por todas las razones expuestas, el Experto entiende que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio y , concurriendo as� el segundo de los requisitos establecidos en la Pol�tica para que prospere la demanda.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso de los nombre des dominio. As� se deriva claramente de la dicci�n literal de los p�rrafos 4.a)iii) y 4.b) de la Pol�tica, y as� lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediaci�n y Arbitraje en aplicaci�n de la Pol�tica: caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. V. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboraci�n de la Pol�tica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaci�n del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio y han sido registrados y usados de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, raz�n por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resoluci�n del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resoluci�n del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero).
Registro de mala fe
La parte Demandante ha aportado indicios suficientes para pensar que el Demandado pod�a conocer las marcas constituidas por el signo HOMEOSOR. As�, la Demandante aporta pruebas de un uso intenso de las marcas (incluido un uso publicitario) en el sector farmac�utico, donde la marca se ha convertido en notoria. Asimismo, es relevante el hecho de que en la zona donde tiene su residencia el Demandado existan farmacias que venden productos Homeosor. Esta circunstancia, unida a la publicidad de la marca Homeosor en las farmacias (lugares a los que acude la generalidad del p�blico), permite poner en duda el desconocimiento del Demandado de la marca Homeosor. Y ante la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el t�rmino “Homeosor”, puede concluirse, cuando menos, la existencia de una intenci�n obstruccionista por parte del Demandado.
Acreditada por el Demandante, prima facie, la eventual mala fe del Demandado a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa corresponde al Demandado aportar pruebas de su buena fe. Y en este sentido, la mayor�a de los alegatos del Demandado tienen por objeto intentar demostrar que los nombres de dominio en disputa no est�n siendo usados de mala fe, y por eso ser�n analizados posteriormente. Espec�ficamente en relaci�n con el registro de los nombres de dominio, afirma el Demandado que no ha obrado con mala fe, porque tiene derechos leg�timos sobre los nombres de dominio y . Sin embargo, dichos intereses no han quedado demostrados, como se ha expuesto en el anterior ep�grafe de esta decisi�n.
Asimismo, argumenta el Demandado que si hubiese actuado de mala fe habr�a registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo. A este prop�sito, hay que tener en cuenta que, efectivamente, el registro de una marca ajena en un elevado n�mero de Top Level Domains es una clara muestra de mala fe. Pero eso no significa, sin m�s, que habiendo registrado la marca ajena s�lo bajo .com y .biz, se haya actuado de buena fe.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio y se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoc�a las marcas de la Demandante en el momento de registrar sus nombres de dominio (extremo �ste que no ha negado el Demandado).
Uso de mala fe
El Demandado en el presente procedimiento no ha procedido a usar de ning�n modo los nombres de dominio y .
La falta de uso de los nombres de dominio impide considerar que el Demandado est� infringiendo los derechos de marca del Demandante. Es cierto, tal como alega la Demandante, que el art�culo 34 de la Ley espa�ola de marcas, de 7�de�diciembre�de�2001, ha establecido expresamente el “uso del signo como nombre de dominio” entre las conductas que el titular de la marca puede prohibir a terceros. No obstante, el art�culo 34.3 c) de dicha Ley de marcas dispone que el titular de la marca podr� prohibir el uso de su signo como nombre de dominio (o cualquier otra de las conductas enumeradas), siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 2 del art�culo 34. En ese apartado se recogen los requisitos que se deben manifestar para que el titular de una marca registrada pueda ejercitar su ius prohibendi, entre los cuales figura la necesidad de que el tercero utilice la marca o un signo similar “en el tr�fico econ�mico”. Y lo mismos hace el art�culo 9 del Reglamento (CE) n�m. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Pues bien, este requisito falta en el caso que nos ocupa, porque los nombres de dominio y no son utilizados en el tr�fico econ�mico. En la actualidad, pues, el Demandado no est� infringiendo los derechos de marca de la Demandante, y con toda probabilidad un Tribunal espa�ol no admitir�a la existencia, en el presente caso, de una lesi�n de los derechos de marca del Demandante. (Y la invocaci�n del art�culo 16 del Acuerdo ADPIC y del art�culo 6 bis del CUP en nada alteran esta conclusi�n, pues es un principio universal del Derecho de marcas que el ius prohiendi del titular de una marca s�lo opera frente a signos usados por terceros en el tr�fico econ�mico).
Ahora bien, la inexistencia de una lesi�n de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho espa�ol de marcas no significa que no pueda prosperar su demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Pol�tica no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Pol�tica para dar acogida a sus pretensiones.
En efecto, a la luz de la Pol�tica y de su interpretaci�n por los Grupos de expertos, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaci�n de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisi�n del caso OMPI N� D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI N� D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; OMPI N� D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI N� D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI N� D2001-0267, Boezio 31 S.r.l. v. Siga, S.r.l.). En este sentido, es interpretaci�n consolidada de los Grupos de expertos considerar que la falta de uso perceptible de los dominios litigiosos durante un per�odo de tiempo considerable despu�s de su registro, y a falta de una justificaci�n convincente, ha de interpretarse como un uso de mala fe, por originar una obstaculizaci�n y un perjuicio para la Demandante (Vid., entre otras, las decisiones de los casos OMPI D2001-0399, Caja de Arquitectos S. CCr�dito v. LORVI, S.L., D2001-0801, Banco Espa�ol de Cr�dito, S.A. v. Jos� Luis Larraga Mill�n; D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang). A este respecto, hay que recordar que el Demandado ha registrado el nombre de dominio el 26 de enero de 2000, y el nombre de dominio el 8 de mayo de 2003, sin que haya podido demostrar la existencia de un inter�s leg�timo sobre los mismos, y sin que los haya utilizado hasta la actualidad. De este modo, la falta de un sitio activo bajo los nombres de dominio en disputa tiene como consecuencia actual que un usuario de Internet que est� intentando conectarse con la Demandante tecleando “www.” o “www.” en su navegador, concluir�, con toda probabilidad, que la Demandante no tiene un sitio web, o que es t�cnicamente incapaz de hacerlo, lo cual supone un perjuicio para la Demandante, al tiempo que una obstaculizaci�n para la misma. De la misma forma, y como se afirma en la decisi�n del caso OMPI D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, hay que reconocer que no tiene sentido y es il�gico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa ser�a una v�a utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio id�ntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despu�s vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Ser�a suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer alg�n tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
Por lo dem�s, este Experto admite que el Demandado en modo alguno estaba obligado a responder al requerimiento notarial realizado por la Demandante. Pero es claro que si el Demandado tuviese intereses leg�timos sobre los nombres de dominio y hubiese registrado y usado los nombres de dominio de buena fe, dicha buena fe requiere una respuesta a dicho requerimiento, explic�ndole al Demandante las razones en las que se ampara. (En esta misma l�nea, varias decisiones de Grupos de expertos han entendido la ausencia de respuesta a los requerimientos de la parte Demandante como un indicio de la existencia de mala fe: caso OMPI D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang; caso OMPI D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T)
Sobre la base de las consideraciones precedentes, este Experto concluye que los dos nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y usados de mala fe, manifest�ndose as� el requisito establecido en el p�rrafo 4.a)iii) de la Pol�tica de la ICANN.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto �nico ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Demandante.
�ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 23 de noviembre de 2004
Full & Egal Universal Law Academy