Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Dermofarm, S.A. v. Pedro Jos� Casado Ferreira
Caso n� D2004-0833
1. Las Partes
Demandante: Dermofarm, S.A. domiciliada en Rubi (Barcelona), Espa�a. El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Carlos Lozano Ferrer.
Demandada: D. Pedro Jos� Casado Ferreira, domiciliado en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora del nombre de dominio es directNIC.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio en lo sucesivo denominada “Pol�tica Uniforme”, seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue enviada por correo electr�nico al Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro”, el d�a 11 de octubre 2004, habiendo sido recibida confirmaci�n en papel el d�a 18 de octubre de 2004.
3.2 La demanda fue presentada contra D. Pedro Jos� Casado Ferreira.
Comunicada la demanda por el Centro a la entidad registradora, Intercosmos Media Group d/b/a con fecha 13 de octubre de 2004, la entidad registradora contest� el mismo d�a 13 de octubre haciendo constar que el titular registral del nombre de dominio objeto de la demanda era D. Pedro Jos� Casado Ferreira.
3.3 Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico con fecha 20 de octubre de 2004 al demandado a la direcci�n que en la entidad registradora figuraba como contacto administrativo.
3.4 De conformidad con los p�rrafos�2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20�de�octubre�de�2004. De conformidad con el p�rrafo�5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 9�de�noviembre�de�2004.
3.5 Con fecha 10 de noviembre el Centro comunic� a las partes la falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la demanda.
4. Antecedentes de hecho.
4.1. La entidad demandante es titular de la marca europea n� 158.451 para la denominaci�n SENSILIS, registrada el 29 de mayo de 1998 para las clases 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias de la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasar; jabones; perfumer�a; aceites esenciales; cosm�ticos; lociones para los cabellos, dent�fricos), 5 (productos higi�nicos, productos diet�ticos para ni�os y enfermos, materiales para empastar los dientes y para implantes dentales; preparaciones para destruir las malas hierbas y animales nocivos) y 21 (utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos a excepci�n de pinceles; material de limpieza, cristaler�a, porcelana y loza, no comprendidos en otra clase).
4.2 El Panelista ha podido comprobar mediante consultas personales que la marca SENSILIS es ampliamente conocida por el p�blico femenino relacion�ndola con productos cosm�ticos fundamentalmente. Asimismo, ha comprobado mediante el buscador Google que el t�rmino “sensilis” tiene 582 entradas en p�ginas web accesibles en Espa�a, donde aparecen productos fundamentalmente cosm�ticos identificados con esa marca.
4.3 El demandado es D. Pedro Jos� Casado Ferreira, cuya domicilio est� en Madrid, Espa�a.
El nombre de dominio aparece registrado a nombre del demandado por primera vez el 19 de enero de 2000, y puesto al d�a por �ltima vez el 17 de julio de 2002.
4.4 El Panelista ha podido comprobar personalmente que el sitio con el nombre de dominio est� en construcci�n, apareciendo de momento multitud de t�rminos, algunos de ellos de marcas conocidas como “Giorgio Armani” y otras puramente gen�ricos como “software”, todos ellos con v�nculos a otras p�ginas web. No se advierte, dada la relaci�n de t�rminos incluidos en la p�gina web, cual pueda haber sido el criterio para incluirlos en ella, ni la utilidad de su inclusi�n para el titular del nombre de dominio.
5. Alegaciones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
5.1.1 Que la entidad demandante tiene registrada la marca comunitaria SENSILIS ante la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior para las clases 3, 5 y 21.
5.1.2 Que desde 1998 la demandante ha usado y promovido su marca SENSILIS para los productos para los que ha sido concedida.
5.1.3 Que el 17 de julio de 2002 el demandado registr� el nombre de dominio ante la entidad registradora “DirectNIC” y que es evidente que ese nombre de dominio es id�ntico a la marca comunitaria de la entidad demandante.
5.1.4 Que es patente que la marca SENSILIS fue registrada con anterioridad a la solicitud del dominio por parte del demandado y que el mismo ten�a conocimiento de la existencia de dicha marca por ser la misma de dominio p�blico, debido a la publicidad que de la misma se hace en los medios de comunicaci�n, tanto escritos como audiovisuales.
5.1.5 Que la demandante se ha puesto en contacto telef�nico con el demandado, manifest�ndole que el registro del nombre de dominio se consideraba infracci�n marcaria, sin embargo el demandado ha mantenido su posici�n de conservar el dominio a menos que se le hiciera una buena oferta econ�mica.
5.1.6 Que no hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos marcarios sobre SENSILIS en Espa�a a menos que lo autorice la demandante, lo que no es el caso del demandado.
5.1.7 Que el demandado vive en Espa�a y es muy probablemente ciudadano espa�ol de acuerdo a su nombre y domicilio; vive en el �rea geogr�fica donde la marca SENSILIS es famosa, y donde los productos se promocionan en los medios y est�n presente en el mercado, como tambi�n lo son en la provincia de residencia del demandado.
5.1.8 Que el demandado no est� permitiendo a la demandante que desarrolle su actividad comercial en Internet bajo que representa de manera exacta y completa la marca de la demandante.
5.1.9 Que la mayor parte de los consumidores espa�oles identificar�an inmediatamente la marca SENSILIS y la relacionar�an con la demandante. Si existiera una clasificaci�n de marcas famosas o renombradas en Espa�a SENSILIS estar�a incluida en ella cualquier que fuera el criterio para seleccionar la lista.
5.1.10 El prop�sito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha sido revend�rselo a la demandante o quiz�s alquil�rselo.
5.1.11 Que la falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere mala fe oportunista, o es prueba de “acaparamiento” del nombre de dominio. La cuesti�n principal no es si el demandado est� ejecutando una acci�n positiva de mala fe, en relaci�n al nombre de dominio, sino, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, puede decirse que el demandado est� actuando de mala fe. No es concebible que el demandado no sea consciente de que la marca en cuesti�n es bien conocida.
5.2 Demandado
El demandado no se ha personado en el procedimiento ni ha contestado a la demanda.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la “Pol�tica Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio espa�oles del demandante y el demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Pol�tica, las leyes y principios del Derecho nacional espa�ol.
6.2 Falta de contestaci�n a la demanda por parte del demandado.
El demandado no ha contestado a la demanda. Por ello el Panelista debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante. Evidentemente, el Panelista no puede resolver a favor de la demandante apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n del demanda, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (Casos OMPI Nos. D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner; D2001-1183, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez; D2001-1479, Retevisi�n M�vil v. Miguel Men�ndez; D2002-0908, Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla Garc�a y D2002-1088, Transportes y Distribuci�n, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso).
Ante la falta de contestaci�n, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por �sta no se ven alteradas por una contestaci�n inexistente. El Panelista tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panelista, entre las que tiene especial relevancia el acceso a la p�gina web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173,Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti).
Al examinar el sitio con el nombre de dominio es significativo, por una parte, que se encuentre en construcci�n, habiendo sido registrado por primera vez el 19 de enero del a�o 2000 y actualizado el registro hace m�s de dos a�os, el 17 de julio de 2002.
E igualmente significativo es que los t�rminos que aparecen en esa p�gina web, se supone que provisionalmente, son absolutamente heterog�neos, sin que pueda imaginarse que puedan servir a ninguna actividad seria.
6.3 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demandada contenidos en el apartado 4.a) de la Pol�tica.
Estos son:
- que el nombre dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca de la demandante.
La demandante es titular de la marca comunitaria europea con la denominaci�n SENSILIS.
Es evidente que el nombre de dominio es id�ntico a la marca con la denominaci�n SENSILIS.
6.3.2 Posible existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandado titular del nombre de dominio.
El demandado no tiene ninguna licencia o relaci�n contractual con la demandante que le permita utilizar la marca SENSILIS o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ning�n momento ha recibido autorizaci�n de la demandante para registrar el nombre de dominio .
6.3.3 El demandado, al no contestar a la demanda, no ha justificado que tenga alg�n derecho sobre la denominaci�n SENSILIS que constituye el nombre de dominio registrado por ella.
6.3.4 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
Est� probado que el nombre de dominio se registr� dos a�os despu�s de que la marca SENSILIS fuera registrada, habi�ndose actualizado el registro del nombre de dominio en el a�o 2002, esto es, cuatro a�os despu�s de registrada la marca. Y hay datos de los que cabe deducir razonablemente que al hacer el registro del nombre de dominio el demandado conoc�a la marca SENSILIS.
En efecto, en primer lugar el t�rmino SENSILIS es una denominaci�n de fantas�a, que no se corresponde con ning�n t�rmino incluido en el diccionario. Parece por ello demasiada casualidad que a alguien, por su propia iniciativa, se le ocurra pedir el registro como nombre de dominio de ese t�rmino de fantas�a. Parece m�s razonable pensar que el registro del nombre de dominio se hizo despu�s de conocer la existencia de la marca SENSILIS.
A ello hay que unir que, seg�n las averiguaciones realizadas por el propio Panelista, la marca SENSILIS es ampliamente conocida por el p�blico femenino en Espa�a en relaci�n con productos cosm�ticos y de belleza.
Ciertamente la demandante no se ha preocupado, como hubiera debido hacerlo, por aportar pruebas del car�cter notorio de la marca SENSILIS de la que es titular. El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento r�pido y sencillo, no puede significar en ning�n caso que el demandante no tenga obligaci�n de aportar pruebas de las alegaciones que realiza en su demanda. En esta ocasi�n, sin embargo, ha sido posible establecer por el propio Panelista el amplio conocimiento que de la marca SENSILIS existe en Espa�a entre el p�blico femenino consumidor de productos cosm�ticos. Siendo esto as�, parece razonable llegar a la conclusi�n de que el demandado, que vive en Espa�a, al registrar su nombre de dominio conoc�a la marca SENSILIS, no s�lo porque era ampliamente conocida entre un sector del p�blico espa�ol, sino adem�s porque, como se ha expresado anteriormente, se trata de una denominaci�n de fantas�a en la que es dif�cil justificar la coincidencia de registros.
La demandante alega que se puso en contacto telef�nico con el demandado manifest�ndole que el registro del nombre de dominio se consideraba infracci�n marcar�a y que el demandado hab�a mantenido su posici�n de conservar el dominio a menos de que se le hiciera una buena oferta econ�mica. Pero una vez m�s, la demandante no aporta prueba escrita de ning�n requerimiento al demandado.
Ello no obstante es un hecho que cuatro a�os despu�s del registro del nombre de dominio y dos a�os despu�s de su actualizaci�n en el a�o 2002, la p�gina web con ese nombre de dominio sigue estando en construcci�n, lo cual es muy significativo, porque es dif�cil imaginar que nadie que pida un nombre de dominio para una actividad seria, no construya la p�gina web correspondiente en un plazo tan largo de tiempo.
A ello hay que a�adir que en estos momentos, seg�n ha podido comprobar el Panelista, que aparecen en la p�gina web con el nombre de dominio una serie de t�rminos absolutamente heterog�neos, que incluyen junto a marcas conocidas como “Giorgio Armani”, “Armani Fragance” otros t�rminos manifiestamente gen�ricos como “Luxury Townhomes”, “Software” o “Laboratory”, no apareciendo por ninguna parte que los t�rminos incluidos en la p�gina, todos los cuales tienen v�nculos con otras p�ginas distintas, puedan servir a una actividad seria, de la cual no aparece ning�n indicio.
Resulta, pues, que del conjunto de circunstancias analizadas parece razonable deducir que el demandado conoc�a la marca SENSILIS cuando inscribi� su registro de nombre de dominio y ese nombre de dominio no ha sido utilizado hasta ahora para ninguna actividad seria. Es m�s, como se ha dicho, la p�gina web aparece como “en construcci�n”. No parece, como se ha dicho, razonable registrar un nombre de dominio para no utilizarlo durante un muy largo per�odo de tiempo.
De este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuaci�n del demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al no utilizarlo, es una actuaci�n de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso. Recu�rdese que el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. As� se declar� ya desde hace tiempo, por ejemplo, en los casos OMPI Nos. D2000-0022, Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as y D2002-1088, Q Inc. v. James Noble (Domain For S).
Por todo ello hay que concluir que el demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio .
7. Decisi�n
En base a toda la fundamentaci�n anteriormente expuesta, el Panelista resuelve que en virtud de la demanda ha quedado probado, de acuerdo con el art�culo 4 de la Pol�tica Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho art�culo. Consiguientemente, en conformidad con los p�rrafos�4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la demandante.
Alberto Bercovitz
Panelista �nico
Fecha: 6 de diciembre de 2004
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