Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Galer�as Vin�on, S.A. v. Ildefonso G�mez Rus
Caso No. D2004-0840
1. Las Partes
La Demandante es Galer�as Vin�on, S.A. representada por Cuatrecasas Abogados, Espa�a, con domicilio en Paseo de Gracia, Espa�a.
El Demandado es Ildefonso G�mez Rus, con domicilio en Barcelona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 13�de�octubre�de�2004. El 14�de�octubre�de�2004, el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 14�de�octubre�de�2004, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21�de�octubre�de�2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij� para el 10�de�noviembre�de�2004. El Demandado no contest� a la demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la demanda el 15�de�noviembre�de�2004.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 18�de�noviembre�de�2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo�7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El acuerdo de registro del nombre de dominio est� en espa�ol y la demanda fue presentada en este mismo idioma. A la vista de estos hechos, el Experto �nico, haciendo uso de la facultad conferida por el p�rrafo�11a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados
La sociedad mercantil “Galer�as Vin�on, S.A.” es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas:
(a) Marca “Vin�on” n� 1308050, solicitada el 10�de�marzo�de�1989 y concedida el 16�de�marzo�de�1992, registrada en la Clase 11 del Nomencl�tor internacional.
(b) Marca “Vin�on” n� 1308052, solicitada el 10�de�marzo�de�1989 y concedida el 16�de�enero�de�1992, registrada en la Clase 35 del Nomencl�tor internacional.
(c) Marca “Vin�on” n� 1308544, solicitada el 13�de�marzo�de�1989 y concedida el 16�de�enero�de�1993, registrada en la Clase 8 del Nomencl�tor internacional.
“Galer�as Vin�on, S.A.” tambi�n es titular del r�tulo de establecimiento n� 105194, registrado en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas el 20�de�septiembre�de�1972; y de la marca comunitaria figurativa “Vin�on” n� 650716, solicitada el 14�de�octubre�de�1997 y concedida el 24�de�febrero�de�1999, registrada en las clases 8, 11, 20, 21 y 35�del Nomencl�tor internacional.
Los signos distintivos de la sociedad “Galer�as Vin�on, S.A.” han adquirido un considerable grado de notoriedad en Espa�a en el sector de la distribuci�n de productos de dise�o para el hogar.
La sociedad “Galer�as Vin�on, S.A.” es asimismo la titular de los nombres de dominio , y , registrados, respectivamente, el 15�de�abril�de�1997, el 21�de�mayo�de�1999 y el 30�de�julio�de�2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega, en primer lugar, que su marca VIN�ON goza de notoriedad en el mercado espa�ol de la distribuci�n de productos de dise�o para el hogar, entre otras razones por el hecho de haber promocionado extensamente su marca.
A juicio de la Demandante, est� claro que existe una identidad absoluta entre las marcas VIN�ON y el nombre de dominio , sin que a ello obste el hecho de que, a nivel puramente t�cnico, la configuraci�n de los caracteres a entrar en el registro del nombre de dominio sea “”, porque esta configuraci�n t�cnica, debida a que los nombres de dominio multiling�es se encuentran en fase de implantaci�n no debe ser tenida en cuenta; no es m�s que el soporte t�cnico de la denominaci�n , que fue el objeto real de registro por parte del Demandado. De este modo, afirma la Demandante que la �nica diferencia entre la marca y el nombre de dominio es la inclusi�n del sufijo “.com” en el dominio, debiendo prescindirse del mismo tal y como han afirmado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica.
Entiende igualmente la Demandante que en el presente caso no concurren las circunstancias previstas en el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica, ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o de un inter�s leg�timo del Demandado respecto del nombre de dominio. En particular, sostiene la Demandante que en ning�n momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaci�n de uso de las marcas VIN�ON de las que es titular; y que el Demandado no ha sido ni es conocido por el nombre “Vin�on”. Adem�s, dada la notoriedad de la marcas de la Demandante, est� claro, seg�n la Demandante, que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de dichas marcas y que el registro como nombre de dominio del t�rmino “Vin�on”, sin significado ni en castellano ni en catal�n, no respond�a a la voluntad de utilizarlo en relaci�n con su propia persona o actividades, sino a aprovecharse de la notoriedad de la marca, lo cual es un elemento suficiente para considerar que el Demandado no ostenta ning�n tipo de derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio.
Finalmente, considera la Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe. Ha sido registrado de mala fe- afirma- porque dada la notoriedad de la marca VIN�ON en la ciudad de residencia del Demandado, y el hecho de que el t�rmino “Vin�on” no signifique nada, el Demandado registr� el nombre de dominio siendo plenamente consciente de que correspond�a a una marca ajena, sin tener ninguna conexi�n con sus actividades profesionales o particulares. De igual modo, el nombre de dominio es objeto de un uso de mala fe, a juicio de la Demandante, porque el hecho de mantener un nombre de dominio inactivo, combinado con el hecho de saber que dicho nombre de dominio corresponde a la marca de un tercero, constituye un uso de mala fe, en el sentido de la Pol�tica de la ICANN.
B. Demandado
El Demandado no ha contestado en el plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en el procedimiento, sin que tampoco lo haya hecho despu�s de hab�rsele notificado formalmente la ausencia de contestaci�n.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4�de�la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4�de�la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espa�olas que protegen la denominaci�n “Vin�on”, as� como de una marca comunitaria, constituida tambi�n por el signo “Vin�on”.
De igual modo, este Experto �nico considera que existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante constituidas por la denominaci�n “Vin�on”. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Y esta conclusi�n no se ve alterada por el hecho de que, por encontrarse los nombres de dominio multiling�es en fase de implantaci�n, la configuraci�n t�cnica del nombre de dominio sea “”, pues el nombre de dominio verdaderamente registrado es .
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el�signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI N� D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-N, N��D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o N� D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo�4.c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI N� D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, N� D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).
Pues bien, el Demandante pone de relieve en su demanda que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del p�rrafo�4c) de la Pol�tica, demuestran por s� solas la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado. No hay prueba alguna susceptible de demostrar que el Demandado ha sido conocido corrientemente por los dominios registrados ni por alguna denominaci�n similar. Asimismo, el Demandado tampoco ha utilizado los nombres de dominio en litigio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. Por �ltimo, el Demandado tampoco realiza un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, pues el nombre de dominio no es usado en modo alguno por el Demandado.
Este Experto �nico entiende, pues, que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del p�rrafo�4.c) de la Pol�tica, demuestran por s� solas la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado.
Adem�s, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Porque si el Demandado tuviere alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dicho nombre de dominio deber�a haber adoptado una posici�n activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI N� D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonz�lez, N� D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labad�a Pardo, y N� D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).
A la vista de todo lo expuesto, este Experto �nico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica de la ICANN.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso del nombre de dominio.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, raz�n por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En�este sentido se manifiestan, entre otras, la decisi�n del caso OMPI N��D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la decisi�n del caso OMPI N� D2002-1037, Caja�de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero).
Registro de mala fe
A la vista de la notoriedad de la marca VIN�ON en la ciudad de Barcelona, ciudad de residencia del Demandado, parece l�gico suponer que el Demandado conoc�a la existencia de la misma y de los derechos de la Demandante sobre el signo “Vin�on”. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses leg�timos sobre el t�rmino “Vin�on” por parte del Demandado, permite concluir que el Demandado al registrar el nombre de dominio ha actuado de mala fe, pues no pod�a ignorar que con ello estar�a, como m�nimo, obstaculizando la posici�n de un tercero.
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como una manifestaci�n de su mala fe, tal y como se hace en m�ltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaci�n de la Pol�tica, como la del caso OMPI N� D2000-0147, NFL Properties Inc. v. BBC.
Uso de mala fe
El nombre de dominio no ha sido usado. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilizaci�n del mismo de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo”, ha sido sentada en una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisi�n del caso OMPI N� D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI N� D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; N� D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; N��D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; N� D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A).
Como se afirma en la decisi�n del caso OMPI N��D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, hay que reconocer que no tiene sentido y es il�gico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa ser�a una v�a utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio id�ntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despu�s vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Ser�a suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer alg�n tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.
A estas consideraciones hay que a�adir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, ver, entre otras, la decisi�n del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI N��D2000-1017, Comunidad Aut�noma de Galicia v. Jes�s Sancho Borraz).
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el p�rrafo�4�de�la Pol�tica para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con los p�rrafos�4.i) de la Pol�tica y 15�del�Reglamento, el Experto �nico ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
�ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 1�de�diciembre�de�2004
Full & Egal Universal Law Academy