Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Antonio Dur�n Pi�ero v. Disven2003, S.L. y Comercio Electr�nico OJAL, S.L.
Caso No. D2004-0868
1. Las Partes
El Demandante es D. Antonio Dur�n Pi�ero, que act�a en su propio nombre as� como en representaci�n de las mercantiles Franquired, S.L., La Tienda del Esp�a, S.L., y Productos de Telecomunicaciones, S.L., con domicilio en Madrid, Espa�a.
Las Demandadas son Disven2003, S.L. y Comercio Electr�nico Ojal S.L., con domicilio en Madrid, Espa�a, y representadas por Lucas S�enz de Buruaga y Castillo.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 21 de octubre de 2004.
El 21 de octubre de 2004, el Centro envi� a Network Solutions, LLC, via correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 22 de octubre de 2004, Network Solutions, LLC envi� al Centro su respuesta, via correo electr�nico, , confirmando que Disven2003, S.L. figura como registrante de los nombres de dominio y , y que Comercio Electr�nico OJAL S.L. figura como registrante del nombre de dominio , proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 3 de noviembre de 2004. En su subsanaci�n a la Demanda, el Demandante indic� que, teniendo en cuenta la presentaci�n de las paginas web y los datos suministrados a Network Solutions, Disven2003, S.L. y Comercio Electr�nico OJAL, S.L. son empresas conectadas.
El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el�8�de�noviembre de 2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 28 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fu� presentado ante el Centro el 26 de noviembre de 2004.
El Centro nombr� a Mario Sol Munta�ola como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 13 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
El Demandante es titular de una marca nacional espa�ola mixta, compuesta por la denominaci�n “La Tienda del Espia” m�s un gr�fico. Esta marca la tiene registrada en diversas clases, entre ellas la clase correspondiente a�los productos que comercializa, tanto en su local comercial como a trav�s de Internet.
Concretamente, la marca est� registrada en las clases 9, 16 y 35, todas ellas solicitadas y registradas con mucha anterioridad al registro de los nombres de dominio en cuesti�n por las Demandadas.
La marca del Demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por las mercantiles que aqu�l representa. Tal explotaci�n se lleva a cabo tambi�n por medio de Internet, a trav�s de un sitio web cuya direcci�n electr�nica se corresponde con la denominaci�n “latiendadelespia”. Asimismo, la denominaci�n social de una de las referidas mercantiles (“La Tienda del Espia, S.L.”) coincide igualmente con la denominaci�n de la marca.
Los nombres de dominio y fueron registrados el 28 de marzo de 2000. El nombre de dominio fue registrado el d�a 3 de abril de 2000.
A la vista de la informaci�n presentada por el Demandante relativo a la conexi�n entre las sociedades Disven2003, S.L. y Comercio Electr�nico OJAL, S.L., el Experto considera que est� justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas entidades demandadas.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante afirma que los nombres de dominio de las Demandadas son id�nticos a su marca y que existe riesgo de confusi�n entre la marca y los nombres de dominio en disputa. Afirma tambi�n que las Demandadas carecen de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio y que los ha registrado y usado de mala fe, con el fin de aprovecharse con �nimo de lucro del conocimiento p�blico del que goza su marca.
Asimismo, manifiesta el Demandante haber recibido de las Demandadas una oferta de venta de los nombres de dominio por importe de 12.000 €, si bien, no aporta elemento o indicio probatorio alguno.
Solicita la transferencia de los nombres de dominio a su favor.
B. Demandadas
Por su parte, las Demandadas reconocen los derechos de marca del Demandante, pero alega que los t�rminos “tienda” y “esp�a” son gen�ricos y descriptivos y que, sin la adici�n de los elementos gr�ficos que componen la marca, dichos t�rminos no tienen el car�cter distintivo suficiente para ejercer las funciones propias de toda marca.
Sostiene que utiliza los nombres de dominio en cuesti�n para la presencia en Internet de su negocio de venta de productos de espionaje, de manera leg�tima y legal. Asimismo, manifiesta que en ning�n momento se ha puesto en contacto con el Demandante para ofertar la venta de los nombres de dominio, ni ha sido probada por el Demandante ninguna otra circunstancia acreditativa de su mala fe.
Cabe notar que el representante de las Demandadas no mentiona la conexi�n entre ambas sociedades que alega el Demandante.
6. Debate y conclusiones
A la vista de las diversas alegaciones y pruebas aportadas por las partes, y con base en lo establecido en la Pol�tica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, as� como en el derecho sustantivo aplicable, el Panel obtiene las siguientes conclusiones:
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
En primer lugar, hay que recordar que no es el objeto de este procedimiento plantearse la eventual falta de distintividad de la marca registrada del Demandante, ni corresponde a esta sede cuestionarse la hipot�tica nulidad de la misma. En ese sentido, acreditados los derechos de marca en los que el Demandado basa su demanda, reconocidos incluso por las Demandadas, no cabe atender las disquisiciones que �sta efect�a sobre el car�cter gen�rico y descriptivo de los t�rminos que componen la marca, ni las pretendidas consecuencias que de ello se desprenden.
En esa misma l�nea de razonamiento, resulta indiscutible que a la hora de reflejar una marca en Internet como nombre de dominio –por evidentes razones t�cnicas, al menos por el momento– s�lo cabe considerar su parte denominativa, de manera que la comparaci�n que nos ocupa debe efectuarse necesariamente, en este caso, en relaci�n con la denominaci�n “La Tienda del Espia”.
Efectuadas tales salvedades, debe concluirse que los nombres de dominio registrados por las Demandadas son confundiblemente similares a la marca registrada del Demandante, en los t�rminos del p�rrafo 4.a.(i) de la Pol�tica. Las diferencias entre unos y otra se reducen simplemente a la no inclusi�n en los nombres de dominio del art�culo “la”, que figura al inicio de la denominaci�n, as� como de la contracci�n “del” que separa los dos t�rminos que componen la marca. Estas m�nimas diferencias no impiden que se produzca una impresi�n de coincidencia entre los nombres de dominio y la marca, reforzada adem�s por la gran similitud de los productos ofrecidos a trav�s de dichos signos.
Igualmente resulta irrelevante a los efectos de la similitud analizada la adici�n del sufijo ‘.com’ o ‘.net’, como es criterio reiterado por decisiones anteriores. En consecuencia, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el p�rrafo 4.a.(i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
Las Demandadas sostienen que desde la fecha del registro de los nombres de dominio viene llevando a cabo a trav�s de los mismos la comercializaci�n de sus productos y servicios en Internet, lo cual pretende poner en relaci�n con lo previsto en el p�rrafo 4.c. de la Pol�tica, al efecto de considerar con ello suficientemente probado que dispone de derechos e intereses leg�timos sobre los nombres de dominio.
No obstante, para que la referida circunstancia pueda considerarse prueba de derecho alguno, deber� tratarse de una utilizaci�n de los nombres de dominio en relaci�n con “una oferta de buena fe de productos o servicios” –punto i)–, o “sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca [y] con �nimo de lucro” –punto iii)–.
Esto nos conduce necesariamente al examen del tercero de los requisitos –objeto del subapartado siguiente–, tras el cual este Panel concluye, como veremos, que el uso de los nombres de dominio en cuesti�n por las Demandadas responde a la intenci�n de atraer usuarios hacia su propio sitio web, con �nimo de lucro, aprovech�ndose precisamente del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el p�blico del sector. Esta circunstancia, adem�s de ser muestra de que los nombres de dominio han sido registrados y usados de mala fe, impide tambi�n la posibilidad de fundamentar en tal utilizaci�n, como hacen las Demandadas, la existencia de derechos o intereses leg�timos por su parte sobre los nombres de dominio reivindicados.
Ninguna otra de las circunstancias que rodean este caso, puestas de manifiesto por las partes, o de las que ha podido tener conocimiento este Panel, permite suponer que las Demandadas ostenten derecho o inter�s leg�timo alguno sobre los nombres de dominio en cuesti�n, de manera que se entiende cumplido el requisito previsto en el p�rrafo 4.a.(ii) de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El p�rrafo 4.b de la Pol�tica establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituir� prueba del registro y utilizaci�n de mala fe de un nombre de dominio la constataci�n de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.
Entre dichas circunstancias se se�alan aquellas que indiquen que el nombre de dominio ha sido registrado fundamentalmente con la intenci�n de venderlo, alquilarlo o cederlo de otra forma al titular de la marca en conflicto, por un valor superior al de los costes directamente relacionados con el nombre de dominio. Al respecto, si bien el Demandante ha manifestado haber recibido de las Demandadas una oferta de venta por importe de 12.000 euros, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna acerca de la realidad de dicha oferta, cuya existencia ha sido negada por las Demandadas.
S� ha quedado probado, en cambio, que la intenci�n de las Demandadas al utilizar los nombres de dominio en cuesti�n para direccionar al sitio web a trav�s del cual comercializa sus productos es la de atraer usuarios con �nimo de lucro, aprovech�ndose del conocimiento que goza la marca del Demandante entre el p�blico del sector, y con el riesgo impl�cito a su conducta de que exista confusi�n con la marca.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta la gran similitud que existe entre el tipo de productos que comercializan ambas partes, dirigidos a un mismo grupo de destinatarios y a un p�blico muy espec�fico. Se trata, adem�s, de un sector de dimensi�n reducida, en el cual los competidores que participan en el mismo se conocen perfectamente, de manera que no puede considerarse como fruto de la casualidad el hecho que las Demandadas hayan optado por utilizar una denominaci�n tan claramente asociada a uno de sus competidores e identificativa de sus productos, y que es incluso usada para la comercializaci�n de los mismos a trav�s de la red.
Tales circunstancias llevan a descartar que el registro de los nombres de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusi�n entre los usuarios acerca de quien est� realmente detr�s del sitio web y de los productos ofrecidos por �ste. El consiguiente incremento de visitantes de su p�gina que consigue con ello, y por tanto, de potenciales clientes de sus productos, obtenidos de manera ileg�tima, no deja lugar a dudas acerca del �nimo de lucro que preside la conducta de las Demandadas.
Esta conclusi�n se ve reforzada tambi�n por la forma en la que las Demandadas hacen uso de dos de los tres nombres de dominio en cuesti�n, que utiliza simplemente como medio para redireccionar a su web, accesible a trav�s de la direcci�n electr�nica , y mediante la cual las Demandadas vienen comercializando una gama de productos muy similar a la ofrecida por el Demandante.
De hecho, las Demandadas �nicamente justifican la elecci�n de la denominaci�n reivindicada por lo que afirma ser su car�cter descriptivo de la actividad que realiza. Sin embargo, sin entrar a valorar esta cuesti�n, olvidan las Demandadas que se trata de una marca registrada por un competidor con mucha anterioridad a su registro de los nombres de dominio, que otorga al Demandante derechos exclusivos para la utilizaci�n de tal denominaci�n, incluyendo el derecho a reflejar la marca en las actividades realizadas a trav�s de Internet.
En definitiva, de acuerdo con el p�rrafo 4.b.(iv) de la Pol�tica, acreditada la intenci�n de las Demandadas de atraer usuarios a su web, con �nimo de lucro, y de forma ileg�tima, queda probado que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, de manera que tambi�n se cumple en este caso el requisito previsto en el p�rrafo�4.a.(iii) de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que los nombres de dominio , y sean transferidos al Demandante.
Mario Sol Munta�ola
Panelista �nico
Fecha: 4 de enero de 2005
Full & Egal Universal Law Academy