Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Bac San Jos� S. A. v. Mariano Castillo Bola�os
Caso No. D2004-0884
1. Las Partes
La Demandante es Banco Bac San Jos� S. A. representada por E-Proint S.A., Costa Rica, con domicilio en San Jos�, Costa Rica.
El Demandado es Mariano Castillo Bola�os representada por el mismo demandado, con domicilio en Provincia de Alajuela, Costa Rica.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el�22�de�octubre�de�2004. El 25 de octubre�de�2004, el Centro envi� a Tucows v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n; en respuesta a la misma Tucows envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su informe confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la "Pol�tica"), del Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�3�de�noviembre�de�2004. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el�23�de�noviembre�de�2004. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el�10�de�noviembre�de�2004.
El Centro nombr� al firmante de esta Decisi�n como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 23 de noviembre�de�2004, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
Las partes en el presente son una persona jur�dica creada bajo las normas del derecho de Costa Rica y una persona domiciliada en dicho pa�s. El Demandante present� la Demanda en idioma espa�ol y el Demandado utiliz� el mismo idioma en la Contestaci�n, en las comunicaciones que envi� a su contraparte a�adidas por el Demandante como prueba y en la que remiti� al Centro al contestar la Demanda.
Conforme el p�rrafo 11 del Reglamento:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo ser� el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluci�n, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Teniendo en cuenta el t�cito acuerdo de las partes en cuanto al idioma del procedimiento y en uso de sus facultades procesales, el Panelista decidi� dictar la presente decisi�n en el idioma mencionado, pese a ser el ingl�s el idioma del acuerdo de registro.
5. Antecedentes de Hecho
No se controvierte en el caso que el Demandante registr� la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el�25�de�septiembre�de�2003 bajo el n�mero 141515, en clase 36 para “servicios de seguros y finanzas”. Tampoco que cuatro a�os antes hab�a registrado una marca de dise�o especial, incluyendo la sigla “SJ”, tambi�n en la clase 36 y que a lo largo del tiempo -desde mucho antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa- us� para distinguirse la denominaci�n social “BANCO DE SAN JOS�” hasta que recientemente la cambi� por su denominaci�n actual que adiciona la sigla “BAC”.
Est� igualmente fuera de controversia que el Demandado registr� los nombres de dominio:
∙ el�20�de�junio�de�2003; y
∙ el�31�de�octubre�de�2003;
Debe considerarse igualmente no controvertido que el Demandado lo ha sido tambi�n en los casos:
∙ No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, que tuvo por objeto el nombre de dominio ; y
∙ No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bola�os”, que tuvo por objeto el nombre de dominio .
Puesto que el Demandante lo afirma y prueba circunstanciadamente, sin que el Demandado aporte elementos que arrojen duda sobre la autenticidad del contenido de las copias de mensajes electr�nicos y sobre las informaciones de prensa acerca de los proleg�menos del presente Caso, el Panelista debe tener asimismo por cierto que el Demandado se comunic� reiteradamente por correo electr�nico con funcionarios del Demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso.
El Panelista verific� que a la fecha de analizar el caso y dictar la decisi�n, no exist�a ning�n sitio activo en las direcciones a las que se accede con los nombres de dominio en disputa, desplegando su navegador el mensaje de error “11.001”, correspondiente a “No se encontr� host”.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega en apoyo de la Demanda:
a) “Durante (...) aproximadamente 20 a�os (...) ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSE, como nombre comercial as� como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios. Dicho signo como tal, aplicando la Teor�a de la Distintividad Sobrevenida (“Secondary Meaning” en ingl�s), goza de gran renombre en el �mbito nacional”.
b) “dicho signo (...) (es) (...) usado por la totalidad de las empresas del holding .. GRUPO FINANCIERO BAC”.
c) “las p�ginas web que �l mantiene (en las direcciones de Internet correspondientes a los nombres de dominio de autos) son utilizadas para otros fines y en otro caso utiliza sin autorizaci�n signos de nuestra corporaci�n, enga�ando a los consumidores de nuestros servicios financieros”.
d) “el demandado nunca ha sido representante de nuestra empresa, ni mantiene v�nculos comerciales con la misma”.
e) “nuestro banco utiliza en internet la direcci�n y que es f�cilmente confundible con el registro del demandado que es www. , es decir lo que hizo fue agregar ileg�timamente la denominaci�n “banco””.
f) “Es f�cilmente comprobable con los correos electr�nicos que adjuntamos .. as� como de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicaci�n costarricenses que tambi�n adjuntamos (...) que el Se�or Castillo Bola�os ha registrado los dominios objeto de esta demanda, con el s�lo prop�sito de venderlos a mi representada o a cualquier otra persona”.
g) “El demandado planea en el futuro seguir causando confusi�n en los consumidores y visitantes en general a Internet, ya que cuando estos planeen digitar las palabras de nuestra empresa entonces se redireccionar�n hacia su sitio web y buscar� obtener un lucro que a todas luces es antijur�dico”.
B. Demandado
En apoyo de la Contestaci�n de Demanda, el Demandado argumenta que1:
a) “El demandante registr� la marca BAC San Jos� (no la marca Banco BAC San Jos�) bajo su raz�n social anterior Banco de San Jos�, S.A.”
b) “La sociedad Banco BAC San Jos� Sociedad An�nima, no aparec�a en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registr� y con el hecho de registrarla despu�s piensan que tienen derecho sobre el dominio”.
c) “Se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanizaci�n R�o Grande, ubicada en La Gu�cima de Alajuela, muy cerca de San Jos�, Capital de Costa Rica”.
d) “No fue agregada la palabra gen�rica “banco” con el fin de que se confunda con la direcci�n del demandante, de la cual no ten�a conocimiento (…). En se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes ra�ces de Am�rica Central en San Jos�, que no puede ser confundidos los servicios de bienes ra�ces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”.
e) “El demandante no se ha comunicado con mi persona con relaci�n a el dominio , demostrando que no le importa pasar por encima del derecho de registro del aqu� demandado”.
f) “No recuerdo haber enviado correos electr�nicos a ning�n banco, mucho menos al Se�or David McCrea y una direcci�n de e-mail del que env�a ni siquiera pertenece a mi persona”.
g) “En Costa Rica la Fiscal�a concluy� que, seg�n el C�digo Procesal vigente, no encaja en ning�n tipo de delito”.
h) “Recib� varias llamadas del Jefe de Seguridad del Antes Banco de San Jos�, S. A., el se�or Gilberto Mu�oz, donde me solicit� que direccionara el dominio a la web oficial de ellos, mientras que lleg�bamos a alg�n arreglo, yo acept� de buena fe, pero todo era un enga�o para denigrar mi nombre con supuestos delitos, tales como: clonaci�n, robo de nombres de usuarios, claves (Supuestamente pod�a realizar transferencias bancarias como si fuera el legitimo cliente), con ello pretender que se me culpar� por extorsi�n, fraude, coacci�n y estafa”.
i) “No se puede tomar como referencia los casos anteriores Banex ( decisi�n D2003-0573 ) e Interfin ( decisi�n D2003-0609 ), ya que no tienen relaci�n alguna y no realice la debida contestaci�n por amenazas que me realizaron los bancos”.
7. Debate y conclusiones
Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista proceder� a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Pol�tica. Esta establece en el p�rrafo 4.a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaci�n la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
7.1 Nombre comercial utilizado como marca
Los antecedentes de autos demuestran que desde fines�de�1985, el Demandante utiliz� su denominaci�n social de BANCO DE SAN JOS� para distinguir los servicios ofrecidos al p�blico, sin registrar su nombre comercial como una marca.
El Panelista no ignora que del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet surge que “a pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la protecci�n a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Pol�tica Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilizaci�n de mala fe o enga�oso de tales identificadores como nombres de dominio”. No obstante, el Panelista tiene en cuenta muy especialmente que el Demandante invoca sus derechos sobre el signo BANCO DE SAN JOS� no en cuanto nombre comercial sino en calidad de “marca de hecho” o marca no registrada.
En resoluciones anteriores, el Panelista ha sustentado su opini�n de que las “marcas de hecho” merecen para la Pol�tica igual protecci�n que las marcas registradas. As�, en el Caso No. D2000-1649, Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L., dijo:
“Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Pol�tica aluden a “marca” en el sentido gen�rico de una palabra, lema, dise�o, imagen u otro s�mbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, as� como a sus or�genes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del p�blico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como instituci�n del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar “que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad” y “anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes”.
“La Pol�tica de ninguna manera se hace referencia a “marcas registradas” ni a cualquier otro t�tulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido com�n, la decisi�n dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Pol�tica se dirige a excluir el requerimiento de registro: el Panelista comparte este razonamiento y la interpretaci�n que de �l deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte”.
Por considerar que el signo BANCO DE SAN JOS� constituy� a la vez un nombre comercial y una “marca de hecho”2 durante el lapso en el que se utiliz� -en cuyo transcurso se registr� el dominio - en esta Decisi�n se parte de la base de que el Demandante tiene t�tulo v�lido a la marca no registrada BANCO DE SAN JOS�.
7.2 Cumplimiento de las condiciones acumulativas
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN JOS� registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido hist�ricamente. La adici�n del vocablo “banco” no reduce sino que refuerza esa similitud, al evocar mediante un vocablo descriptivo el ramo de actividad del titular de la marca.
En cuanto al nombre de domino , es id�ntico a la marca de hecho usada por el Demandante hist�ricamente y que lo distingu�a a la fecha de registro del nombre de domino en cuesti�n.
Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similitud ni el riesgo de confusi�n se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras componentes del nombre de dominio ni tampoco por el agregado de la extensi�n “.com”, que por ser propia del gTDL en cuanto divisi�n del espacio de nombres de dominio, no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el requisito del parr�fo 4.a)(i) de la Pol�tica se cumple en el Caso.
B. Derechos o intereses leg�timos
Las expresiones “banco”, “bac” o “San Jos�” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominaci�n de alguna de sus empresas o negocios, ni de la descripci�n de alg�n objeto de su afici�n o por el que manifieste preocupaci�n. La �nica relaci�n que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es la vecindad con la Ciudad de San Jos� de la Urbanizaci�n R�o Grande, con la que (seg�n se har� merito enseguida) ninguna relaci�n parece tener tampoco el Demandado. El Panelista no considera que surja de esta circunstancia la evidencia de un “uso leg�timo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.
Por otra parte, el Demandado no demostr� la existencia de las circunstancias aludidas en los par�grafos “i.” a “iii.” del p�rrafo 4.c) de la Pol�tica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inter�s al uso de los nombres de dominio a los fines del parr�fo 4.a)(ii) de la Pol�tica.
En particular:
Sobre 4.c)(i):
Alega el Demandante y admite el Demandado que “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” el Demandado usaba los nombres de dominio para desplegar referencias a un proyecto inmobiliario con el que el Demandado no se atribuye vinculaci�n alguna, guardando silencio en la Contestaci�n sobre las razones que pudieran haberle llevado a difundir tales informaciones. La lectura de las decisiones en los casos OMPI No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo y No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bola�os”, permite comprobar que el Demandado utiliz� de igual forma esos nombres de dominio para alojar o direccionar a contenidos que no constitu�an un servicio genuino ofertado por el Demandante sino que operaban como recursos para mantener un sitio aparentemente activo bajo nombres de dominio que tambi�n en esos casos se intentaba negociar con bancos costaricenses.
El Demandado no aporta elemento alguno que permita considerar que la informaci�n desplegada en los sitios que a la �poca de plantearse esta disputa eran accedidos mediante los nombres de dominio objeto del Caso fuera otra cosa que un recurso para llenar la pantalla con alg�n contenido, lo que de manera alguna equivale a haber “efectuado preparativos demostrables (...) en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Por tanto, el Panelista considera que la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Pol�tica no se verifica en el caso.
Sobre 4.c)(ii):
No existe alegaci�n ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido “conocido corrientemente” por los nombres de dominio en disputa.
Sobre 4.c)(iii):
No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni la falta de uso presente de los nombres de dominio en disputa constituyan un “uso leg�timo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.
Por todo lo anterior, concluye el Panelista que el Demandado no tiene inter�s leg�timo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia. En consecuencia, el requisito del parr�fo 4.a)(ii) de la Pol�tica se cumple en el Caso.
C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deber�n revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en el p�rrafo 4.b) de la Pol�tica:
Sobre 4.b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, unidas a la fuerte presunci�n que surge de los casos OMPI No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bola�os”, y No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, en cuanto a la finalidad perseguida por el Demandado al registrar diversos nombres de dominio conteniendo marcas correspondientes a bancos costarricenses, llevan a considerar que el Demandado ha realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con “el prop�sito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro” de los nombres de dominio. Las propuesta de venta alegadas por el Demandante deben considerarse plausiblemente probadas, incluso a tenor de las declaraciones del Demandado al periodismo. En estos autos, el Demandado no niega terminantemente su prop�sito de lucrar con la transferencia de los nombres de dominio al titular de la marca, ya que se reduce en la Contestaci�n a manifestar que “no recuerda” haber enviado mensajes de correo electr�nico a instituciones bancarias.
Sobre 4.b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya registrado los nombres de dominio “para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.
Sobre 4.b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber registrado losl nombres de dominio “con el prop�sito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor”.
Sobre 4.b)(iv):
El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de alg�n sitio activo en la Web (en autos est� alegado, pero no suficientemente probado que as� lo hizo “clonando” el sitio Web del Demandante) estar�a realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con prop�sito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud de los nombres de dominio con las marcas del Demandante inducir�a a los usuarios de Internet a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en l�nea “provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por �ste”.
No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusi�n por parte de los usuarios de Internet porque “En se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes ra�ces de Am�rica Central en San Jos�, que no puede ser confundidos los servicios de bienes ra�ces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”. Es bien obvio que cualquier usuario debiera partir del supuesto de que los contenidos alojados en un sitio identificado con un nombre de dominio coincidente con la marca utilizada por un banco para prestar servicios, han de corresponder a dicho banco.
En raz�n de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusi�n de que el Demandado registr� originalmente y us� luego los nombres de dominio y
con mala fe. En consecuencia, el requisito del p�rrafo 4.a)(iii) de la Pol�tica se cumple en el Caso.
8. Decisi�n
El Demandante ha probado que los nombres de dominio son id�nticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o inter�s leg�timo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registr� y usa los nombres de dominio con mala fe.
En consecuencia, de acuerdo los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el registro de los nombres de dominio y se transfiera al Demandante.
Antonio Mill�
Experto �nico
Fecha: 6 de diciembre�de�2004
1 Para facilitar la comprensi�n de la decisi�n, el Panelista (quien cita entre comillas los dichos de las partes) se ha permitido agregar los acentos ortogr�ficos omitidos en el texto original, cuya ausencia puede alterar el tiempo del verbo que se quizo utilizar.
2 La ambivalencia fue tambi�n considerada por aportantes de opini�n al “Segundo Proceso”, adonde se asienta que: “Se se�al� que, dado que la mayor�a de nombres comerciales funcionan adem�s como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de protecci�n en virtud de la Pol�tica Uniforme”.
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