Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Speed-Hobbys S.L. vs. Contrast Records, S.L. / D.Christian Schulze-Frey
Caso No. D2004-0963
1. Las partes
1.1. Demandante: SPEED-HOBBYS S.L., con domicilio social en Madrid, Espa�a, representada por D� Ana Carrasco Arellano y D. Juli�n Plaza Garc�a, Audiconsulting, S.A., con domicilio en Madrid, Espa�a.
1.2. Demandado: CONTRAST RECORDS, S.L. y D. CHRISTIAN SCHULZE-FREY, ambos con domicilio en Orba, Null, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Melburne IT, Ltd., con domicilio en Madrid, Espa�a y con domicilio en Melbourne, Australia.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en lo sucesivo denominada “Pol�tica Uniforme”, adoptada por ICANN el�24�de�Octubre�de�1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambi�n por ese Organismo para desarrollo de esa “Pol�tica Uniforme”, en lo sucesivo “El Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo el “Centro de Arbitraje”, el d�a 15�de�Noviembre�de�2004 en formato electr�nico, mientras que su presentaci�n en formato papel ten�a lugar el�17�de�Noviembre�de�2004.
3.2 Con fecha 18�de�noviembre�de�2004, se enviaba una copia de la demanda a la firma demandada.
3.3 Con fecha 3�de�diciembre�de�2004, la representaci�n de la demandante solicita al Centro la suspensi�n del procedimiento tras haber recibido la comunicaci�n de la demandada al propio Centro, manifestando su decisi�n de transferir el dominio al demandante
3.4 Con fecha 6�de�diciembre�de�2004, el Centro notific� a la parte demandante la suspensi�n del procedimiento hasta el siguiente d�a 3 de enero�de�2005.
3.5. Con fecha 28�de�diciembre�de�2004, y al no haberse materializado la transferencia del dominio a favor de la demandante, a pesar de los intentos realizados, la representaci�n de dicha parte solicit� al Centro la renovaci�n del procedimiento.
3.6. Con fecha 29�de�diciembre�de�2004, el Centro notific� a las partes la renovaci�n del procedimiento fijando el�7�de�enero�de�2005, como fecha final para que la demandada presentara su escrito de contestaci�n a la demanda.
3.7. Con fecha 12�de�enero�de�2005, el Centro notific� a las partes que no se hab�a recibido la personaci�n ni el escrito de contestaci�n del demandado.
3.8. Con fecha 20�de�enero�de�2005, el expediente fue trasladado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista �nico, que lo recibi� en formato papel el d�a 21�de�enero�de�2005.
3.9. Finalmente, con fecha 22�de�enero�de�2005, el Centro transmiti� al Panel v�a correo electr�nico copia del escrito presentado el anterior d�a 20�de�enero�de�2005 por la representaci�n de la parte demandante informando de que el demandado hab�a manifestado nuevamente su voluntad de transferir el dominio y que a pesar de ello, dicha transferencia continuaba sin materializarse.
4. Idioma del procedimiento
La parte demandante ha solicitado expresamente que la decisi�n que resuelva este procedimiento sea dictada en espa�ol.
Lo cierto es que ha quedado debidamente probado en la documentaci�n acompa�ada por la demandante a su escrito de demanda, que las comunicaciones y relaciones habidas entre ambas partes previas a la realizaci�n de este procedimiento se han cursado siempre en espa�ol, por lo que este Panel, teniendo en cuenta dicha circunstancia y adem�s la com�n residencia espa�ola de ambas partes, ha decidido dictar la presente decisi�n en espa�ol, de acuerdo con la facultad que le confiere el p�rrafo 12(a) del Reglamento.
5. Antecedentes de hecho
5.1. La entidad demandante, Speed-Hobbys, S.L., no dispone de ning�n registro de marca que proteja dicha denominaci�n, pero �sta ha servido para distinguir sobradamente sus productos y servicios desde su fecha de constituci�n en el a�o 1994. Es adem�s titular de la solicitud de registro de marca n� 2.622.182 SPEED-HOBBYS (gr�fica) con prioridad 11�de�noviembre�de�2004, as� como del dominio desde�el�5�de�mayo�de�1997.
5.2. La denominaci�n SPEED-HOBBYS puede considerarse notoria en el sector del aeromodelismo, de acuerdo con la documentaci�n aportada con el escrito de demanda.
5.3. La demandada es la firma Contrast Records, S.L. as� como D. Christian Schulze-Frey que consta como administrador de aquella y que mantuvo en su momento relaciones comerciales con la demandante, Speed-Hobbys, S.L., con quien suscribi� un contrato de distribuci�n.
Con relaci�n a la persona f�sica identificada junto a la menci�n Contrast Records, S.L., D. Christian Schulze-Frey, debe considerarse que es la misma persona que D. Christian Geigger a quien alude repetidamente la representaci�n de la parte demandante en su escrito de demanda, habida cuenta de la coincidencia entre el domicilio del Sr. Geigger y el de la sociedad Contrast Records, S.L.; de la coincidencia entre la direcci�n de correo electr�nico de ambos; y de que estando el dominio controvertido registrado a favor de Contrast Records S.L., la oferta de venta cursada a la demandante (anexo 12) fuera formulada simplemente por “Christian”.
5.4. A los efectos de este procedimiento debe tambi�n tenerse en cuenta los siguientes hechos:
- Con fecha 23�de�septiembre�de�2004, esto es, con sobrada antelaci�n a la iniciaci�n del presente procedimiento, se levant� acta notarial por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras, en la que se describe con detalle la actividad del portal identificado en aquel momento por el dominio controvertido, y en el que se ofrec�a servicios y productos pertenecientes al mismo sector de actividad que la demandante, quedando adem�s sobradamente demostrada la relaci�n existente entre la demandada y el Sr. Christian Geigger.
- Cuando, tras la recepci�n del expediente correspondiente al presente procedimiento, el Panel ha tratado de acceder al dominio ha encontrado simplemente un aviso o menci�n plasmada en idioma alem�n, indicando que la p�gina carece de contenido.
- A pesar de las sucesivas manifestaciones de la parte demandada de su deseo de transferir el dominio controvertido, e incluso de su afirmaci�n contenida en el correo electr�nico dirigido con fecha 22�de�enero�de�2005, en el que manifestaba haber “cancelado la cuenta”, el Panel ha accedido a la base de datos del registrador del dominio controvertido con fechas 25, 26, 27, 28 y 31 de enero, as� como 1�de�febrero�de�2005, constando a�n el citado dominio inscrito a favor de Contrast Records, S.L.
6. Pretensiones de las partes
6.1. Demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma lo siguiente:
- Que Speed-Hobbys, S.L. ha venido concentrando sus actividades en el sector del aeromodelismo importando, exportando, distribuyendo y comercializando sus productos desde su constituci�n en 1994, hasta alcanzar una innegable notoriedad y aumentando a�o tras a�o sus �ndices de crecimiento.
- Que para alcanzar la situaci�n anteriormente descrita, Speed-Hobbys, S.L., ha tenido que realizar importantes inversiones en promoci�n, publicidad y estrategia comercial.
- Que una vez resuelto el contrato de distribuci�n de productos de la demandante suscrito entre �sta y Christian Geigger, �ste procedi� a registrar el dominio controvertido a nombre de la sociedad Contrast Records, S.L., de la que es administrador.
- Que cuando se solicit� la transferencia del dominio controvertido a D.�Christian Geigger, �ste respondi� que la cantidad a satisfacer por su recuperaci�n era de 11.600 euros.
- Que la vinculaci�n entre Contrast Records, S.L., sociedad demandada, y D.�Christian Geigger, con quien qued� suscrito el contrato de distribuci�n anteriormente mencionado, no ofrece duda alguna teniendo en cuenta que el domicilio de �ste, que figura en el citado contrato, y el de la sociedad Contrast Records, S.L. es el mismo, teniendo adem�s ambos la misma direcci�n de correo electr�nico y coincidiendo dichos datos con los correspondientes al dominio controvertido.
- Que el dominio controvertido es id�ntico a la marca SPEED-HOBBYS de la demandante que, a�n no habiendo sido registrada, ha venido siendo usada desde 1994 alcanzado la notoriedad descrita, siendo as� que la Pol�tica Uniforme no hace expresa menci�n al requisito de que una marca que sirva de base a una demanda presentada a su amparo deba estar registrada.
- Que la demandada no tiene derechos o inter�ses leg�timos en el dominio controvertido, al no haber sido conocido por la denominaci�n SPEED-HOBBYS, ni ostentar derecho alguno sobre una marca que proteja esa misma denominaci�n.
- Que la demandada registr� el dominio controvertido de mala fe siendo conocedora de que identificaba a una entidad distinta y que, adicionalmente, ha ofrecido a la demandante su venta por un precio que excede desproporcionadamente de los costes que habitualmente conlleva el registro de un dominio.
- Que la demandada ha venido usando el dominio controvertido convirti�ndose en un competidor directo de la demandante al ofrecer id�nticos servicios y la venta de art�culos de la misma naturaleza.
En base a todo ello, la firma demandante solicita la transferencia a su favor del dominio controvertido.
6.2. La demandada
Una copia de la demanda ha sido remitida a la demandada de acuerdo con lo previsto en el Art�culo 2.a) del Reglamento, v�a correo electr�nico a todas las direcciones de contacto proporcionadas por el demandante.
En el presente caso, adem�s, la sociedad demandada ha disfrutado de dos oportunidades para presentar su escrito de contestaci�n a la demanda sin que �sta haya sido recibida por el Centro ni durante los plazos establecidos al efecto, ni con posterioridad.
Las manifestaci�nes de la demandada acerca de su voluntad de transferir el dominio controvertido a la demandante resultan de todo punto irrelevantes en tanto en cuanto dicha transferencia no ha sido materializada.
El Panel considera, por consiguiente, que el demandado no ha contestado a la demanda.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El p�rrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquieras reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
eniendo en cuenta la com�n residencia en Espa�a de demandante y demandado, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Pol�tica Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espa�ol.
7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica Uniforme
7.2.1. Cuesti�n previa
Ante de analizar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la Pol�tica Uniforme, el Panel considera imprescindible analizar, al menos de forma somera, si la firma demandante es titular de un derecho susceptible de ser amparado por la propia Pol�tica.
La necesidad descrita surge si se tiene en cuenta que el dominio controvertido fue registrado por la demandada con fecha 15�de�diciembre�de�2003, mientras que la solicitud de registro de marca n� 2.622.182 SPEED-HOBBYS (mixta) fue depositada a registro con fecha 11�de�noviembre�de�2004, esto es, con posterioridad a la fecha de registro del citado dominio.
El Panel, en relaci�n con todo ello, ha llegado a las siguientes conclusiones:
- La Pol�tica Uniforme, tal y como bien menciona en su escrito de demanda la firma demandante, no hace referencia alguna ni a la necesidad de que la marca o marcas en las que se fundamenta una demanda hayan tenido que ser solicitadas o registradas antes de que lo fuera el dominio controvertido. Esa ausencia de menci�n expresa a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de una o varias marcas en las que se base una demanda al amparo de la Pol�tica Uniforme, exime al Panel de la obligaci�n de tener que exigir su concurrencia considerando, adicionalmente, que hay uso anterior a t�tulo de marca de la denominaci�n a la que se refiere el dominio controvertido, por parte de la firma demandante, seg�n ella misma ha acreditado.
Esos mismos criterios han sido ya seguidos en otras decisiones emanadas del Centro, como es en el Caso OMPI No. D2002-0648, Residencial Urbemar, S.A. vs. YT TY.
- En otras decisiones emanadas del Centro la mera solicitud de marca ha sido ya aceptada como derecho susceptible de ser amparado por la Pol�tica Uniforme. Un claro ejemplo es la decisi�n OMPI No. D2000-0795, Banco Atl�ntico S.A. vs. Infomax 2020 S.L..
En el supuesto que nos ocupa, hay que tener adem�s en cuenta que se ha llevado a cabo de manera muy extendida el uso por parte de la demandante de su raz�n social con anterioridad al registro del dominio controvertido, y que ese uso adem�s puede considerarse realizado tambi�n a t�tulo de signo distintivo, y por tanto de marca en sentido amplio.
Todo ello no puede llevar al Panel a otra conclusi�n que la de que el dominio controvertido fue registrado cuando la denominaci�n de que es objeto ya identificaba en el tr�fico mercantil a una persona distinta del solicitante, y podr�a considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque no registrada.
A este respecto resulta de todo punto aplicable lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 17�de�diciembre de 2001, que se�ala en su Art�culo 9.1-a) que sin la debida autorizaci�n, no podr�n registrarse como marcas:
“el nombre civil o la imagen que identifica a una persona distinta del solicitante de la marca”
Por todas las razones expuestas, el Panel entiende que al demandante le asiste un verdadero derecho amparable por la Pol�tica Uniforme y que la demanda, por consiguiente, debe ser examinada a todos los efectos.
A continuaci�n se examina la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el p�rrafo�4.a) de la Pol�tica Uniforme.
7.2.2 Identidad o semejanza entre nombre de dominio o marca
No s�lo no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y la solicitud de marca n� 2.622.182 puesto que el elemento relevante de ambos es la denominaci�n “speed-hobbys”.
Evidentemente, no puede considerarse a efectos comparativos la presencia de la part�cula “.com” que identifica el nivel superior del dominio gen�rico.
El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito exigido en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica Uniforme.
7.2.3. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado
Con el fin de efectuar el an�lisis de la concurrencia de este segundo requisitos, el Panel ha de considerar las siguientes premisas:
- El hecho de que el demandado no haya presentado escrito de contestaci�n a la demanda impide conocer cualquier versi�n o argumento acerca de cual era su verdadera intenci�n al registrar el dominio controvertido, o la posible existencia de derechos o intereses leg�timos que pudieran asistirle a la hora de adoptar y registrar el citado dominio.
- Al no poderse disponer de argumento alguno de la demandada, el Panel entiende que el registro del dominio controvertido proviene sin duda, en primer t�rmino, del conocimiento adquirido sobre la existencia de la denominaci�n SPEED-HOBBYS merced a la notoriedad que dentro del sector del aeromodelismo ya hab�a alcanzado, seg�n ha acreditado la demandante, la denominaci�n SPEED-HOBBYS antes del�15�de�diciembre�de�2003 y, en todo caso, de la relaci�n comercial habida entre las partes, formalizada a trav�s del contrato de distribuci�n que con esa fecha se suscribi� entre Speed-Hobbys, S.L. y D. Christian Geigger.
La conclusi�n del Panel es, por consiguiente, que al no haber acreditado el demandado la existencia de derechos o de intereses leg�timos que le asistan, se considera que la demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el p�rrafo�4.a) de la Pol�tica Uniforme.
7.2.4. Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido
Al analizar el supuesto planteado, el Panel ha concluido que existen diversas razones por las cuales debe determinarse que tanto el registro como el uso del dominio controvertido se han llevado a cabo de mala fe por parte de la demandada.
- En primer lugar, hay que destacar la oferta econ�mica de venta del dominio controvertido a la demandante, realizada por escrito y debidamente acredita en este procedimiento, por un coste muy superior al razonablemente derivado del registro del citado dominio.
- A este respecto, el anexo n� 12 del escrito de demanda resulta determinante y definitivo por cuanto contiene la respuesta del Sr. Geigger a la petici�n de transferencia del dominio a la demandante indicando que el precio por su recuperaci�n era de 11.600 euros.
Esta circunstancia resulta ya, de por s�, m�s que suficiente como para que se determine la concurrencia del tercer requisito establecido por el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica Uniforme por ser el supuesto subsumible de forma directa en el contemplado por el p�rrafo 4.b i) de la citada Normativa.
- De igual manera, el contenido del sitio web reflejado con detalle en el anexo n� 14 del escrito de demanda, reflejado en el acta notarial levantada por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras acredita de forma clara que el nombre de dominio fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, al ofrecer productos y servicios de id�ntica naturaleza, por lo que el comportamiento de la demandada incide tambi�n directamente en lo establecido en el p�rrafo 4b)iii) de la Pol�tica Uniforme.
- Ese mismo anexo 14 sirve tambi�n para concluir de forma indubitada que el registro del dominio controvertido se produjo con la intenci�n de atraer con �nimo de lucro usuarios de Internet a dicho sitio web “o a cualquier otro sitio en l�nea”, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio web, lo que hace, por consiguiente, tambi�n aplicable lo dispuesto en el p�rrafo 4.b)iv) de la Pol�tica Uniforme.
- Por �ltimo, no debe ser ignorada por el Panel la consideraci�n de la denominaci�n SPEED-HOBBYS como marca notoria en el sector del aeromodelismo.
- Dicha circunstancia, a�adida adem�s a la relaci�n comercial habida entre las partes, obliga a concluir que la demandada era perfecta conocedora de la existencia de la denominaci�n SPEED-HOBBYS, a quien identificaba y a quien pertenec�a, as� como del perjuicio que se causar�a materializando en la pr�ctica, como de hecho se hizo, la conducta de la demandada y D.�Christian Geigger en el escrito de demanda.
A este respecto y siguiendo el criterio tambi�n contemplado en otras decisiones como en el caso OMPI No. D2001-0151, Casatarradellas, S.A. / D. Jose Tarradellas Arcarons vs. �ndices de Gesti�n, S.L., debe considerarse que dicho comportamiento constituye tambi�n una infracci�n de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de Competencia Desleal que se�ala de forma categ�rica en su Art�culo 5 y como cl�usula general que:
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena”.
Tambi�n en dicho texto legal se se�ala en su Art�culo 6 “Actos de Confusi�n”, que:
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos. El riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestaci�n, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica”.
Por todas las razones anteriormente expuestas, el Panel concluye que, asimismo, concurre el tercer requisito exigido por el P�rrafo 4.a) de la Pol�tica Uniforme.
8. Decisi�n
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que la demandada ha obtenido el dominio , siendo id�ntico a la marca SPEED-HOBBYS de la que es titular la firma demandante; que dicho registro se produzco sin existir derecho o inter�s leg�timo alguno, y que el registro y el uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio a la firma demandante, Speed-Hobbys, S.L..
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
3 de Febrero�de�2005
Full & Egal Universal Law Academy