Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Construdatos, S.L. contra N.E.T. Global, S.L.
Case No. D2004-0975
1. Las partes
Demandante: Construdatos, Sociedad Limitada, con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espa�a, representada por Don Ram�n A. Ponz Corella (UBILIBET), domiciliado a estos efectos en Barcelona, Espa�a.
Demandada: N.E.T. Global, S.L., con domicilio en Vigo, Pontevedra, Espa�a, representada por Don Arturo Fern�ndez, de Santiago Mediano Abogados, domiciliado en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions,�LLC, Herndon, Virginia. Estados�Unidos�de Am�rica.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio”, en lo sucesivo denominada “Pol�tica Uniforme”, adoptada por ICANN el 24�de�octubre�de�1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambi�n por ese Organismo para desarrollo de esa “Pol�tica Uniforme”, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro de Arbitraje”, el d�a 19�de�noviembre�de�2004, por correo electr�nico, confirm�ndose en formato papel el 25�de�noviembre�de�2004.
3.2. La demanda fue notificada con fecha 29�de�noviembre�de�2004 al demandado, quien procedi� a darle contestaci�n mediante escrito presentado por correo electr�nico el 19�de�diciembre�de�2004, confirmado en formato papel el 22�de�diciembre�de�2004.
3.3. Mediante comunicaci�n de 3�de�enero�de�2005 se designa a D.�Alberto de Elzaburu como panelista �nico, a quien se da traslado del expediente completo.
4. Antecedentes de hecho
4.1. La sociedad demandante es titular en Espa�a de los siguientes registros, todos ellos debidamente concedidos y en vigor:
- Marca n� 1580971 CONSTRUDATOS, en clase 16, depositada el 19�de�julio�de�1990.
- Marca n� 2153000 CONSTRUDATOS, en clase 35, depositada el 27�de�marzo�de�1998.
- Marca n� 2417898 CONSTRUDATOS (mixta), en clase 38, depositada el 27�de�julio�de�2001.
- Nombre comercial n� 216811 CONSTRUDATOS, S.L., depositado el 27�de�marzo�de�1998.
4.2. CONSTRUDATOS, S.L. fue constitu�da el 16�de�enero�de�1992 con un amplio objeto social que incluye la impresi�n, edici�n y comercializaci�n de toda clase de publicaciones, revistas t�cnicas y similares, la ejecuci�n y gesti�n de publicidad en las mismas, etc.
4.3. El nombre de dominio fue registrado el 12�de�noviembre�de�1999 a nombre de la sociedad demandada N.E.T. Global, S.L., encontr�ndose en vigor hasta el pr�ximo 12�de�noviembre�de�2006.
4.4. En la direcci�n “www.” se accede a un sitio identificado como “Construdata21” subtitulado “datos de obras en proyecto y en ejecuci�n de toda Espa�a”. El propio sitio define su contenido de la siguiente forma: “bienvenido�a Construdata21 el sistema que le ofrece la informaci�n m�s relevante para acceder al mercado de la construcci�n en Espa�a; datos referidos a obras p�blicas privadas, en proyecto y en construcci�n, de todo el territorio nacional, accesibles a trav�s de dos servicios complementarios...”
5. Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
La demandante establece en su escrito:
- Que es titular de los registros de los distintivos CONSTRUDATOS, CONSTRUDATOS (mixta) y CONSTRUDATOS, S.L. antes citados.
- Que tambi�n es propietario de los nombres de dominio , , , y .
- Que la demandante Construdatos, S.L. es una compa��a prestadora de servicios de informaci�n, consultor�a y promoci�n para el sector de la construcci�n, �mbito en el que la marca CONSTRUDATOS goza de notoriedad.
- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.
- Que la demandada no ostenta ning�n derecho ni inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n.
- Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su titular conoc�a la notoriedad del distintivo CONSTRUDATOS de la demandante y adem�s el nombre de dominio aloja el sitio web de la sociedad Internet Construdata21, S.A., por lo que en definitiva se hace uso de un dominio que se corresponde con las marcas de la demandante para desviar a los internautas a la p�gina web de una sociedad del grupo empresarial de la demandada.
Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio .
5.2. El demandado
En su contestaci�n a la demanda el demandado establece:
- Que el nombre de dominio controvertido no es id�ntico o similar a las marcas de la demandante, pues no existe entre las partes del procedimiento identidad de objetos sociales, ni de productos ni de prestaciones en el mercado.
- Que la demandante no registr� su marca en la clase 38 hasta dos a�os despu�s del registro del dominio por la demandada.
- Que, del mismo modo, los dominios , , , y de la demandante son todos ellos posteriores a la fecha de registro del dominio controvertido .
- Que cuando la demandada empez� a desarrollar su actividad en Internet, en lugar de utilizar el dominio que ya ten�a registrado, lo hizo operando con el dominio .
- Que la demandada ostenta intereses leg�timos sobre el dominio que nos ocupa, pues es conocida corrientemente en el mercado de la construcci�n por el dominio , dominio que usa junto con para ofrecer y prestar sus servicios.
- Que no ha existido mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, por cuanto la demandante no ha probado la notoriedad de su marca en el sector y apenas est� iniciando su actividad a trav�s de Internet.
- Que la demandante pretende ahora iniciar su actividad en Internet aprovech�ndose de la difusi�n que ha obtenido el dominio de la demandada, por lo que solicita al Grupo Administrativo de Expertos que declare la existencia de un “secuestro a la inversa” del nombre de dominio objeto de la controversia, al entender que la Pol�tica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el �nico prop�sito de intentar privar del nombre de dominio a un leg�timo titular que est� haciendo un buen uso del mismo.
6. Debate y conclusiones
6.1. Cuestiones preliminares
El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en Espa�a de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional espa�ol.
Por otra parte, por el mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resoluci�n en espa�ol, idioma en el que tambi�n las partes han formulado sus correspondientes escritos.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la pol�tica uniforme
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas
Existe identidad o semejanza entre las marcas de la demandante y el nombre de dominio controvertido , pues los registros de marca y nombre comercial de la actora se refieren a la propia denominaci�n CONSTRUDATOS, a una versi�n mixta de la denominaci�n CONSTRUDATOS con un logo y a la denominaci�n CONSTRUDATOS, S.L. que identifica la demandante. Las marcas de la demandante son muy anteriores a la fecha de registro del dominio, con la �nica excepci�n de la correspondiente a la clase 38.
A juicio de este Panel, es claro que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a) de la Pol�tica Uniforme, dadas las evidentes correspondencias entre las marcas y el nombre comercial.
En relaci�n con la objeci�n planteada por la demandada en el sentido de que las marcas de la parte actora se refieren a productos, servicios o actividades distintos de la prestaci�n de servicios en Internet (y al hecho de que la demandante registr� su marca en la clase 38 con posterioridad al registro del nombre de dominio controvertido), es preciso se�alar que la Pol�tica Uniforme en ning�n momento exige que la demandante deba ser titular de una marca de servicios de telecomunicaciones en la clase 38 del Nomencl�tor internacional ni exige que los productos y/o servicios de las marcas hagan expresamente referencia a Internet. Como se se�ala en la decisi�n OMPI No. D2004-0257, Ingenier�a de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Ra�l Guti�rrez, que la propia demandada se�ala en su escrito de contestaci�n, “el principio de especialidad, elemento b�sico del derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca s�lo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciaci�n de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red”.
Es m�s, con independencia de si la demandante ha desarrollado su actividad comercial mediante publicaciones en papel o en el �mbito digital, de la documentaci�n aportada por las partes se desprende con claridad que en ambos casos �stas dirigen sus servicios al �mbito de la construcci�n, por lo que en todo caso existe una coincidencia en el mismo �mbito comercial.
6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento
La demandada indica que el nombre de dominio est� siendo utilizado leg�timamente por Internet Construdata21, S.A., sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial. Efectivamente, el dominio aloja el sitio web identificado como Construdata21, antes descrito.
Sin embargo, la demandada no ha aportado ninguna prueba consistente que respalde su afirmaci�n de que es conocida corrientemente en el mercado de la construcci�n por el dominio , pues, de hecho en los propios recortes de prensa y documentaci�n similar aportados por la demandada se identifica efectivamente a la compa��a como Construdata21 y en ning�n caso como “Construdatos”. Como se recuerda en la decisi�n OMPI No. D2004-0890, Banco Esp�rito Santo S.A. v. Bancovic:
“Since a ‘legitimate interest’ is sufficient in order to defeat a Complaint under the Policy, a Panel must be careful when considering whether or not a claim by the Respondent that he or she has ‘been commonly known’ by the domain name is legitimate. It is not sufficient for the Respondent to merely assert that he or she has been commonly known by the domain name in order to show a legitimate interest. The Respondent must produce evidence in order to show that he or she has been ‘commonly known’ by the domain name.”
Es m�s, el sitio web “www.” tiene exactamente el mismo contenido que el sitio web “www.”, por lo que parece evidente que el grupo empresarial de la demandada no necesita ni tiene ninguna raz�n especial para utilizar el dominio , pues el dominio cumple exactamente la misma funci�n y adem�s identifica el correspondiente sitio web con mucha mayor veracidad.
En definitiva a juicio de este Panel la demandada no ha acreditado la existencia de ning�n derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio distinto a la mera tenencia y utilizaci�n del propio dominio, que explique la coincidencia de �ste con las marcas registradas y propia denominaci�n social de un competidor. La mera tenencia y utilizaci�n del nombre de dominio no puede constituir prueba o indicio de la existencia de derechos o intereses leg�timos, como recuerda la decisi�n OMPI No. D2000-1658, Oakley, Inc. v. Kenneth Watson, siendo adem�s necesario recordar que en casos como el presente en los que existe una apariencia de buen derecho en el caso planteado por la demandante, es la demandada la que debe cabalmente probar sus derechos o intereses como recuerda la ya citada decisi�n OMPI No.�D2004-0890:
“A number of UDRP cases have established that, by virtue of paragraph 4(c) of the Policy, once a Complainant establishes a prima facie case that none of the three circumstances establishing legitimate interests or rights applies, the burden of production on this factor shifts to the Respondent. See e.g. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No.�D2000-0270, and Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, WIPO Case No. D2003-0022. In this case, the Panel deems that the Complainant has established a prima facie case that none of the three circumstances under paragraph 4(c) of the Policy applies and the burden of proof therefore shifts to the Respondent, who has to show that he has rights or legitimate interests in the domain name at issue.”
6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido
En relaci�n con este punto, la demandada insiste en su argumento de que la sociedad actora no ha tenido presencia hasta fecha muy reciente en el �mbito de Internet, por lo que no existi� mala fe por parte de la demandada en el momento del registro, al estar �ste dentro de un proyecto de negocio a desarrollar �nicamente en Internet, cuando la demandante �nicamente actuaba mediante publicaciones en papel y en todo caso en el �mbito “off-line”. Sin embargo, a juicio de este Panel la demandada no facilita ning�n tipo de explicaci�n plausible sobre el motivo por el que adopt� como nombre de dominio la denominaci�n “CONSTRUDATOS”, que de hecho se correspond�a literalmente con las marcas de la demandante, marcas vigentes para productos y servicios dirigidos al propio �mbito del mercado de la construcci�n, seg�n ha quedado acreditado mediante la documentaci�n aportada por la demandante e incluso en la aportada por la demandada.
El hecho de que el dominio coincida con unas marcas que ya estaban siendo utilizadas abiertamente en el correspondiente sector comercial permite apreciar la concurrencia de mala fe, tal y como se recuerda en la decisi�n OMPI No. D2004-0055, Programa Multi-Sponsor PMS S.A. v. D. Jes�s Antonio Alc�zar Verde.
Una supuesta diferenciaci�n te�rica entre el comercio electr�nico y el comercio “real” a trav�s de publicaciones en papel no puede compensar el hecho indudable de que el nombre de dominio controvertido se corresponde con unas marcas que estaban siendo ya utilizadas en relaci�n con publicaciones y otros productos y actividades destinados exactamente al �mbito comercial de la construcci�n que en buena l�gica la demandada deb�a conocer bien. Parece evidente que al registrar el nombre de dominio la demandada era consciente de que dicho nombre de dominio se correspond�a con unas marcas de las que no era titular, y que de hecho eran propiedad de una sociedad competidora.
A juicio de este Panel, la conducta de la demandada puede considerarse contemplada en los apartados ii), iii) y iiii) del p�rrafo 4.b de la Pol�tica Uniforme, pues al obtener el nombre de dominio la demandada evit� que Construdatos, S.L. pudiera adoptar dicho dominio, identific�ndose as� en el �mbito “.com” con la denominaci�n bajo la que era conocida en el correspondiente sector comercial y que se correspond�a literalmente con las marcas de su titularidad y con su propia denominaci�n social. Del mismo modo, mediante el registro y uso del dominio controvertido la sociedad demandada ha motivado que cualquier usuario de Internet que pretenda localizar en el �mbito “.com” a la sociedad demandante se vea en realidad desviado al sitio web identificado como , y no al sitio web del titular de las marcas CONSTRUDATOS.
A este respecto, es irrelevante la notoriedad o importancia econ�mica que la compa��a Construdata21, S.A. pueda tener en el correspondiente sector comercial, pues no es �sta la cuesti�n que se debate. Seg�n se ha apuntado, a juicio de este Panel la sociedad demandada no ha facilitado ninguna explicaci�n plausible o fundada sobre la adopci�n del nombre de dominio , correspondiente a las marcas de la demandante, cuando adem�s el contenido del sitio web correspondiente coincide exactamente con el del dominio que s� identifica correctamente a la compa��a de la misma denominaci�n.
Por consiguiente, el Panel considera que en ning�n caso puede considerarse que por parte de la demandante pueda producirse un secuestro a la inversa del nombre de dominio controvertido, pues en definitiva mediante su demanda la parte actora �nicamente pretende poder utilizar como nombre de dominio “.com” una denominaci�n que la identifica de forma veraz y que se corresponde plenamente con sus marcas registradas en Espa�a, pa�s en el que residen ambas partes y cuya Ley de Marcas establece en su art�culo 34.3 que el titular de una marca podr� prohibir el uso de la misma como nombre de dominio por un tercero.
En suma, de las circunstancias expuestas se desprende a juicio de este Panel la concurrencia de la mala fe en el registro y utilizaci�n del nombre de dominio.
7. Decisi�n
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio es confundible con las marcas del demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o inter�s leg�timo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio a la demandante.
Alberto de Elzaburu
Panelista �nico
Fecha: 17 enero 2005
Full & Egal Universal Law Academy