Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco De Bogot� S.A., v. Fernando D�az Bueno
Caso No. D2004-1093
1. Las Partes
La Demandante es la sociedad Banco de Bogota S.A., representada por Wilson Rafael R�os Ruiz, con domicilio en Bogot�, Colombia.
La Demandada es el se�or Fernando D�az Bueno, con domicilio en Bogot�, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el�22�de�diciembre�de�2004. El 23 de diciembre�de�2004, el Centro envi� a Tucows, via correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 23 de diciembre�de�2004, Tucows envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�5�de�enero�de�2005. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el�25�de�enero�de�2005. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el�25�de�enero�de�2005.
El Centro nombr� a Daniel Pe�a como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 15 de febrero�de�2005, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y localizaci�n en Colombia y con el fin de garantizar plenamente su derecho de defensa y el debido proceso, la decisi�n ser� proferida en idioma espa�ol.
4. Antecedentes de Hecho
El Banco de Bogot� inici� sus labores el�15�de�noviembre�de�1870 como la primera instituci�n financiera creada en Colombia, constituida mediante escritura p�blica N� 1923 del�15�de�noviembre�de�1870 de la Notaria 2 del Circulo Notarial de Bogot�.
La Demandante fue pionera en algunos productos bancarios como las cuentas de ahorro, las cuales ofreci� al p�blico por primera vez en 1923. El Banco se fortaleci� y extendi� su �mbito geogr�fico, gracias a la fusi�n con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyac� y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogot� fund� los Almacenes Generales de Dep�sito S.A., ALMAVIVA, compa��a precursora en este tipo de negocios en el pa�s.
En 1945, el Banco cumpli� sus primeros 75 a�os de existencia, aumentando su capital mediante la emisi�n de 153.000 acciones. Para 1947, la instituci�n pose�a 105 sucursales.
En 1959, se inaugur� la nueva sede de la Direcci�n General y simult�neamente el Banco incorpor� una m�s de sus compa��as filiales, la Corporaci�n Financiera Colombiana, a trav�s de la cual inici� sus inversiones en empresas del sector real de mediano y gran tama�o.
En 1967, contando con 214 oficinas en el pa�s, estableci� una oficina en Panam�, siendo as� el primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida en filial.
En abril�de�1968 se realiz� la fusi�n del Banco de Bogot� con el Banco de los Andes. En 1969, el Banco organiz� el sistema de tarjeta de cr�dito, Credibanco, como concesi�n del Bank of America. El 15 de noviembre�de�1970, el Banco se consagr� como pionero de la banca colombiana, al cumplir 200 a�os de existencia. En 1971, debido a la creciente demanda de tarjeta de cr�dito, el Banco de Bogot� en asocio con otros bancos cre� Ascredibanco, organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas de Cr�dito.
En 1974, el Banco de Bogot� estableci� una oficina en Nueva York, operaci�n que fue complementada en 1977 con la creaci�n del Banco de Bogot� Trust Company, el cual m�s adelante fue llamado First Bank of the Americas. Para 1976 se fund� la Corporaci�n Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, Indufinanciera, como otra filial del Banco.
En 1977, la Junta Directiva del Banco aprob� su participaci�n como accionista del Banco Latinoamericano de Exportaci�n Bladex, con sede en la ciudad de Panam�. En 1978 fue incorporado el Banco de Bogot� Nassau Limited de las islas Bahamas, como subsidiario del Banco de Bogot� Panam� S.A, y en 1980, se cre� en Miami, el Banco de Bogot� International Corporation.
En 1987, el Banco de Bogot� entr� a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organizaci�n Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Aval, consolidando su desarrollo y proyecci�n dentro del sistema financiero
En 1992, a la luz de la reforma financiera en Colombia de principios de los noventa, el Banco de Bogot� estableci� nuevas filiales como son: Fiduciaria Bogot�, Leasing Porvenir y Fondo de Pensiones y Cesant�as Porvenir. En 1992 adquiri� el 76% del Banco del Comercio y posteriormente se fusion� con el mismo, incorporando as� con este proceso nuevas filiales a su grupo: la Compa��a de Bolsa del Comercio (actualmente Valores Bogot� S.A) y el Banco del Comercio Panam�. Este �ltimo m�s adelante se convertir�a en Leasing Porvenir Panam�.
A finales�de�1998, el Banco de Bogot� compr� el 24.95% de las acciones en circulaci�n en la Corporaci�n Financiera de los Andes (Corfiandes) y la Corporaci�n Financiera Colombiana adquiri� el 98.98% de la corporaci�n Financiera Santander (Corfisantander); posteriormente en febrero la Corporaci�n Financiera Colombiana se fusion� respectivamente con Indufinanciera y en marzo con Corfiandes y Corfisantander.
A su vez, en 1998, el Banco de Bogot� adquiri� el 27.87% de la Corporaci�n de Ahorro y Vivienda Las Villas, la cual se fusion� en el mes de enero del a�o 2000 con la Corporaci�n de Ahorro y Vivienda, Ahorram�s, cambiando su denominaci�n por AV Villas. El Banco de Bogot� tiene actualmente el 19.12% de participaci�n en esta entidad.
El Banco de Bogot� S.A., es titular de una serie de registros marcarios en distintas clases de los cuales entre otros, dentro del expediente N� 9446254 0, y mediante Resoluci�n N� 29879 del�20�de�septiembre de dos mil dos (2002) se otorg� la renovaci�n del registro de la marca Banco de Bogot�, otorgada desde mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la clase 36 de la clasificaci�n internacional de Niza.
As� mismo, el Banco de Bogot� es titular de m�ltiples registros marcarios entre ellos sobre las expresi�n , otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resoluci�n N� 05679 del�26�de�febrero�de�2001 para la clase 35, y mediante Resoluci�n N� 05674 del�26�de�febrero�de�2001. La expresi�n “www./wap”, tambi�n se encuentra registrada como marca en favor del Banco de Bogot� S.A., con vigencia desde el�13�de�febrero�de�2002 hasta el�13�de�febrero�de�1012, para identificar servicios en la clase 36 amparando negocios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios). Este registro fue otorgado mediante la Resoluci�n 37956 del�23�de�noviembre�de�2001. El Banco de Bogot� S.A., tambi�n es titular de los registros de los nombres de dominio de nivel general (gTLD) “www.” y de nivel local “www..co”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El nombre de dominio registrado por el Demandado es id�ntico a los registros de marcas de la Demandante quien es titular de varios registros de marca sobre la expresi�n , en las siguientes clases: clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); clase 35 amparando servicios de publicidad; gesti�n de negocios comerciales; administraci�n comercial; trabajo de oficina y la clase 16 que ampara papel, cart�n y art�culos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; art�culos de encuadernaci�n; fotograf�as; papeler�a; adhesivos (pegamentos) para la papeler�a o la casa; material para artistas; pinceles; m�quinas de escribir y art�culos de oficina (excepto muebles); material de instrucci�n o de ense�anza (excepto aparatos); materias pl�sticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clich�s.
As� mismo, el Banco de Bogota S.A., cuenta con los registros de marca en la clase 35 que ampara servicios de publicidad; gesti�n de negocios comerciales; administraci�n comercial; trabajo de oficina y en la clase 36 amparando seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificaci�n internacional de Niza.
El Banco de Bogot� S.A. es tambi�n titular de la marca en la clase 35 para servicios de publicidad; gesti�n de negocios comerciales; administraci�n comercial; trabajo de oficina; clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); y en la clase 38 amparando telecomunicaciones, de la clasificaci�n internacional de Niza. A estos registros marcarios, les han sido asignados los Certificados 250090, 250096, 250097, con una vigencia desde el�13�de�febrero�de�2002 hasta el�13�de�febrero�de�1012.
Los anteriores registros de marca, junto con los registros de los nombres de dominio de nivel general y local, “www.” y “www..co”, respectivamente, muestran de manera clara la intenci�n manifiesta del Banco de Bogot� S.A., de incursionar en los servicios en l�nea y en la red.
As� mismo, el Banco de Bogot� S.A., presta una serie de servicios financieros para sus clientes en l�nea, siendo pionero en Colombia en los servicios bancarios por internet, con una amplia gama de posibilidades dirigidas tanto a sus clientes personales, institucionales y corporativos, y con una importante participaci�n en el mercado de banca electr�nica en Colombia.
Para un ciudadano colombiano, residente adem�s en Bogot�, como lo es el se�or. Fernando D�az Bueno, es un hecho notorio que existe en Colombia una instituci�n financiera conocida como el Banco de Bogot�, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio colombiano e inclusive fuera de �l, tiene una amplia cadena de sucursales. M�s de 278 oficinas en toda Colombia, de las cuales 87 se encuentran en Bogot� y presta una serie de productos respecto de los cuales se realiza una publicidad constante en toda clase de medios de comunicaci�n.
La inversi�n en publicidad que el banco realiza para promocionar su nombre comercial –Banco de Bogot�, entre enero�de�1999 y agosto�de�2004, en los varios medios de comunicaci�n como televisi�n, radio, prensa, revistas y otros medios asciende a la suma de $90.495’693.000 de pesos colombianos que a tasa representativa de mercado entre peso y d�lar, a 2 de diciembre�de�2004, asciende a la suma de US$36’605.328 de d�lares.
La legislaci�n internacional y la legislaci�n colombiana, establece que la actividad de los bancos debe ser vigilada y estar sometida a un organismo de control. Para el caso colombiano, la entidad competente y que cumple tal funci�n es la Superintendencia Bancaria, organismo t�cnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
El Banco de Bogot� S.A., como miembro del grupo empresarial denominado Grupo Aval, ha recibido por intermedio de su Gerente de proyectos Inter Entidades, una oferta de comercializaci�n conjunta del nombre de dominio , proveniente del CEO de E Inc., Sr. Peter Zaller. Para la Demandante: “la anterior comunicaci�n, pone en evidencia que el inter�s de E, Inc. y del Sr. Fernando D�az Bueno como su contacto administrativo y t�cnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio con el �nimo de ofrecerlo en venta o comercializaci�n conjunta a quien en verdad detenta un leg�timo inter�s por el, es decir el Banco de Bogot� S.A., as� como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una diluci�n de la marca y marcas del Banco de Bogot� S.A.”
B. Demandado
El Demandado afirma que en junio 14�de�2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electr�nico y software, registr� el nombre de dominio en disputa con el �nico prop�sito de prestar servicios de correo electr�nico a los clientes y empleados del Banco de Bogot�. Como consecuencia de lo anterior, el�7�de� noviembre�de�2003 le envi� una oferta de buena fe de servicios al Grupo Aval.
El Demandado, seg�n lo expresado en la contestaci�n de la demanda, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusi�n a los clientes de la Demandante, pues regularmente lo ha direccionado al sitio de internet de la misma.
El Demandado tambi�n considera que el principio jur�dico de uti possidetis podr�a ser aplicado por analog�a a este caso por haber pose�do el nombre de dominio en disputa por casi cinco a�os y en consecuencia, obtener una compensaci�n por parte de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Demandante ha probado ser la titular de derechos de propiedad industrial sobre diversas marcas en Colombia para distinguir servicios financieros y otros servicios similares. Estas marcas, en particular, Banco de Bogot� en la clase internacional 36, gozan de un reconocimiento evidente en el p�blico por la historia y tradici�n del Banco, una de las instituciones financieras emblem�ticas de Colombia. Tambi�n se ha demostrado que el Banco ha incursionado en el mercado de servicios financieros fuera de Colombia, en particular, en Bahamas, Panam� y Estados Unidos.
El Demandado no ha demostrado ser titular de ning�n tipo de licencia de uso de marcas otorgada por la Demandante que le autorice a registrar el nombre de dominio en disputa ni tampoco para usarlo de manera alguna en la red global internet.
El nombre de dominio registrado por el Demandado reproduce exactamente la marca Banco de Bogot� de la Demandante ocasionando confusi�n entre los signos distintivos de amplio reconocimiento de propiedad de esta �ltima y el nombre de dominio en disputa.
Para cualquier consumidor del sistema financiero, y m�s a�n si es colombiano, la existencia de un nombre de dominio que incluye la expresi�n , a nombre de una persona o entidad distinta al Banco de Bogot� S.A., puede ocasionar confusi�n respecto del origen empresarial de los servicios prestados y por ende, de la calidad y tradici�n asociada a una de las entidades financieras m�s importantes de Colombia.
Esta posible confusi�n es a�n m�s grave si se tiene en cuenta la funci�n econ�mica y social que cumple el sistema financiero de un pa�s que incluye la captaci�n del ahorro p�blico, en relaci�n con la cual, la protecci�n y uso adecuado de los signos distintivos es parte esencial de estabilidad y transparencia del mismo sistema. En este caso, la intenci�n de recuperar el dominio en disputa por parte de la Demandante coincide con su deber como entidad financiera de evitar cualquier confusi�n que pueda causarse entre el p�blico consumidor y afectar el orden p�blico econ�mico que sirve de fundamento a las actividades y pr�cticas bancarias.
La Demandante al haber demostrado la adecuada protecci�n de sus derechos de propiedad industrial que son reproducidos por el nombre de dominio en controversia ha demostrado plenamente el primer requisito de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, es evidente que el Banco de Bogot� ha hecho un esfuerzo econ�mico para posicionar sus marcas y lograr que la imagen empresarial asociada con las mismas sea reconocida en el territorio nacional de la Rep�blica de Colombia y en los otros pa�ses en los que presta servicios financieros.
La tradici�n hist�rica del Banco y sus logros como entidad financiera son un hecho notorio en Colombia. Ninguno de los alegatos presentados por el Demandado, en la contestaci�n de la demanda, logra contraponerse de manera eficaz al hecho de que el Banco de Bogot� es una instituci�n muy tradicional y reconocida en Colombia y que esta entidad financiera, de mucho tiempo atr�s, ha protegido y usado de manera adecuada su propiedad industrial.
El Demandado expone de manera poco convincente que la raz�n por la cual registr� el nombre de dominio en controversia fue la de prestar servicios tecnol�gicos a la Demandante. Es bien sabido, desde el punto de vista tecnol�gico y jur�dico, que para cumplir tal finalidad no es necesario apropiarse de un nombre de dominio que corresponda exactamente a las marcas del posible “cliente”. Con esa excusa no puede ampararse el Demandado para invocar un derecho leg�timo que le permitir�a mantener el registro de este nombre de dominio.
Por lo anterior, el inter�s leg�timo de la Demandante debe ser reconocido plenamente, as� como la carencia de un inter�s del Demandado que pudiese ser amparado por la Pol�tica y que justificara mantener en su cabeza el registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, debe declararse cumplido el requisito segundo de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Ni en la Pol�tica ni en regla local o internacional alguna se puede encontrar el fundamento para declarar que la “posesi�n” de un nombre de dominio pueda legitimar la propiedad sobre el mismo cuando se violan los derechos adquiridos de terceros y ha sido adquirido con mala fe. Mucho menos se puede generar compensaci�n alguna al demandado en caso de ser sujeto pasivo de una demanda con base en la Pol�tica. Todo lo contrario, bajo las reglas de la Pol�tica, el hecho de que el Demandado haya registrado un nombre de dominio que coincide con el nombre comercial y marcas de una entidad financiera ampliamente conocida y respetada en su ramo de negocios, es un indicio evidente de que la su verdadera intenci�n es aprovecharse de la reputaci�n de la Demandante. Lo anterior demostrando que en toda su actuaci�n lo mov�an fines distintos al uso leal y leg�timo de un nombre de dominio en internet.
Si bien es cierto que al Experto no le corresponde, por su competencia limitada bajo los supuestos de la Pol�tica, determinar si existen actos de competencia desleal, lo que aparece evidente es que el registrar el nombre de dominio que reproduce la marca de mayor reconocimiento de la Demandante y uno de los s�mbolos m�s importantes del sistema financiero colombiano no es una conducta comercial ni leal ni correcta. Siendo tan evidente, para cualquier colombiano, la existencia, el uso extendido y el reconocimiento de la marca Banco de Bogot� no se encuentra explicaci�n alguna distinta de la intenci�n del Demandado de aprovechar de manera ileg�tima la tradici�n y buena imagen de la Demandante.
La mala fe en el uso del nombre de dominio no se aten�a por el direccionamiento que supuestamente se hace al sitio de internet del demandante. Por el contrario, este acto puede contribuir a la confusi�n sobre la titularidad de los nombres de dominio y de las p�ginas web de las partes. Esto es m�s grave por el m�ximo cuidado con el que las instituciones financieras deben proceder en la identificaci�n clara de sus servicios para evitar cualquier conducta fraudulenta o incluso negligente que ponga en peligro al propio sistema o a los derechos de los clientes y consumidores del mismo.
Tales conductas son a�n m�s reprochables si se aprecia la existencia de una comunicaci�n en la que solicita una contraprestaci�n econ�mica por el nombre de dominio, as� �sta se encubra con una supuesta tasaci�n de honorarios por los servicios que se prestar�an al Banco.
El hecho indebido y de mala fe cometido por el Demandado limita de manera leg�tima la posibilidad de la Demandante de desplegar una estrategia integral y propia en materia de tecnolog�as de la informaci�n con el nombre de dominio correspondiente a sus marcas y a su nombre comercial.
Como agravante mayor de la mala fe del Demandado se debe considerar que la conducta suya de registrar nombres de dominio que corresponden a marcas reconocidas de terceros es reiterada. En el caso, Banco de Occidente S.A. v. Fernando D�az Bueno - E Inc. OMPI No D2004-1108, procedimiento administrativo basado en hechos y argumentos similares a los del presente caso, se discuti�, teniendo tambi�n como Demandado al se�or D�az Bueno, la titularidad del nombre de dominio . Este dominio tambi�n corresponde a la marca ampliamente reconocida de otra entidad financiera del Grupo Aval.
Para el Experto est� suficientemente probada, bajo los supuestos de la Pol�tica, la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Daniel Pe�a
Experto �nico
Fecha: 2 de marzo 2005
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