Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco de Occidente S.A. v. Fernando D�az Bueno - E Inc.
Caso No. D2004-1108
1. Las Partes
La Demandante es la sociedad Banco de Occidente S.A. representada por Wilson�Rafael�R�os Ruiz, con domicilio en Bogot�, Colombia.
La Demandada es Fernando D�az Bueno - E Inc., con domicilio en Bogot�, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el�30�de�diciembre�de�2004. El 3�de�enero�de�2005, el Centro envi� a Tucows, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 4�de�enero�de�2004, Tucows envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos�2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�17�de�enero�de�2005. De conformidad con el p�rrafo�5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el�6�de�febrero�de�2005. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el�2�de�febrero�de�2005.
El Centro nombr� a Daniel Pe�a como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 11�de�febrero�de�2005, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo�7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto nombrado considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y est�n localizadas en Colombia y con el fin de garantizar plenamente los derechos de defensa y debido proceso, la decisi�n en este caso ser� proferida en idioma espa�ol.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante inici� operaciones en Colombia como sociedad an�nima comercial de naturaleza bancaria, debidamente constituida, el�3�de�mayo�de�1965.
Su orientaci�n y su rango conservaron inicialmente el matiz regional durante los primeros a�os, per�odo durante el cual el desarrollo del sector bancario fue realmente lento.
Las primeras oficinas fuera de Cali se abrieron en Palmira, Pereira y Armenia. En 1970, la Demandante contaba con una red de 15 oficinas, un patrimonio aproximadamente 74�millones de pesos y activos totales del orden de 685�millones de pesos.
En 1973, la Demandante inici� una nueva etapa bajo la orientaci�n del grupo econ�mico Sarmiento Angulo, el cual lo fortaleci� con recursos de capital y su reconocida experiencia, transformando profundamente la instituci�n y ampliando sus horizontes, hasta convertirla en una entidad de proyecci�n nacional e internacional.
A finales�de�1976, el Banco lanz� su propio sistema de tarjeta de cr�dito Credencial, inspirado en el potencial bancario de este instrumento como medio para hacer compras y realizar toda clase de pagos en distintos establecimientos adscritos a la red.
Durante la segunda mitad de los a�os 70, el sector bancario en Colombia enfrentaba ya de manera incipiente algunos de los retos que hoy son grandes y desafiantes realidades. La modernizaci�n tecnol�gica como fuente de productividad y de capacidad para la prestaci�n de servicios cada vez mayores y m�s exigentes y la creciente competencia sobre los recursos del p�blico, con un grave impacto sobre los costos financieros y el margen de intermediaci�n del sector.
Al llegar 1980, la Demandante desarroll� su red de oficinas y su envergadura financiera, lo que lo lleva a formar Direcciones Regionales. En diciembre de ese a�o el Banco contaba con 80 oficinas, activos por 16,000 millones de pesos y un patrimonio de 1,875�millones de pesos.
En junio de 1982 el Banco inaugur� su filial Banco de Occidente de Panam�, como respuesta a la necesidad de nuevos recursos para el financiamiento externo.
En 1993 se inici� el proyecto de modernizaci�n de operaciones bajo el enfoque de reingenier�a, con el cual se busca eliminar las tareas que no generan valor agregado al cliente.
Para el cierre de diciembre�de�1996, la Demandante contaba con un patrimonio real de 219,940�millones de pesos, activos totales por 1,375,447 millones de pesos y una red de 112�oficinas, distribuidas en 34 ciudades diferentes del pa�s.
En junio�de�1997, la Demandante inaugur� su nueva sede principal en el sector hist�rico de Cali, donde se concentra la Direcci�n General del Banco, el “Staff” de la Regi�n Sur occidental, as� como sus filiales y tambi�n sus dem�s oficinas vinculadas.
El Banco de Occidente es titular del registro de la marca BANCO DE OCCIDENTE, otorgada desde mil novecientos noventa y dos (1992) en la clase 36 de la clasificaci�n internacional de Niza. Esta marca est� vigente hasta el�11�de�julio�del a�o�2010.
El Banco de Occidente S.A., es titular del registro del nombre de dominio de nivel local (ccTLD) .
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio registrado por la Demandada es id�ntico a los registros de marcas de la Demandante con lo que se crea confusi�n entre el p�blico, clientes y consumidores.
La Demandante considera que “para un ciudadano Colombiano, residente adem�s en la ciudad de Bogot�, como lo es el Sr. Fernando D�az Bueno, es un hecho notorio que existe en nuestro pa�s una instituci�n financiera conocida como EL BANCO DE OCCIDENTE, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio Colombiano e inclusive fuera de �l, tiene una amplia cadena de sucursales (M�s�de�124�oficinas en todo el Pa�s, en 36 ciudades de Colombia, de las cuales 38�se encuentran en Bogot�) y una serie de productos que reciben publicidad constante en toda clase de medios de comunicaci�n”.
Para la Demandante “solo las personas jur�dicas constituidas como sociedades an�nimas pueden ejercer la actividad de intermediaci�n financiera y de captaci�n de recursos del p�blico, aceptaci�n de dep�sitos, apertura de cuentas de ahorro y corrientes, otorgar adelantos y conceder pr�stamos etc., y solo ellas podr�n denominarse y utilizar la expresi�n BANCO para el ejercicio de tal cometido”.
El apoderado del Banco de Occidente, con base en una comunicaci�n enviada el�7�de�noviembre�de�2003 por la empresa e al gerente corporativo del Grupo Aval se refiere a la intenci�n del Demandado de la siguiente manera: “el inter�s de e Inc. y del Sr.�Fernando�D�az�Bueno como su contacto administrativo y t�cnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio con el �nimo de ofrecerlo en venta o comercializaci�n conjunta a quien en verdad detenta un leg�timo inter�s por �l, es decir el Banco de Occidente�S.A., as� como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una diluci�n de la marca y marcas del Banco de Occidente S.A.”
Finalmente, la Demandante presenta como prueba una comunicaci�n v�a correo electr�nico de fecha 3�de�septiembre�de�2004, del Sr.�Fernando�D�az�Bueno en escrito dirigido al Sr.�Winsor�Leonardo�Ruiz, Coordinador de Telecomunicaciones del Banco de Occidente, en la que le informa que el precio de venta actual del nombre de dominio es de 12,500 d�lares americanos. De acuerdo por lo expresado por la Demandante: “esta suma supera muy por encima los precios reales y promedio de registro y mantenimiento de un nombre de dominio bajo la extensi�n.”
B. Demandado
El Demandado afirma que en junio�14�de�2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electr�nico y software, registr� el nombre de dominio en disputa con el �nico prop�sito de prestar servicio de correo electr�nico a los clientes y empleados del Banco de Occidente. Como consecuencia de lo anterior envi� una oferta de servicios al Grupo Aval.
La marca Banco de Occidente no es de exclusiva propiedad de la Demandante por cuanto, dice el Demandado, existen otros dos bancos en Latinoam�rica, m�s espec�ficamente en Guatemala y Honduras con el mismo nombre.
El Banco de Occidente, afirma el Demandado, utiliza el nombre Banco de Occidente Credencial y no solamente Banco de Occidente.
El nombre de dominio es propiedad de una corporaci�n establecida en las Islas de Gran Caim�n y no del Demandante.
El Demandado, seg�n su opini�n, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusi�n a los clientes de la Demandante. De hecho, regularmente lo ha direccionado al sitio de internet del Demandante.
En febrero�de�2004, teniendo en cuenta que el Banco de Occidente no acept� la oferta se decidi� vender el nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, el Demandado recibi� dos ofertas, una de una entidad financiera hondure�a y otra del propio Banco de Occidente. Frente a esta �ltima el Demandado manifiesta extra�eza en cuanto a que la oferta del demandado significar�a una legitimaci�n de su conducta previa y un reconocimiento de sus derechos. Tambi�n considera que el principio de uti possidetis podr�a ser aplicado por analog�a a este caso.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El nombre de dominio en disputa , registrado por el Demandado reproduce totalmente la parte distintiva del registro de la marca invocado por el Banco de Occidente S.A. de manera espec�f�ca, como base de este procedimiento.
La Demandante ha demostrado que es titular de varios registros de marca sobre la expresi�n , uno de ellos en la clase 36 (Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificaci�n internacional de marcas, de acuerdo a la publicaci�n de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Este registro es v�lido hasta julio�de�1010. Estas marcas se est�n utilizando actualmente en el mercado y su reconocimiento en el p�blico es amplio y extendido.
El Demandado no ha probado ning�n derecho marcario sobre la expresi�n “Banco de Occidente” y tampoco ha demostrado ning�n derecho de licencia otorgado por el titular de la marca en Colombia o en cualquier otro pa�s respecto de tal expresi�n.
El Demandado alega la existencia de derechos de propiedad industrial respecto de la expresi�n en cabeza de otras entidades financieras de Latinoam�rica, sin que tal situaci�n de hecho pueda considerarse como suficiente para afectar los derechos exclusivos de propiedad industrial acreditados por el demandado y mucho menos como fundamento v�lido para desvirtuar la aplicaci�n del primer requisito de la Pol�tica.
El Demandado tampoco acredita tener alg�n derecho contractual de las entidades financieras hondure�a y guatemalteca cuya existencia rese�a en la contestaci�n de la demanda. Para el Experto es evidente que el hecho de que coexistan las mismas marcas en varios pa�ses no significa que la Demandante pierda total o parcialmente sus derechos de propiedad industrial en Colombia, fundamento del presente procedimiento.
En el presente caso, la identidad entre las marcas registradas de la Demandante y el dominio en controversia est� debidamente acreditada, as� como los derechos de propiedad industrial de la Demandante que sirven de fundamento a la demanda, cumpli�ndose, por ende, a cabalidad con el primer requisito de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
La Demandante presenta al proceso sus antecedentes hist�ricos que reflejan la tradici�n de esta instituci�n financiera. Tambi�n se presenta evidencia relevante respecto del reconocimiento a esa instituci�n en el �mbito financiero de Colombia. Esta historia as� como los hechos y cifras que la respaldan se han mantenido durante varias d�cadas y alcanzan la �poca actual en la que la instituci�n demuestra gran dinamismo y presencia nacional. Lo anterior no es desvirtuado en forma alguna por el Demandado.
El n�mero de sucursales y las actividades constantes en ramo financiero, as� como la publicidad constante a las mismas en territorio colombiano permiten a este Experto afirmar que es un hecho notorio que en Colombia existe una instituci�n financiera conocida como Banco de Occidente y que esta entidad posee suficiente inter�s como para tener el nombre de dominio . A pesar de que este Experto no es competente para definir si la marca Banco de Occidente es notoria, de las pruebas presentadas aparece de manera incuestionable que esta marca tiene una connotaci�n especial y amplio reconocimiento para distinguir servicios financieros en Colombia. Tal calidad y caracter�sticas en cuanto a signo distintivo han sido adquiridas por el constante esfuerzo econ�mico y publicitario de la Demandante.
El Demandado no ha demostrado en manera alguna tener un inter�s leg�timo respecto de la expresi�n . No existe prueba alguna sobre la intenci�n de utilizar tal expresi�n en la red global o fuera de ella. El argumento seg�n el cual se registr� el nombre de dominio para proveer servicios electr�nicos a los empleados y clientes del banco no revela una intenci�n distinta de la de participar, sin derecho alguno, en la estrategia tecnol�gica del Banco de Occidente. No existe raz�n veraz por la cual un prestador de servicios deba apoderarse del nombre de dominio de un tercero para cumplir con su labor o para ofrecer sus servicios. Esta argumentaci�n lo que pretende ocultar es la intenci�n del Demandado de aprovechamiento ileg�timo de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante.
El Experto otorga validez al argumento de la Demandante seg�n el cual las actividades de los bancos en Colombia est�n reguladas, vigiladas y supervisadas por el Estado Colombiano mediante entidades administrativas establecidas para tal efecto. El Demandado no demostr� haber solicitado a las autoridades colombianas ninguna autorizaci�n para utilizar la expresi�n en actividades financiera ni la intenci�n de uso efectivo de tal expresi�n en la red global o fuera de ella. En cambio, como se ha dicho, la Demandante demostr� que es una entidad tradicional en el sistema financiero colombiano que se ha distinguido con ese nombre y que tiene registrados derechos de propiedad industrial que amparan sus servicios.
De todo lo anterior se deriva que al inter�s leg�timo argumentado y probado por la Demandante se contrapone a la carencia de legitimidad del Demandado para continuar detentando el registro del nombre de dominio en controversia. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por la Demandante en las que se acredita el �nimo de lucro que directa e indirectamente animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la incipiente pero ileg�tima utilizaci�n que ha hecho del nombre de dominio registrado. En relaci�n con las pruebas aportadas por la Demandante se presta particular atenci�n y se le concede la debida importancia a las comunicaciones electr�nicas del�7�de�noviembre�de�2003 y del�3�de�septiembre�de�2004 enviada por el Demandado al Grupo Aval y a la Demandante, en las que solicita una contraprestaci�n por dem�s excesiva a la transferencia del dominio. Frente a tales comunicaciones en las que se manifiesta el �nimo directo de obtener lucro, no se ha encontrado r�plica convincente del Demandado.
El Experto infiere que siendo el Demandado un ciudadano colombiano y con direcci�n de contacto ubicada en este pa�s deb�a conocer con certeza de las actividades y reputaci�n del Banco de Occidente en el �mbito colombiano. Lo anterior se confirma por el hecho de que el propio Demandado ha direccionado, sin autorizaci�n alguna, el dominio en disputa al principal sitio de internet de la Demandante.
Para el Experto, en la evaluaci�n del tercer requisito, tampoco es cre�ble la hip�tesis planteada por el Demandado en virtud de la cual la raz�n del registro era un supuesto inter�s por prestar servicios de correo electr�nico al Banco. La manera leal y de buena fe de lograr tal tipo de relaci�n comercial no es apropiarse de nombres de dominio que correspondan a los signos distintivos del posible “cliente”. Por el contrario, en este caso subyace la intenci�n del Demandado de beneficiarse de la reputaci�n de la Demandante para obtener directa o indirectamente lucro.
Para el Experto no es aplicable ni por analog�a ni por cualquier otro medio de interpretaci�n la figura del derecho internacional conocida como uti possidetis. Por el contrario, en lugar de dar validez a cualquier tipo de derecho posesorio adquirido sin justo t�tulo y de mala fe, la Pol�tica, como expresi�n de la regulaci�n internacional del ciberespacio, permite resolver una controversia bajo sus reglas propias y determinar quien tiene el derecho a conservar o no un determinado nombre de dominio. Seg�n las reglas y supuestos de la Pol�tica se confrontan el registro de un dominio frente a los posibles derechos previamente adquiridos de propiedad industrial, los que una vez demostrados, junto a los otros requisitos de la Pol�tica, permiten la soluci�n del conflicto.
En este caso, precisamente, la Demandante ha logrado demostrar que cualquier posesi�n del nombre de dominio id�ntico a su propiedad industrial por parte del Demandado ha sido ileg�tima y de mala fe, en los t�rminos y bajo los propios supuestos de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos�4.i) de la Pol�tica y 15�del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Daniel Pe�a
Experto �nicoFecha: 23 de febrero de 2005
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