Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Eco Green Palet, S.L. v. Juan Miguel Rodríguez Lumbreras
Caso N° D2005-0050
1. Las Partes
La Parte Demandante es Eco Green Palet, S.L., una sociedad con domicilio en Barcelona, España (en adelante, la Demandante), representada en este procedimiento por E-Iuris Abogados, España.
La Parte Demandada es D. Juan Miguel Rodríguez Lumbreras, con domicilio en Barcelona, España (en adelante, el Demandado).
2. El Nombre de Dominio y el Registro
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es (en adelante, el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad CORE Internet Council of Registrars con sede en Barcelona, España (en adelante, la Entidad Registradora).
3. Curso del Procedimiento
Con fecha de 14 de enero de 2005 se presentó por vía electrónica en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en adelante, el Centro) una demanda (en adelante, la Demanda) de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en adelante, la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el Reglamento), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999 y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el Reglamento Adicional).
Posteriormente, el 27 de enero de 2005, el Centro recibió cuatro copias en papel de la Demanda, habiéndose cumplido las demás prescripciones formales.
El Centro requirió de la Entidad Registradora confirmación de los datos de registro del Nombre de Dominio, obteniendo dicha respuesta el 1 de febrero de 2005.
Con fecha de 2 de febrero de 2005, el Centro notificó la Demanda al Demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento.
Con fecha de 8 de marzo de 2005, el Centro notificó a las partes del presente procedimiento la falta de contestación a la demanda por parte del Demandado.
El 15 de marzo de 2005, el Centro designó a D. Albert Agustinoy Guilayn como Panelista único (en adelante, el Panel) para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento y señalando como fecha límite para la decisión el 30 de marzo de 2005. Ello no obstante, a efectos de proceder a un análisis pormenorizado de las circunstancias planteadas en el presente procedimiento, el Panel amplió la fecha de entrega de su decisión al día 6 de abril de 2005.
4. Lengua del procedimiento
El escrito de demanda ha sido presentado en lengua española. Habida cuenta de la falta de oposición del Demandado a tal respecto y que ambas partes son de nacionalidad española, el procedimiento se ha tramitado en español como idioma del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento.
5. Antecedentes de Hecho
5.1. La Demandante
La Demandante es una compañía española creada en 1997 y cuya principal actividad es la comercialización de palets y otros productos vinculados a la recuperación y reciclaje industrial de materiales. En particular, la Demandante ha sido homologada por la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña y se ha convertido en una de las empresas líderes en España en el sector de gestión integral de residuos de madera. En este sentido, la Demandante ha aportado distintas copias de publicaciones del sector del reciclaje referidas a sus actividades.
La Demandante es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del nombre comercial “Eco-Green Palet, S.L.” (número de registro 0214949 (4)). Dicho nombre comercial fue solicitado el 3 de noviembre de 1997 y finalmente concedido el 22 de febrero de 1999.
Asimismo, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio:
- , registrado el 18 de septiembre de 2000;
- , registrado el 12 de diciembre de 2003.
5.2. El Demandado
El Demandado es un ciudadano español con domicilio aparentemente en la localidad de El Prat del Llobregat (Barcelona). Al no haber presentado contestación a la Demanda ni escrito alguno en el marco de este procedimiento, el Panel solamente ha podido obtener información referida al Demandado por medio de la documentación aportada por la Demandante.
De acuerdo con dicha documentación, el Demandado fue socio fundador y administrador de la Demandante desde su constitución en 1997 hasta 1999 (tal y como consta en las correspondientes escrituras aportadas por la Demandante). En efecto, el 19 de abril de 1999, el Demandado cesó en su cargo de administrador de la Demandante, desvinculándose de ésta inmerso en un significativo conflicto con aquélla. En este sentido, el día 21 de junio de 1999 el enfrentamiento entre el Demandado y otros socios y trabajadores de la Demandante culminó con un enfrentamiento verbal y físico, por el cual el Demandado fue condenado el 22 de diciembre de 2000 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona por una falta de lesiones, amenazas y coacciones. Dicha condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia del 15 de junio de 2001.
Cuatro días antes de desvincularse efectivamente de la Demandante, el Demandado participó en la constitución de una nueva sociedad denominada Eco Palet Metal, S.L. de la que fue administrador hasta el 7 de junio de 1999. Dicha empresa se dedica exactamente a las mismas actividades que la Demandante, tiene la sede en Barcelona (al igual que la Demandante) y, aparentemente, el Demandado ha continuado vinculado a ella hasta la actualidad.
5.3 El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 28 de agosto de 2002, fecha en la que el Demandado ya se había desvinculado completamente de la Demandante.
Actualmente, el Nombre de Dominio se encuentra redirigido a la página web corporativa de la sociedad Eco Palet Metal, S.L. (ubicada en la dirección “”), con la cual el Demandado parece estar vinculado. Cabe señalar que en momento alguno se indica a los usuarios de Internet que acceden a dicha página web por medio del Nombre de Dominio que, de hecho, el mismo corresponde a la denominación social y nombre comercial “Eco-Green Palet, S.L.” de la que es titular la Demandante y que no se corresponde con la empresa a cuya página web se accede.
6. Alegaciones y pretensiones de las Partes
6.1 Demandante
En su escrito de demanda, afirma la Demandante:
(i) Que es titular del nombre comercial “Eco-Green Palet, S.L.” registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que utiliza para la comercialización de palets nuevos y usados y productos de recuperación en general;
(ii) Que el Nombre de Dominio, del cual es titular el Demandado, es idéntico al mencionado nombre comercial del que la Demandante es titular, el cual debe equipararse plenamente al concepto de “marca de productos o servicios”, tal y como lo define la Política;
(iii) Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio;
(iv) Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, a efectos de perjudicar las actividades de la Demandante con la cual compite la sociedad en la que actualmente participa, dándose un riesgo de confusión con la Demandante tal y como prevé el apartado 4(b)(iii) de la Política. Asimismo, considera la Demandante que el uso del Nombre de Dominio constituye una clara infracción de la normativa española de competencia desleal;
(v) Que, por todo ello, solicita a este Panel que dicte una decisión por la que el Nombre de Dominio sea transferido a su favor.
6.2 Demandado
El Demandado no ha presentado escrito de contestación a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el procedimiento.
7. Debate y conclusiones
7.1. Normas aplicables
De acuerdo con el apartado 15(a) del Reglamento, este Panel decidirá teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados en el marco del presente procedimiento y de conformidad con la Política y el Reglamento. Asimismo, y a fin de ofrecer una mejor interpretación respecto a diversas particularidades de la presente disputa, el Panel tendrá en cuenta la legislación española de marcas, en cuanto que ambas partes son de dicha nacionalidad.
7.2. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4(a) de la Política
De acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de tres condiciones para que sus pretensiones sean estimadas. En este sentido, dichas condiciones son las siguientes:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio objeto de la disputa respecto a la marca de productos o servicios de la que la Demandante es titular, y
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio objeto de la disputa, y
(iii) acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio objeto de la disputa.
Con carácter previo a entrar en un eventual análisis de las condiciones anteriormente señaladas, este Panel considera necesario evaluar si el concepto de “marca de productos o servicios” previsto por la Política es aplicable al presente caso, habida cuenta que la Demandante es titular de un nombre comercial, figura recogida en los artículos 87 a 91 de la ley española nº 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante, la Ley de Marcas).
A tal fin, cabe señalar que el origen de la figura del nombre comercial en el derecho español se encuentra en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, en cuyo artículo 196 se definía el “nombre comercial” como aquellos “nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales, que sean los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas clases que se dediquen al ejercicio de una profesión o al del comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones”.
Dicha figura fue igualmente recogida, si bien con importantes cambios, por la posterior ley nº 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas así como por la actual Ley de Marcas, en sus artículos 87 a 91. De acuerdo con lo indicado, el nombre comercial, tal y como se encuentra actualmente regulado, ha experimentado una importante evolución respecto a la institución originalmente recogida en el Estatuto de la Propiedad Industrial.
En efecto, el artículo 87 de la Ley de Marcas define como nombre comercial “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. Es decir, la principal diferencia entre “marca” y “nombre comercial”, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Marcas, es que el nombre comercial distingue a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial, mientras que la marca es un signo estrictamente dirigido a distinguir en el mercado productos o servicios. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo español, por ejemplo, en la sentencia de la Sala 3ª de 30 de diciembre de 1997 (RJ 1997/9629).
Ello no obstante, también debe destacarse que la marca y el nombre comercial comparten numerosas características. Así, el nombre comercial debe ser un signo susceptible de representación gráfica y de identificar a una empresa en el tráfico mercantil (exigencias igualmente requeridas a las marcas por el artículo 4(1) de la Ley de Marcas). Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.2 de la Ley de Marcas pueden registrarse como nombre comercial los mismos signos distintivos que las marcas (salvo formas tridimensionales), además de compartir numerosas características como pueden ser el sistema de solicitud, de especialidad y de protección, tal y como se prevé en el artículo 87.3 de la Ley de Marcas.
Existen otros factores que ponen de relieve la similitud (sino identidad operativa) entre las marcas y los nombres comerciales, como los siguientes:
- De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Marcas, la coincidencia o el carácter confusamente similar con un nombre comercial registrado constituye una causa de denegación de la solicitud de una marca;
- El derecho de exclusividad concedido en virtud del registro de un nombre comercial es equivalente al previsto respecto a las marcas, tal y como indican los artículos 34 y siguientes y el 90 de la Ley de Marcas; o
- El régimen de protección de marcas notorias renombradas, previsto en los artículos 8 y 34.2.c de la Ley de Marcas, es igualmente aplicable a los nombres comerciales.
Teniendo en cuenta las similitudes apuntadas entre ambas instituciones, muchos autores han considerado que el régimen jurídico aplicable a las marcas y a los nombres comerciales de hecho es idéntico, de acuerdo con la Ley de Marcas. En este sentido, por ejemplo, Alberto Bercovitz (en su obra “Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi, Colección Monografías Aranzadi, 2002, p. 242) establece: “Por lo que se refiere a la relación entre marcas y nombres comerciales, hay que poner ante todo de manifiesto que su régimen jurídico es sustancialmente el mismo, especialmente después de la promulgación de la Ley de Marcas de 2001. Como ya se ha expuesto, la Ley de Marcas de 2001, aunque mantiene formalmente la institución del nombre comercial como distinto de las marcas, unifica realmente la regulación legal de ambos al someter al nombre comercial con carácter general a las mismas normas que regulan las marcas (art. 87.3 Ley de Marcas) y al suprimir todas las normas especiales que se aplicaban al nombre comercial en la Ley de Marcas de 1988. Solamente subsisten diferencias en el régimen de las marcas y de los nombres comerciales no registrados.”
Cabe concluir, por tanto, que en el marco del derecho español los nombres comerciales tienen un régimen jurídico prácticamente idéntico al de las marcas, por lo que parece que el nombre comercial debería ser aceptado como “marca de productos y servicios”, tal y como define dicho concepto la Política.
En este sentido, cabe recordar que los paneles que han venido aplicando la Política han adoptado una postura abierta respecto al concepto de “marca”. En este sentido, por ejemplo, en la decisión del caso OMPI No. D2000-1649, Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores, S.L., el correspondiente panel consideró: “Es obvio que tanto el Informe de la OMPI [Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, de 30 de abril de 1999, disponible en “”] como la Política aluden a “marca” en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos”.
Esta interpretación ha conducido a extender el concepto de “marca”, en el sentido de la Política, a otros signos distintivos que no correspondían a la figura de una marca inscrita en una oficina nacional o internacional. De este modo, la Política ha sido aplicada respecto a denominaciones que, de acuerdo con los correspondientes paneles, son susceptibles de diferenciar determinados productos o servicios en el mercado respecto de otros con los que compiten, sin revestir necesariamente la forma de marca inscrita.
Así, por ejemplo, se ha generalizado a la hora de aplicar la Política la extensión de sus efectos a “marcas no inscritas” como pueden ser los nombres de deportistas, artistas intérpretes musicales o audiovisuales o incluso de hombres de negocio (ver, por ejemplo, Caso OMPI No. D2001-0710, Xavier Hernández Creus c. Isidro Sentis Sales; Caso OMPI No. D2000-0867, Isabelle Adjani c. Second Orbit Communications, Inc,; Caso OMPI No. D2000-1459, David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited c. Ermanno Cenicolla; o Caso OMPI No. D2000-1468, Marty Rodirguez Real Estate, Inc. c. Lancaster Industries).
Los nombres comerciales (tal y como se encuentran regulados en el derecho español) no han sido ajenos a esta interpretación, habiéndose dado diversas decisiones en las que los correspondientes paneles han considerado que, habida cuenta de las similitudes que dichos signos distintivos tienen respecto a las marcas, son susceptibles de sustentar una reclamación en el marco de la Política.
En efecto, en la decisión del Caso OMPI No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. c. Ignacio Allende Fernández, el panel encargado consideró que el nombre comercial “comparte con las marcas su común naturaleza de signo distintivo que, conforme a la legislación española permite a su titular impedir el uso de denominaciones similares, y que corresponde de denominaciones similares […], parece que concurren razones suficientes para considerar, conforme a lo establecido ya en otras decisiones de la OMPI que han enfrentado nombres y derechos de la personalidad frente a dominios que la denominación METRO DE MADRID, S.A. ha de ser considerada, en sentido amplio, como ‘marca’, a los efectos de la aplicación de la Política Uniforme”.
En el mismo sentido, la decisión en el Caso OMPI No. D2000-1341, Banca March, S.A. c. D, indicó lo siguiente: “La propia naturaleza común de signos distintivos que ostentan las marcas, nombres comerciales registrados y rótulos de establecimiento, y la interrelación existente entre ellos […] acreditan que el nombre comercial registrado Nº 54686 BANCA MARCH, S.A. es un signo comercial válido en España y que, por tanto, queda incluido dentro de la referencia a marcas de la Política Uniforme, que ha de ser interpretada en sentido amplio”.
Por último, cabe destacar la decisión en el Caso OMPI No. D2004-0135, Ventilación y Filtración, S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Castañé García c. Genfiltro, S.L., en la que, recogiendo los criterios establecidos por las decisiones anteriormente apuntadas, se indica: “Por lo demás, el nombre comercial registrado es un signo distintivo totalmente equiparable a las marcas para la aplicación de la Política Uniforme […] y según se desprende de la propia Ley de Marcas española, que equipara en cuanto a eficacia y tratamiento los nombres comerciales a las marcas”.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, no cabe sino concluir que el nombre comercial del que es titular la Demandante debe ser considerado como “marca”, en el sentido de la Política, en cuanto que ofrece a su titular un régimen de protección plenamente equiparable al de las marcas, y que, por tanto, ha lugar a proceder a la evaluación en el presente caso de la eventual concurrencia de los elementos requeridos por la Política.
(i) Identidad o similitud que puede provocar confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante
El primer elemento a analizar es si el Nombre de Dominio y el nombre comercial “Eco-Green Palet, S.L.” del que es titular la Demandante son idénticos o confusamente similares.
En este sentido, al comparar el Nombre de Dominio y el mencionado nombre comercial, las únicas diferencias entre uno y otras son los siguientes:
- La exclusión en el Nombre de Dominio de las siglas “S.L.” respecto al nombre “Eco-Green Palet”;
- La ausencia de espacios entre los vocablos que componen el Nombre de Dominio; y
- La inclusión del sufijo “.com”.
En relación con la primera de las diferencias, cabe considerar que las mencionadas siglas no constituyen un elemento lo suficientemente relevante como para considerar que distingue de forma clara el nombre comercial titularidad de la Demandante respecto al Nombre de Dominio. En efecto, el núcleo identificativo del nombre comercial “Eco-Green Palet, S.L.” lo constituye la combinación de palabras “Eco-green” y “Palet”, siendo las siglas “S.L.” un mero complemento indicativo de la naturaleza mercantil de la Demandante (sociedad limitada). De este modo, la ausencia en el Nombre de Dominio de las mencionadas siglas no impide que se produzca un riesgo altísimo de confusión con el nombre comercial del que la Demandante es titular.
De igual modo, cabe tener en cuenta que, de conformidad con el Artículo Octavo de la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (.ES), solamente cabrá el registro de nombres de dominio .ES de segundo nivel respecto a marcas o nombres comerciales de los que sea titular el solicitante. Así, la Demandante es titular del nombre de dominio , registro basado en el nombre comercial del que aquélla es titular. En el mismo sentido apuntado por este panel, las autoridades de registro españolas concedieron el registro de dicho nombre de dominio, obviando la inclusión de las siglas “S.L.”, por considerarlas irrelevantes a efectos de dicho registro.
Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado la eliminación de este tipo de siglas como “irrelevante” a efectos de proceder a la comparativa entre el nombre de dominio y la marca o nombre comercial en cuestión (ver, por ejemplo, la decisión en el Caso OMPI No. D2003-0372, Delta Air Transport NV (trading as SN Brussels) c. Theodule de Souza; o las decisiones, anteriormente citadas, en el Caso OMPI No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. c. Ignacio Allende Fernández o en el Caso OMPI No. D2000-1341, Banca March, S.A. c. D).
Por lo que respecta a la segunda y tercera diferencias apuntadas entre el Nombre de Dominio y el nombre comercial de la Demandante, dichas diferencias se derivan exclusivamente de las restricciones técnicas actuales del DNS (Domain Names System), por lo que deben ser consideradas indiferentes a efectos del presente análisis. Un gran número de decisiones adoptadas en el marco de la Política avalan dicha interpretación (ver, por ejemplo, la decisión en el Caso OMPI No. D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth o la decisión en el Caso OMPI No. D2003-0172, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., entre otras).
De este modo, este Panel considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar al nombre comercial del que es titular la Demandante, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
(ii) Derechos e intereses legítimos del Demandado respecto al Nombre de Dominio
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el correspondiente nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, hay que tener en cuenta los siguientes hechos:
- De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Demandado estuvo implicado en la creación y administración de Eco-Green Palet, S.L. desde su constitución, hasta abril de 1999.
- Asimismo, el Demandado actualmente se encuentra vinculado a la sociedad Eco Palet Metal, S.L., la cual no tan sólo está radicada en la misma población que la Demandante, sino que además desarrolla sus actividades en el mismo sector que la Demandante.
- El Nombre de Dominio está configurado de tal forma que redirige a los usuarios de Internet a la página web de la sociedad Eco Palet Metal, S.L., con la potencial confusión que ello puede provocar en los usuarios de Internet, así como con los daños que de ello se derivan para la Demandante.
Teniendo en cuenta las circunstancias descritas, este Panel considera altamente improbable que el Demandado pudiera alegar la existencia de un derecho o un interés legítimo en relación con su registro y tenencia del Nombre de Dominio. Asimismo, el Demandado ha decidido no defender su postura en modo alguno en el marco de este procedimiento. Por el contrario, el Demandado no ha presentado elemento alguno que permitiera evaluar a este Panel la existencia o no de un derecho o interés legítimo por su parte en relación con el Nombre de Dominio. Numerosas decisiones adoptadas de conformidad con la Política (ver, por ejemplo, el Caso OMPI No. D2003-0401, Adventis Pharmaceutical Products, Inc. c. Nejat; Caso OMPI No. D2003-0465, Berlitz Investment Corp. C. Stefan Tinculescu; Caso OMPI No. D2003-0723, Harrods Limited c. Vision Exact; o Caso OMPI No. D2004-1100, Banque Transatlantique, S.A. c. Dotscope) han confirmado esta interpretación, considerando que la falta de rechazo por parte del Demandado de los argumentos de la Demandante en relación con la inexistencia de un derecho o interés legítimo por su parte debe interpretarse como una negativa implícita a ofrecer un rechazo justificado a dichos argumentos.
Por todo ello, el Panel considera que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio, cumpliéndose en el presente caso el segundo de los elementos requeridos por la Política.
(iii) Registro y utilización de mala fe del Nombre de Dominio
El último de los elementos requeridos por la Política es que el Demandante acredite que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en cuestión de mala fe. En este sentido, tal y como han establecido desde un primer momento las decisiones adoptadas al amparo de la Política (Caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman o Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, entre otras) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
i. Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Tal y como se ha indicado al evaluar la ausencia de derechos o intereses del Demandado respecto al Nombre de Dominio, existen numerosos indicios no desmentidos por el Demandado de que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado respondió a criterios de mala fe.
En efecto, el Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado cuando ya se había desvinculado completamente de la Demandante y, de hecho, colaboraba con una sociedad competidora de aquélla. De este modo, está claro que en el momento del registro del Nombre de Dominio el Demandado era plenamente consciente de los siguientes hechos:
- Que el Nombre de Dominio iba a coincidir de forma confusamente similar con el nombre comercial del que la Demandante y es titular y que, por tanto, dicho registro iba a perjudicar los derechos e intereses de la Demandante;
- Que la Demandante era una sociedad competidora de la sociedad en la que colaboraba en el momento del registro del Nombre de Dominio y que, por tanto, dicho registro iba a suponer un perjuicio importante para la Demandante.
De este modo, está claro que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado no respondió a una “coincidencia desafortunada”, sino a la voluntad deliberada de aprovecharse del nombre comercial de la Demandante tanto para incrementar el número de visitas a la página web de Eco Palet Metal, S.L. (al vincularse el Nombre de Dominio con el sitio web de dicha sociedcad), como para perjudicar las actividades de la Demandante, la cual, como se ha indicado, competía con la sociedad anteriormente mencionada.
Teniendo en cuenta todo lo indicado, este Panel considera que el Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio.
ii. Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Una vez analizada la concurrencia de mala fe respecto al registro del Nombre de Dominio, debe examinarse si el Demandado también lo ha utilizado de mala fe. En este sentido, hay que recordar que, desde un primer momento, el Nombre de Dominio se ha vinculado a un sitio web correspondiente a una empresa competidora de la Demandante, sin incluir referencia o aviso alguno indicando que el Nombre de Dominio no correspondía a la titular de la página web vinculada al mismo.
Alega la Demandante que esta actuación constituye una clara muestra de mala fe en el sentido de los apartados 4(b)(iii) y (iv) de la Política, en cuanto que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para perjudicar los intereses de una empresa competidora además de desviar a usuarios de Internet con ánimo de lucro.
Habiendo analizado las circunstancias concurrentes en el presente caso, este Panel considera probados los siguientes hechos:
- El uso que el Demandado ha hecho del Nombre de Dominio ha comportado efectivamente una afectación a las actividades de la Demandante. Dicha afectación se ha derivado de la utilización (por medio del Nombre de Dominio) no consentida del nombre comercial del que la Demandante es titular y su vinculación ilegal con una oferta de servicios de una empresa competidora de la Demandante. La citada afectación se ve sensiblemente acentuada en el presente caso por tratarse de dos empresas que operan en un mercado de servicios muy específicos así como en la misma zona geográfica.
- El uso hecho del Nombre de Dominio refleja igualmente una clara voluntad por parte del Demandado de atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet (y potenciales clientes de la Demandante) a la página web de la empresa en la que actualmente colabora, sirviéndose precisamente de la confusión que el uso del Nombre de Dominio puede provocar en dichos usuarios. En efecto, de acuerdo con lo indicado anteriormente, en ningún momento la página web vinculada al Nombre de Dominio indica que corresponde a un nombre comercial de otra empresa ni justifica su utilización. De este modo, existe un riesgo claramente definido de que la confusión descrita conduzca a potenciales clientes de la Demandante a contratar los servicios de Eco Palet Metal, S.L., habida cuenta que es una empresa que ofrece servicios prácticamente idénticos a los de la Demandante, además de desarrollar sus actividades en el mismo mercado geográfico.
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, este Panel debe considerar que el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha infringido efectivamente los apartados 4(b)(iii) y (iv) de la Política. Numerosas decisiones así lo han considerado en relación con circunstancias idénticas a las que concurren en el presente caso (ver, por ejemplo, la decisión en el Caso OMPI No. D2000-0326, Geocities c. G; Caso OMPI No. D2001-0110, Ansell Healthcare Products, Inc. c. Australian Therapeutics Supplies Pty., Ltd.; Caso OMPI No. D2003-0346, Ticketmaster Corporation c. Woofer Smith; Caso OMPI No. D2003-0745, Eurobet UK ltd. c. Grand Slam Co.; Caso OMPI No. D2004-0261, Spencer Douglass, MGA c. Bail Yes Bonding; o Caso NAF No. FA0095248, Tuxedos By Rose v. Hector Núñez).
De este modo, la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio. Habiendo llegado a dicha conclusión, este Panel considera que no es necesario entrar en el examen de la conducta del Demandado desde el punto de vista de la legislación española de competencia desleal. Ello no obstante, este Panel desearía poner de manifiesto que, en su opinión, la aplicación de dicha legislación en un caso como éste superaría las funciones, objetivos y medios vinculados a los procedimientos desarrollados al amparo de la Política y sus Reglamentos.
De acuerdo con lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre la tercera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
8. Decisión
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos hasta el momento, este Panel considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4(a) de la Política que concurren los tres elementos contemplados en dicho apartado y, en consecuencia, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Política, ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Eco-Green Palet, S.L.
Albert Agustinoy Guilayn
Panelista Unico
Fecha: 6 de abril de 2005
Full & Egal Universal Law Academy