Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Terra Networks, S.A. v. Alvaro Baillo Osorio
Caso No. D2005-0180
1. Las Partes
La Demandante es Terra Networks, S.A., con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), España, representada por Javier Ungría López.
El Demandado es Alvaro Baillo Osorio, con domicilio en Madrid, España.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
El registrador del nombre de dominio es Melbourne IT Ltd., y el de los nombres de dominio y es Arsys Internet, S.L. dba .
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de febrero de 2005, por correo electrónico, y el 17 de febrero de 2005 por correo urgente. El 17 de febrero de 2005, el Centro envió a los registradores de los nombres de dominio en cuestión, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral. El 17 y el 18 de febrero de 2005 el Centro recibió respuesta de ambos registradores, vía correo electrónico, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de marzo de 2005 a las 02’07’’, aunque consta remitido desde el domicilio de la Demandante el 20 de marzo. El Panelista considera que el documento debe aceptarse.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de marzo de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ostenta numerosos registros de marca de la denominación “TERRA”:
- La marca española número 2.259.366, denominativa, solicitada el 24 de septiembre de 1999 y concedida el 22 de mayo de 2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
- La marca comunitaria número 1.347.227, denominativa, solicitada el 13 de octubre de 1999 y concedida el 22 de enero de 2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
- La marca española número 2.261.489, mixta, solicitada el 4 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
- La marca comunitaria número 1.332.691, mixta, solicitada el 4 de octubre de 1999 y concedida el 14 de mayo de 2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
Además de estos registros, la Demandante ostenta otros registros que contienen la denominación “TERRA”, en prácticamente todas las clases del nomenclator internacional, para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
No consta que el Demandado haya usado nunca efectivamente ninguna de estas marcas para distinguir servicios jurídicos.
El Demandado registró el nombre de dominio el 19 de junio de 2000, y el 23 de mayo de 2003 registró los nombres de dominio y .
Posteriormente, el Demandado presentó tres solicitudes de registro de la marca “TERRALEGAL”:
- Solicitud de marca denominativa en clase 42 para distinguir servicios de consultoría en materia jurídica, incluyendo la consultoría a través de medios telemáticos, solicitada en abril de 2001. Inicialmente concedida por la OEPM, con la oposición de la Demandante, fue posteriormente rechazada tras la estimación del recurso de alzada presentado por la Demandante contra la concesión. Actualmente es objeto de un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolución.
- Solicitud de marca denominativa en clase 45, solicitada en julio de 2002 y denegada por la OEPM.
- Solicitud de marca mixta en clase 42, para distinguir, entre otros, servicios jurídicos, solicitada en junio de 2003 y denegada por la OEPM.
En junio de 2002, el Demandado (abogado de profesión) inicia el desarrollo de un sitio web denominado “TERRALEGAL” destinado a la prestación de servicios jurídicos en línea –existe constancia documental de sus preparativos–. También ha quedado suficientemente acreditado –fundamentalmente, a través de la publicidad del mismo– que este sitio web, al que se accede a través del nombre de dominio “TERRALEGAL, está operativo desde enero de 2003, si bien, a la fecha la mayor parte de sus contenidos no son accesibles, reduciéndose el funcionamiento del sitio, sobre todo, a proporcionar enlaces a recursos de terceros.
En mayo de 2003 el Demandado solicitó y obtuvo la reserva de la denominación “TERRALEGAL Law Services, S.L.” para designar con ese nombre una sociedad limitada. Dicha reserva caducó sin haber sido utilizada. Recientemente, en marzo de 2005, solicitó y obtuvo la reserva de la denominación “TERRALEGAL de Servicios Jurídicos, S.A.” para designar con ese nombre una sociedad anónima. No obstante, no se ha acreditado que a la fecha se haya constituido ninguna sociedad con ese nombre.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante reclama la transferencia a su favor de los nombres de dominio con base en sus derechos sobre los distintos registros de la marca “TERRA”, al entender que los nombres de dominio del Demandado son similares a sus marcas y producen confusión, en la medida que coinciden en su término distintivo, y alegando que así lo ha declarado la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, la Demandante niega que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, señalando que no existe ninguna sociedad legalmente constituida con dicha denominación, y que tampoco dispone de marcas que lo amparen. Precisamente, la Demandante basa en la denegación por la OEPM de las solicitudes de registro presentadas por el Demandado de la marca “TERRALEGAL” la prueba de que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, por cuanto a pesar de ello sigue haciendo un uso marcario de esta denominación.
B. Demandado
Con caracter previo, el Demandado solicita que se rechace la Demanda con base en la falta de legitimación del representante de la Demandante, por cuanto el poder aportado por dicho representante (procurador de los Tribunales) no lleva la apostilla de la Haya, lo cual vulnera normas imperativas de derecho público internacional.
Por otro lado, alega también el Demandado que la Demandante no menciona en su demanda que el rechazo de la OEPM a su solicitud de registro de la marca “TERRALEGAL” está siendo objeto en la actualidad de un recurso contencioso-administrativo que se tramita por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual supone una vulneración del párrafo 3, apartados xi y xiv del Reglamento.
En cuanto al fondo, el Demandado alega disponer de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “TERRALEGAL” y niega que se produzca la pretendida confusión entre sus nombres de dominio y la marca “TERRA” de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Con carácter previo, antes de entrar en el fondo del asunto, es necesario despejar dos cuestiones ajenas al Procedimiento planteadas de adverso por el Demandado.
1. Acreditación del representante del Demandante
El presente procedimiento es un procedimiento de carácter privado, cuya fuerza proviene de los contratos suscritos entre las partes y los registradores, y cuya reglamentación no contiene ninguna previsión específica acerca de la forma en la que ha de producirse la acreditación del representante de las partes, ni mucho menos exige a éste ostentar condición alguna (por ejemplo, no impone que deba tener la condición de abogado). De hecho, ni siquiera se exige acreditar la condición de representante mediante documento público, e incluso, la representación se presume por la mera ratificación tácita del representado. Por lo tanto, entiende este panelista que no cabe estimar la pretensión de rechazo de la Demanda por falta de legitimación del representante de la Demandante.
2. Ocultación por el Demandante de un procedimiento judicial
Respecto a la ocultación del recurso contencioso-administrativo por parte de la Demandante, entiende este panelista que, si bien no supone una vulneración en sentido estricto del Reglamento (que obliga al Demandante a identificar en la Demanda “cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda”), la existencia de dicho recurso tiene consecuencias relevantes para la resolución de este procedimiento, por cuanto no puede considerarse como un hecho definitivo la decisión de la OEPM de rechazar la convivencia de las marcas TERRALEGAL y TERRA, para designar servicios jurídicos, tal como ha pretendido la Demandante con una cierta “mala fe”.
En cuanto al análisis de las cuestiones de fondo:
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
(a) El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la “Política” y en el propio “Reglamento”, y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
(b) Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.
Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicación sistemática de la normativa marcaria, como si de una infracción del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Y eso es especialmente así, cuando se trata de resolver el conflicto entre marcas y nombres de dominio bajo la óptica de la Política, que es lo que corresponde hacer a este panelista.
Dicho esto, también es cierto que, para la valoración del primero de los requisitos exigidos por la Política, los criterios que rigen el derecho de marcas en el territorio donde los signos en conflicto vayan a operar (en este caso España) constituirán una referencia esencial a la hora de su comparación.
Se trata de determinar si existe riesgo de confusión entre TERRA y TERRALEGAL, comparando ambos signos, así como los servicios que designan.
En cuanto a la comparativa de los signos existe identidad en la raíz de ambos (TERRA). Sin embargo, la utilización del genérico LEGAL completando la denominación utilizada por el Demandado ofrecería suficiente distancia con la denominación reivindicada por la Demandante si no fuera por el carácter, cuanto menos, notorio, de la marca de la Demandante.
No hay duda que la marca TERRA es una marca registrada notoria, de manera que su ámbito de protección debe extenderse más allá del mero ámbito objetivo en el cual se aplica. Es decir, el derecho de marca de la Demandante se extiende también a aquellos servicios que presentan una proximidad relativa con los servicios que designa la marca, de forma que cuanto mayor sea el grado de notoriedad reconocido a la marca, mayor deberá ser su ámbito de protección objetivo. La cuestión a valorar es si existe una proximidad suficiente en el sentido indicado entre los servicios designados por esa marca por la Demandante (portal de noticias y contenidos de muy diversa índole, así como servicios de telecomunicaciones) y los servicios jurídicos prestados por el Demandado a través del nombre de dominio, como para apreciar el riesgo de confusión alegado por la Demandante.
En esa valoración, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
(a) Es un hecho acreditado a tener en cuenta que existen diversos registros marcarios que distinguen servicios jurídicos y que incluyen en su denominación el prefijo TERRA. Se trata de numerosos registros que estando en pleno vigor conviven con la marca de la Demandante.
(b) En línea con el anterior, es también reseñable que la denominación TERRA, por más que figure inscrita a favor de la Demandante, no es un término de fantasía, sino que se trata de una voz común, frecuentemente utilizada, por lo que debe establecerse y delimitarse con suma precisión el espacio privativo que conforma el signo registrado del espacio de libre utilización.
(c) Siguiendo con el razonamiento, la Demandante debería probar con especial claridad las razones en las que fundamenta su alegación de que el Demandado toma conocimiento de la denominación TERRA de las marcas de la Demandante y no del acerbo común.
(d) Y por fin, de los propios actos de la Demandante, quien tiene inscritas numerosas marcas compuestas por la raíz TERRA acompañada de un adjetivo (TERRANET, TERRATEL, TERRALIBRE…) se debe deducir su conocimiento de que la denominación que utiliza no puede extenderse a cualesquiera combinaciones que incluyan el término TERRA.
Por lo que se refiere a la comparativa de los servicios designados, si bien es cierto que la Demandante tiene su marca registrada para designar servicios jurídicos, hay que destacar que en realidad ha pretendido ocupar la totalidad del espectro del nomenclator de clases, sin que de entrada pueda admitirse una apropiación absoluta y en exclusiva de un término, especialmente cuando se trata de un término común como es éste, y además, cuando no consta (porque no se ha alegado ni probado) que en los últimos cinco años haya sido o esté siendo usada efectivamente en ese campo.
En consecuencia, no se aprecia en este ámbito identidad, aunque objetivamente hay similitud. Otra cosa será si dicha similitud es capaz de poder generar confusión habida cuenta de los servicios que efectivamente han demostrado que prestan cada una de las Partes. Ello nos lleva a seguir con el análisis de los restantes requisitos.
B. Derechos o intereses legítimos
Contra las alegaciones de la Demandante, el Demandado defiende que dispone de derechos o intereses legítimos sobre la denominación TERRALEGAL.
Por un lado, el nombre de dominio se viene utilizando, desde mucho tiempo antes de que se presentara la Demanda, para direccionar al servicio web TERRALEGAL, en el cual se ofrecen diversos contenidos de carácter jurídico. El desarrollo de este servicio empezó, al menos, en junio de 2002. Incluso se ha acreditado la existencia de preparativos para su puesta en marcha anteriores a esa fecha (e-mail dirigido a una editorial jurídica solicitando una posible colaboración). Y consta también el pago de los servicios de hospedaje del sitio web desde enero de 2003. Otro elemento a valorar es el de la publicidad del sitio web TERRALEGAL, efectuada tanto por medios convencionales (páginas amarillas impresas) como electrónicos (incluso, a través del propio portal de Terra).
Es cierto que no parece ser un sitio web que cuente detrás con una base sólida de contenidos, ya que a la fecha se reduce a ofrecer enlaces a recursos de terceros (muchos de los cuales ni siquiera funcionan), pero lo cierto es que la página web existe y que el servicio se identifica con el nombre TERRALEGAL.
Además, la reserva de una denominación que contiene como elemento principal el término TERRALEGAL para ser usada como nombre de una sociedad mercantil, si bien esta sociedad no ha llegado a constituirse formalmente, puede ser considerado también como una muestra de la existencia de indicios o preparativos en el sentido señalado por la Política.
Puesto que como veremos el Demandante no demuestra que los nombres de dominio fueron registrados y usados de mala fe no es necesario determinar la existencia de un interés legítimo.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4.b de la Política establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituirá prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio la constatación de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.
Sobre la existencia de mala fe por parte del Demandado, la Demandante le imputa los siguientes hechos:
(a) La intención de atraer usuarios con ánimo de lucro a su sitio web, creando riesgo de confusión con la marca del demandante.
No obstante, esta imputación no se fundamenta. Nada se dice acerca de los hechos o circunstancias en los que se basa para entender que existe voluntad de aprovecharse. De hecho, si visitamos la página del Demandado no se observa ningún elemento que permita apreciar una voluntad por su parte de querer buscar algún tipo de asociación con el demandante. La única “similitud” proviene del propio nombre del servicio web (TERRALEGAL), y está claro que a la hora de analizar la eventual existencia de mala fe, este elemento no resulta suficiente, si no viene acompañado de otros que permitan deducir esa voluntad de aprovecharse de la marca del Demandante.
(b) La utilización del nombre TERRALEGAL en funciones de marca, cuando su registro le ha sido denegado por la OEPM.
Al respecto hay que hacer dos reflexiones. Primero, y muy importante, que la decisión de la OEPM no es firme, por cuanto se encuentra aún pendiente de resolución judicial. Y segundo, que la denegación del registro conlleva que el Demandado no adquiere derechos exclusivos para el uso de esa denominación, pero nada prejuzga acerca de que ese uso suponga la infracción de los derechos marcarios de un tercero (en particular de la Demandante), porque ese no es el objeto ni del procedimiento administrativo seguido ante la OEPM, ni del vigente procedimiento judicial contencioso-administrativo (que sólo debe revisar la decisión administrativa).
Si la Demandante considera que los contenidos de la web TERRALEGAL infringen sus derechos de marca, puede requerir al Demandado su cesación, y en todo caso, interponer la correspondiente demanda en vía civil. Pero hasta ahora no lo ha hecho (o por lo menos no consta).
En definitiva, no puede considerarse como prueba de la mala fe del Demandado su pretendido conocimiento de una eventual vulneración de los derechos de marca del Demandante, cuando ésta ni siquiera ha sido declarada.
Al margen de los dos extremos anteriores, no se aprecia en este caso ninguna otra de las circunstancias que la Política considera como prueba de la existencia de mala fe.
7. Decisión
En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo con el artículo 4 apartado a) de la Política Uniforme que concurran los tres requisitos contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.
Dr. Mario Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 26 de abril de 2005
Full & Egal Universal Law Academy