Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. v.Burmar Promociones E Imagen, S.L.
Caso No. D2005-0223
1. Las Partes
La parte Demandante es Group Kaitu, LLC conjuntamente con Darkside Productions, Inc. con domicilio en Oakland, California, Estados Unidos de América, representada por Gavin Law Offices, PLC, Estados Unidos de América.
La Demandada es Burmar Promociones E Imagen, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de marzo de 2005. El 1 de marzo de 2005 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de marzo de 2005, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 7 de marzo de 2005 el Centro solicitó a la Demandante que presente la Demanda traducida al español. El 10 de marzo de 2005 la Demandante presentó la Demanda traducida al español. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la ”Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de marzo de 2005.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de abril de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 11 de abril de 2005, la Demandante presentó un escrito ampliatorio de su Demanda.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante Group Kaitu, LLC es titular en los Estados Unidos de los registros de marca siguientes:
EROS GUIDE Registro Nº 2.549.369 “para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet”. Presentado el 26 de junio de 2000, y registrado el 19 de marzo de 2002, alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agosto de 1997.
EROS Registro Nº 2.793.831 “para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temática adulta”. Presentado el 24 de abril de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24 de agosto de 1997.
EROS Registro Nº 2.794.843 “para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de búsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temática adulta a través de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribución minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a través de Internet”. Presentado el 9 de diciembre de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 16 de noviembre de 2002.
EROSTOYS Registro Nº 2.877.699 “para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operación de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temática adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a través de la red”. Presentado el 17 de septiembre de 2004 y registrado el 24 de agosto de 2004 basado en el uso desde el 16 de noviembre de 2002.
La Demandada es titular de la solicitud de marca TU ACOMPAÑANTE EN LA RED EROS GUIA Nº M 2604913-9 presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 18 de junio de 2004 para distinguir “publicidad por Internet” en la clase 35.
La Demandada es titular del nombre de dominio registrado el día 26 de enero de 2004.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que:
El nombre de dominio de la Demandada es idéntico y/o confusamente similar a las diversas marcas de servicio sobre las cuales el Demandante tiene derechos. La Demanda es presentada por las empresas Group Kaitu, LLC (Kaitu) y Darkside Productions, Inc. (Darkside), entidades relacionadas mediante acuerdo por escrito: Kaitu posee las marcas de servicio y nombres de dominio del Demandante que se reclaman en el presente documento y las licencia a Darkside para su utilización con respecto a la operación de diversos sitios web. Kaitu es la titular de las siguientes Marcas de Servicio de Estados Unidos de América:
- EROS GUIDE (Registro Nº 2.549.369) (presentado el 26 de junio de 2000 y registrado el 19 de marzo de 2002) (alegando como fecha de primer uso comercial el mes de agosto de 1997), para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet.
- EROS (Registro Nº 2.793.831) (presentado el 24 de abril de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003) (Modificación de Declaración de Uso presentada el 28 de enero de 2003, alegando como fecha de primer uso comercial el 24 de agosto de 1997), para un portal online vinculado a otros portales relacionados y no relacionados a sitios Web en el campo de entretenimiento y servicios de temática adulta.
- EROS (Registro Nº 2.794.843) (presentado el 9 de diciembre de 2002 y registrado el 16 de diciembre de 2003) (alegando como fecha de primer uso comercial el 16/11/02), para la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; proporcionando bases de datos, directorios y motores de búsqueda online a fin de facilitar el acceso a productos y servicios de temática adulta a través de Internet; otorgando un servicio de compras online que ofrece la distribución minorista y mayorista de servicios y productos para adultos a través de Internet.
- EROSTOYS (Registro Nº 2.877.699) (presentado el 17 de septiembre 2004 y registrado el 24 de agosto de 2004 basado en el uso desde el 16 noviembre de 2002), para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet; promocionando bienes y servicios de terceros mediante la operación de un mercado de compras on-line con enlaces a sitios web minoristas de temática adulta; otorgando un servicio de compras online que ofrece servicios y productos para adultos a través de la red.
Además, ha efectuado solicitudes ante la Oficina de Patentes de Invención de los Estados Unidos para registrar las siguientes marcas que aún no han sido autorizadas:
- EROS (Nº de Serie de Estados Unidos 78/189252) (presentado el 26 de noviembre de 2002) (basado en la intención de uso), con el fin de organizar y realizar exposiciones y ferias con objetivos comerciales en las áreas del estilo, la moda, la música, la salud, películas, alimentos y bebidas, sexualidad, belleza y estilos de vida alternativos.
- EROS GUIDE (Nº de Serie de Estados Unidos 78/189244) (presentado el 26 de noviembre de 2002) (basado en la intención de uso) para publicaciones, en particular libros y revistas cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos, estilos de vida alternativos y otros tópicos con temática adulta.
- EROS (Nº de Serie de Estados Unidos 78/403.509) (presentado el 16 de abril de 2004 basado en el uso real desde el 1 de noviembre de 2001 con el fin de proporcionar publicaciones online a través de Internet , específicamente, revistas online cuyo contenido se relacione con el entretenimiento para adultos y otros tópicos de temática adulta.
- EROS MEN (Nº de Serie de Estados Unidos 78/362.488) (presentado el 4 de febrero de 2004 basado en el uso real desde el 1 de septiembre de 2001, para proporcionar la difusión de publicidad de bienes y servicios de terceros a través de Internet.
Desde 1997, Darkside ha sido operador de los sitios de Internet ubicados en y en los cuales opera una guía en Internet para el entretenimiento de adultos en todo el mundo. El Demandante registró los nombres de dominio y el 22 de abril de 1997, y el 29 de abril de 1997, respectivamente, y a partir de ese momento los ha operado con continuidad.
El Demandante es también el registrante y usuario de otros numerosos nombres de dominio que presentan mayormente la marca EROS. Al día de hoy, el Demandante posee más de 2.200 dominios, una gran mayoría de los cuales combinan la marca EROS o bien la marca EROS GUIDE con otro término que puede ser un identificador geográfico o el nombre de una designación étnica particular. Algunos de ellos han sido utilizados permanentemente al menos desde una fecha tan temprana como 1997.
El Demandante dirige principalmente sus servicios EROS GUIDE al mercado internacional habitualmente mediante el uso de un identificador de mercado geográfico en cada uno de sus nombres de dominio para que los usuarios de Internet puedan ubicar fácilmente a los proveedores de servicios de temática adulta en su propio mercado o en el lugar al que planean viajar. Cada uno de tales nombres de dominio direcciona a los usuarios a un sitio web que contiene información relacionada, entre otras cosas, a los servicios marca EROS GUIDE del Demandante.
Las marcas EROS GUIDE y EROS son marcas internacionalmente reconocidas en el campo de la provisión de guías y directorios de Internet de entretenimiento adulto o servicios relacionados. Además, el Demandante ha invertido millones de dólares publicitando y utilizando sus marcas a fin de asegurar su automática identificación con la excelencia en el otorgamiento de guías de Internet de entretenimiento adulto y servicios relacionados.
El nombre de dominio de la Demandada fue registrado el 26 de enero de 2004, mucho tiempo después de que el Demandante adquiriera los derechos sobre sus marcas por el uso y registro ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Al momento en que la Demandada registró el nombre de dominio, el Demandante ya ostentaba derechos sobre su marca EROS GUIDE y otras marcas.
El nombre de dominio de la Demandada es confusamente similar a la marca EROS GUIDE y a otras marcas EROS pertenecientes al Demandante. La única diferencia entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca EROS GUIDE es que el primero contiene la traducción al idioma español de la palabra inglesa “guide” que significa “guía”. De hecho, cuando un usuario busca en “Google” el término “eros guia,” este motor de búsqueda tan utilizado pregunta al usuario “Quiso usted decir: eros guide?” Por consiguiente, el nombre de dominio de la Demandada es confusamente similar a la marca del Demandante.
En la página web “www.” la Demandada ofrece servicios que son idénticos a aquellos ofrecidos por el Demandante. La conducta de la Demandada crea una marca confusamente similar y/o virtualmente idéntica a las Marcas del Demandante.
El Demandante no ha otorgado jamás ningún derecho a la Demandada sobre ninguna de sus marcas.
El registro oportunista por parte de la Demandada de la traducción en idioma español de la marca EROS GUIDE perteneciente al Demandante no se relaciona con una oferta de buena fe de bienes y servicios conforme al párrafo 4. c) i) de la Política.
La Demandada no es reconocida por su nombre de dominio y no está efectuando un uso justo o no comercial legítimo de tal nombre. En lugar de ello, la Demandada emplea el nombre de dominio para desviar a los usuarios de Internet a su propio sitio de servicios para adultos que compite con los sitios del Demandante, mientras que intenta beneficiarse de la fama asociada a la marca EROS GUIDE del Demandante.
El nombre de dominio fue registrado y está siendo utilizado con mala fe. La Demandada registró el nombre de dominio principalmente con el objeto de interrumpir el negocio de un competidor, lo cual constituye “mala fe” conforme al párrafo 4. b) iii) de la Política. La Demandada está utilizando la marca EROS perteneciente al Demandante y la traducción en idioma español de la marca EROS GUIDE del Demandante en un nombre de dominio registrado para localizar sitios web que ofrecen servicios que compiten con aquellos ofrecidos por el Demandante.
Más aun, el hecho de que el “aspecto” del sitio web de la Demandada en términos de selección, organización y contenido sea llamativamente similar a aquél de los sitios web del Demandante indica que la Demandada posee un conocimiento real y no meramente presunto de los derechos del Demandante sobre los servicios de la marca EROS GUIDE y las marcas del Demandante. En particular, la porción superior de la página de inicio de la Demandada imita el uso que hace el Demandante de una silueta desnuda, elegante, reclinada hacia un costado, fotografiada en blanco y negro y entrelazada con la marca GUIDE. El sitio web de la Demandada emplea el mismo tipo de letra para el término “guia” que el que utiliza el Demandante para “guide.” Significativamente, la tercera oración del sitio web de la Demandada se refiere a la Declaración 2257 que constituye un requisito de la ley federal de los Estados Unidos de América (18 U.S.C. 2257) e imita la ubicación de la declaración similar del Demandante. No debe permitirse a la Demandada alegar ignorancia con respecto a las leyes de los Estados Unidos sin dar crédito a la teoría de que la Demandada copió el sitio web del Demandante. Por el contrario, si la Declaración 2257 de la Demandada prueba que esta última conoce efectivamente las leyes vigentes en los Estados Unidos, no debería permitírsele alegar ignorancia de sólo una parte de esas leyes, es decir, aquella parte que protege las marcas comerciales del Demandante. Por último, hasta fines de 2003, los sitios web del Demandante presentaban un “aspecto “ característico compuesto por el uso predominante de texto y fotografías en blanco y negro, destacado con rojo sólo la parte de la página web en la que se ubicaba la marca EROS GUIDE. En la actualidad, la Demandada imita dicho formato.
Tanto el Demandante como la Demandada ganan dinero al permitir que los proveedores de servicios para adultos publiciten en sus sitios web respectivos. La Demandada espera beneficiarse económicamente de la fama de las marcas del Demandante mediante el desvío de tráfico a su propio sitio web competidor, incrementando sus ingresos por aranceles de publicidad. Este único hecho sugiere que la Demandada registró el nombre de dominio con la intención principal de perturbar el negocio de un competidor, según el párrafo 4. b) iii) de la Política. Este hecho indica, además, que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet a su sitio web con el objeto de obtener ganancias comerciales en virtud de la confusión con las marcas del Demandante, según se contempla en el párrafo 4. b) iv) de la Política. Conforme a la Política, ambos hechos son suficientes para demostrar el registro y uso de mala fe del nombre de dominio de la Demandada.
Finalmente, el Demandante solicita que el nombre de dominio sea transferido a Group Kaitu, LLC.
B. Demandado
El Demandado alega que:
Es titular de la solicitud de la marca EROS GUIA en España (Nº M-2604913-9) presentada el día 18 de junio del 2004. Al día de hoy la marca está pendiente de concederse habiendo ya pasado positivamente todos los trámites de oposición y recurso. Las marcas EROS del Demandante no se encuentran registradas en España ni en Europa y por ello no se puede exigir a quien pretenda registrar un “.com” que compruebe todas las bases de datos mundiales de marcas para ver si ese dominio (traducido a cualquier idioma) coincidiría en algún país con una marca registrada. El Demandado se preocupó de registrar la marca EROS GUIA al tiempo que solicitaba el dominio hecho que demuestra su diligencia en la actuación y su actuación de buena fe en el registro. El Demandado señala la genericidad en el ámbito “estricto” de los sitios web de contenido erótico de los términos que componen la marca EROS GUIDE. “Eros” que etimológicamente significa “dios del amor, del sexo y lujuria” es utilizado en Internet principalmente asociado a sitios de contenido erótico. Al realizarse una búsqueda en “Google” del término “eros”, 14 de los primeros 20 sitios listados son de contenido erótico. Por otro lado, el término genérico “guide” que significa “guía”.
El Demandante alega que es titular de más de 2.200 dominios hecho que ha sido juzgado en anteriores ocasiones como una actuación de mala fe asociado al “registro indiscriminado de dominios”. El Demandante señala que en todos los casos esos 2.200 dominios contienen la marca EROS o EROS GUIDE. En ningún momento se dice que alguno de esos dominios contenga la traducción de “guide” a ningún otro idioma que no sea el inglés. Así, se encuentran disponibles los dominios (traducción de “erosguide” al alemán); (traducción al italiano); (traducción al holandés); (traducción al danés). Efectivamente el Demandante tiene dominios que combinan su marca con identificativos geográficos pero ninguno de ellos coincidía con las ciudades a las que van dirigidos los servicios del demandado hasta el momento de presentar esta Demanda. ej:
;
;
;
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(anterior a pero no se ha utilizado nunca);
(anterior a pero no se ha utilizado nunca);
;
.
A pesar de que el Demandante nunca había registrado ningún dominio con la traducción de la palabra “guide”, al momento de presentar la Demanda aprovechó para registrar todas las combinaciones de EROS GUIA bajo las terminaciones “.net” y “.org”. Al contrario, el Demandado jamás ha registrado ningún otro dominio con un identificativo geográfico ni ha intentado interferir en el mercado al que van dirigidos los servicios que ofrece la Demandante.
El Demandante dice dirigir sus servicios al mercado internacional cuando en realidad sus servicios sólo están dirigidos al mercado estadounidense y británico. El Demandado limita la oferta de sus servicios a las principales ciudades de España. El Demandante no ha demostrado tener ningún cliente español ni ofrecer ningún servicio en España. Es más, el dominio registrado por la Demandante en el 2003 no ha sido utilizado nunca lo que hace presumir que no tiene ni oferta de servicios ni demanda de los mismos en España. A pesar de que los servicios que ofrecen tanto Demandante como Demandada se publicitan en un mismo medio, Internet, la naturaleza de dichos servicios exigen la presencia física de una o varias personas en un lugar físico. Por lo tanto y a pesar de poder obtenerse información sobre los servicios de ambas en un mismo “espacio” no se puede concluir que los servicios ofrecidos por una y otra concurran en un mismo mercado.
El Demandante señala que sus marcas son reconocidas internacionalmente. Sin embargo sus marcas sólo están registradas en los Estados Unidos. Como prueba de la falta de notoriedad por parte de la Demandante se observa que en las búsquedas del término “escort” en los directorios de y no aparece listado el Demandante cosa que prueba sobradamente su falta de notoriedad en el mercado de los/ las “escorts” (mercado común de Demandante y Demandado). La búsqueda del término “escorts” en da como primer resultado uno de los mayores directorios de “escorts” que existen en Internet, la web . Si realizamos una búsqueda por el término “escort” dentro de quien aparece listado no es el Demandante sino el Demandado. Ello sería un indicativo de una mayor notoriedad internacional por parte del Demandado que del Demandante. Por último, “Google” ofrece un servicio que permite obtener como resultado el número de páginas web que establecen un link (vínculo) con una determinada página. Realizada la prueba se obtiene que 279 páginas web establecen links con la web del Demandado y sólo 273 con la web de la Demandante . Ello demuestra nuevamente una mayor presencia en Internet por parte de la Demandada. Importa destacar que estos resultados son invariables si la búsqueda se realiza en o en .
Desde que se registró el dominio, el Demandado ha invertido miles de euros en promocionar los servicios ofrecidos desde su página web. Asimismo, ha dedicado más de 500 horas en promocionar el portal en Internet, permitiéndole estar tan bien posicionado como lo está.
El Demandado solicitó la marca y el dominio EROS GUIA simultáneamente en el 2004, hecho que prueba la diligencia en su actuación. Además, ni al momento de registrar la marca y el dominio, ni al día de hoy existen en España o Europa marcas registradas EROS GUIA o EROS GUIDE. El principio inspirador del “.com” es que tiene un carácter abierto e irrestricto. Sería contrario a esto exigir que quien registre un “.com” antes debe comprobar en todas las bases de datos de marcas del mundo que cualquier traducción idiomática posible del dominio que va a registrar no esté protegido como marca en algún país del mundo.
El Demandado tenía y tiene como único destino de sus servicios España. Cuando vió que ni la marca EROS GUIA ni el dominio estaban registrados procedió a registrarlos diligentemente como marca y dominio.
La Demandante es titular de los nombres de dominio y desde el 2003 y nunca los ha utilizado, hecho que demuestra que ni tiene ni ha tenido nunca mercado, oferta o demanda de sus servicios en España (mercado principal y único del Demandado).
A falta de que la Demandante pueda probar los algoritmos que utiliza el buscador “Google” para llegar a sus resultados tipo “quiso decir?”, si se puede probar que si se introducen los mismos términos en el mismo buscador pero solicitando obtener los resultados en español (idioma tanto de la página “www.” como del Demandado) veremos que no se produce como resultado “quiso decir: eros guide?” Eso demuestra que uno de los algoritmos utilizados por “Google” es la traducción de aquellos términos cuya “traducción posible” al idioma deseado pueda dar también algún resultado.
Uno de los principios del derecho marcario en todo el mundo es el “principio de territorialidad” que establece que el público es un elemento sustancial de la marca, y que siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla se aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre. Internet “diluye fronteras” pero desde el momento en que Demandada y Demandante no concurren en el mercado (ya que estamos probando que tienen mercados muy diferenciados) no se puede prohibir al Demandado que ofrezca un determinado tipo de servicios porque la Demandante los tenga protegidos en los Estados Unidos. La Demandante no puede probar ninguna injerencia por parte del Demandado en el mercado estadounidense o inglés.
En este caso no puede hablarse de “competidor” porque no tendría sentido desviar los clientes del Demandante al sitio del Demandado puesto que el Demandante no ofrece servicios allí donde los ofrece el Demandado.
La OMPI no es el lugar para discernir si el contenido de una web es similar al de otra. La propia Demandante afirma que los colores que utiliza el Demandado en su página web ha dejado de utilizarlos a finales del 2003. Sin embargo, el Demandado no empezó su negocio en Internet hasta el 2004. Por tanto, ambos diseños no han concurrido en el espacio y en el tiempo.
Los colores utilizados preferentemente por las páginas webs que promocionan “escorts” son el “azul” y el “blanco”. El Demandado al percatarse de esta situación prefirió desmarcarse del resto y utilizar colores distintos a los habituales en este “negocio”. Si buscamos “plantillas web” para contenidos eróticos observamos que en su mayoría tienen como fondo el color negro y siluetas desnudas de mujer. El establecimiento del “disclaimer” al que la Demandante hace referencia es una práctica habitual en las páginas web de contenido erótico. Se advierte que el contenido de esa web está reservado a mayores de 18 años. La leyenda se encuentra a esa altura de la página porque ésa es la altura a la que primero se dirige la vista. Ello es cumplimiento de las normativas tanto nacionales como internacionales.
El portal es la consecuencia lógica de la evolución del negocio que empezó con el diseño y promoción de páginas web y derivó en un portal de contactos y contenido erótico. En 2003, los Sres. Marimón (director de con más de 6 años de experiencia en Internet) y Hernandez (fotógrafo independiente que ha trabajado desde 1994, en el mundo erótico con el Grupo Z) se juntaron para diseñar un producto profesional en el mundo del diseño de webs eróticas. Tras un año de trabajo y varias webs diseñadas de gran éxito , , etc.) decidieron crear “Burmar Promociones e Imagen S.L.” empresa publicitaria orientada al mundo de lo erótico. Lo primero fue crear un portal que aglutinara servicios de diseño, fotografía y publicidad en Internet que sirviera de lugar de encuentro y contacto, abarcando desde los “escorts” hasta los locales, “strippers” y demás espectáculos eróticos. Después de barajar varios nombres y ver que o ya estaban adquiridos, decidieron elegir el de . Con un diseño original, y una estructura funcional y rápida utilizando las últimas tendencias en programación, se lanza , la guía de contenidos y servicios orientados al mundo erótico. El lanzamiento y la promoción se han basado en publicitar dichos servicios en los periódicos con más tirada de Madrid y Barcelona (La Vanguardia y El País) invirtiendo hasta la fecha unos 10.000 euros para dar a conocer el portal preferentemente en Barcelona y Madrid (su principal mercado), creando una imagen de marca que los ha situado como referente en el mercado español. Paralelamente, se ha realizado una campaña de promoción en los buscadores más importantes , y . A finales de enero y principios de febrero del 2005, y gracias a la experiencia en el sector y mas de 500 horas de trabajo el Demandado logra posicionarse en la primera página de resultados de los buscadores españoles más importantes obteniendo notoriedad en el mercado español y convirtiendo lo que era un sueño y mucho esfuerzo, en una empresa que empieza a dar sus primeros beneficios.
El Demandado confirma que la publicidad a la que hace mención en su “página de inicio” es meramente de “intercambio de links” y que con ello no obtiene ningún lucro económico. Una vez se accede al interior de la página web “www.” sí que hay “publicidad de pago” pero dicha publicidad está limitada al anuncio de páginas web españolas de contenido erótico. Por el contrario, en “www.” no encontramos ningún anunciante español por lo que cabría destacar que la confusión entre los anunciantes que menciona el Demandante no se está produciendo realmente.
El Demandado solicita que sea desestimada la Demanda. Asimismo, solicita que se declare que la Demanda ha sido presentada de mala fe por los siguientes motivos: el Demandado ha solicitado su marca EROS GUIA en España. Al momento de presentar la Demanda el Demandante solicitó un gran número de dominios que asocian el término EROS a las principales ciudades a las que van dirigidos los servicios del Demandado coincidentes con la marca del Demandado. Se ha demostrado que el Demandante no tiene ni ha tenido nunca ningún interés en el mercado al que va dirigido el Demandado y con el registro de los dominios lo único que pretende es impedir al titular de la marca su legítimo uso. Tanto el registro indiscriminado de dominios como el registro para su “no uso” (en un margen de tiempo razonable desde su solicitud; ej: desde 2003) han sido considerados en decisiones anteriores como actos de mala fe en la actuación de los demandados. Aquí cabría asimilar esa conducta a la del Demandante. El Demandante conocía, al momento de presentar la Demanda, que su mercado y el del Demandado no eran el mismo y que no se estaba produciendo ninguna lesión al Demandante. El Demandante no ha contactado nunca al Demandado para advertirle que sus servicios podían estar dañando los suyos para intentar llegar a un acuerdo “amistoso” sino que de mala fe ha interpuesto la Demanda para quedarse con el dominio y así aprovechar la inversión y la fama del Demandado.
C. Ampliación de fundamentos del Demandante
El Demandante, luego de conocer la defensa del Demandado, ha presentado nuevos argumentos, a saber:
El Demandado efectivamente compite con el Demandante y debería haber conocido al Demandante. El Demandante posee prueba documental de la existencia de tráfico de significativa importancia en la red hacia los sitios del Demandante en forma directa desde España, incluido Madrid y Barcelona. En efecto, en los últimos seis meses, el Demandante recibió 58.000 visitantes exclusivos en la página “www.” 85% de los cuales eran de Madrid y 10% de Barcelona. El Demandante históricamente ha tenido numerosos clientes individuales y agencias en España que publican sus avisos en el sitio de la red del Demandante en Londres. Los siguientes motores de búsqueda europeos son algunos de aquellos que encuentra el Demandante cuando busca “eros guide”: “”; “”; “”; “” “” y “” “”.
Las áreas de comercialización y expansión del Demandante no se encuentran limitadas geográficamente. Las gestiones comerciales e inversiones publicitarias han apuntado fuertemente a mercados extranjeros con idiomas distintos, especialmente los españoles. Con frecuencia, el Demandante recibe mensajes de correo electrónico de todo el mundo solicitando la expansión de sus servicios que incluyen listas de agencias de acompañantes situadas en la localidad del remitente.
El Demandante posee elementos de prueba de tráfico afluente de visitantes hispano hablantes hacia los sitios del Demandante basados en el análisis del idioma en el que dichos visitantes han seleccionado sus navegadores (“browsers)”. En los últimos 6 meses, la página “www.” del Demandante ha tenido casi 150.000 visitantes exclusivos cuyos navegadores estaban programados en español, de los cuales probablemente más del 45% de ellos se hayan originado en España.
Las siguientes páginas de propiedad del Demandante están dirigidas directamente al mercado de habla hispana y evidencian sustento de su parte: “”; “”; “”; “”; “”; “”; “”; y “”.
Cada uno de los sitios regionales/por ciudad del Demandante contiene un espacio publicitario en español. A continuación aparecen ejemplos: “”; “”; “”; “” y “”.
Una búsqueda en de “eros escort” devuelve cientos de miles de enlaces con el Demandante y enumera al Demandante en primer lugar la mayor parte del tiempo: “”. Los mismos resultados se obtienen al buscar “eros escort” en la versión española de “Google”: “www.G”: “”.
El Demandado aparece en el sitio por el sólo hecho de haber abonado un arancel de $45 requerido para aparecer en la lista. El Demandante optó por no hacerlo ya que muchos de los enlaces de auspiciantes individuales del sitio refieren directamente al sitio del Demandante. Para conocer el arancel para la publicación visite el siguiente enlace: “”.
El Demandante hace saber que el propietario de “” NO está domiciliado en los Estados Unidos y a pesar de ello, pareciera que resulta sencillo encontrar e incluso copiar el logo del Demandante para utilizarlo en su sitio. Resulta claro que la población de todo el mundo encuentra el sitio del Demandante y lo copia.
En la opinión de Alexa, entidad imparcial que presta el servicio de control del tráfico en línea sin cargo, el volumen de tráfico dirigido al sitio es menor en comparación con el tráfico hacia el sitio del Demandante. Resulta claro entonces que goza de mayor notoriedad en la red que en el que el Demandado ha pagado para que lo encuentren.
La parte del servicio de “Google” que permite a un buscador obtener el resultado de una búsqueda con un número de páginas que enlazan con un sitio en particular muestra que tiene 273 de esas páginas y que no posee ninguna. Asimismo, “Google” muestra que más de 7.900 páginas contienen el término y sólo 513 resultados contienen el término .
El tráfico del sitio es ampliamente mayor que el de .
Aun al comparar con uno de los sitios emergentes del Demandante “” un sitio destinado exclusivamente al mercado español, la información provista por Alexa demuestra claramente que el Demandante recibe un nivel de tráfico equiparable (y en muchos casos mayor). El Demandante posee un interés a largo plazo en mercados españoles en vías de desarrollo y se ha expandido en la medida en que los recursos lo permiten.
Marbella Escorts es la agencia de acompañantes más importante de España. En la sección de enlaces de Marbella con sitios de clasificados “INTERNACIONALES”, el primer anuncio de enlace “banner link” que aparece es el de EROS LONDON, un sitio de propiedad del Demandante. EROS GUIA ni siquiera aparece. El Demandante ha ofrecido sus servicios en Londres durante años y ha adquirido una notable reputación en Europa: “”.
Por un lado, el Demandado alega que la omisión por parte del Demandante de registrar todos los nombres de dominio comprendidos en las traducciones de EROS GUIDE al alemán, italiano, holandés, de algún modo sustentan la ausencia de mala fe por parte del Demandado o la carencia de derechos del Demandante. Si bien la traducción a idiomas extranjeros de dichos nombres de dominio y otros se encontraba a disposición del Demandante (incluida con anterioridad a que el Demandado la registrara), a los propietarios de las marcas como es el caso del Demandante, no se les exige crear colecciones de nombres de dominio para protegerse. Asimismo, como la creatividad humana alcanza su punto más alto cuando el descrédito (para no mencionar el dinero) está en juego, cualquier intento realizado por el propietario de una marca sería fútil. Por otro lado, el Demandado alega que el Demandante actuó de mala fe al registrar los 2.200 dominios que el Demandante había ciertamente elegido. El Demandante no tiene obligación de seleccionar dominios por la simple razón de complacer estéticamente al Demandado.
El Demandado, con una falta absoluta de sinceridad, alega que tanto EROS como EROS GUIDE son términos genéricos y que no pueden ser protegidos por el Demandante. Sin embargo, el Demandado admite que solicitó la protección de EROS GUIA en español como una marca comercial el 18 de junio de 2004. Resulta claro entonces que las marcas del Demandante cumplen con los requisitos de protección de las marcas (según consta en sus inscripciones en Estados Unidos). De igual modo es evidente que, a pesar de los argumentos opuestos del Demandado, aun el Demandado sostiene que las marcas del Demandante pueden gozar de protección en calidad de marcas comerciales, considerando sus propias gestiones para proteger su marca en España.
En reiteradas ocasiones el Demandado alega que: (a) El Demandado no tiene la obligación de verificar si EROS GUIDE ya se encontraba en uso en algún país del mundo en relación con un portal de contenido adulto sobre servicios de acompañantes, y (b) no debe interpretar como notificación presunta de los derechos del Demandante las inscripciones efectuadas por el Demandante en los Estados Unidos por la simple razón de que el Demandante no es el titular de inscripciones de marcas comerciales españolas. Sin embargo, los argumentos del Demandado no son válidos ya que el Demandado dolosamente imitó la apariencia y la impresión y las marcas del Demandante para implementar su actividad comercial en España. Independientemente de si el Demandado cumplió debidamente con su obligación (y no lo hizo), y sin perjuicio de la recepción de una notificación “tácita” por parte del Demandado respecto de los derechos del Demandante, el Demandado evidentemente recibió suficiente notificación de parte del Demandante cuando intencionalmente sustentó su marca comercial, sitio en Internet y plan de negocios en los del Demandante. Dicha copia constituye una clara evidencia de la mala fe en la inscripción del nombre de dominio en un intento por sacar provecho de la reputación que el Demandado había adquirido con la marca comercial EROS GUIDE. El Demandado no intenta negar que imitó los materiales del Demandante que gozaban de protección como derecho de autor como por ejemplo la apariencia y la impresión del sitio de la red del Demandante, incluidos sus colores, el torso negro y blanco y las marcas comerciales. Tampoco ofrece un motivo razonable ni cita la legislación española (que sería lo correcto si estuviera dirigido exclusivamente al público español) para que sea incluida en su sitio la advertencia prescripta por la “Ley 2257” y exigida exclusivamente por la legislación federal de los Estados Unidos. En cambio, el Demandado sólo trata de distraer la atención de su actividad ilegal declarando que WIPO no es el foro apropiado para determinar si ha ocurrido una violación a los derechos de autor. Sin embargo, el hecho de que el Demandado observó, y luego sustentó, su actividad comercial en la del Demandante resulta de importancia para este procedimiento y sirve como elemento de prueba de que el Demandado conocía al Demandante cuando registró y utilizó su nombre de dominio.
El Demandado alega que el hecho de que el Demandante no ofrezca sus servicios en España significa que el Demandante y el Demandado no compiten y que el reclamo presentado por el Demandante no debería prosperar. Este argumento carece de mérito por varias razones. El simple hecho de que el Demandante no alberga un sitio en la red que promociona acompañantes que se encuentran físicamente en España no significa que el Demandante no posee mercado en España.
En segundo lugar, y como el Demandado admite, el Demandante registró tanto como con anterioridad a la fecha en que el Demandado registró . Resulta evidente entonces que estas inscripciones tenían por fin que el Demandante estableciera su actividad comercial en España y continuara su plan de negocios de expansión internacional teniendo en cuenta el éxito alcanzado en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canadá. Desafortunadamente, antes de que el Demandante pudiera expandir su negocio e incluir servicios de acompañantes en España (a diferencia de su sitio en Londres en el que históricamente las agencias españolas han promocionado), el Demandado, de manera oportunista, copió las marcas, la forma de presentación comercial y los derechos de autor sobre los materiales del Demandante para ganarle el mercado de las promociones de servicios de acompañantes en España. Carece absolutamente de mérito el argumento del Demandado de que debería permitírsele continuar robando a su competidor simplemente porque en la actualidad limita su actividad ilegal a clientes españoles. Asimismo carece de mérito el hecho de que el Demandado ha invertido dólares en publicidad para la promoción de su actividad ilegal.
Según el Departamento de Censos de los Estados Unidos de Norteamérica, los hispanos que hablan español en sus hogares representan un alto porcentaje de la población de los Estados Unidos. En consecuencia, aun si el Demandante se concentrara simplemente en los Estados Unidos y no en todo el mundo, la gran incidencia de personas de origen hispano y de habla hispana hace altamente probable que dichos consumidores busquen al Demandante utilizando el término . Dicha probabilidad perjudica la actividad comercial del Demandante aún en los Estados Unidos.
El Demandante ha destinado con éxito su inversión publicitaria masiva al mercado de negocios internacionales y a otros viajeros. Asimismo, tal lo demostrado por la gran cantidad de nombres de domino geográficamente orientados y la cantidad de visitas reales realizadas por españoles al sitio el Demandante ha iniciado e intenta continuar ofreciendo a sus actuales clientes internacionales y a viajeros plurilingües servicios similares sin perjuicio del lugar en el mundo hacia donde viajen. Como admite el Demandado, la Internet elimina fronteras y permite a los viajeros y negocios internacionales como el del Demandante ofrecer servicios similares en todo el mundo.
6. Debate y conclusiones
Para que sea procedente la Demanda, el Demandante debe acreditar, conforme el párrafo 4. a) de la Política, los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15. a) del Reglamento, el Panel resolverá la Demanda de conformidad con la Política, el presente Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.
Conforme el párrafo 10. d) el grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
A. Cuestiones preliminares
El Panel nota que las empresas Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc han presentado la Demanda en forma conjunta. La primera es titular de las marcas invocadas, mientras que la segunda es su licenciataria.
Asimismo, el Panel nota que la cuestión acerca de la presentación de más de un demandante es un aspecto en el cual no existe absoluta uniformidad entre las decisiones precedentes, especialmente cuando es muy dificultoso establecer cuál es la relación entre las demandantes y, por consiguiente, si existe por parte de ellas titularidad o efectivo control sobre las marcas invocadas.
En este caso particular, teniendo en cuenta que el Demandado no ha formulado objeción alguna a este respecto y que tanto la relación entre Group Kaitu, LLC y Darkside Productions, Inc. como la titularidad de sus marcas se encuentran claramente establecidas, el Panel entiende que la presentación de la Demanda por parte de ambas empresas no vicia este procedimiento. (Ver en igual sentido: Caso OMPI Nº D2002-0898 Magna Internacional Inc. and Donnelly Corporation v. Brian Evans).
Asimismo, el Panel nota que la Demandante, luego de presentado el escrito de Contestación de la Demanda, ha presentado voluntariamente un escrito ampliatorio de su Demanda, lo cual no ha sido solicitado por este Panel.
De conformidad con lo decidido en otros precedentes, este Panel acepta en este caso la ampliación de Demanda presentada por el Demandante y los argumentos allí brindados.
En virtud del párrafo 10. b) que dispone que “el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso”, el Panel entiende que debiera darse al Demandado oportunidad para presentar su contestación a los nuevos argumentos invocados por la Demandante.
Sin embargo, en este caso particular, el Panel entiende que no es necesario dar al Demandado esta oportunidad ya que la decisión final denegatoria de la Demanda hubiera sido la misma haya o no el Demandante ampliado su Demanda.
Por consiguiente, y en virtud de lo dispuesto en el párrafo 10. c) que dispone que “El grupo de expertos se asegurará de que el procedimiento administrativo se efectúa con la debida prontitud”, este Panel entiende que no es necesario demorar el procedimiento en tanto no se está causando ningún perjuicio al Demandado.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de la marca EROS GUIDE. El nombre de dominio en conflicto corresponde a la traducción del inglés al español de EROS GUIDE, que significa EROS GUIA.
El agregado del sufijo “.com” no confiere al nombre de dominio distintividad, conforme lo decidido en numerosos precedentes. (Caso OMPI No. D2000-0075 Info-S v. Tenenbaum Ofer; Caso OMPI No. D2002-0793 Pfizer, Inc. v. Martin Marketing).
El Panel encuentra que entre las expresiones EROS GUIDE y EROS GUIA prevalecen significativamente las coincidencias frente a las diferencias. Tanto es así que la segunda está totalmente comprendida dentro de la primera con excepción de la última letra “a”. Asimismo, siendo una la traducción de la otra cabe concluir que EROS GUIDE y EROS GUIA se confunden en los campos gráfico, fonético e ideológico o conceptual.
En consecuencia, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4. a) i).
C. Derechos o intereses legítimos
En el año 1997 la Demandante comenzó el desarrollo de su sitio web “www.” para la provisión de guías y directorios en Internet orientados al mundo erótico, negocio cuyo principal mercado se encuentra en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Asimismo, en el año 2000 solicitó por primera vez el registro de su marca EROS GUIDE en los Estados Unidos. La Demandante alega que actualmente también dirige su negocio al mercado español e hispano parlante como parte de su plan de crecimiento y expansión hacia otros países. Es por ello que ha solicitado numerosos nombres de dominio combinando sus marcas EROS con indicaciones geográficas, tal como y registrados en el año 2003.
Por otro lado, el Demandado ha registrado el día 26 de enero de 2004, el nombre de dominio . Desde entonces y a partir de su dominio ha lanzado y desarrollado un negocio muy similar al del Demandante aunque dirigido únicamente al mercado español. Asimismo, en el mes de junio de 2004, ha solicitado en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca TU ACOMPAÑANTE EN LA RED EROS GUIA. Esta solicitud, según lo alegado por la Demandada, se encuentra pendiente de concederse, habiendo pasado positivamente todos los trámites de oposición y recurso, lo cual no ha sido controvertido por la Demandante al presentar su ampliación de Demanda.
De las constancias acompañadas a la causa, es evidente que ambas partes llevan adelante el mismo tipo de negocio desde sitios web similares. Es evidente también que la Demandante ha precedido a la Demandada en el desarrollo de este triste negocio, al menos en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
Es por ello que este Panel encuentra difícil suponer que la Demandada no conocía el negocio de la Demandante al tiempo de iniciar el suyo. Es muy difícil sostener que los Sres. Marimón (director de con más de 6 años de experiencia en Internet) y Hernandez (fotógrafo que ha trabajado desde 1994 en el mundo erótico) no conocían el negocio de la Demandante cuando se juntaron para diseñar un producto profesional en el mundo del diseño de webs eróticas y tras un año de trabajo crearon “www.”.
Por otro lado, el Panel nota que el Demandado ha desarrollado su negocio en España, país en el que el Demandante no ha registrado sus marcas ni ha probado tener un mercado relevante. No cabe duda de que la marca EROS GUIDE es sumamente descriptiva del servicio que presta su titular principalmente en los Estados Unidos, país en donde tiene registrada la marca. Igualmente resulta muy descriptiva la expresión EROS GUIA para el servicio que ofrece la Demandada.
De ello se infiere que no necesariamente la Demandada haya adoptado el nombre de dominio con el propósito de desviar la clientela de la Demandante ni de aprovecharse de la difusión que pudiera haber alcanzado la Demandante en su ámbito de influencia, tema cuya correcta resolución excede las posibilidades que brinda este procedimiento administrativo, por resultar más propio de los tribunales de justicia en donde existe mayor amplitud de debate y prueba.
Tampoco cabe olvidar que la Demandada ha solicitado en España la marca TU ACOMPAÑANTE EN LA RED EROS GUIA en el mes de junio del año 2004, es decir, casi 9 meses antes de tomar conocimiento de esta disputa.
En consecuencia, la Demandante no ha probado la falta de interés legítimo de la Demandada en el uso del nombre de dominio para los servicios que presta en España.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
No habiendo la Demandante acreditado el segundo de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4. a) ii), este Panel considera innecesario referirse a la cuestión acerca de la buena o mala fe del Demandado.
E. Pedido de Declaración de Secuestro a la Inversa
El Demandado solicita que se declare que la Demanda ha sido interpuesta de mala fe.
En virtud de lo expresado en el punto 6. C, no se presenta con claridad el carácter legítimo de los derechos e intereses de la Demandada, por lo que es dable suponer que razonablemente el Demandante pudo creerse con suficiente derecho para presentar su Demanda.
Por lo expuesto, el Panel entiende que la Demanda no ha sido presentada de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: April 26, 2005
Full & Egal Universal Law Academy