Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha v. Baroli, S.L.
Caso N°. D2005-0365
1. Las Partes
El Demandante es Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, que opera como Casio Computer Co., Ltd., con domicilio en Tokio, Japón, representado por Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, Nueva York, Estados Unidos de América.
El Demandado es Baroli, S.L. con domicilio en Madrid, España, representado por Jesús Barge Álvarez, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El Registrador de los nombres de dominio y es Arsys Internet, S.L. dba N.
El Registrador del nombre de dominio es Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de mayo de 2005 vía correo electrónico y el 10 de mayo de 2005 vía correo postal urgente. El Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba N e Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. Arsys Internet, S.L. dba N e Intercosmos Media Group, Inc dba directNIC.com enviaron al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los nombres de dominio, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de mayo de 2005. De conformidad con el párrafo 5. a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de mayo de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de mayo de 2005.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell, Daniel Peña y Albert Agustinoy Guilayn como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de junio de 2005, recibiendo las respectivas Declaraciones de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Los Expertos consideran que sus nombramientos se ajustan a las normas del procedimiento.
El 30 de mayo de 2005 el Demandado envío al Centro un e-mail poniendo en conocimiento dos erratas producidas en el Escrito de Contestación de Demanda. Con fecha 24 de junio de 2005 el Demandado envío al Centro una versión revisada del Escrito de Contestación a la Demanda realizando aclaraciones y alegaciones complementarias.
El 28 de junio de 2005 el Demandante envió al Centro una respuesta al Escrito de Contestación a la Demanda del Demandado.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es el titular de la marca CASIO en España y en numerosos países del mundo.
El Demandado vende relojes originales CASIO en España, los cuales son adquiridos a través del importador oficial en España Forum Watch S.A. A ese fin ha registrado los nombres de dominio en cuestión.
El Demandado no es distribuidor oficial del Demandante. Por el contrario, el Demandante no cuenta con una red de distribución propia en España sino que es la importadora oficial Forum Watch S.A. quien vende los productos CASIO a aquellas empresas españolas que así lo solicitan para su posterior reventa.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que:
La marca famosa CASIO ha sido registrada por el Demandante en la mayoría de los países del mundo. En España, donde tiene su domicilio social el Demandado, el Demandante posee trece (13) registros válidos y vigentes de marca de la palabra CASIO o que incluyen dicha palabra, para relojes, para servicios de minoristas relativos a los relojes, y para otros artículos y servicios.
El Demandante utiliza , , y otros nombres de dominio de “casio” como direcciones para sitios web que promocionan sus actividades comerciales.
El Demandante lleva muchos años vendiendo sus productos de la marca CASIO en España, a través de un distribuidor autorizado. El Demandado nunca ha sido un distribuidor autorizado de los productos CASIO.
Los nombres de los dominios en conflicto son confusamente similares a la marca CASIO del Demandante. Los términos “spain” (España), “europe” (Europa) y “tienda”, añadidos a los nombres de dominio en conflicto, no sirven para distinguirlos de la marca CASIO del Demandante, porque dichos términos son genéricos o descriptivos.
El Demandado no tiene derechos legítimos sobre los nombres de dominio , y .
El Demandado nunca ha tenido relaciones comerciales formales con el Demandante y no es licenciatario ni distribuidor autorizado de los artículos del Demandante. El Demandante no ha autorizado al Demandado para utilizar o registrar CASIO como nombre de dominio, nombre comercial, marca ni otro símbolo comercial.
Sin tener derechos legítimos sobre la palabra CASIO, el Demandado ha adoptado deliberadamente un nombre que es confusamente similar a la marca famosa y única del Demandante y que causa confusión entre las personas que visiten los sitios web del Demandado creyendo que los dirige o patrocina el Demandante o que están de otro modo asociados con éste. El uso prominente por parte del Demandado de las palabras CASIO y Casio Oficial en su sitio web constituye un uso indebido de la famosa marca CASIO del Demandante y no es un “uso justo” de dicha marca.
El Demandado reconoció incluso que no tenía derecho a registrar los nombres de dominio en conflicto. Después de que el Demandante pusiera objeciones al uso por parte del Demandado de y , el Demandado dejó de utilizarlos, pero después añadió un enlace a . Tras las objeciones al uso por parte del Demandante de , el Demandado ofreció venderle el nombre del dominio al Demandante. Más adelante, el Demandado ofreció dejar de utilizar , pero no antes de 2006 y no sin recibir un reembolso.
El Demandado sigue utilizando los nombres de dominio en conflicto en competencia con el Demandante.
Los nombres de dominio , y se registraron y se están utilizando de mala fe.
El nombre del dominio está ahora “en construcción”, pero el Demandado lo utilizó anteriormente en relación con la venta y distribución de productos CASIO. El nombre del dominio redirecciona instantáneamente al usuario al sitio web “www.”. En el sitio web “www.” se afirma que el Demandado es un distribuidor oficial (“Agente Oficial”) de relojes Casio. La marca y los logotipos de CASIO se muestran de forma prominente en la página principal, así como fotografías de varios relojes CASIO. No hay una declaración que advierta al público que el Demandado no es un distribuidor autorizado de productos CASIO sino un vendedor independiente de productos CASIO.
Aunque el Demandado puede tener derecho a vender relojes CASIO y otros artículos, en una tienda, o a través de un sitio web, no tiene derecho a utilizar el poder de atracción de la famosa marca CASIO del Demandante para atraer el tráfico a dicho sitio haciendo creer a la gente erróneamente que el sitio está asociado con el Demandante o su empresa. El uso por parte del Demandado de los nombres de dominio en conflicto y de la declaración “Agente Oficial” crea una suposición en la mente del público de que el Demandado es un distribuidor autorizado de productos CASIO o de que es parte de la estructura empresarial mundial del Demandante. El Demandado no ha hecho nada para disipar dicha impresión en la mente del público, de forma que debe suponerse que el Demandado tiene intención de engañar al público en su asociación con el Demandante. Incluso si el Demandado es un vendedor minorista de los productos del Demandante, el uso circunstancial de la marca necesario para permitir la reventa de los productos del Demandante, no es suficiente para darle al Demandado derechos de propiedad sobre las marcas del Demandante, y desde luego no es suficiente para conferirle el derecho a utilizar estas marcas como nombres de dominio.
Finalmente el Demandante solicita que los nombres de dominio en cuestión le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado alega que:
Baroli, S.L., es una sociedad válidamente constituida conforme al derecho español que viene ofreciendo sus servicios a través de un local comercial sito en un gran centro comercial de Collado Villalba, Madrid, España, desde hace mas de diez años (10) así como a través de sus nombres de dominio en Internet, , y , desde hace cinco años (5).
El Demandado vende a clientes finales relojes CASIO que adquiere de Forum Watch, S.A, Importador oficial CASIO para España.
El Demandado no discute en absoluto que Casio Computer Co., Ltd sea la titular de la marca CASIO. No obstante, ello no significa que el Demandado carezca de derechos legítimos para registrar y utilizar en el mercado los nombres de dominio de Internet , y .
Los dominios en conflicto están compuestos por una marca y un nombre genérico o de un territorio, por lo que no hay identidad ni tampoco confusión con la marca del Demandante.
Está claro que esta diferenciación permite a los usuarios perfilar su búsqueda en Internet, de manera que si, por ejemplo, son usuarios españoles, puedan acudir a la web “www.” para adquirir de un comerciante online relojes de la marca japonesa CASIO, pudiendo hacerlo en su propio idioma y con la seguridad y tranquilidad que da el hacerlo con una empresa española que opera en Internet con la garantía jurídica que ofrece la legislación española y con la transparencia que ofrece el Demandado.
El Demandando no crea confusión en los consumidores en cuanto a su relación con la Demandante puesto que ofrece en sus sitos web, todos los datos que lo identifican como Baroli, sociedad limitada española, y que claramente son distintos a los que una empresa japonesa como CASIO tiene. Queda perfectamente claro que se trata de otra empresa distinta a Casio Computer Co., Ltd, que se limita a vender productos de esta marca adquiridos por los cauces legalmente establecidos para ello y por tanto, que no se pretende desviar a los consumidores de forma equívoca o empañar el buen nombre de la marca CASIO.
Con la utilización de la expresión “Casio Oficial” el Demandado únicamente pretende informar a los consumidores que él pertenece a la red de ventas creada por el importador oficial Forum Watch, S.A. y distinguida con un logo concreto, con el objeto de diferenciarse claramente de los relojes CASIO comercializados en España a través de importaciones paralelas esporádicas totalmente al margen del importador oficial y del propio Demandante.
Esto es necesario para informar a los consumidores que los relojes adquiridos gozarán de los beneficios que dicha red de ventas ofrece a los consumidores tales como la Red de Servicios Técnicos Oficiales.
El Demandado se dedica en exclusiva a la venta de relojes CASIO.
El Demandado nunca ha dejado de utilizar los nombres de dominio , y desde que fueron registrados. Los sitios web correspondientes a los nombres de dominio han venido teniendo diversos diseños a lo largo de todo el tiempo de su actividad.
El Demandante alega que “el Demandado no ha tenido relaciones comerciales formales con él”. El Demandante viene a reconocer que si bien no existe un contrato de distribución entre ambos sí que existe una relación comercial de facto, conocida, permitida y mantenida por el Demandante.
El Demandado adquiere de Forum Watch S.A, importador oficial en España de Casio Computer Co. Ltd, relojes CASIO para su posterior venta a destinatarios finales.
Resulta incomprensible cómo el Demandante niega las relaciones comerciales con el Demandado cuando desde su propio sitio web, “www.”, es posible acceder y conocer a las empresas españolas miembros de este “Club” entre las que se encuentra el Demandado y que comercializan sus productos.
Casio Selected Partner, club selecto de socios comerciales de la marca CASIO, es un proyecto conjunto de Casio Computer Co. Ltd. y Forum Watch, S.A. En él se establece que los establecimientos que pertenezcan a este “Club” de “socios selectos” como es el caso del Demandado, actuarán como socios comerciales de la marca. En virtud de ello podemos afirmar que el Demandado tiene relaciones comerciales con Casio Computer Co. Ltd. y que actúa como un socio comercial de la marca CASIO.
El Demandante no ha podido acreditar que el Demandado haya pretendido en ningún momento venderle alguno de esos nombres de dominio. Más bien al contrario, lo único que se ha demostrado es el interés por adquirirlos del Demandante, cuando se reunieron en las oficinas de Forum Watch, S.A. en julio del año 2004. El Demandante invitó al representante del Demandado a fijar una cifra de venta de los nombres de dominio, a lo que este último se negó objetando que su actividad es la venta de relojes, y no la comercialización de nombres de dominio.
El Demandado se identifica en la web como “Agente Oficial”, pues así está considerado por quien el Demandante ha encomendado la comercialización de los relojes CASIO en España, Forum Watch, S.A. Para ello ésta última proporciona al Demandado placas identificativas que le acreditan como “Agente Oficial”.
En el sitio web se identifica al propietario del mismo sin que en ningún momento se haga referencia al propio Demandante como propietario o patrocinador del sitio web. Asimismo consideramos que, contrariamente a la opinión del Demandante, la presentación como “Agente Oficial” evita aún más, si cabe, dicha identificación entre ambas empresas, pues un agente oficial es alguien ajeno al entramado empresarial del propietario de la marca pero legitimado y autorizado para comercializar sus productos.
El Demandante lleva conociendo la utilización por parte del Demandado del nombre de dominio desde el año 2002 cuando el Demandante registró por hallarse registrada por Baroli, del nombre de dominio desde el mes de octubre del año 2003, fecha en que el Demandante trató por primera vez que los nombres de dominio le fueran cedidos mediante el envío de una carta al Demandado, y del nombre de dominio desde junio de 2004, momento en que de nuevo trató, por segunda vez, que el Demandado le cediera los nombres de dominio, mediante el envío de otra carta y de un acuerdo de cesión del nombre de dominio. Resulta probado, por tanto, que ha consentido implícitamente el uso de los mismos durante un periodo amplio de tiempo.
La palabra “Oficial” que aparece en la web va referida a la autenticidad de los relojes que comercializa el Demandado. Pretende únicamente informar a los potenciales compradores que los relojes CASIO que vende el Demandado son productos oficiales, no imitaciones o falsificaciones de la marca.
El Demandado solicita se rechace la Demanda.
6. Debate y conclusiones
Para que sea procedente la Demanda, el Demandante debe acreditar, conforme el párrafo 4.a) de la Política, los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Panel resolverá la Demanda de conformidad con la Política, el presente Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.
Conforme el párrafo 10.d) el grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
A. Cuestiones preliminares
Luego de presentado el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado ha presentado voluntariamente una versión revisada del Escrito de Contestación a la Demanda en la que realiza aclaraciones y alegaciones complementarias. Asimismo, el Demandante ha presentado también voluntariamente una respuesta al Escrito de Contestación a la Demanda del Demandado.
En este caso particular, en Panel anota que ambas presentaciones constituyen básicamente reformulaciones de los argumentos ya brindados por las partes en sus respectivos escritos de Demanda y Contestación a la Demanda.
En este sentido, el Panel tiene en cuenta que las presentaciones adicionales de las partes no alcanzan relevancia tal que justifique su aceptación y que la decisión final hubiera sido la misma hayan o no las partes presentado sus argumentos adicionales.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La marca invocada por el Demandante es CASIO. Los nombres de dominio en conflicto son , y .
El Panel encuentra que las expresiones “spain”, “europe” y “tienda” no resultan de ninguna manera suficientes para distinguir a los nombres de dominio en conflicto de la marca CASIO, lo cual ha sido sostenido en numerosos precedentes. Véanse por ejemplo los casos Nike, Inc. v. Jaeik Jung, Caso OMPI N° D2000-1471; Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI N° D2003-0400 y los casos allí citados.
Queda claro que los términos “spain” y “europe” son sólo indicadores geográficos que sirven comúnmente para guiar al público internauta y para especificar la ubicación de ciertos productos o servicios.
Asimismo, el término “tienda” denota el lugar en donde el público espera encontrar a la venta o exhibición determinados productos.
Es por ello que el Panel encuentra que los nombres de dominio , y son similares hasta el punto de crear confusión con la marca CASIO.
En consecuencia, el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)i).
C. Derechos o intereses legítimos
El Demandante es el titular de la marca CASIO en España y en numerosos países del mundo, marca que ha alcanzado notoriedad mundial.
El Demandado vende relojes originales CASIO en España, los cuales son adquiridos a través del importador oficial en España Forum Watch S.A.
A ese fin ha registrado los nombres de dominio objeto de este conflicto. Asimismo, utiliza en su página web la leyenda “Agente Oficial Casio”.
El Panel encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en cuestión.
No existe en el presente caso ningún motivo razonable para apartarse del principio ya reconocido en otros precedentes que niega al revendedor de los productos de una marca ajena el derecho o interés legítimo a utilizarla en un nombre de dominio. Véanse, por ejemplo, los casos Motorola, Inc. vs. NewGate Internet, Inc. Caso OMPI N° D2000-0079 y The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. Caso OMPI Nº D2000-0113.
A mayor abundamiento, en este caso tampoco resulta aplicable la doctrina de los casos Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc., Caso OMPI N° D2001-0903 y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, Caso OMPI N° D2004-0481, en los cuales se admitió el interés legítimo en quienes habían indicado en forma precisa en su sitio web cual era exactamente su relación con el dueño de la marca.
Por el contrario, no surge del sitio web del Demandado la explicación de su vinculación indirecta con el Demandante, tal como lo explica en su Escrito de Contestación a la Demanda. Tampoco parece suficiente esa explicación para justificar su uso de la expresión “Agente Oficial Casio”.
Para desempeñar cabalmente sus actividades comerciales, el Demandado no requería del uso de los signos distintivos del Demandante salvo, como ocurre en este caso, que quisiera aprovecharse del renombre de la marca CASIO sin la debida autorización o licencia.
Asimismo, es evidente que ninguno de los nombres de dominio permite identificar al Demandado. Por el contrario, los nombres , y crean claramente confusión con el Demandante de modo que no puede considerarse la existencia de un interés legítimo en cabeza del Demandado.
Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Demandante ha probado la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el uso de los nombres de dominio y en consecuencia, el Demandante ha acreditado el segundo de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)ii).
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Como fuera mencionado en el apartado anterior, el Demandado utiliza en su página web la leyenda “Agente Oficial Casio”. Para justificar su conducta, el Demandado sostiene que la palabra “oficial” se refiere únicamente a la autenticidad de los relojes y que su objeto es informar a los potenciales compradores que los relojes son productos oficiales, no imitaciones o falsificaciones de la marca.
Asimismo, sostiene que mediante un acuerdo entre Casio Computer Co. Inc. y Forum Watch S.A., forma parte de un grupo selecto de vendedores de relojes CASIO y que desde el propio sitio web del Demandante es posible conocer a las empresas españolas miembros de ese grupo selecto. Afirma también que Forum Watch, S.A. proporciona al Demandado placas identificativas que le acreditan como “Agente Oficial”.
Por el contrario, el Demandante sostiene que el Demandado ha actuado de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio.
En Panel encuentra que las afirmaciones y explicaciones del Demandado no son suficientes para desvirtuar las alegaciones del Demandante.
En primer lugar el Demandado no ha actuado de buena fe en cuanto sabe y reconoce que la marca CASIO es de propiedad del Demandante, y no puede negar su notoriedad. Por ello, su inclusión no autorizada en los nombres de dominio implica un acto de evidente mala fe. Por esta circunstancia, se puede afirmar que la mala fe, en este caso, fue concomitante con el propio registro del nombre de dominio.
Su grado de mala fe resulta acentuado al autotitularse “Agente Oficial Casio”, nuevamente careciendo de autorización por parte del Demandante. Ello induce al público a pensar que el sitio web del Demandado pertenece al representante oficial de CASIO en España o Europa, cuando el Demandado sabe perfectamente que no lo es.
Es evidente que si la intención del Demandado hubiera sido dar a conocer que los productos que vende son originales bastaba aclarar esa circunstancia no siendo necesario recurrir a la figura del “Agente Oficial Casio” ni mucho menos registrar nombres de dominio que reproducen la marca. Cabe aclarar que no se encuentra probado que Forum Watch, S.A. haya proveído al Demandado con placas identificativas de la figura de “Agente Oficial” aunque, de todos modos, la relación que pudiese tener el Demandado con Forum Watch S.A. es ajena a la relación con el Demandante, dueña de la marca y por tanto, única persona con derecho a autorizar el registro de nombres de dominio que reproduzcan la marca CASIO y el uso de la expresión “Agente Oficial Casio”.
Cabe agregar que el envío de cartas por parte del Demandante requiriendo a el Demandado la transferencia de los nombres de dominio acredita que el Demandante no ha consentido tácitamente el uso de éstos como lo sostiene el Demandado.
Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe por lo que se encuentra acreditado el tercero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Panel ordena que los nombres de dominio , y sean transferidos al Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto Presidente Daniel Peña
ExpertoAlbert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 6 de Julio de 2005
Full & Egal Universal Law Academy