Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Lilly ICOS LLC contre Benachour Hami
Litige n� D2005-0405
1. Les parties
Le Requ�rant est Lilly ICOS LLC, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d�Am�rique. Le requ�rant est repr�sent� par Baker & Daniels, Etats-Unis d�Am�rique.
Le D�fendeur est Benachour Hami, Strasbourg, France. Monsieur Hami n’a pas indiqu� de repr�sentant.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Lilly ICOS LLC aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�15�avril�2005, par email et le�19�avril�2005, sur support papier.
En date du�18�avril�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�19�avril�2005, et a pr�cis� qu’il avait des contrats d’enregistrement en fran�ais et en anglais et ne savait pas lequel avait �t� sign� par le D�fendeur.
Le Centre a notifi� aux parties le�28�avril�2005, que la plainte comportait une d�faillance, car dans le contrat d’enregistrement le D�fendeur n’est pas soumis � la juridiction du lieu du si�ge de Gandi SARL, l’unit� d’enregistrement. Le Requ�rant a adress� au Centre une modification de sa plainte le�28�avril�2005, par email et le�4�mai�2005, sur support papier.
Le�28�avril�2005, suite � diff�rents courriers �lectroniques du m�me jour envoy�s par le D�fendeur indiquant qu’il ne parlait pas l’anglais, le Centre a �galement �crit aux parties pour leur indiquer que la plainte avait �t� d�pos�e en anglais, mais que conform�ment au Paragraphe 11 des R�gles d’application, la plainte doit �tre r�dig�e dans la langue du contrat d’enregistrement, et que d’apr�s les �l�ments dont le Centre avait connaissance, ce contrat �tait en fran�ais. Le Centre a donc demand� au Requ�rant soit d’apporter la preuve que le D�fendeur a accept� que la proc�dure soit en anglais soit d’envoyer la plainte en fran�ais. Le�28�avril�2005, le Requ�rant a �crit au Centre pour indiquer que la langue du contrat d’enregistrement de Gandi �tait disponible � la fois en anglais et en fran�ais. Le m�me jour, le Centre lui a r�pondu qu’il fallait tenir compte du contrat d’enregistrement sign� par le D�fendeur, et que celui-ci �tant en fran�ais, la plainte devait �galement �tre en fran�ais.
Le Requ�rant a envoy� la plainte en fran�ais au Centre le�9�mai�2005, par email et le�17�mai�2005, sur support papier. Le Centre a envoy� la plainte en fran�ais et en anglais au D�fendeur le�19�mai�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte ainsi que la modification de la plainte r�pondent bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�19�mai�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�9�juin�2005. Le d�fendeur a fait parvenir des courriers �lectroniques de r�ponse le�11�mai�2005, et le�1er�juin�2005.
En date du�21�juin�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Thomas Webster. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Langue de la proc�dure
Conform�ment au paragraphe 11 des R�gles d’application, et en l’absence d’un accord entre les parties, la langue de la proc�dure doit �tre celle du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce, celui-ci est en fran�ais, et la proc�dure doit donc �tre suivie en langue fran�aise.
Conform�ment au paragraphe 11 des R�gles d’application, la Commission a le droit de demander la traduction des pi�ces jointes. En l’esp�ce les traductions n’�taient pas n�cessaires parce que les �l�ments de faits tel que l’existence des marques et le marketing pour la marque CIALIS n’�taient pas contest�.
5. Les faits
Le Requ�rant est Lilly ICOS LLC, une soci�t� � responsabilit� limit�e constitu�e dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Am�rique. La soci�t� Lilly ICOS a proc�d� au d�p�t de la marque de commerce CIALIS aupr�s de l’Office de la propri�t� industrielle des Etats-Unis le�17�juin�1999, et la marque CIALIS a �t� enregistr�e dans le registre principal le�10�juin�2003, (Enregistrement n�2,724,589).
Au total, le Requ�rant a obtenu plus de 87 enregistrements pour la marque CIALIS dans plus de 117 pays.
Le Requ�rant a commenc� � vendre des produits pharmaceutiques pour les troubles de l’�rection identifi�s par la marque CIALIS le�22�janvier�2003. En 2004, le Requ�rant a d�pens� environ 39 millions de dollars pour commercialiser et vendre son produit de la marque CIALIS � travers le monde, et les ventes de produits de la marque CIALIS dans le monde entier ont �t� sup�rieures � 550 millions de dollars.
De plus, le Requ�rant a enregistr� le nom de domaine le 10 ao�t 1999 et utilise cette adresse pour promouvoir le produit CIALIS et informer le consommateur.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le�17�janvier�2005. Cette adresse permet l’acc�s � une pharmacie en ligne.
6. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant affirme que la marque CIALIS est “un terme invent� qui a un degr� d’individualit� �lev� et une originalit� inh�rente sans �tre utilis� de fa�on courante dans la langue ordinaire”. Pour le Requ�rant, “la marque CIALIS est un identifiant distinctif de la source du produit pharmaceutique de la Partie demanderesse, et l’ajout par la Partie d�fenderesse du terme ‘apcalis’ ne supprime pas cette caract�ristique de la marque”.
Selon le Requ�rant “l’ajout d’un terme � la marque de commerce CIALIS de la Partie demanderesse n’emp�che pas de trouver une similarit� pr�tant � confusion” et “quand un nom de domaine incorpore une marque distinctive dans sa totalit�, ceci cr�e suffisamment de similarit� entre une marque et un nom de domaine pour produire de la confusion avec la marque”.
Par ailleurs, le Requ�rant affirme que “la Partie d�fenderesse n’a pas de droits ou d’int�r�ts l�gitimes en rapport avec le nom de domaine”. Selon le Requ�rant, “la Partie d�fenderesse tente de profiter de l’excellente r�putation et de la cote d’estime de la marque CIALIS pour diriger les utilisateurs de l’Internet vers un site web sur lequel de la publicit� est faite pour une version g�n�rique du produit CIALIS de la Partie demanderesse”.
Le Requ�rant ajoute qu’il “n’a pas donn� � la Partie d�fenderesse la permission, l’autorisation, le consentement ou une licence pour l’utilisation de sa marque CIALIS et que malgr� cela, le nom de domaine est associ� � un site web permettant � la Partie d�fenderesse de gagner de l’argent en utilisant la r�putation de la marque CIALIS de la Partie demanderesse et celle de la pr�paration pharmaceutique � laquelle la marque CIALIS est associ�e”.
De plus, le Requ�rant estime que “l’utilisation par la Partie d�fenderesse du nom de domaine dont la similarit� avec la marque cr�e de la confusion pour vendre la version g�n�rique du produit CIALIS ne correspond pas � une offre de bonne foi de biens ou de services en vertu de l’Article 4(c)(i) de la Politique”. Selon lui, “lorsque le d�tenteur d’un nom de domaine dont la similarit� avec une marque �tablie cr�e de la confusion utilise le nom de domaine pour d�tourner les utilisateurs de l’Internet en direction de son propre site web concurrent pour obtenir un profit commercial, une telle utilisation ne constitue ni une offre de bonne foi de biens ou de services, ni un emploi �quitable ou non commercial l�gitime en vertu des Paragraphes 4(c)(i) et (iii) de la Politique”.
Par ailleurs, le Requ�rant ajoute que “la s�curit� d’une version g�n�rique du produit de la marque CIALIS de la Partie demanderesse est suspecte et est �galement la preuve que l’emploi du nom de domaine par la Partie d�fenderesse n’est pas une offre de bonne foi”.
Enfin, le Requ�rant affirme que selon la Politique paragraphe 4(b)(iv), un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi sont �tablis “lorsque l’enregistrement d’un nom de domaine est effectu� dans le but d’utiliser une marque de commerce bien connue d’une autre personne ou entit� en attirant les utilisateurs de l’Internet vers un site web pour r�aliser un profit commercial”.
B. D�fendeur
Les r�ponses du D�fendeur ne conteste pas les �l�ments essentiels de la plainte mais consiste en une “liste de factures d’investissements sur le nom de domaine ” et des remarques sur la diff�rence de position �conomique des deux parties.
7. Discussion et conclusions
Conform�ment aux Principes directeurs, paragraphe 4 (a), le Requ�rant doit �tablir que les trois �l�ments suivants sont r�unis pour obtenir gain de cause�:
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de cr�er la confusion, � une marque de commerce sur laquelle la Partie demanderesse a des droits
(ii) la Partie d�fenderesse n’a pas de droits ou d’int�r�ts l�gitimes en rapport avec le nom de domaine
et
(iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine litigieux est compos� du mot CIALIS, lequel est suivi du mot ‘apcalis’.
Or, la pr�sence du terme ‘apcalis’ dans le nom de domaine n’est pas de nature � �carter le risque de confusion avec la marque ant�rieure du requ�rant en ce qu’il ne rev�t aucun caract�re distinctif.
Par ailleurs, comme dans l’affaire Lilly ICOS v. Jay Kim, Litige OMPI No. D2004-0891 concernant la marque CIALIS, la Commission estime que le mot CIALIS est distinctif et n’a pas d’usage courant.
En cons�quence, la Commission consid�re que le nom de domaine est semblable � la marque CIALIS d�tenue et exploit�e par le Requ�rant, au point de pr�ter � confusion avec celle-ci.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte d�pos�e contre lui, mais a simplement fourni � la Commission la preuve des investissements qu’il a apport�s. Ces preuves d�montrent que le D�fendeur a investi dans le nom de domaine litigieux, mais aucunement qu’il en avait le droit. Le D�fendeur n’a donc apport� aucun �l�ment de nature � d�montrer qu’il d�tiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou int�r�ts l�gitimes.
Par ailleurs, si la revente de produits de marque peut faire na�tre un d�bat autour du caract�re nominatif de l’usage de la marque, et de ce fait autour de sa l�gitimit� en droit des marques am�ricain, la revente de produits ‘g�n�riques’ en concurrence directe avec les produits du Requ�rant sur le m�me site web rend l’usage de la marque ill�gitime, et ce principe peut avoir une importance particuli�re dans le cadre de la revente de produits pharmaceutiques, mettant en jeu la sant� publique, et ne se pr�sentant d�s lors pas comme une offre de bonne foi. (Voir Lilly ICOS LLC v. Dan Eccles, Litige OMPI No.�D2004-0750)
De plus, l’utilisation par le D�fendeur d’une pharmacie en ligne sugg�re qu’il a pu recevoir une contrepartie financi�re pour rediriger le consommateur, ce qui ne correspond pas � un usage commercial l�gitime du nom de domaine. (Voir G.D Searle & Co.v. Fred Pelham, National Arbitration Forum Claim No. FA00117911)
En cons�quence, la Commission consid�re que n’est pas �tablie l’existence d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur � la d�tention du nom de domaine .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort des �l�ments communiqu�s que le Requ�rant a �tabli les droits qui lui appartiennent sur la marque CIALIS depuis 1999, et a �galement �tabli que la marque CIALIS est connue du public et a fait l’objet de publicit�avant l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur. Dans ces conditions, la Commission consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi.
La Commission a visit� le site web concern� et a remarqu� qu’au premier juillet�2005, le site propose un lien � un site proposant des services internet. Toutefois, en Annexe 11 et 12 de la plainte, le Requ�rant a soumis des extraits provenant du site indiquant que le site �tait utilis� pour proposer divers produits pharmaceutiques. Donc la Commission estime que le D�fendeur fait commerce de la notori�t� et de la valeur de la marque du Requ�rant. Le D�fendeur utilisait la marque du Requ�rant dans le nom de domaine pour rediriger les internautes vers une pharmacie en ligne o� ils peuvent acheter les produits d�crits comme des �quivalents aux produits CIALIS.
Or, tel qu’il a �t� rappel� dans Lilly ICOS LLCv. East Coast Webs, Sean Lowery, Litige OMPI No. D2004-1101, le Paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs pr�voit que l’enregistrement d’un nom de domaine afin d’utiliser la notori�t� d’une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d’en percevoir les b�n�fices constitue une forme de mauvaise foi.
En cons�quence, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, la Commission consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
D. Rem�des
Le Requ�rant demande le transfert du nom de domaine. Le nom de domaine comporte l’expression “apcalis” qui ne fait pas partie de la marque du Requ�rant. Mais, il n’existe aucune indication qu’un tiers d�tient un droit quelconque sur ce nom. Donc, en l’occurrence le transfert du nom de domaine apparemment ne porterait pas pr�judice � un droit d’un tiers.
8. D�cision
Pour toutes les raisons susmentionn�es, et conform�ment aux Paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission d�cide que le nom de domaine doit �tre transf�r� au Requ�rant.
Thomas Webster
Expert Unique
Le 4 juillet 2005
Full & Egal Universal Law Academy