Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias v. Eagerbiz S.L.
Caso No. D2005-0519
1. Las Partes
La Demandante es Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias representada por Díaz-Varela Abogados, España, con domicilio en Ribera de Arriba, Oviedo-Asturias, España.
La Demandada es Eagerbiz S.L., con domicilio en Mas de Gaminde, Las Palmas de Gran Canaria, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es iH Inc. d/b/a DotR.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de mayo de 2005. El 17 de mayo de 2005 el Centro envió a iH Inc. d/b/a DotR via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 23 de mayo de 2005 iH Inc. d/b/a DotR envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2005. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de junio de 2005.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de julio de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentó en lengua española, el Demandado no ha contestado la demanda, pero ambas partes son españolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una Fundación, sin ánimo de lucro, constituida en 1988 con fines asistenciales y sociales.
La Demandante es titular de 12 marcas constituidas por la denominación “FLC”de fechas que van desde 1988 hasta 1993. También es titular desde 1994 de la Marca “FLCNET” desde 10 de agosto de 1994.
Igualmente tiene registrados los dominios: (el 10 de junio 1997), (el 6 de julio de 2000), (el 6 de julio de 2000), (el 8 de agosto de 2000) y (el 9 de octubre de 2001)
La fecha en que se registró el nombre de dominio impugnado es 6 de septiembre de 2001.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante básicamente alega:
Que es una institución, sin ánimo de lucro, constituida en 1988 mediante un pacto fundacional suscrito en el marco del convenio colectivo de trabajo por las representaciones empresarial y de los trabajadores del sector de la construcción, cuyo ámbito de actuación es el sector de la construcción de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en España, cuya finalidad es prestar servicios sociales, asistenciales y formativos a los trabajadores.
Que es titular de 12 marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, consistentes en la denominación “FLC”, para distintas clases del Nomenclátor Internacional, inscritas a lo largo de los años 1988 a 1993, justificando dicha titularidad con los certificados de registro que acreditan la vigencia de los mismos.
Que igualmente es titular de una Marca registrada en 1994, consistente en la denominación “FLCNET” que se encuentra en vigor, como se comprueba en el certificado que acompaña.
Que es también titular de los nombres de dominio relacionados en los Antecedentes.
Que el nombre de dominio es idéntico a las marcas “FLC” porque las únicas diferencias consisten en el sufijo “net” que es un término genérico frecuentemente usado en los nombres de dominio que por sí mismo no es diferenciador y, en consecuencia, no elimina el equívoco; y el sufijo “com” es consecuencia de las restricciones técnicas que actualmente tiene el DNS, como numerosas Decisiones que cita, tienen afirmado.
Que respecto a la marca “FLCNET” Existe una absoluta identidad hasta el punto de crear confusión por diferenciarse exclusivamente en el sufijo “com”, sin relevancia a efectos comparativos, como antes ha indicado.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de controversia porque no ha sido usado ni se utiliza para hacer una oferta de productos o servicios de buena fe ni hay indicio de que lo vaya a realizar en el futuro. Tampoco el Demandado ha sido ni es conocido por dicho nombre de dominio ni ha mantenido ningún tipo de relación con la Demandante.
Que el Demandado no posee registro de marcas “FLC” ni “FLCNET” ni está autorizado por la Demandante para usar estas denominaciones ni desarrolla una actividad relacionada con la que caracteriza a la Demandante.
Que el dominio impugnado ha sido registrado de mala fe porque ha permanecido inactivo, salvo la oferta pública de venta que el Demandado hace cuyo precio debe ser superior a los costes de registro pues, de otro modo, no desarrollaría esta actividad. Cita Decisiones del Centro que sostienen estas afirmaciones.
Que el dominio en cuestión es utilizado de mala fe porque a través de él se llega a un redireccionamiento a la página web de la entidad EAGERBIZ S.L. (Demandada) en la que claramente se exhibe la leyenda “Dominios en venta, alquiler o intercambio”, entre los que se incluye el dominio
Que la mala fe se hace aún más patente porque el Demandado conoce desde agosto de 2004, en que la Demandada le envió una carta de requerimiento, los derechos de ésta, sin haber contestado a la misma e incluso, después de ella, ha renovado el nombre de dominio por otro año.
Que la existencia de Fundaciones Laborales en España no es un hecho desconocido por lo que el Demandado no podía desconocer la existencia de estas instituciones sino, por el contrario, debía conocer su prestigio y notoriedad y sabría que los más interesados en el dominio registrado serían estas Fundaciones.
Que el nombre de dominio debe ser transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante sostiene que concurre el requisito de identidad hasta el punto de crear confusión respecto a sus marcas “FLC” porque la partícula “net” que contiene el nombre de dominio es un término genérico y usual en los nombres de dominio que no es diferenciador ni impide el equívoco. Asimismo, alega que el sufijo “com” del nombre de dominio impugnado tampoco hace desaparecer la identidad porque se refiere a las restricciones técnicas actuales del DNS y a efectos de comparación es indiferente, como han interpretado numerosas Decisiones, algunas de las cuales cita.
En cuanto a la marca consistente en la denominación “FLCNET” afirma la absoluta identidad, no debiendo tenerse en cuenta el sufijo “com” del nombre de dominio por las razones apuntadas. Todo lo cual avala la asociación de los usuarios interesados que deseen conocer los servicios que ofrece la Demandante.
El Experto considera que las marcas “FLC” de la Demandante no pueden considerarse idénticas al nombre de dominio aunque la partícula “net” que éste contiene se refiera a una de las terminaciones de los dominios genéricos, porque en el dominio no se utiliza de esta forma sino siendo parte de la denominación que se ha registrado. Sin embargo, ha de entenderse que se produce una destacada similitud productora de confusión, por ser las letras “FLC” la característica más destacada de las marcas de la demandante, además de obedecer a las iniciales de la Fundación.
En cuanto a la marca “FLCNET” el Experto afirma que hay identidad absoluta hasta el punto de crear confusión por ser exactamente igual a la denominación registrada como nombre de dominio.
Respecto a la extensión “com”, característica de un dominio genérico, tiene razón la Demandante al afirmar que numerosas Decisiones del Centro han concluido que éste es un término que por ser obligatoria su inclusión en este tipo de dominios, no debe entrar en la comparación. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
El Experto entiende, por tanto, cumplido el requisito contenido en el apartado 4.a) 1) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante razona el cumplimiento de este segundo requisito aduciendo que el Demandado no utiliza ni ha utilizado el dominio para una oferta de productos o servicios de buena fe, puesto que no puede considerarse como tal la oferta pública de venta de nombres de dominio que éste realiza. Alega además que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio ni ha mantenido relaciones comerciales, laborales o profesionales con la Demandante. Argumenta que tampoco posee registro de marcas con esa denominación ni autorización por parte de los legítimos titulares para utilizarla.
El artículo 4.c) de la Política establece las orientaciones necesarias para juzgar si existe derecho o interés legítimo para usar un nombre de dominio. El Panel entiende que ninguna de las circunstancias que se enumeran en este artículo, concurre en el presente caso porque no existe prueba de que el Demandado haya realizado con el nombre “flcnet” una oferta de buena fe de bienes y servicios ni que haya utilizado el dominio ni fuera conocido por tal nombre ni lo use de manera legítima y leal no comercial. Tampoco hay evidencia de que el Demandante haya autorizado al demandado a registrar tal dominio; por el contrario, lo que existe es un requerimiento remitido por la Demandante en el que pone en conocimiento del Demandado sus registros de marca y le insta para que cancele el dominio.
Por otra parte, el Experto ha usado su facultad para consultar documentos o pruebas que le ayuden a resolver y ha consultado la página web de habiendo comprobado que se trata de una página en la que se hacen ofertas de venta de dominios y entre ellos el que es objeto de la demanda, no habiendo encontrado ninguna información ni prueba de que el Demandado tenga derecho o interés legítimo en el nombre de dominio.
Además, el Demandado no ha contestado a la demanda lo que pone de manifiesto, cuando menos, su falta de interés en este procedimiento y en la defensa de su posible derecho o interés legítimo.
Por tanto, a juicio del Panel, se cumple el segundo presupuesto del artículo 4.a)ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alega que el registro se ha hecho de mala fe porque desde que fue registrado ha permanecido inactivo y a la venta, lo cual representa un indicio de mala fe pues parece lógico que si el Demandado se dedica a la venta de dominios, lo hará por una cantidad superior a los costes de registro. Cita varias Decisiones del Centro que se han pronunciado en este sentido.
La Demandante justifica la mala fe en el uso en el hecho de que el nombre de dominio redirecciona a la página de la entidad EAGERBIZ S.L. y esta página anuncia la venta, alquiler e intercambio de dominios en cuyo listado se encuentra el nombre de dominio objeto de este procedimiento.
Destaca también que a pesar de haber sido requerido, haciendo caso omiso, procedió a renovar el dominio impugnado.
Examinadas todas estas alegaciones y circunstancias, el Experto entiende que el Demandado aprovechó que la extensión .com no había sido registrada por la Demandante para acceder a dicho dominio de primer nivel. En efecto, teniendo la demandante ya registrados dominios denominados “flcnet”, bajo los sufijos .net y .org e incluso dos dominios con extensión del código de país España .es, no puede decirse que sea fruto de la casualidad que registrara la misma denominación para el sufijo .com sino que lo hizo después de haber comprobado que esta extensión tan habitual no había sido registrada por la Demandante y lo puso a la venta con el indudable objetivo de obtener con este dominio un lucro económico.
Además, la Ley española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en su Título V que regula el “Contenido del derecho de marca”, contiene el artículo 34 en cuyo apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir: “usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio”
Por tanto, según el Derecho interno español constituye un uso ilícito de marca reflejar ésta como nombre de dominio sin autorización del titular de aquélla.
A la vista de todo ello, es evidente que el demandado, al registrar como nombre de dominio un vocablo idéntico, en un caso, y semejante, en los demás, a las marcas de la Demandante, sin derecho o interés legítimo para ello, actuó de mala fe, poniendo de manifiesto que su único propósito era obstaculizar el derecho de la Demandante a reflejar sus marcas como nombre de dominio bajo el sufijo que desee, para obtener un lucro económico al poner a la venta este dominio, mediante el desarrollo de un negocio de venta o alquiler de los mismos.
El Experto concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
En cuanto a si, además, el uso de este registro también lo es de mala fe, el Experto entiende que tal calificación debe atribuirse al hecho de que el Demandado no usa el dominio sino que lo tiene a la venta entre una larga lista de nombres de dominio que se pueden comprar por cualquiera. Hay que suponer que el precio de esa venta será superior a los costes de registro pues de otro modo no estaría el Demandado desarrollando ese negocio. Son numerosas las resoluciones del Centro que ya han considerado que ha de entenderse como uso de mala fe de un dominio el consistente en la oferta pública de su venta. La Demandante cita algunas de ellas, a las que se podría añadir la Decisión D2003-0405 “Venturum GMBH vs. Coventry Investments Ltd., Domain Collection Inc.
Además, el Demandado no atendió el requerimiento recibido sino que, por el contrario, renovó el registro del dominio, conocedor de los derechos de la Demandante.
Por estas razones, el Experto concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en la Regla 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
María Baylos
Experto Único
Fecha: 13 de julio de 2005
Full & Egal Universal Law Academy