Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva, S.A.D. v. Luis M Rosety Gil
Caso N° D2005-0679
1. Las Partes
La Demandante es Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva, S.A.D. representada por Fernández-Palacios Abogados, S.L., con domicilio en Sevilla, España.
El Demandado es Luis M Rosety Gil con domicilio en Luxemburgo, representado por Jacinto Gutierrez Herrera, con domicilio en España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Total Registrations.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de junio de 2005 (vía electrónica) y confirmada el 29 de junio de 2005 en papel. El 28 de junio de 2005 el Centro envió a Total Registrations vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de junio de 2005, Total Registrations envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de agosto de 2005 (vía electrónica) y el 11 de agosto de 2005 en papel.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el día 25 de agosto de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado ser titular de los siguientes registros marcarios:
Registro No.
Marca
Fecha de presentación
Fecha de registro/otorgamiento
224428
CANAL SEVILLA F.C.
30 de junio 1999
7 de febrero 2000
224429
CANAL SEVILLA F.C.
10 de junio 1999
7 de febrero 2000
224438
TELETIENDA SEVILLA F.C.
30 de junio 1999
7 de febrero 2000
224439
TELETIENDA SEVILLA F.C.
30 de junio 1999
7 de febrero 2000
2571672
SFC (Y DISEÑO)
11 de diciembre 2003
el primero de diciembre 2004
2572265
SFC SEVILLA FUTBOL CLUB (Y DISEÑO)
15 de diciembre 2003
21 de mayo 2004
Nombre Comercial No. 214203
SEVILLA FUTBOL CLUB SAD
10 de septiembre 1997
20 de mayo 1998
Marca Comunitaria No. 003399921
SFC
10 de octubre 2003
20 de noviembre 2004
Marca
SEVILLA FUTBOL CLUB
10 de octubre 2003
19 de noviembre 2004
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 8 de abril de 1998.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
A.1. Identidad o Semejanza en Grado de Confusión
La Demandante argumenta lo siguiente:
La Demandante fue creada el 14 de octubre de 1905, por el gobernador civil de Sevilla, como requería la legalidad de la época. Desde entonces se ha venido utilizando, en todos los ámbitos (legales, societarios, coloquiales, deportivos, etc.) la denominación Sevilla FC para identificar a la Demandante y para ofrecer productos y servicios, de variada naturaleza, vinculados al club. Cabe recordar que, naturalmente, tal denominación hace referencia a la ciudad en la que la entidad tiene su origen y sede y a la naturaleza de la actividad que, además de ser su principal, justificó su nacimiento (el fútbol) y explica su continuidad.
En la actualidad, la Demandante es uno de los principales clubes de fútbol español, ‘militando’ en la primera división de la liga de fútbol profesional española. De los diversos y numerosos títulos y galardones obtenidos por el Sevilla F.C. desde su creación, da cuenta la publicación ‘oficial’ del club festejando su centenario (precisamente, este año), y evidencia el destacado prestigio, nacional e internacional, del que ha gozado a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria deportiva.
La Demandante es titular de numerosas marcas que, íntegra o parcialmente, se componen de la denominación “SEVILLA FC” o las siglas “SFC” (ver punto 4 supra).
En relación con la identidad (o, en su caso, la posibilidad de inducir a confusión) entre el nombre de dominio que se reclama y las marcas (y otros derechos de propiedad industrial) de titularidad de la Demandante, debe comenzarse por manifestar que las siglas FC son, naturalmente, de uso generalizado en los equipos de fútbol españoles.
La inmensa mayoría de los equipos de la liga profesional española (con la excepción general de los supuestos en que dos o más equipos ‘pertenecen’ a una misma ciudad) han creado su denominación sobre la base de la ciudad en la que radica su sede (y su origen) y las siglas FC o CF- (además de las que, por exigencia legal, definen el modelo de sociedad mercantil; así, S.A.D.). Hasta tal punto que, más allá de la titularidad que se ostenta por razón de los derechos de propiedad industrial inscritos, la denominación “SevillaFC” (como la de cualquier otro equipo, en relación con su ciudad) es la generalizada en las publicaciones de la entidad, en las noticias de la prensa, en los formatos televisivos, etc. Basta para contrastar lo expuesto, en relación con otros equipos españoles, con indicar algunas páginas Web: “”, “”, “”, “”, y, en general, los equipos españoles cuyas referencias pueden consultarse en la página oficial de la liga de fútbol profesional española, “”, o en la Web /quinielas/equiposprimera.htm.
En este sentido, cabe recordar que algunas decisiones del Panel de Expertos de la OMPI ya han concluido que los juegos de palabras, sobre la base de abreviaturas sobradamente conocidas y utilizadas en la sociedad, no permiten romper la asociación que se crea en relación con el significado usual de las siglas (así, FC, en inglés Football Club, sustituido por ‘Fashion Club’, LFC como Liverpool Football Club por ‘Liverpool Fashion Club’; véase The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Public Limited Company and the LiverpoolFC.TV Limited v. Andrew James Hetherington, Caso OMPI No. D2002-0046).
Con todo lo expuesto, sólo cabe apreciar que la única nota diferenciadora entre los signos que se enfrentan la constituye el sufijo ‘.com’. Diferencia que, como es sabido, deriva exclusivamente de las restricciones técnicas del DNS (Domain Names System) y que en ningún caso permite fundamentar distinción alguna; en este sentido, véase la decisión Valencia Club de Fútbol, S.A.D. v. Miguel García, Caso OMPI No. D2004-0009 (especialmente significativa por la naturaleza del asunto resuelto), entre otras muchas (New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, y, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172, entre otras).
La confusión, querida y buscada por el Demandado, que produce el nombre de dominio se evidencia por las visitas que alcanza la página Web del Demandado, en un intento de acceso a las del Club de Fútbol. No sólo no obtienen la información deseada sino que, además, ninguna información ofrece al visitante en relación con las ‘frutas y conservas’ (pretendido negocio sobre el que justificaría el Demandado el pretendido interés en el nombre de dominio). En este orden de cosas, cabe consultar las estadísticas del sitio web “”, que se aportan a esta Demanda como Anexo número 8, que permiten apreciar no sólo el elevado número de visitantes distintos (y de visitas) que se reciben mensualmente en la dirección indicada, sino también, y especialmente, cómo las personas que utilizan, para la búsqueda de páginas Webs, las “Sevilla”, “fc”, “f.c.” e, incluso, “sevillafc”, no lo hacen con vistas al acceso a un inexistente ‘mercado de frutas y verduras’, sino para localizar la página Web del Club de Fútbol Sevilla.
A.2. Ausencia de Derechos o Intereses Legítimos del Demandado Respecto del Nombre de Dominio
La Demandante presentó los siguientes argumentos:
El titular del nombre de dominio controvertido no posee el registro de la marca SEVILLAFC ni cualquier otro que resulte similar a dicho nombre de dominio. El Demandado no comercializa ningún producto o servicio con el que aproveche el nombre de dominio que se reclama, por lo que ningún interés legítimo le asiste en orden a la utilización del nombre de dominio para identificar y/o ofrecer productos o servicios de cualquier clase. La notoriedad de la denominación y de las marcas registradas a favor de Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva, S.A.D. permite excluir la posibilidad de que el Demandado ostente derecho o interés legítimo en relación con dicha denominación, máxime si se considera la residencia del Demandado (y cita Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805).
Por otra parte, y en la medida en que el Demandado no realiza actividad alguna que publicite en su página Web, no puede considerarse en ninguna medida que el Demandado sea conocido en ningún mercado, ni ‘presencial’ ni ‘virtual’. En efecto, no se ha vinculado el nombre de dominio con una página Web que realice una oferta (ni tan siquiera una mera promoción) de productos o servicios. Antes bien, en ningún momento la página Web del Demandado ha estado activa, conteniendo simplemente la reiteración del nombre de dominio de la página con indicación del ‘lugar’ –proveedor de servicios- en el que se encuentra hospedada (“”); no siendo tal contenido más que un enlace a la página Web del proveedor de servicios de hospedaje. En definitiva, el Demandado ni pretende, ni de hecho, se dirige a ningún mercado. Tampoco se aprecia ninguna señal de la voluntad de iniciar una actividad comercial legítima en un futuro.
A.3. Registro y Uso de Mala Fe
La Demandante ha presentado los argumentos señalados a continuación:
SEVILLA FUTBOL CLUB es una marca especialmente notoria, como lo son todas las que, básicamente, se identifican con el nombre de un equipo de fútbol con presencia en diversas competiciones, nacionales e internacionales, desde hace un siglo.
Como también ha quedado expuesto, la estancia en la ciudad de Sevilla, al menos, durante los años en los que cursó sus estudios, evidencia el conocimiento por el Demandado de la realidad, social y económica, en torno al Sevilla club de fútbol (y presenta una fe de hechos en donde el Notario Luis Peche Rubio certifica haber entrado al sitio Web de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Superior De Ingenieros de Sevilla, de donde el fedatario ha impreso una lista de ex alumnos donde aparece Luis María Rosety Gil). Su propia formación permitió al Demandado aprovechar el prestigio de la entidad deportiva, ‘reservando’ el uso de un nombre de dominio, mediante su registro, sin vocación ni posibilidad alguna de utilización. El Demandado, por razón de su vinculación con la ciudad de Sevilla, conoce y aprecia sobradamente el asentamiento, la notoriedad y el prestigio de las marcas y los nombres vinculados al equipo del Sevilla y la actividad que éste ejerce (F y C), así como a los productos y servicios que bajo esas denominaciones ofrece, presta y comercializa (y cita Cruzeiro Licenciamentos Ltda. v. David Sallen, Sallen Enterprises and J.D. Sallen Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0715 y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0739).
El Demandado carece de todo interés legítimo o derecho a registrar el nombre de dominio , en la medida en que no ostenta titularidad alguna sobre ningún derecho de propiedad industrial que justifique dicho interés ni ha utilizado la referida denominación para identificarse.
Las circunstancias de uso indebido del nombre de dominio fueron puestas en conocimiento del Demandado con fecha 22 de septiembre de 2004, sin que la Demandante recibiera contestación al requerimiento formulado.
La Demandante invoca la doctrina de la “tenencia pasiva consagrada en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 (citando también Clesa, S.A. v. Vesa Tecnologías, S.L. también conocida como Vesatec, , Caso OMPI No. D2000-1250).
B. Demandado
B.1. Identidad o Semejanza en Grado de Confusión
El Demandado argumenta lo siguiente:
En primer lugar, acepta que es titular del dominio controvertido .
El Demandado niega terminantemente que el dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas del Demandante.
El Demandado argumenta que nadie tiene más derechos que otro sobre el nombre de una ciudad que, como en el caso de la de Sevilla, es conocida internacionalmente.
Pretender que el nombre Sevilla sea patrimonio de un club de fútbol, por muy grande y querido que sea en su ciudad peca de presuntuoso. Y eso es lo que vemos en la Demanda que se deduce de contrario, una seria presunción y prepotencia.
Argumenta el Demandado que son irrelevantes las afirmaciones de la Demandante, en el sentido de que la Demandante es una entidad de más de cien años de antigüedad, que posee diversas marcas con el nombre Sevilla, que los clubes de fútbol, habitualmente, acaban su denominación con las siglas FC.
El Demandado sugiere que hay otras marcas que incorporan la denominación ‘SEVILLA’, tales como: AGUA DE SEVILLA (bebida local muy conocida, así como una marca de cosméticos, …), SEVILLA OMNI TEMPORE (entidad sin ánimo de lucro que preside, precisamente, quien este escrito firma) o el CLUB NATACIÓN SEVILLA.
En el mundo existen más ciudades denominadas Sevilla: en el estado de Florida, en los Estados Unidos, al menos existe una ciudad de Sevilla; en Colombia, al menos trece ciudades llevan esta denominación; en Filipinas son tres las que se llaman así; en Cuba son dos las que tienen este nombre, y en Costa Rica, Ecuador y Panamá una en cada país.
Es muy posible, precisamente por la proyección mundial que tiene el fútbol, que cada una de estas ciudades posea un equipo profesional para la práctica de este deporte. Todas estas entidades, en principio, tendrían derecho a registrar un dominio como el que se discute, pero, al no ser esto posible, jugaría el principio registral según el cual el que primero inscribe, es el que tiene más derecho: prior tempore, potior iure.
Respecto de las siglas SC, el Demandado señala que no está de acuerdo con la interpretación que la Demandante hace de las decisiones del Centro que ésta cita. El Centro no dice como sostiene la Demandante, que las siglas FC sean patrimonio de los clubes de fútbol. Lo que dice es que son abreviaturas conocidas y usadas en la sociedad. Queda abierta la posibilidad de que estas siglas tengan una extensión a otros ámbitos, en particular el mercantil. Como ejemplo al caso, en España las siglas FC, más que referirse al fútbol, se refieren al ferrocarril: todas las líneas de este medio de trasporte, con destino y procedencia, se encabezan con las siglas FC.
Afirma el Demandado que éste no ha querido buscar la confusión en este asunto, sino que es la Demandante, afirmando la mala fe del Demandado, la que intenta crear confusión, por haber ocultado información al Centro: la Demandante se ha abstenido de manifestar que el nombre de dominio no le pertenece, ni ha dicho si ha iniciado o pretende iniciar acciones contra su titular como la que ahora nos ocupa. Ha de decirse, porque la Demandante no lo hace, que tanto este dominio, como el controvertido, existen en la red antes de que la Demandante iniciara cualquier presencia en Internet.
B.2. Derechos o Intereses Legítimos del Demandado Respecto del Nombre de Dominio
El Demandado presentó los siguientes argumentos:
Alega el Demandado que ha tenido que bloquear el correo electrónico ante la gran cantidad de amenazas que ha recibido a través del nombre de dominio en disputa, atribuyéndole estos actos a hinchas descontrolados que siguen al equipo de la Demandante.
Respecto del argumento presentado por la Demandante, sobre la cuestión de la tenencia pasiva, el Demandado alega que el asunto se debe a una cuestión de necesidad y de diseño. Pero lo cierto es que a nadie se le puede pedir que añada “actividad” a su página Web, del mismo modo que nunca podría exigírsele que sea de un color o estilo determinado. Se trata de una cuestión meramente comercial cuya decisión corresponde exclusivamente a su propietario. Podría compararse una página Web con una vitrina o un escaparate de un comercio: si el dueño no considera la necesidad de cambiarlo, nadie puede exigírselo.
Continúa el Demandado diciendo que una página puede ser estática y desarrollar una intensa actividad de correo, sin que por ello deba considerarse inactiva.
El Demandado refuta el argumento de la Demandante según el cual el Demandado no pretende ni se dirige a ningún mercado. Las entradas que registran la página y el correo del Demandado lo desmienten. De hecho, el Demandante ha debido rechazar diferentes ofertas de compra del dominio, así como bloquear las cuentas de correo debido a amenazas.
B.3. Registro y Uso de Mala Fe
El Demandado ha presentado los argumentos señalados a continuación:
Niega que ha registrado y que usa el dominio controvertido de mala fe.
El Demandado presenta un argumento poco claro respecto de la afirmación sometida por la Demandante, respecto de que el Demandado tiene conocimiento de la existencia y fama del Sevilla Fútbol Club. En todo caso, dicho argumento no parece constituir una negación de la afirmación de la Demandante.
Alega el Demandado que el dominio está en su poder desde hace mucho tiempo, que ha hecho uso de él con buena fe, y que la Demandante no puede pretender obtenerlo tachando de mendaz al Demandado.
6. Debate y conclusiones
Marco general
De conformidad con las Políticas, la demandante deberá acreditar que las siguientes tres condiciones se cumplen (Políticas, Párrafo 4.a)):
(i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
(ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandado ha presentado ante este Panel argumentos sugiriendo que este es un caso centrado en el nombre de una ciudad, i.e., Sevilla. Los argumentos y evidencia que integran el expediente llevan a este Panel a concluir que no lo es. La litis del caso sometido a consideración del presente Panel se refiere al conflicto entre las marcas del SEVILLA FUTBOL CLUB (ver punto 4 supra) y el dominio controvertido .
Por tanto, es irrelevante que existan otros indicadores geográficos en el mundo denominados SEVILLA, porque este no es un caso de indicadores geográficos, sino de conflicto entre marcas y un nombre de dominio.
Este Panel no controvierte que exista un número considerable de marcas que incorporen el término SEVILLA, tal y como lo expone el Demandado, por ejemplo, AGUA DE SEVILLA, SEVILLA OMNI TEMPORE, o CLUB NATACIÓN SEVILLA. Ello nos lleva a concluir que por equidad la Demandante debe tener derechos exclusivos a las marcas SEVILLA FUTBOL CLUB, SFC y demás marcas que la Demandante utiliza (ver punto 4 supra).
La Demandante ha proporcionado suficientes pruebas para demostrar la titularidad de una serie de registros marcarios españoles y comunitarios, al igual que un nombre comercial, a saber: CANAL SEVILLA F.C., CANAL SEVILLA F.C., TELETIENDA SEVILLA F.C., TELETIENDA SEVILLA F.C., SFC (Y Diseño), SFC SEVILLA FUTBOL CLUB (Y Diseño), SEVILLA FUTBOL CLUB SAD, SFC y SEVILLA FUTBOL CLUB.
El Nombre Comercial No. 214203, SEVILLA FUTBOL CLUB SAD tiene como fecha de presentación el 10 de septiembre 1997 y fecha de otorgamiento el 20 de mayo 1998; el registro de marca No. 224429CANAL SEVILLA F.C. fue solicitado el el 10 de junio 1999 y otorgado el el 7 de febrero 2000, mientras que los registros marcarios No. 224428 CANAL SEVILLA F.C., 224438 TELETIENDA SEVILLA F.C. y 224439 TELETIENDA SEVILLA F.C. fueron solicitados el 30 de junio 1999 y otorgados el 7 de febrero 2000. Otras marcas (principalmente SFC y SEVILLA FUTBOL CLUB) fueron solicitadas en 2003, en España o a nivel comunitario.
Es un hecho no controvertido el que la Demandante ha usado la denominación ‘Sevilla FC’ para identificar a dicha Demandante y los servicios que ésta presta. No se ha controvertido tampoco que la Demandante utilice dicha denominación desde 1905. De conformidad con el artículo 34-5 de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no solamente las marcas registradas otorgan derechos exclusivos a su titular; también están protegidas las marcas no registradas notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
La Demandante ha proporcionado suficientes pruebas para demostrar que las marcas SEVILLA FUTBOL CLUB, SEVILLA F.C. y sus diversas modalidades son marcas notoriamente conocidas, por la duración, intensidad, alcance geográfico de su uso, valoración y prestigio alcanzado en el mercado y por la amplia difusión en medios electrónicos de que gozan dichas marcas en España e internacionalmente.
El término SEVILLA F.C. es una abreviatura de SEVILLA FUTBOL CLUB. Esta marca constituye el elemento preponderante en marcas como CANAL SEVILLA F.C. y TELETIENDA SEVILLA F.C. SEVILLA F.C. es una marca que se ha utilizado por un siglo en relación con el club atlético que distingue (y productos y servicios adicionales). En las últimas décadas, la difusión, intensidad, alcance internacional de su uso, valoración, prestigio y presencia en medios de la marca SEVILLA F.C. ha sido importante. Por tanto, podemos deducir que la marca SEVILLA F.C. es notoriamente conocida y que por ende goza, además de la protección otorgada a los registros marcarios mencionados en el punto 4 supra, protección como marca notoriamente conocida con anterioridad a la solicitud y otorgamiento de dichos registros.
Una breve búsqueda realizada por este Panel en el motor de búsqueda Google reveló que la inserción de la marca SEVILLA F.C. en dicho motor generó aproximadamente 2,060,000 resultados, de los cuales una revisión aleatoria de tales resultados reveló que la mayoría de los resultados revisados aleatoriamente se refieren a la Demandante.
Otros equipos españoles también usan las siglas F.C. como abreviatura de “FUTBOL CLUB”: “”, “”, “”, “”. Ello lleva a este Panel a concluir que es una práctica común que los equipos de fútbol españoles utilicen las mencionadas siglas.
El dominio controvertido es semejante en grado de confusión a las marcas registradas CANAL SEVILLA F.C., TELETIENDA SEVILLA F.C., SFC y SEVILLA FUTBOL CLUB y a la marca no registrada, notoriamente conocida SEVILLA F.C. Dicho nombre de dominio incorpora totalmente la marca SEVILLA F.C., sobre la cual la Demandante ha probado ser titular de derechos.
Sobra decir que la presencia del gTLD “.com” en el dominio controvertido es irrelevante durante el análisis de semejanza en grado de confusión. Ver Valencia Club de Fútbol, S.A.D. v. Miguel García, Caso OMPI No. D2004-0009, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172, Informaciones Canarias S.A. (inforcasa) v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780; ver también, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537, y CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834.
En vista de lo anterior, la Demandante ha probado las condiciones contempladas en el primer requisito de la Política. Este Panel estima que el dominio controvertido es semejante en grado de confusión a las marcas de la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el Párrafo 4c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el emandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante ha invocado Telstra (ver punto 5.A supra), alegando que el Demandado está incurriendo en tenencia pasiva del dominio controvertido. El Demandado alega que el asunto se debe a una cuestión de necesidad y de diseño “que podrá ser mejor o peor”. Continúa el Demandado diciendo que lo cierto es que a nadie se le puede pedir que añada “actividad” a su página Web, del mismo modo que nunca podría exigírsele que sea de un color o estilo determinado. Añade que se trata de una cuestión meramente comercial cuya decisión corresponde exclusivamente a su propietario. Además infiere que podría compararse una página Web con una vitrina o un escaparate de un comercio: si el dueño no considera la necesidad de cambiarlo, nadie puede exigírselo. Finalmente, el Demandado alega que una página puede ser estática y desarrollar una intensa actividad de correo, y sin que por ello deba considerarse inactiva. El Demandado manifiesta que recibe una cantidad considerable de correos electrónicos, destacándose un número importante de correos recibidos de “hinchas” seguidores del club SEVILLA FUTBOL CLUB.
El Panel está en desacuerdo con el Demandado. De acuerdo con la escala ZIPPO,1 la página Web a la que resuelve el dominio controvertido, puede considerarse como meramente informativa o “pasiva.” La página no es interactiva per se, y no ofrece producto o servicio alguno a los usuarios. El propio Demandado nos dice que a nadie puede pedírsele que tenga actividad en su página Web. De acuerdo. Sin embargo, si ese “alguien” decide no tener actividad en su página Web, tendrá como consecuencia que su página sea considerada pasiva.
Por ende, el expediente nos muestra que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio controvertido, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
De acuerdo con el expediente del presente caso, el Demandado no ha sido conocido corrientemente como .
Por otro lado, el Demandado no ha proporcionado pruebas de realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio .
Parafraseando a FC Bayern München e.V v. Miguel Garcia, Caso OMPI No. D2000-1773, el asunto de que el Demandado haya incluido la frase “Bienvenido A Sevilla Frutas Y Conservas” en la página Web a la que resuelve el dominio controvertido, como una justificación para utilizar “sevillafc” dentro del dominio no es creíble y es irrelevante, porque el público de todas formas creería que las siglas “FC” se refieren al término “Futbol Club”, común entre los grupos profesionales de fútbol en España.
Este Panel está de acuerdo con el panel del caso The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Public Limited Company and the LiverpoolFC.TV Limited v. Andrew James Hetherington, Caso OMPI D2002-0046, ya que, mutatis mutandis, las letras “FC” difícilmente pueden ser percibidas por la mayoría de los usuarios de Internet como una abreviación de “Fashion Club”, “Frisbee Club” o cualquier otra forma de clubes, o si nos referimos al caso en estudio, como una abreviación de “Frutas Y Conservas”.
En efecto, este Panel desea recalcar que otros paneles que le han precedido se han pronunciado ya sobre el asunto de las letras “FC” asociadas a un nombre de dominio que incorpora el nombre de un club de fútbol conocido o famoso. Dichos paneles anteriores han decidido que esas dos letras aunadas al nombre del equipo de fútbol son percibidas por el público consumidor como “Futbol Club” y por lo tanto constituyen confusión respecto del nombre de dominio que las incluye. Este Panel concuerda con sus antecesores: Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky, Caso OMPI No. D2000-0428 (argumentando que el dominio se originó con un perro llamado “Yahoo”), y The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Steve Grewal, Caso OMPI No. DTV2001-0001 (sugiriendo que fue registrado para una organización llamada "North American Sikhs Demanding Answers to their Questions," es decir, "NASDAQ").
En ausencia de pruebas presentadas por el Demandado para demostrar que efectivamente está llevando a cabo un negocio legítimo de frutas y conservas, este Panel concuerda con las resoluciones anteriormente citadas.
Habiendo analizado lo anterior, el Panel estima que el Demandado no ha probado tener derechos o intereses legítimos al nombre de dominio . El segundo requisito de la Política ha sido cumplido en favor de la Demandante.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el Párrafo 4.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Algunas decisiones emitidas por otros Paneles reconocen que la lista de los cuatro factores que establece el Párrafo 4b) de la Política es enunciativa y no limitativa (v.gr. Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131, Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416. De acuerdo con Telstra (ver punto 5ª, supra), “existen otras circunstancias que pueden constituir prueba de que el dominio fue registrado y se usa de mala fe”.
Según Telstra, “lo importante no reside en el hecho de si el demandado está llevando a cabo actos positivos de mala fe, sino si derivado de las circunstancias del caso puede concluirse que el demandado está actuando de mala fe. La distinción entre realizar un acto positivo de mala fe y actuar de mala fe pareciera una distinción fina, pero es importante. Lo que dicha distinción significa es que el concepto de usar un nombre de dominio de mala fe no se limita a una acción positiva; se incluye también a la omisión en el concepto. Ello quiere decir que es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad del demandado se convierta en uso de mala fe del nombre de dominio”.
Siguiendo la doctrina Telstra de la tenencia pasiva, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:
(i) Las marcas SEVILLA FUTBOL CLUB, SEVILLA F.C. y sus adaptaciones y modificaciones son altamente distintivas y han sido consideradas como notoriamente conocidas para efectos del presente procedimiento. Su duración es de un siglo, su intensidad es probada (más de 2,060,000 resultados han sido obtenidos al realizar una búsqueda de SEVILLA F.C. en Google, de los cuales, una gran mayoría de los sitios revisados aleatoriamente se refieren a la Demandante), el alcance geográfico de su uso, según Demandante y Demandado es internacional, la valoración y prestigio alcanzado en el mercado son muy significativos, según pruebas aportadas por la Demandante y las propias aseveraciones del Demandado sobre la importancia y tamaño de dicha Demandante; la difusión en medios electrónicos de que gozan dichas marcas en España e internacionalmente es amplia.
(ii) El Demandado no ha presentado pruebas de uso de buena fe del dominio controvertido .
(iii) El Demandado no tiene relación alguna con la Demandante o sus marcas, y ha omitido presenta prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(iv) El Demandado intenta justificar el registro de insertando la frase “BIENVENIDO A SEVILLA FRUTAS Y CONSERVAS” en la página Web a la que resuelve el dominio controvertido, como una justificación para utilizar “SEVILLAFC” dentro del multicitado dominio. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”. Ver también FC Bayern München (supra), The Liverpool Football Club (id) Yahoo! Inc.(id) The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Steve Grewal (id).
(v) Según la evidencia presentada por la Demandante (fe de hechos Notarial), la cual no fue controvertida por el Demandado, el cual tenía pleno conocimiento de la existencia de la Demandante y sus marcas, puesto que el Demandado vivía en Sevilla, ciudad donde el equipo de fútbol de la Demandante ha jugado por 100 años. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, supra.
(vi) Este Panel concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Demandado registró y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) –en donde el demandado registró -.
(vii) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio por parte del Demandado que no fuera ilegítimo, tales como confusión, engaño o violación de la legislación de protección.
En vista de lo anterior, queda acreditado que el Demandado ha incurrido en el registro y utilización de mala fe del dominio , con lo cual se satisface el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 3 de octubre de 20051 Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).
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