Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
France Antilles, S.A. contre Monsieur Jean-Luc Petit
Litige n� D2005-0771
1. Les parties
Le requ�rant est France Antilles, S.A., Paris, France, repr�sent� par Selaaf Delsart-Teston, France.
Le d�fendeur est Monsieur Jean-Luc Petit, Montcuq, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 18 d�cembre 2003.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par France Antilles, S.A. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 19 juillet 2005.
En date du 19 juillet 2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20 juillet 2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 8 ao�t 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 28 ao�t 2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 24 ao�t 2005.
En date du 7 septembre 2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
La pr�sente d�cision est r�dig�e en fran�ais en application du paragraphe 11a) des R�gles, compte tenu notamment du fait que les deux parties sont fran�aises, r�sident en France et que la proc�dure s’est d�roul�e en fran�ais.
4. Les faits
Le requ�rant est la soci�t� France Antilles S.A. dont le si�ge social est � Paris. Elle exerce son activit� dans le domaine de la presse. En particulier elle �dite un journal gratuit sous le nom de “ParuVendu” sp�cialis� dans les petites annonces.
Le requ�rant est propri�taire :
- d’une marque fran�aise semi-figurative PARU VENDU n�99806023 d�pos�e le 26 juillet 1999 dans les classes n� 9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par r�seau Internet et la cr�ation de sites Internet.
- d’une marque fran�aise semi-figurative PARU VENDU SERVICES n�3207885 d�pos�e le 4 f�vrier 2003 pour d�signer les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est notamment pr�vue la publication et l’exploitation de publications en ligne.
- d’une marque fran�aise verbale “C’EST PARU C’EST VENDU” n�3206048 d�pos�e le 24 janvier 2003 pour d�signer les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est �galement pr�vue la publication en ligne.
La soci�t� Comareg, filiale de France Antilles est b�n�ficiaire d’un contrat de licence des marques ci-dessus et exploite un site Internet .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant s’appuie sur le paragraphe 4a)b)et c) des Principes directeurs pour asseoir son argumentation.
a) Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits.
Le requ�rant expose que la soci�t� France Antilles exerce une activit� bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des ann�es elle �dite et distribue un journal gratuit d’annonces et de publicit� d�nomm� ParuVendu.
France Antilles est par ailleurs propri�taire des marques vis�es ci-dessus sous le paragraphe “Les faits”.
En d�cembre 2003, le requ�rant a donn� une licence non exclusive des marques a une soci�t� Comareg, sp�cialis�e dans la presse gratuite, et filiale de France Antilles. Cette soci�t� exploite par ailleurs un site Internet d’annonces et de publicit� �”www.”.
Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur le 18 d�cembre 2003 est post�rieur � l’enregistrement des marques pr�cit�es.
La comparaison des marques et du nom de domaine litigieux montre qu’ils sont identiques ou � tout le moins similaire au point de pr�ter � confusion.
Le nom de domaine est identique, ou � tout le moins fortement similaire, � la marque semi-figurative PARU VENDU n�99 806 023. Le risque de confusion est �vident m�me en l’absence des �l�ments figuratifs car les noms de domaine sont uniquement constitu�s d’�l�ments verbaux.
De m�me le nom de domaine reprend les �l�ments distinctifs de la marque PARU VENDU SERVICES n�3207885. Il y a donc une forte similarit� et un risque de confusion d’autant plus que le mot “Services” n’a aucun pouvoir distinctif.
Enfin la marque C’EST PARU C’EST VENDU n�3206048 tire son pouvoir attractif des termes Paru et Vendu. D’o� le risque de confusion.
Apr�s avoir rappel� que le gTLD de premier niveau n’a pas � �tre pris en compte dans l’appr�ciation de la similitude, le requ�rant en conclut que les ressemblances sont susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public, ce dernier �tant susceptible d’�tre orient� vers un site distinct de celui initialement recherch�.
b) Le d�fendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le d�fendeur n’est pas connu sous le nom de “ParuVendu” et n’exer�ait pas d’activit� sous ce nom avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Il ne peut justifier d’aucun droit sur la d�nomination ”ParuVendu” que ce soit � titre de marque, nom commercial ou enseigne.
Il semble que le d�fendeur soit �crivain (sous le pseudonyme St�phane Ternoise) de sorte que son activit� habituelle n’est manifestement pas l’�dition de petites annonces.
Manifestement le d�fendeur a cherch� � profiter de la notori�t� attach�e aux marques PARUVENDU pour d�tourner vers son site des consommateurs � des fins lucratives en cr�ant la confusion dans l’esprit de ces derniers.
c) Enfin le requ�rant soutient que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En mai 2003, la soci�t� France Antilles a rachet� la soci�t� Comareg, leader de la presse gratuite et qui �ditait le journal Bonjour. Ces soci�t�s ont fusionn� leurs r�seaux sous la seule d�nomination ParuVendu et r�alisent depuis janvier 2004, plus de 220 publications gratuites ParuVendu sur l’ensemble du territoire fran�ais ce qui repr�sente plus de 17 millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont �t� investis dans cette publication.
Dans les derniers mois de 2003, tous les journaux Bonjour (et notamment l’�dition de Cahors Bonjour le 46) annon�aient le changement de nom � compter du 1er janvier 2004 qui serait dor�navant PARU VENDU.
Par ailleurs ces deux soci�t�s exploitent ensemble le site Internet ”www.”�qui est le site de r�f�rence de la petite annonce en France: 1 200 000 annonces et plus de 100 000 annonceurs professionnels par an.
Enfin une campagne publicitaire de plus de 500 000 euros a �t� relay�e sur RTL et sur des grands journaux tels ”Le Monde” et ”La Tribune”.
Il n’est donc pas douteux qu’� la date o� le d�fendeur a proc�d� � l’enregistrement de son site il connaissait l’existence du journal ParuVendu et du site ”www.” et que cet enregistrement r�v�le sa mauvaise foi.
Cette mauvaise foi est d’autant plus manifeste que le d�fendeur a �t� mis en connaissance des droits du requ�rant et de l’atteinte qu’il portait � ces droits par lettre recommand�e avec accus� de r�ception en date du 18 f�vrier 2005, retir�e le 21�f�vrier�2005.
Il n’a pas r�pondu � cette lettre. Le d�fendeur a pr�f�r� publier la lettre sur son site en se pr�tendant victime “de menaces de la part de Philippe Hersant”. Il a continu� � utiliser son site d’annonces gratuites dont le contenu montre que Monsieur Petit connaissait parfaitement l’historique des r�seaux ParuVendu-Bonjour. L’enregistrement du site litigieux au moment pr�cis de la fusion des r�seaux r�v�le un usage d�loyal et la mauvaise foi.
Le requ�rant demande donc � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que soit transf�r� au requ�rant.
B. D�fendeur
Le d�fendeur, dans le cadre de la pr�sente proc�dure, a adress� une r�ponse au Centre le 24 ao�t 2005. Cette r�ponse suit le plan du requ�rant.
a) Sur le caract�re identique ou semblable, au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits.
Le d�fendeur commence par contester le risque de confusion sur la base de la notori�t� car un indice de notori�t� de 37% ou 23% selon les �tudes lui parait extr�mement faible.
Il exprime aussi que le requ�rant ne pr�sente pas sur ses publications son site d’une mani�re �vidente et que toute personne souhaitant se connecter sur le site de la marque PARUVENDU est par d�finition une personne connaissant cette marque et donc l’adresse de son site.
Il rappelle d’autre part que l’�l�ment .net est international alors que .fr est caract�rise un nom de domaine purement fran�ais.
Il pense que si le requ�rant avait r�ellement craint la confusion entre les sites, il n’aurait pas attendu 2005, pour formuler une r�clamation.
Le d�fendeur exprime aussi que le requ�rant, dans le constat d’huissier, pr�sente le site du d�fendeur � la date du 13 avril 2005, soit apr�s r�ception le 8 mars de la lettre recommand�e de mise en demeure (“quand le site se situait en �tat de l�gitime d�fense”). Or avant le 8 mars 2005 pr�sentait des annonces gratuites (une partie des annonces du site ) “sp�cifi�es du r�seau TERNOISE”.
Apr�s avoir critiqu� la m�thode agressive de la lettre recommand�e, le d�fendeur assure que l’analyse de la marque PARU VENDU et de son site d�montre qu’il est d�raisonnable de pr�tendre � une confusion possible.
b) Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le d�fendeur expose qu’il n’est pas seulement �crivain mais qu’il �dite 66 noms de domaine, dont 11 consacr�s aux annonces gratuites dont il donne quelques exemples.
Tout en admettant qu’il n’a aucun droit sur une marque, une enseigne ou un nom commercial, le d�fendeur expose qu’il a �crit une chanson “”, que cette expression est venue spontan�ment � son esprit, et que sa seule crainte est que ce nom ait �t� r�serv� avant lui. Cette chanson lui conf�re un “int�r�t l�gitime et incontestable”.
Si son site est connu c’est parce qu’il est associ� au nom de St�phane Ternoise.
Il conclut sur ce point en affirmant qu’il a fait un usage l�gitime et loyal du nom de domaine, sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause dont il ignorait l’existence.
c) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Apr�s s’�tre insurg� contre les menaces dont il a fait l’objet, le d�fendeur expose qu’il a bien connu la Comareg quand il habitait Arras et que les publications de cette soci�t� n’avaient aucun int�r�t pour lui.
Depuis 1996 il vit dans un petit village du Lot, dans le Canton de Montcuq, ou aucun journal gratuit d’annonces n’est distribu�.
A c�t� de ses activit�s d’auteur-�diteur ind�pendant il se consacre � la gestion de plus de 60 sites Internet;
Le d�fendeur affirme que le requ�rant sait parfaitement que sa marque lui �tait inconnue. Il rappelle que la publication ParuVendu n’est pas forc�ment distribu�e dans toute la France et notamment dans les petits villages ou hameaux �loign�s des villes (il vit � 35 kilom�tres de Cahors). Enfin quel que soit le montant des campagnes publicitaires, nul n’est cens� �couter RTL ou lire les journaux ”Le Monde” et ”La Tribune”.
Le d�fendeur indique aussi que c’est la premi�re fois qu’il est attaqu� par une marque mais il se demande comment se fait-il que le requ�rant, ou son licenci� la Comareg n’aient pas song�s � r�server des noms de domaine tels que ou dans la mesure o� ils craignaient tant la concurrence.
Il insiste aussi sur le fait que le requ�rant fournit une fausse date du retrait de la lettre recommand�e (21 f�vrier 2005). C’est en r�alit� le 8 mars que cette lettre a �t� retir�e et le requ�rant utilise le site ”www.” apr�s cette derni�re date pour laisser croire que le d�fendeur connaissait la marque PARUVENDU en 2003.
De tout cela il r�sulte que le dossier du requ�rant est “d�loyal, tronqu�,inexact, malhonn�te…” et que finalement aucune mauvaise foi n’est prouv�e.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le requ�rant ; et
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr� ; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Sur ce point il est clair qu’il y a similitude au point de pr�ter � confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du requ�rant.
Le nom de domaine et les trois marques invoqu�es par le requ�rant tirent leur distinctivit� des deux mots paru et vendu et de leur rapprochement.
Les �l�ments figuratifs ne sont manifestement pas de nature � supprimer le risque de confusion puisque les noms de domaines sont exclusivement compos�s d’�l�ments verbaux.
En tant que de besoin nous rappellerons qu’il est constant dans une telle proc�dure UDRP qu’il n’y pas lieu de prendre en consid�ration le gTLD de premier niveau (.net) dans l’appr�ciation de la similitude.
M�me si cela est plus pertinent sous le troisi�me �l�ment de l’UDRP (4(a)(iii) des Principes directeurs), rappelons que les observations du d�fendeur sur la liste des produits et services des marques oppos�es ne sont pas un �l�ment essentiel d�s lors que subsiste la confusion possible dans l’esprit du public. Au demeurant, en l’esp�ce et de mani�re superf�tatoire, la liste des produits et services pour les trois marques oppos�es pr�voie les journaux, les annonces et les publications en ligne. Nous sommes donc dans le m�me secteur d’activit�.
Nous concluons donc que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter confusion avec les marques du requ�rant.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le d�fendeur lui-m�me indique dans sa r�ponse qu’il n’a, sur l’expression “paruvendu” aucun droit au titre des marques, de l’enseigne ou du nom commercial.
De m�me il r�sulte du dossier que le d�fendeur n’exer�ait aucune activit� sous ce nom avant l’enregistrement du nom de domaine.
L’argument du d�fendeur selon lequel il aurait compos� une chanson “P”,� une date d’ailleurs non pr�cis�e, n’est pas pertinent dans le contexte de cette proc�dure. Ceci ne lui conf�re donc aucun droit ou int�r�t l�gitime.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le requ�rant a expos� la tr�s large diffusion de sa publication gratuite “ParuVendu” (17 millions d’exemplaires par semaine), le rachat de la soci�t� Comareg et la fusion des deux r�seaux, le changement de nom du journal Bonjour en ParuVendu et l’annonce de ce changement (notamment dans l’�dition de Cahors “bonjour le 46”) avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le d�fendeur, et enfin une vaste campagne publicitaire.
En d�pit de ces circonstances le d�fendeur soutient qu’au moment de l’enregistrement il ne connaissait pas l’existence du journal ParuVendu et ne connaissait pas non plus l’existence des marques du requ�rant. Il affirme avec force que l’id�e du site lui est venue spontan�ment � l’esprit.
Plusieurs consid�rations doivent �tre prise en compte pour appr�cier la situation:
Dans sa r�ponse le d�fendeur expose qu’� c�t� de ses activit�s d’auteur �diteur il s’est consacr� � la cr�ation de sites Internet (66 sites d�di�s � la chanson, � la litt�rature et aux annonces gratuites). D�s l’an 2001, il a cr�� plusieurs sites d’annonces gratuites dont il donne des exemples. C’est dans le cadre de cette d�marche qu’il dit avoir cr�� le site litigieux � la fin de 2003.
Au moment de l’enregistrement du site en question il indique avoir redout� que ce site ait �t� r�serv� avant lui comme cela lui �tait d�j� arriv�.
En d’autres termes le d�fendeur n’est pas uniquement un auteur mais un praticien des sites Internet, notamment dans le domaine des annonces, et semble conna�tre quelques r�gles �l�mentaires telle que la n�cessit� d’enregistrer son site en premier. En revanche il indique que c’est la premi�re fois qu’il est attaqu� sur la base de marques. La consultation du Whois montre que le contrat de r�servation d’un nom de domaine soumet ce dernier en cas de d�saccord sur la possession au syst�me uniforme de r�glement des diff�rends de l’ICANN.
En tant que praticien, cr�ateur de nombreux sites Internet, le d�fendeur ne devrait pas ignorer que la possession d’un nom de domaine s’expose non seulement � une r�servation ant�rieure mais aussi � des marques ant�rieures et que certaines pr�cautions peuvent �tre prises avant toute r�servation.
Le d�fendeur est non seulement praticien des sites Internet mais l’une de ses sp�cialit�s est la publication d’annonces gratuites. Dans ce cadre, et m�me s’il habite un petit village isol�, il est un peu surprenant qu’il ignore � ce point l’environnement de ce m�tier. Non seulement le journal gratuit “ParuVendu” fait l’objet d’une tr�s large distribution dans toute la France (17 millions d’exemplaires par semaine) mais aussi b�n�ficie d’une relative notori�t�: 37% ou 23% selon les �tudes de notori�t� spontan�e n’est pas si n�gligeable que cela. De surcro�t il suffit d’interroger un moteur de recherche comme Google pour conna�tre l’existence du journal “ParuVendu”.
C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des co�ncidences fortuites, l’argumentation du d�fendeur, m�me si elle est s�duisante, n’emporte pas notre intime conviction.
Par ailleurs la lettre recommand�e du Cabinet Delsart Teston du 2 ao�t 2005, a mis le d�fendeur en situation de conna�tre les risques juridiques qu’il encourrait. Il a pr�f�r� ne pas r�pondre, s’estimant offens�, et a publi� cette lettre sur son site avec ses commentaires personnels.
Dans sa r�ponse dans le cadre de la pr�sente proc�dure le d�fendeur semble ne pas vouloir c�der au requ�rant, au risque bien s�r de d�tourner sur son site un public qui peut l�gitimement penser �tre sur le site du requ�rant ou de son licenci�.
C’est pourquoi nous estimons finalement que le crit�re pr�vu � l’article 4-a (iii) des Principes directeurs est rempli.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4i) des Principes Directeurs et 15 des R�gles, la Commission Administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 21 septembre 2005
Full & Egal Universal Law Academy