Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
La Comunidad Autónoma de Galicia v. A Casa Encantada
Caso N°. D2005-0785
1. Las Partes
La Demandante es La Comunidad Autónoma de Galicia, A Coruña, España, representada por Clarke, Modet & Co., España.
La Demandada es A Casa Encantada, con domicilio en A Coruña, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de julio de 2005. El 22 de julio de 2005 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de julio de 2005 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2005. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de septiembre de 2005.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de septiembre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se presentó en lengua española, el Demandado no ha contestado la demanda, pero ambas partes son españolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el párrafo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una Comunidad Autonómica de carácter histórico del Estado Español, reconocida de forma explícita por la Constitución española de 6 de diciembre de 1978.
La Demandante es titular de marcas constituidas por la denominación “Plan Galicia” desde el 27 de noviembre de 2003.
La fecha en que se registró el nombre de dominio impugnado es el 2 de diciembre de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante básicamente alega:
Que es una de las entidades territoriales incluidas dentro de España, con autonomía y oficialmente reconocida en el Estado Español.
Que es titular de la marca registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, consistente en la denominación “Plan Galicia”, para distintas clases del Nomenclátor Internacional, inscrita en el año 2003, justificando dicha titularidad con el certificado de registro que acredita la vigencia del mismo.
Que existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio y la marca registrada “Plan Galicia” y una prioridad temporal de esta marca respecto del nombre de dominio ya que éste fue registrado con posterioridad a que aquélla fuese solicitada y estuviese en vigor, conforme se acredita en la demanda.
Que la denominación hace referencia a un Plan aprobado conjuntamente por el Gobierno español y gallego, que se creó tras el vertido de hidrocarburos que el petrolero Prestige realizó en las costas gallegas, con el fin de dinamizar la economía gallega y paliar los efectos del vertido en las costas del litoral gallego.
Que dicho “Plan” ha gozado de una abundante divulgación en todo el territorio español, y específicamente en Galicia, a través de prensa, radio y televisión, así como en debates relativos al mismo en la Cámara Legislativa española, el Congreso de los Diputados. Todo ello evidencia la notoriedad de su marca en un momento muy anterior a la solicitud del nombre de dominio. Acompaña abundantes recortes periodísticos y resultados de búsqueda del “Plan Galicia” en el buscador Google, que a su juicio acreditan la notoriedad de la marca registrada.
Que tanto el que figura como titular actual, el Demandado, como el titular inicial que registró el nombre de dominio tienen su residencia fijada en Galicia, según información aportada de la base de datos Whois, lo que pone de manifiesto el conocimiento de la existencia de la marca dada la presencia mediática y la repercusión, inclusive internacional, que tuvo el siniestro del Prestige.
Que en Resolución de la OMPI se destaca la especial protección de la que deben gozar las marcas notorias como “Plan Galicia” donde se hayan realizado importantes inversiones; en este caso de fondos públicos, para que sea así posible la divulgación, promoción y conocimiento entre los usuarios.
Que la OMPI a través de Resolución también defiende que el registro como nombre de dominio de una marca de gran renombre en el territorio donde reside el Demandado equivale per se a un registro y uso de mala fe en el sentido de la Política de Disputas de ICANN.
Que es necesario remarcar la especial necesidad de que las Instituciones Públicas puedan ofrecer a los ciudadanos información on-line de forma sencilla e inequívoca relacionada al proyecto público de que se trate. Y que en el caso del Plan Galicia los interesados verán frustradas sus pretensiones al no poder acceder a la información pretendida.
Que el titular inicial del nombre de dominio era D. Mariano Grueiro. Que dicho señor se destacaba por la realización de artículos de contenido notoriamente contrarios a la Xunta de Galicia, en los cuales llegó a utilizar sin autorización otra de las marcas titularidad de ésta, “Galicia Calidade”, lo que evidencia su conocimiento de las marcas de la Xunta de Galicia y refuerza la presunción de mala fe en el registro del nombre de dominio .
Que la Comunidad Autónoma de Galicia se dirigió a través de requerimiento a D. Mariano Grueiro solicitándole el cese en el uso y la transferencia del nombre de dominio, a lo que en un principio éste manifestó estar de acuerdo, si bien nunca lo cumplió. Por el contrario, con posterioridad, la marca fue transferida a nombre de la “Consellería de Economía. Responsable Departamento Plan Galicia”, si bien este dato junto con otros datos registrales eran falsos pues nunca esta Institución recibió tal nombre de dominio.
Que, a continuación, vuelve a realizarse otro cambio de titularidad del nombre de dominio en esta ocasión a nombre de la actual Demandada, A Casa Encantada, organización dedicada a la reivindicación política cuyo objetivo es la crítica al Gobierno Gallego.
Que de ello se deduce que la persona en la que desembocan todos los datos como propietario y gestor del nombre de dominio impugnado, utilizando titularidades falsas e interpuestas es D. Mariano Grueiro.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “Plan Galicia”, así como cualquier tipo de autorización o licencia del titular de la marca que le permita utilizarla en su beneficio personal.
Que el nombre de dominio impugnado ha sido registrado de mala fe ya que se conocía la existencia de la marca “Plan Galicia” dada su notoriedad en la Comunidad Autónoma de Galicia, lugar de residencia del titular, debido a que en este tiempo la página web a la que se accede a través del nombre de dominio ha permanecido inactiva y vacía de contenido, lo que evidencia que no se está realizando ninguna oferta de buena fe de productos o servicios, sino simplemente aprovechándose de una denominación conocida para promocionar a un tercero, utilizando una denominación que pertenece a un organismo público.
Que la única finalidad del registro es no hacer posible el uso de la misma por la Xunta de Galicia, aprovechando la confusión que se crea en los ciudadanos en beneficio personal y de crítica a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Que el nombre de dominio debe ser transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante sostiene que concurre el requisito de identidad hasta el punto de crear confusión respecto a su marca PLAN GALICIA. Afirma la absoluta identidad entre la marca PLAN GALICIA de la que es titular y el nombre de dominio . Apunta como consecuencia de esta identidad el perjuicio ocasionado a los ciudadanos que se dirigen a dicha página web con la intención de obtener importante información de contenido económico y social.
A la vista de todo ello, el Experto afirma que hay práctica identidad entre la marca PLAN GALICIA y el nombre de dominio registrado hasta el punto de crear confusión por las siguientes razones.
En relación a la extensión “.com”, característica de un nombre de dominio genérico, numerosas Decisiones del Centro han concluido que por ser un término de obligatoria inclusión en nombre de dominios de primer nivel no debe entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos “.com”, “.net” “.org”, “.biz”, etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
En los demás vocablos el nombre de dominio es absolutamente idéntico a la marca titularizada por la Demandante.
El Experto entiende, por tanto, cumplido el requisito contenido en el párrafo 4.a)i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alude reiteradamente a la falta de cumplimiento de este segundo requisito ya que el Demandado no utiliza ni ha utilizado el nombre de dominio para una oferta de productos o servicios de buena fe. Es más la página web a la que se refiere el nombre de dominio ha carecido de toda actividad desde el transcurso de su concesión según la Demandante manifiesta, afirmando que en esta misma situación existe también una página con el nombre de dominio , aunque nada reclama sobre éste.
Alega también que el Demandado no posee registro de marcas con esa denominación ni ha recabado autorización por los legítimos titulares para su uso.
Por último, fundamenta la falta de interés legítimo en el hecho de que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio ni ha mantenido relaciones comerciales, laborales o profesionales con la Demandante.
En el párrafo 4.c) de la Política se recogen los criterios de los que puede hacer uso el Demandado para demostrar su interés legítimo sobre el nombre de dominio. El Experto debe subrayar a este respecto que no existe prueba alguna que permita concluir que concurre alguna de dichas circunstancias pues el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre correspondiente al nombre de dominio. Tampoco hay evidencia que la Demandante haya autorizado al Demandado a registrar tal nombre de dominio; por el contrario, lo que existe es un requerimiento remitido por la Demandante en el que pone en conocimiento del Demandado su registro de la marca y le insta para que cancele el nombre de dominio o se lo transfiera, a lo que el Demandado accedió aunque no lo cumpliera.
Por último aunque el Experto, haciendo uso de sus facultades, haya comprobado que, en contra de lo que afirma la demanda, la página web se encuentra operativa en el sentido de que tiene algún contenido, sin embargo, al visitar la misma lo que los usuarios encuentran es únicamente un escrito de opinión en el que se ataca de forma feroz las actuaciones del Gobierno gallego después de la catástrofe del Prestige. Y si bien todos los ciudadanos tienen reconocido el derecho a la libertad de expresión, el uso de este derecho no puede ir aparejado al uso fraudulento de la marca propiedad de un tercero contra quien se dirige la crítica. Por lo que el Experto debe concluir que no ha existido por parte del Demandado la intención de realizar un uso leal del nombre de dominio, lo que en otro caso le hubiera legitimado, según elPárrafo 4.c.)iii), a poseer el mismo.
Por último no debemos obviar el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, lo cual no puede más que demostrar su falta de interés en este procedimiento y en la defensa de su posible derecho o interés legítimo.
Por tanto, a juicio del Experto, se cumple el segundo presupuesto del párrafo 4.a)ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante a lo largo de toda su Demanda deja patente que en su opinión tanto en la inscripción como en las sucesivas transferencias del nombre de dominio, se esconde la figura de Mariano Grueiro, que se ha valido de datos falsos o inexactos a la hora de transferir el nombre de dominio con el fin de ocultar la verdadera identidad del titular del mismo.
Además entiende la Demandante que la única finalidad del registro consistió en perturbar a la Xunta de Galicia e imposibilitarle el registro del nombre de dominio de una marca con la misma denominación que ya ostentaba y que todo ello se llevó acabo de mala fe dado que el Demandado conocía de estas circunstancias.
Alega que con la actuación del Demandado quedó de manifestó su intencionalidad de obrar de mala fe al tratar de atraer con el nombre de dominio a los usuarios de Internet, consiguiendo crear en los consumidores la confusión derivada de la perspectiva de estar visitando la página web relativa al PLAN GALICIA creada por la Comunidad Autónoma de Galicia de ámbito económico y social, y encontrándose en cambio con la página web de un tercero.
En este procedimiento es importante examinar si efectivamente el actual titular del nombre de dominio impugnado y contra el que lógicamente se dirige la Demanda, es efectivamente un tercero interpuesto por el Sr. Gruerio para eludir su responsabilidad y no poder resultar demandado, pues de lo contrario no se podrían considerar los argumentos de la Demanda respecto a la mala fe en el registro.
Entiende el Experto que las referencias de otras páginas web que alega la Demandante para tratar de demostrar que detrás de este nombre de dominio siempre está la maniobra de Mariano Grueiro, aunque representan referencias de interés para considerar como responsable a dicho Sr. Grueiro, no justifican plenamente este extremo. Por eso, dada la ya indicada gran importancia de esta circunstancia, el Experto ha hecho uso de la facultad que le confiere la Política (párrafo 10 del Reglamento) y ha desarrollado indagaciones paralelas que le han aportado los siguientes datos: que la actual titular del nombre de dominio . A Casa Encantada, aparece como titular del registro del nombre de dominio , según información obtenida de Whois. Este nombre de dominio tiene como e-mail de contacto del registrante la dirección de correo electrónico rbouso@. Esta misma dirección aparece en la documentación aportada por la Demandante como dato de contacto del primer registro del nombre de dominio cuyo titular registral era el Sr. Grueiro (prueba documental número 8).
El Experto debe manifestar que la existencia de dicha dirección de correo electrónico, rbouso@, que servía de contacto en el momento del registro del nombre de dominio a favor de Mariano Grueiro y que en la actualidad constituye también el e-mail del actual titular, no viene sino a confirmar la relación existente entre A Casa Encantada y Mariano Grueiro y que es éste último el que ha urdido esta maniobra para intentar eludir su responsabilidad e incumplir el compromiso adquirido tras el requerimiento recibido. Igualmente es prueba de que se ha valido de falsos datos registrales para ocultar la verdadera identidad del propietario del nombre de dominio, que no es otra persona que él mismo, habiendo incluso recurrido a hacer creer que el nombre de dominio había sido transferido tras el requerimiento a una Institución oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia, dejando con todo ello patente su intencionada mala fe.
Examinadas todas estas alegaciones y circunstancias, el Experto entiende que el actual titular del nombre de dominio cuestionado y Demandado en este procedimiento arrastra la mala fe presente en el registro, atribuible al Sr. Grueiro.
Es evidente también que el nombre de dominio se registró aprovechando que la extensión “.com” no había sido registrada por la Demandante. Por otro lado, no puede decirse que la denominación adoptada haya sido fruto de la casualidad o desconocimiento, pues es probado el conocimiento y la notoriedad de la marca PLAN GALICIA con anterioridad al registro del nombre del nombre de dominio mucho más al residir Demandante y Demandado en la misma zona territorial española. (Documento 4)
Además, la Ley española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en su Título V que regula el “Contenido del derecho de marca”, contiene el artículo 34 en cuyo apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir: “usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.”
El Experto concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
Respecto a si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe también ha de hacerse mención a las directrices contenidas en el párrafo 4.b)ii) de la Política, según el cual si el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir al titular de la marca del producto o servicio reflejar dicha marca en un nombre de dominio correspondiente, esta actuación constituirá por sí sola prueba suficiente de la utilización de mala fe del nombre de dominio.
Por otra parte, como se ha indicado, la actividad que tiene este nombre de dominio es la inclusión de un contenido extremadamente crítico y ofensivo contra la Demandante, utilizando para ello la propia marca registrada por esta de tal forma que no sólo desprestigia a la Demandante sino también a la marca y confunde a los navegantes que deseen conocer aspectos relativos al conocido PLAN GALICIA.
A la vista de todo ello, resulta probado no sólo que existió mala fe en el registro sino que se ha puesto de manifiesto que el único uso realizado se ha dirigido a plasmar unas críticas peyorativas hacia la actuación de la Xunta de Galicia, en el denominado PLAN GALICIA, para obstaculizar la actuación de la misma.
El Experto concluye, por tanto, que el uso del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
Por estas razones, el Experto concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en e párrafo 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
María Baylos
Experto Único
Fecha: 27 de septiembre de 2005
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