Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gestión de Electrodomésticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL
Caso N° D2005-0990
1. Las Partes
La Demandante es Gestión de Electrodomésticos, SA (Gestesa) representada por Tecnoderecho SL, Madrid, España.
La Demandada es Fastroson, SL con domicilio en A Coruña, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es OnlineNic, Inc. d/b/a China-C.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2005. El 15 de septiembre de 2005 el Centro envió a OnlineNic, Inc. d/b/a China-C vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 16 de septiembre de 2005 OnlineNic, Inc. d/b/a China-C envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de octubre de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de octubre de 2005.
El 11 de octubre de 2005, el OnlineNic, Inc. d/b/a China-C remite al centro un mensaje de correo electrónico en el que afirma que el actual titular del nombre de dominio es Fastroson, SL, y reconoce haber cometido un error al confirmar que el titular del dominio era D. Serafín Rodríguez Rodríguez. No obstante, Fastroson, SL, por medio de su administrador único, contesta a la demanda. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de octubre de 2005.
Tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el 24 de octubre de 2005 el Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que realiza nuevas alegaciones y aporta nuevas pruebas, a la vista de las cuales, los días 25 y 26 de octubre de 2005 el Demandado envía al Centro dos correos electrónicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante, adjuntando así mismo nuevos medios de prueba.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de noviembre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son españolas y están domiciliadas en España; la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Gestión de electrodomésticos, SA (Gestesa) es titular de la Marca Internacional denominativa nº 580915, compuesta por el signo “MASTER CADENA” y registrada para distinguir servicios de la clase 39 del Nomenclátor internacional.
- Gestión de electrodomésticos, SA (Gestesa) es titular de las marcas españolas con número de registro M 1535071 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para servicios de la clase 39); M 1724697 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 7); M 1724698 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 9); M 1724699 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” registrada para productos de la clase 11); M 2468406 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 7); M 2468407 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 9); M 2468408 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 11); M 2468409 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 16); M 2468410 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 39); M 2375610 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER” y registrada para productos de la clase 7); M 2375611 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER”, y registrada para productos de la clase 9); M 2375612 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER” y registrada para productos de la clase 11).
- Gestión de electrodomésticos, SA (Gestesa) ha solicitado las siguientes marcas españolas: M 2661975 (mixta con denominativo “MASTER CADENA VEN Y ACERTARAS”, para servicios de las clases 35 y 39); M 2661976 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” para servicios de la clase 35); M 2661977 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” para servicios de la clase 35); M 2661972 (mixta con denominativo “CADENA MASTER” para servicios de la clase 35).
- El actual titular del nombre de dominio es la sociedad Fastroson, SL. El dominio fue registrado con fecha 29 de febrero de 2000. Dicho nombre de dominio fue registrado ante el registrador OnlineNic, Inc. d/b/a China-C, constando en el acuerdo de registro la sujeción de disputas como la presente a la Política Uniforme de la ICANN.
- En la página web “” se contiene un aviso en el que se comunica a los usuarios que el dominio “” ha quedado desactivado a efectos de la prestación de servicios de Fastroson, SL y se contiene un enlace a la página web “”.
- Máster Electrodomésticos del Noroeste, SA es una sociedad que recibió por parte de Gestión de electrodomésticos, SA (Gestesa) una autorización de uso de la marca “Master Cadena”, en virtud de la cual recibió el derecho a utilizarla y a ceder su uso a los comerciantes minoristas de la zona geográfica comprendida en las provincias españolas de A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Máster Electrodomésticos del Noroeste, SA concertó, en enero de 2001, un contrato de licencia de la marca “Master Cadena” con D. Serafín Rodríguez Deaño, quien actuaba en nombre propio. En dicho contrato no se autoriza expresamente a D. Serafín Rodríguez Deaño a registrar la marca “Master Cadena” como nombre de dominio; impidiéndosele grabar las marcas comerciales en productos, ofrecer servicios bajo dichas marcas o incluirlas en el nombre comercial con el que D. Serafín ejerza su actividad empresarial.
- El 10 de mayo de 2005, la página web de la Demandante “” incluía a Fastroson, SL entre las tiendas de la cadena “Master Cadena”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la demanda, el Demandante alega, resumidamente, lo siguiente:
- Hay identidad entre las marcas de su titularidad compuestas por el signo “Master Cadena” y el nombre de dominio .
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio , habiéndolo registrado con posterioridad a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre la marca “Master Cadena” y todo ello sin haber obtenido previa o posteriormente autorización del Demandante.
- El Demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante a cambio de un precio que supera el normal del registro, y a tal efecto, el Demandado se ha puesto en varias ocasiones en contacto con el Demandante para realizar diversas ofertas de compraventa.
- No es la primera vez que D. Serafín Rodríguez Rodríguez realiza el registro de nombres de dominio con la clara intención de defraudar a los titulares legítimos de derechos de propiedad industrial, habiendo perdido ya varios procedimientos administrativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
- El nombre de dominio ha venido siendo utilizado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante y aprovechándose de esta manera de su reputación. Al incluir en el dominio un link a la página web “”, el Demandado se estaría aprovechando deslealmente del nombre de dominio , ofreciendo servicios que se corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece el Demandante.
Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandante mantiene lo siguiente:
- El actual titular del nombre de dominio es D. Serafín Rodríguez Rodríguez, tal como aparece en la base de datos “Whois”.
- La Demandante nunca cedió el uso de su marca ni a D. Serafín Rodríguez Rodríguez ni a la sociedad Fastroson, SL. Únicamente autorizó el uso de sus marcas a D. Serafín Rodríguez Deaño, pero dicha autorización no permitía registrar la marca como nombre de dominio. Además no se ha producido ninguna subrogación por parte de Fastroson, SL en el contrato de cesión de uso de la marca a D. Serafín Rodríguez Deaño; y además el contrato de autorización a D. Serafín Rodríguez Deaño está extinguido.
B. Demandado
En la contestación a la demanda, el Demandado alega, resumidamente, lo siguiente:
- D. Serafín Rodríguez Rodríguez no es el actual titular del nombre de dominio , sino la sociedad Fastroson, SL, de la cual D. Serafín Rodríguez es administrador único.
- Fastroson es una empresa con más de 30 años de experiencia en sectores como la venta de aparatos electrodomésticos, los muebles de cocina y hogar o las radiocomunicaciones profesionales. La empresa Fastroson “ha operado bajo la titularidad de un profesional autónomo (persona física) y con motivo de la jubilación del mismo recientemente la empresa se transforma en Sociedad Limitada (Fastroson, SL)”.
- La persona física responsable inicialmente de la empresa concertó contratos de autorización de uso de la marca “Mastercadena” con la concesionaria de la marca para Galicia “Unión Gallega de electrodomésticos, SA, UGESA” y posteriormente con la nueva concesionaria “Master Elestrodomésticos del Noroeste, SA”. Fastroson, SL renovó automáticamente todos los contratos comerciales suscritos anteriormente por la persona física responsable de la empresa Fastroson; y Master Electrodomésticos del Noroeste, SA así lo admitió con la renovación automática del contrato existente. Por ello, afirma el Demandado “Fastroson (primero como profesional autónomo y posteriormente como sociedad) ha sido autorizada por las empresas concesionarias de la Demandante para el uso de la marca ‘Master Cadena’)”.
- En la fecha de registro del nombre de dominio la Demandante venía haciendo uso de su marca “Cadena master” y no “Master Cadena”. Es posteriormente, cuando ya se había registrado el nombre de dominio , cuando el Demandante intenta obtener de Fastroson, SL la cesión de dicho dominio, a lo cual se negó en todo momento dicha sociedad.
- El 30 de julio de 2005, Máster Electrodomésticos del Noroeste, SA hace efectiva la posibilidad de revocación del contrato de autorización de uso de la marca a efectos de que la titular de dicha marca pueda emprender las acciones para obtener el nombre de dominio. Pero Fastroson, SL continúa teniendo legítimo derecho al registro, mantenimiento y uso del nombre de dominio por haber solicitado el registro de la marca “Master Cadena” en la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de Norteamérica para distinguir la prestación de servicios a través de Internet.
- Por todo ello, el Demandado solicita que el caso sea rechazado por incumplimiento de la Política en lo tocante a la determinación del Demandado, y en su defecto, que se resuelva el caso como “hostigamiento” a favor de la titular del nombre de dominio, debido a la utilización de mala fe de la Política por parte de la Demandante con la finalidad de privar al Demandado de la titularidad del nombre dominio objeto de la controversia.
Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado sostiene lo siguiente:
- Master Electrodomésticos del Noroeste, SA renovó con la empresa Fastroson, SL, el contrato de cesión de marca que tenía suscrito con D. Serafin Rodríguez Deaño, con la renovación de la información de sus sistemas informáticos y al continuar facturando y cobrando la correspondiente cuota de asociado a Fastroson, SL. Además, la Demandante reconoció a Fastroson, SL en la lista de tiendas oficiales de “Master Cadena” publicada por la misma hasta junio de 2005 en su página web y suministradas entre otros, a revistas especializadas del sector.
- A fecha de 25 de octubre de 2005 Fastroson, SL no tiene notificación formal de ninguna resolución de contrato por parte de Máster Electrodomésticos del Noroeste, SA, pero el Demandado entiende que la misma ha resuelto el contrato en el momento en que cesó en la facturación de la cuota mensual y en el suministro de mercancías a Fastroson, SL (a partir del mes de junio de 2005).
- Desde el 30 de junio de 2005 Fastroson, SL ha cesado en el uso de la marca “Master Cadena”, retirándola tanto de su publicidad como de los elementos de decoración, iluminación y vehículos.
- De forma cautelar y de buena fe, Fastroson, SL ha optado por desactivar desde el pasado 30 de junio de 2005 todos los servicios de comercio electrónico que venía prestando desde la página web a la espera de la resolución de la United States Patent andf Trademark Office con respecto a la solicitud de marca presentada por Fastroson, SL.
- Los enlaces a la web de Fastroson, SL que se contiene en la desactivada página , figuran en cumplimento de las obligaciones impuestas por la Ley de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico española.
6. Cuestiones previas de procedimiento
A. Determinación del Demandado
En la demanda se indica como Demandado, literalmente, a “SERAFíN RODRíGUEZ RODRíGUEZ, FASTROSON, SL, con domicilio Porto do Son, A Coruña (España). En el Anexo 1 de la Demanda se aporta copia del resultado de la búsqueda efectuada en la base de datos (Whois) del registrador, en la que constan los siguientes datos en torno al titular del nombre de dominio:
El 15 de septiembre de 2005, el registrador confirma al Centro que D. Serafín Rodríguez Rodríguez es el actual titular del nombre de dominio . No obstante, el 4 de octubre de 2005 D. Serafín Rodríguez comunica por correo electrónico al Centro que la empresa titular y registrante único del nombre de dominio es la sociedad Fastroson, SL; advertencia ésta que reitera en días y correos electrónicos sucesivos, en los que insiste en que al registrar el nombre de dominio actuó en representación de la sociedad Fastroson, SL.
D. Serafín Rodríguez Rodríguez también se pone en contacto con el registrador (OnlineNic, Inc. d/b/a China-C) solicitándole que corrija la verificación de registro que éste había realizado al Centro. El 8 de octubre de 2005 OnlineNic, Inc. d/b/a China-C comunica por correo electrónico a D. Serafín Rodríguez que él figura como titular del nombre de dominio junto a la sociedad Fastroson, S.L. Sin embargo (y tras las explicaciones que D. Serafín Rodríguez realiza en un correo electrónico posterior a OnlineNic, Inc. d/b/a China-C), el registrador remite al Centro -el 11 de octubre de 2005- un mensaje de correo electrónico en el que afirma que el actual titular del nombre de dominio es Fastrroson, SL, y reconoce haber cometido un error al confirmar que el titular del dominio era D. Serafín Rodríguez Rodríguez.
Ante este hecho, en la contestación a la demanda presentada por D. Serafín Rodríguez Rodríguez éste reitera su alegación de que no es titular del nombre de dominio . Pero tras exponer esta circunstancia, D. Serafín Rodríguez Rodríguez, como representante del titular del nombre de dominio, la sociedad Fastroson SL y en nombre de la misma, procede a contestar los argumentos de la Demandante.
A la vista de estos hechos, y a efectos de resolver esta cuestión de procedimiento, debe tenerse presente que en la base de datos del Whois, en el apartado en el que se identifica al titular del nombre de dominio consta en primer lugar el nombre de D. Serafín Rodríguez Rodríguez y en segundo lugar la denominación social Fastroson, SL. Asimismo, hay que recordar que como administrador único de la sociedad Fastroson, SL, D Serafin puede representarla en juicio y fuera de él. [Según el artículo 61 de la Ley española de sociedades de responsabilidad limitada de 23 de marzo de 1995, “la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores”].
Pues bien, D. Serafín Rodríguez Rodríguez afirma que la solicitud del nombre de dominio la hizo representando a la sociedad y que ésta es la titular de dicho dominio. La determinación de si actuó en nombre propio o como representante de la sociedad es un problema propio del acuerdo de registro. El registrador ha confirmado que cometió un error al comunicar que el titular era D. Serafín Rodríguez Rodríguez, y que el verdadero titular del dominio es la sociedad Fastroson, SL. Es cierto que inicialmente esa no era su postura, pero ha corregido su afirmación. Este Experto se considera vinculado por la afirmación del registrador en la que identifica a la sociedad Fastroson, SL como el actual titular del nombre de dominio . (En el caso Nilfisk-Advance A/S v. CLD and Mark & Marie Claire Morton, OMPI Nº D2000-1297 el Grupo de expertos también considera necesario sujetarse a la afirmado por el registrador en la verificación de registro en torno al titular del nombre de dominio).
En definitiva, ambas partes del contrato de registro afirman que el contrato de registro se hizo en representación de la sociedad Fastroson, SL y que por lo tanto que ésta es su titular, sin que existan razones para dudar de la veracidad de la afirmación realizada por el registrador del nombre de dominio .
Ahora bien, el hecho de que el actual titular del nombre de dominio sea Fastroson, SL y no D. Serafín Rodríguez Rodríguez no implica, como pretende D. Serafín Rodríguez, rechazar la demanda y no entrar a analizar el fondo del asunto.
El Demandante ha presentado la demanda de conformidad con los datos del Whois, reproduciendo los datos que constan en dicho registro. Lo que sucede es que dichos datos no están lo suficientemente claros, pues, al aparecer en primer lugar el nombre de D. Serafín Rodríguez Rodríguez parece que él es el titular del nombre de dominio. Buena prueba de que la base de datos del Whois es confusa son los mensajes de correo electrónico entre el registrador y D. Serafín Rodríguez hasta aclarar este extremo. Pero aun siendo cierto que el Demandante cree, y sostiene, que el único titular del nombre de dominio es D. Serafín Rodríguez Rodríguez, la verdad es que en la Demanda cita tanto a D. Serafín Rodríguez Rodríguez como a la sociedad Fastroson, SL.
Un caso similar al presente es el caso TV4 AB and TV4.COM, OMPI Nº D2000-0735. También en él, en la base de datos del Whois aparecía como titular del nombre de dominio en disputa una persona física y una supuesta sociedad, razón por la cual en la demanda se mencionaba a ambos. Pero el registrador confirmó que el titular del dominio sólo era la sociedad, la entidad TV4.COM. Por ello, el Experto ordenó un cambio en el rótulo del procedimiento y siguió con el mismo con el nuevo Demandado. En este caso, la compañía era ficticia, pero aún así el Experto, a la vista de la declaración del registrador, consideró que el Demandado debía ser la compañía y no la persona física que supuestamente la representaba. En este caso el Experto entendió que el defecto de la demanda en cuanto a la identificación del Demandado era un mero defecto formal que no impedía entrar a analizar el fondo del asunto, porque el verdadero titular del nombre de dominio había contestado la demanda. Pues bien, en el presente caso se debe dar la misma solución, sobre todo si tenemos en cuenta que la sociedad Fastroson, SL no es ficticia.
De hecho, aunque el Demandante cree que el único titular del nombre de dominio es D. Serafín Rodríguez Rodríguez, en la demanda se cita también a Fastroson, SL. Además, no se puede desconocer que el verdadero titular del nombre de dominio (Fastroson, SL) ha sido notificado adecuadamente de la demanda interpuesta. Tanto es así que ha contestado dicha demanda actuando por medio de su representante legal, que es el propio Sr. Serafín Rodríguez Rodriguez. Resulta pues, que si bien la demanda presenta un defecto formal en la determinación del Demandado, dicho defecto es un defecto de forma y no de sustancia y puede ser corregido tratando a Fastroson, SL como único Demandado. Esto es lo que propone hacer este Experto, de modo que decide la carátula del presente caso en cuanto al nombre de las partes sea: Gestión de Electrodomésticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL.
B. Admisión de alegaciones y pruebas suplementarias
Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el 24 de octubre de 2005 el Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que aporta nuevos datos y pruebas. A la vista de esas nuevas alegaciones y pruebas, el Demandado envía al Centro dos correos electrónicos (uno el 25 de octubre de 2005 y otro el día siguiente) en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, “además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razón por la cual múltiples Grupos de expertos han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles, OMPI Nº D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey, OMPI Nº D2001-0824; u Deutsche Post AG v. MailMij LLC, OMPI Nº D2003-0128).
No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Nº D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Nº D2003-0113; Société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry-Succession Saint Exupéry-D’Agay v. The Holding Company, OMPI Nº D2005-0165).
En opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestación a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el párrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones y pruebas suplementarias.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca internacional que protege la denominación “Master Cadena”, así como de varias marcas españolas compuestas por el signo “Master Cadena”.
De igual modo, este Experto único considera que existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante constituidas por la denominación “Master Cadena”. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y del mismo modo, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los dominios [Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, caso OMPI N° D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos EAuto Inc v. Available-Domain-N d/b/a Intellectual-A, Inc., OMPI Nº D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, OMPI Nº D2001-0017; o Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, OMPI Nº D2002-1037, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, OMPI Nº D2000-0079; Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, OMPI Nº D2004-0803).
La Demandante afirma en su demanda que ni D. Serafín Rodríguez Rodríguez, ni Fastroson, S.L, poseen derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, siendo registrado dicho dominio con posterioridad a la existencia de derechos de Propiedad Industrial sobre la marca “Master Cadena” de los que es titular el Demandante, todo ello sin que el Demandado hubiese obtenido previa o posteriormente autorización del Demandante. Ello, unido a las alegaciones sobre la actuación de mala fe de la Demandado, permite concluir que la parte Demandante ha aportado indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba la resultará ciertamente sencilla.
Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega, en primer lugar la existencia de un contrato de licencia de uso de las marcas “Master Cadena”. Según el Demandado, Fastroson, SL renovó automáticamente todos los contratos comerciales suscritos por parte de D. Serafín Rodríguez Deaño con Unión Gallega de Electrodomésticos, S.A y con Master Electrodomésticos del Noroeste, SA, sociedades licenciatarias de la Demandante; contratos en virtud de los cuales D. Serafín Rodríguez Deaño era autorizado a usar la marca “Master Cadena”. Esta afirmación, en cambio, es rebatida por el Demandante según el cual no es cierto que Fastroson, SL se haya subrogado en los contratos de cesión de uso de las marcas “Master Cadena” concertados con D. Serafín Rodríguez Deaño.
Pues bien, este Experto no considera necesario entrar a analizar la existencia o no de dicho contrato de licencia de marca entre Demandante y Demandado (para lo cual, por lo demás, carece de competencia, por ser ésta una cuestión que las partes deberán dilucidar ante los Tribunales de Justicia competentes). A los efectos del presente procedimiento administrativo lo relevante es que, aún en la hipótesis de que se admitiese la existencia de dicho contrato de licencia de marca, dicho contrato habría quedado ya sin efectos, tal como reconoce el Demandado. En efecto, en el correo electrónico enviado por el Demandado al Centro con fecha de 25 de octubre de 2005 y en el que se contienen alegaciones suplementarias, el Demandado reconoce que “a fecha de hoy, 25 de octubre de 2005, Fastroson SL no tiene notificación formal de ninguna resolución de contrato por parte de Master Electrodomésticos del Noroeste SA, sin embargo, entendemos que la misma ha resuelto el contrato en el momento que cesó en la facturación de la cuota mensual y el suministro de mercaderías a nuestra empresa (a partir del mes de Junio de 2005)”. [Y en la demanda, se afirma que el 30 de julio de 2005, Máster Electrodomésticos del Noroeste, SA, hace efectiva la posibilidad de revocación del contrato de autorización de uso de la marca a efectos de que la titular de dicha marca pueda emprender las acciones para obtener el nombre de dominio]. Resulta, pues, que el Demandado reconoce que en la actualidad carece de cualquier tipo de autorización o licencia por parte del legítimo titular de las marcas “Master Cadena”.
Esto supone que la alegación del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el párrafo 4 a) ii) de la Política. En virtud de este párrafo de la Política, la Demanda prosperará si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”. Y nótese bien que la Política utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del párrafo 4 a) ii) de la Política es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses legítimos.
Es cierto que el párrafo 4 c) i) de la Política dispone que el Demandado demostrará sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del párrafo 4 a) ii) de la Política hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no está en vigor, no podrá el Demandado alegar como derechos o intereses legítimos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisión del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, OMPI Nº D2004-0950, un contrato de licencia sólo puede ser relevante a efectos del párrafo 4 c) i) de la Política si todavía está en vigor. [En el mismo sentido la decisión del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, OMPI Nº D2004-0865].
Como prueba de sus derechos o intereses sobre el nombre de dominio el Demandado en el presente procedimiento también invoca la solicitud de la marca “Master Cadena” presentada el 18 de junio de 2005 en la United States Patent and Trademark Office, con número de serie 78653676, para distinguir actividades de prestación de servicios a través de Internet.
Es cierto que la titularidad de un derecho de marca sobre el signo en conflicto ha sido reconocida por algunos Grupos de expertos como un elemento suficiente para demostrar la tenencia por parte del Demandado de intereses legítimos en el sentido de la Política de la ICANN. Pero para ello se exige que el registro de la marca se haya obtenido de buena fe y con el propósito de usarla en la jurisdicción en la que se haya registrado, y no simplemente para evitar la aplicación de la Política (Vid, por ejemplo, el caso Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “M”, OMPI N° D2000-0847).
Pues bien, dejando a un lado que en el presente caso el Demandado sólo es titular de una solicitud de marca, sujeta por tanto a la eventual denegación de registro por parte de la United States Patent and Trademark Office; este Experto considera que el Demandado no ha probado la existencia de preparativos serios para el uso de dicha marca en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta circunstancia, unida al hecho de que la solicitud de marca se presenta en el mismo mes (junio de 2005) en que, según el Demandado, se extinguió el contrato de licencia que (siempre según el Demandado), lo autorizaba a usar la marca “Master Cadena”, hace que la referida solicitud de marca no puede ser considerada más que como un intento de impedir la aplicación de la Política. Por ello, la alegación de la parte Demandada no constituye una prueba suficiente de sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto.
A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política de la ICANN.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los párrafos 4) a) iii) y 4) b) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediación y Arbitraje en aplicación de la Política de la ICANN: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, OMPI N° D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolución del caso INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, OMPI N° D2000-1467; o la resolución del caso Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, OMPI N° D2002-1037).
Registro de mala fe
El Demandante argumenta que el Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante a cambio de un precio que supera el normal de registro, y a tal efecto, mantiene el Demandante que el Demandado se ha puesto en contacto en varias ocasiones con él para realizar diversas ofertas de compraventa. No obstante, el Demandante no realiza el más mínimo intento para probar esta afirmación, razón por la cual este Experto no puede, en modo alguno, tenerla en cuenta.
En segundo lugar, sostiene el Demandante que el hecho de que D. Serafín Rodríguez Rodríguez haya perdido varios procedimientos administrativos de la ICANN es una muestra de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio .
Ante esta alegación, este Experto quiere recordar que, efectivamente, en diferentes resoluciones de Grupos de Expertos, se tiene en cuenta el resultado de otros procedimientos en los que ha intervenido el Demandado. Así, en la resolución del caso Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. v. Thomas Wolf/Agustinos Recoletos, OMPI Nº D2003-0225, se considera suficiente para reconocer la existencia de mala fe el hecho de que el demandado haya perdido dos procedimientos anteriores. Y en sentido similar cabe citar, entre otras, la resolución del caso PORT AVENTURA, S.A. v. Miguel García Quintas, OMPI N° D2000-0751.
Ahora bien, el hecho de que en casos anteriores se haya considerado que el Demandado ha ocupado de forma abusiva nombres de dominio, aun siendo un indicio de mala fe en el registro de otros nombres de dominio, no puede ser elevado a la categoría de presunción iuris et de iure, de modo que ese indicio puede ser desvirtuado por el Demandado.
En el presente procedimiento el titular del nombre de dominio es Fastroson, SL y no D. Serafín Rodríguez Rodríguez. No obstante, esto no priva de relevancia a la circunstancia de que D. Serafín Rodríguez Rodriguez haya perdido otros procedimientos anteriores. Porque D. Serafín Rodríguez Rodríguez es el administrador único de la sociedad que registró y está usando el nombre de dominio , siendo la persona que actuó en nombre de tal sociedad. Es por ello que los casos anteriores en los que D. Serafín Rodríguez Rodríguez figuraba como Demandado han de ser tenidos en cuenta como a la hora de valorar la mala fe de la sociedad “Fastroson, SL” en el momento de registrar el referido dominio.
Acreditada por el Demandante la existencia de indicios de mala fe en la actuación del Demandado, corresponde a dicho Demandado aportar pruebas de su buena fe. A este respecto, afirma el Demandado que registró el nombre de dominio de buena fe y en base a una autorización para usar la marca de la que es titular la Demandante. En efecto, el Demandado mantiene que Master Electrodomésticos del Noroeste, SA como entidad autorizada para ceder el uso de las marcas de la Demandante, renovó con Fastroson, SL el contrato de cesión de marca que tenía suscrito con D. Serafin Rodríguez Deaño, al renovar la información de sus sistemas informáticos y al continuar facturando y cobrando la correspondiente cuota de asociado a Fastroson, SL. Este extremo, sin embargo, es discutido por la Demandante, que afirma que únicamente autorizó el uso de sus marcas a D. Serafín Rodríguez Deaño, que no se ha producido ninguna subrogación por parte de Fastroson, SL en el contrato de cesión de uso de marca a D. Serafín Rodríguez Deaño; que el contrato de autorización a D. Serafín Rodríguez Deaño está extinguido y que además dicho contrato no permitía registrar la marca como nombre de dominio.
Este Experto no puede entrar a decidir si existió o no la renovación o subrogación de dicho contrato de licencia, cuestión ésta para la cual no tiene competencia en los reducidos márgenes de procedimientos como éste. Lo único que puede hacer el Grupo de expertos en un procedimiento ICANN es valorar si en la actuación del Demandado se observa mala fe en el momento de registro del nombre de dominio. Y a estos efectos este Experto considera que en la actuación de Fastroson, SL se aprecia mala fe, y ello con independencia de la conclusión a la que se pudiera llegar en un Tribunal de Justicia, sobre la existencia o no de una licencia de uso de las marcas “Master Cadena”.
En efecto, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca por parte del Demandado. [Así, por ejemplo, las resoluciones de los casos Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, OMPI Nº D2004-0803, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José, OMPI Nº D2003-0675]. Pues bien, en el momento de solicitar el nombre de dominio , Fastroson, SL era consciente de la coincidencia de dicho nombre de dominio con la marca “Master Cadena”. Por ello, si se entendiese que la Demandante no ha autorizado a la Demandada el uso de la marca “Master Cadena”, el registro del nombre de dominio se habría producido de mala fe.
Si en cambio el contrato de licencia en virtud del cual D. Serafín Rodríguez Deaño era autorizado a usar las marcas “Master Cadena” se entendiese renovado a favor de Fastroson, SL, cabría apreciar igualmente mala fe en el momento en que esta sociedad, actuando por medio de su administrador único D. Serafín Rodríguez Rodríguez, registró el nombre de dominio . Ello es así porque en el contrato de autorización de uso de la marca “Master Cadena” a D. Serafín Rodríguez Deaño no se incluye cláusula alguna en la que se permita expresamente el registro de la marca como nombre de dominio. Aunque Fastroson, SL se hubiese subrogado en el referido contrato de autorización de uso de la marca “Master Cadena”, en dicho contrato no se autoriza el registro de la marca como nombre de dominio. Y el registro de la marca como nombre de dominio sin autorización expresa del titular legítimo de la marca, constituye un comportamiento oportunista y de mala fe que pretende el beneficio exclusivo de uno de los integrantes de la red de establecimientos usuarios de la marca “Master Cadena”. Además, con dicho registro se estaría facilitando una expansión ilícita de la zona territorial en la que el uso estaría autorizado, haciendo accesible los productos o servicios al público que accede a Internet desde zonas en las que el sujeto que registra el nombre de dominio no tiene autorización para usar la marca.
Uso de mala fe
Por lo que se refiere a la mala fe en el uso del nombre de dominio , mantiene la Demandante que el nombre de dominio ha venido siendo utilizado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante y aprovechándose de esta manera de su reputación. A juicio del Demandante, al incluir en el dominio un link a la página web “”, el Demandado se estaría aprovechando deslealmente del dominio , ofreciendo servicios que se corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece el Demandante.
Este Experto considera que, efectivamente, el nombre de dominio se está usando de mala fe. Porque permite a “Fastroson, SL” aumentar considerablemente el número de potenciales clientes en detrimento del titular de la marca y de todas las personas a la que éste ha autorizado el uso de la marca “Master Cadena”.
El Demandado alega que el enlace a la web “” figura en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley española de servicios de la sociedad de la información (Ley 34/2002, de 11 de julio). Pero las obligaciones de información que los artículos 9 y siguientes de esta Ley imponen a los prestadores de servicios de la sociedad de la información podrían cumplirse sin necesidad del establecimiento de dicho hipervínculo, a lo que, en modo alguno, obliga el referido texto legal.
En suma, este Experto estima que también se cumple la tercera de las condiciones fijadas en la Política, al haber sido registrado y haber sido usado de mala fe el nombre de dominio.
Manifestándose todas las condiciones fijadas en el párrafo 4a) de la Política para que prospere la demanda es obvio que dicha demanda no ha sido presentada de mala fe. Debe por tanto rechazarse la pretensión del Demandado de que se resuelva el presente caso como “hostigamiento” del Demandante al Demandado. Como ya ha quedado expuesto, el defecto formal a la hora de identificar al Demandante no obedece a una actuación maliciosa del Demandante para privar al Demandado del nombre de dominio en conflicto. Por el contrario, responde a la poca claridad con la que aparecen los datos sobre el titular del nombre de dominio en la base de datos “Whois” del registrador.
8. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 23 de noviembre de 2005
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