Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comin
Caso N° D2005-1029
1. Las Partes
La demandante es la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón con domicilio en Zaragoza, España, representada por Clarke, Modet & Co., España (en adelante, la “Demandante”).
El demandado es Oscar Espinosa Comin, con domicilio en Zaragoza, España (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. - NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).
3. Iter Procedimental
La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 30 de septiembre de 2005. El 4 de octubre de 2005 el Centro envió a NICLINE.COM, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de octubre de 2005 NICLINE.COM envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de octubre de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de noviembre de 2005. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de noviembre de 2005.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 11 de noviembre de 2005, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante presentó la Demanda en castellano, sin que el Demandado haya presentado escrito ni oposición alguna en relación con el uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.
Habida cuenta de la mencionada falta de oposición del Demandado y del hecho que ambas partes aparentemente residen en España, este Panel considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una caja de ahorros española, fundada en Zaragoza en el año 1905. Desde su fundación, se ha dedicado a la prestación de servicios financieros al por menor a empresas y particulares, incluyendo, entre otros, créditos hipotecarios y al consumo, depósitos financieros, planes de pensiones y otros servicios financieros.
Actualmente, la Demandante cuenta con una plantilla de más de 1200 personas además de una red de 224 sucursales, de las cuales 177 se encuentran situadas en la provincia de Zaragoza. Tal y como ha acreditado la Demandante (por medio de la aportación de numerosas noticias publicadas en los principales periódicos de España y de un gran número de folletos publicitarios), ésta es una de las entidades financieras más conocidas en la provincia de Zaragoza, al haber hecho un uso extensivo y prolongado de la marca “Caja de Ahorros de la Inmaculada” tanto para promocionar sus servicios como para fomentar actividades interés público. En este ámbito, la Demandante se ha destacado por prestar apoyo económico a actividades y actos relacionados con las humanidades, las ciencias, la cultura, el deporte o el medioambiente.
La Demandante es titular de numerosos registros de marcas españolas compuestas por la denominación “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. De este modo, se pueden citar, entre otras, las siguientes marcas:
- Marca nº 1025147 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en clase 16 del Nomenclator Internacional;
- Marca nº 1025148 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en clase 35 del Nomenclator Internacional;
- Marca nº 1025149 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en clase 36 del Nomenclator Internacional;
- Marca nº 1025150 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en clase 37 del Nomenclator Internacional;
- Marca nº 1536852 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en clase 41 del Nomenclator Internacional;
- Marca nº 2655205 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, concedida en las clases 35, 36, 41 y 42 del Nomenclator Internacional;
Asimismo, la Demandante es titular del nombre comercial español nº 98094, “Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, el cual se encuentra registrado bajo las clases 36, 41, 42 y 45 del Nomenclator Internacional.
Por último, cabe señalar que la Demandante es igualmente titular, entre otros, del nombre de dominio , el cual utiliza desde 1996 para albergar su página web corporativa, en la cual se ofrece información sobre los diversos productos financieros ofrecidos y gestionados por la Demandante así como sobre sus actividades de obra social.
El Demandado parece ser un ciudadano español que reside en la ciudad de Zaragoza. Este Experto, no obstante, no ha podido obtener más información sobre el Demandado ni sobre las circunstancias en las que registró el Nombre de Dominio puesto que el Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en este procedimiento de forma alguna. No obstante, de acuerdo con lo probado en la Demanda, el Demandado fue empleado durante un año de la Demandante, trabajando en oficinas de la Demandante sitas en Zaragoza.
El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de mayo de 2003 y desde su registro no se ha vinculado a página web alguna.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, afirma la Demandante:
(i) Que es titular de numerosas marcas compuestas por la denominación “Caja de Ahorros de la Inmaculada”, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que utiliza para la comercialización de sus productos y servicios así como para promover sus actividades de obra social.
(ii) Que el Nombre de Dominio, es confusamente similar a las marcas “CAI - Caja de Ahorros de la Inmaculada” de las que la Demandante es titular.
(iii) Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, la Demandante indica que el Demandado no es titular ni licenciatario de signo distintivo alguno compuesto por la denominación “Caja de Ahorros de la Inmaculada” ni que ha utilizado en momento alguno la mencionada denominación para identificarse.
(iv) Que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe. Para llegar a esta conclusión, señala la Demandante que es imposible que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante y de sus marcas en el momento del registro del Nombres de Dominio. En efecto, el Demandado fue empleado de la Demandante durante un año, con lo que quedan pocas dudas sobre su pleno conocimiento tanto de la Demandante como de las marcas de las que aquélla es titular. Asimismo, la masiva presencia mediática de las marcas de la Demandante en la provincia donde el Demandado reside hace imposible que este no estuviera al corriente de la existencia de dichas marcas en el momento del registro del Nombre de Dominio.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4.a) de la Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que los Demandados han registrado y utilizan de mala fe los Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la Demandante es titular de diversas marcas compuestas por la denominación CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, las cuales ha utilizado en el desarrollo de sus actividades.
Si se compara el Nombre de Dominio con las marcas CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA se puede comprobar que hay una coincidencia, si bien dicha coincidencia no es plena. En efecto, las marcas de las que es titular la Demandante se componen de las siglas “CAI” y de las palabras “Caja de Ahorros de la Inmaculada”, constituyendo la parte más distintiva de las mismas esta última. De hecho, la denominación “CAI” corresponde a las siglas de “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. Por todo ello, este Experto considera que las mencionadas diferencias no son lo suficientemente relevantes a efectos de la Política.
Por otra parte, otra diferencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio es la ausencia de espacios en el Nombre de Dominio, además de la inclusión en este último del sufijo “.com”. Esta diferencia no obstante, no debería tenerse en cuenta pues se deriva de las actuales condiciones de uso de nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nº D2000-0812, o A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI Nº D2003-0172,).
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA de las que la Demandante es titular y que, por tanto, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4.a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusión. En este sentido, de acuerdo con los argumentos que se expondrán más adelante, este Experto considera que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere a una marca notoria en la provincia donde el Demandado reside. Esta consideración se refuerza si se tiene en cuenta, adicionalmente, el hecho de que el Demandado fue empleado de la Demandante durante un año.
Teniendo en cuenta lo dicho, este panel considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombres de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No° D1999-0001,o Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado para registrar un nombre de dominio basado en las marcas de la Demandante. En este sentido, este Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que el Demandado haya ostentado un derecho legítimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominación para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.
- El Demandado aparentemente reside en Zaragoza, ciudad donde la marca CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA ha adquirido una significativa notoriedad. Asimismo, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de la presente decisión, parece imposible que el Demandado se sirva de cualquier forma de la denominación “Caja de Ahorros de la Inmaculada” sin lesionar los derechos de la Demandante.
- El Demandado trabajó durante un año como empleado de la Demandante, de modo que es inconcebible que, en el momento del registro del Nombre de Dominio, no fuera claramente consciente de que dicho registro (y su posterior uso) constituía una clara infracción de los derechos de la Demandante.
- Por último, de acuerdo con lo señalado con anterioridad, el Demandado no ha aportado argumento alguno que permitiera justificar el registro del Nombre de Dominio.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la posibilidad más razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado.
De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisión, el Nombre de Dominio se encuentra desactivado, sin enlazar con página web alguna. En este sentido, la tenencia pasiva como supuesto de mala fe en el sentido de la Política ha sido reconocido en numerosas decisiones anteriores a la presente (ver, por ejemplo, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003; CBS Broadcasting, Inc. vs. Edward Enterprises, Caso OMPI N° D2000-0242,o Brown Thomas & Company Limited v. Domain Reservations, Caso OMPI N° D2001-0592), si bien para reconocer dicha mala fe, la tenencia pasiva del Nombre de Dominio debe complementarse con una serie de indicios que permitan considerar que existe mala fe en el uso del Nombre de Dominio.
En el presente caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias descritas en relación con el Demandado y el Nombre de Dominio, parece claro que el uso del Nombre de Dominio responde a criterios de mala fe.
En efecto, el Nombre de Dominio corresponde a una marca notoriamente conocida en la provincia donde el Demandado reside, de modo que es difícil imaginar cualquier uso que no produjera una lesión de los derechos de la Demandante, siendo dicha lesión perfectamente conocida por el Demandado. En este sentido, cabe recordar una vez más que este fue empleado de la Demandante, lo cual no hace sino reforzar la impresión anteriormente descrita. Dicha interpretación ha sido adoptada en numerosas decisiones anteriores centradas en casos cuyas circunstancias eran equiparables a las que se dan en el presente procedimiento (ver, por ejemplo, la decisión en el Savino del Bene, Inc. v. Graciano Innocenti Gennari, Caso OMPI N° D2000-1133, o en First National Telecom Services Limited v. Richard Gibbs, Caso OMPI N° D2004-0363, o en Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Christopher E. Moakely, Caso OMPI N° D2005-0471).
Por otra parte, cualquier potencial uso que el Demandado pudiera hacer del Nombre de Dominio provocaría un riesgo significativo de futura perturbación de las actividades de la Demandante en Internet. Ciertamente, el hecho de que la Demandante sea una entidad financiera. Así se ha considerado en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI N° D2000-1502, o Banco Zaragozano S.A. v. Constramat y D. Fernando Labadía Pardo Caso OMPI N° D2004-0044).
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio. De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 25 de noviembre de 2005
Full & Egal Universal Law Academy