Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Juventus F.C. S.p.A. contro Sky Heaven Ltd.
Procedura No. D2005-1230
1. Le parti
La Ricorrente è Juventus F.C. S.p.A., Torino, Italia, rappresentata da Buzzi Notaro & Antonielli d’Oulx.
La Resistente è Sky Heaven Ltd., Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
2. I Nomi a Dominio e l’Ente presso il quali gli stessi sono registrati
I nomi a dominio oggetto della controversia sono , , e (di seguito Nome o Nomi a Dominio), registrati presso la società R.
3. Svolgimento della procedura
Il ricorso introduttivo della presente procedura, redatto in lingua italiana, è stato trasmesso dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) - Centro di Mediazione e Arbitrato (di seguito il Centro), ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Policy) approvata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) il 24 ottobre 1999, delle Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Rules), e delle WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Supplemental Rules). Il ricorso è pervenuto al Centro in forma elettronica in data 29 novembre 2005 ed in forma cartacea, corredato della relativa documentazione, in data 1 dicembre 2005.
Il 30 novembre 2005, il Centro ha inviato a R una richiesta di verifica della registrazione dei Nomi a Dominio e dei relativi dati. Il 1 dicembre 2005 R ha confermato che: (i) i Nomi a Dominio sono registrati presso R; (ii) l’attuale intestatario dei Nomi a Dominio è Sky Heaven Limited, indicando altresì i referenti amministrativi, tecnici e contabili; (iii) le Rules si applicano al Nome a Dominio; (iv) la lingua designata nel contratto di registrazione è quella italiana. R precisava però che la Resistente, all’atto della sottoscrizione del contratto di registrazione dei Nomi a Dominio, non aveva aderito alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo ove l’ente registrante ha sede. Di ciò, il Centro ha informato in data 5 dicembre 2005, la Ricorrente che ha pertanto ha provveduto a modificare il ricorso, con dichiarazione di accettazione della giurisdizione del Tribunale del luogo ove la Resistente è domiciliata. Tale modifica è pervenuta al Centro in formato elettronico in data 5 dicembre 2005, e venne inviata in formato cartaceo lo stesso giorno.
Il 12 dicembre 2005, verificatane la regolarità formale alla Policy, alle Rules e alle Supplemental Rules, il Centro ha notificato il Ricorso alla Resistente, con copia a ICANN ed alla Ricorrente, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura. Il Centro ha fissato all’1 gennaio 2006 il termine per l’invio della Risposta della Resistente.
La Resistente non ha inviato una Risposta entro tale termine, ed in data 3 gennaio 2006 il Centro ha notificato l’inadempienza della Resistente.
In data 16 gennaio 2006 il Centro ha notificato alle parti la nomina dell’avv. Andrea Mondini quale membro del Collegio uninominale per la presente procedura.
4. I Fatti
Il Collegio ritiene provate le seguenti circostanze in quanto documentate in atti e non contestate.
La Ricorrente è una società di diritto italiano operante nel settore del calcio professionistico la cui prima squadra, nota con il nome di Juventus o Juve, è una delle più importanti e note a livello italiano e mondiale.
La Ricorrente ha documentato di essere titolare dei seguenti marchi (cfr. all. 10 al ricorso):
- Marchio internazionale denominativo JUVENTUS (registrazione No. 651907 del 25 aprile 1996);
- Marchio comunitario denominativo JUVENTUS (di cui alla domanda n°818906 depositata in data 7 maggio 1998);
- Marchio internazionale denominativo JUVE (registrazione No. 684045 del 27 novembre 1997).
La Resistente, società di diritto delle British Virgin Island non ha inviato una risposta. Nulla è noto quindi sull’attività della Resistente.
In data 26 novembre 2004 la Resistente ha registrato i Nomi a Dominio.
5. Argomentazioni delle Parti
A. Ricorrente
La Ricorrente afferma:
- che i Nomi a Dominio sono identici o confondibili con i marchi JUVENTUS e JUVE di cui la Ricorrente è titolare, non potendo l’aggiunta del termine generico “games” o “casino” escludere il rischio di associazione con i tali marchi, peraltro rinomati a livello mondiale così come lo è l’omonima squadra di calcio;
- che la Resistente non ha alcun diritto o titolo sui Nomi a Dominio non essendo comunemente conosciuta con il nome corrispondente ai Nomi a Dominio né risulta averli mai usati a fini imprenditoriali;
- che il Nome a Dominio venne utilizzato da terzi per rinviare ad un sito in lingua polacca, mentre gli altri Nomi a Dominio non sono mai stati collegati ad alcun sito;
- che i Nomi a Dominio sono stati registrati in malafede, in quanto:
- al momento della registrazione, la Resistente non poteva non conoscere l’esistenza dei marchi della Ricorrente, attesa la rinomanza degli stessi;
- le informazioni rilasciate dalla Resistente per poter essere contattata in relazione alla registrazione non sono corrette in quanto una diffida inviata dalla Ricorrente alla Resistente in data 30 maggio 2005 a mezzo e-mail e per posta venne respinta e restituita al mittente (all. 7).
- che i Nomi a Dominio sono utilizzati in mala fede e che il semplice fatto che gli stessi non siano attualmente collegati ad alcun sito internet non vale ad escludere tale malafede, secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI sulla detenzione passiva.
La Ricorrente chiede pertanto che il trasferimento dei Nomi a Dominio.
B. Resistente
La Resistente non ha inviato una Risposta e non ha quindi contestato gli argomenti della Richiedente.
6. Motivi della Decisione
Ai sensi della lettera a) dell’art. 4 della Policy, incombe al ricorrente l’onere di provare che:
(i) il Nome a Dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio della Ricorrente; e
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; e
(iii) il Nome a Dominio è stato registrato ed usato in mala fede.
Il paragrafo 4(b) della Policy elenca poi a titolo esemplificativo quattro circostanze che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii), se dimostrate dal ricorrente, costituiscono evidenza della registrazione e dell’uso del nome a dominio in mala fede.
Il paragrafo 4© della Policy elenca a titolo esemplificativo tre circostanze che, se dimostrate dal resistente, costituiscono evidenza del suo diritto o titolo in relazione al nome a dominio ai fini del paragrafo 4(a)(ii).
(a) Identità o confondibilità
I Nomi a Dominio incorporano integralmente i marchi “JUVENTUS” e “JUVE” di titolarità della Ricorrente, con l’aggiunta dei termini generici “games” (dall’inglese ”giochi”) o “casino” (ragionevolmente assunto nel suo significato di “casa da gioco”).
Ad avviso del Collegio essi sono senz’altro confondibili con i suddetti marchi: L’aggiunta di un termine generico (privo in sé di capacità distintiva e quindi inidoneo a differenziare i Nomi a Dominio facendone dei nuovi segni) non vale infatti ad escludere tale confondibilità, (Juventus F.C. Spa v. World Match Ltd., Case No. D2004-1104; GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, Case No. D2002-0195; Parfums Christian Dior S.A v. 1 Netpower, Inc., Case No. D2000-0022; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International Case No. D2000-1219; Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp, Case No. D2000-0464).
D’altro canto l’aggiunta del gtld “.com” è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell’identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio (Ipsos S.A. v. Andreas Scheiber WIPO Case No. D2003-0049; Pfizer Inc. v. Juan Gonzales, WIPO Case No. D2004-0589).
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
(b) Assenza di diritto o titolo del Resistente in relazione al Nome a Dominio
Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero: (i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi; (ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e (iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
La Ricorrente ha fornito la prova prima facie dell’insussistenza di un diritto o titolo della Resistente in relazione ai Nomi a Dominio. La Resistente non ha sostenuto il contrario. In particolare, la Resistente non ha giustificato l’uso (in lingua polacca) sul sito al quale viene diretto il Nome a Dominio .
Il Collegio quindi ritiene che la Resistente non possa vantare alcun diritto o titolo relativamente ai Nomi a Dominio e, conseguentemente, ritiene provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
(c) Registrazione e uso in malafede
Il Collegio ritiene che il Resistente abbia registrato il Nome a Dominio in malafede.
E’ certo, infatti, che all’atto della registrazione la Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza dei marchi della Ricorrente. E’ principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, WIPO Case No. D2000-0137; Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0270).
La Ricorrente ha provato (e la Resistente non ha contestato) che le informazioni fornite nella registrazione non sono corrette in quanto una diffida inviata dalla Ricorrente alla Resistente in data 30 maggio 2005 a mezzo e-mail e per posta sono state respinte e restituite al mittente. È principio costantemente affermato che il fornire informazioni incorrette in relazione alla registrazione di nomi a dominio costituisce registrazione in mala fede (Action Instruments inc. v. Technology Associates, WIPO Case No. D2003-0024; Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce, WIPO Case No. D2002-0155; Home Director, Inc. v. HomeDirector, WIPO Case No. D2000-0111).
Il Collegio ritiene altresì che ricorra anche il secondo requisito di cui al paragrafo 4(iii)(a) della Policy, cioè l’uso in malafede. La circostanza che i Nomi a Dominio non siano associati o rimandino ad alcuna pagina web non ha rilievo decisivo al riguardo. Sin dalla decisione resa nel procedimento Telstra Corporation v. Nuclear Marschmallows, WIPO Case No. D2000-0003 é infatti principio assolutamente pacifico, secondo l’orientamento dei Collegi OMPI, che l’uso in malafede non presuppone necessariamente il compimento di un’azione positiva, ma ricorre anche in caso di c.d. “passive holding”. Rientrano infatti nell’ambito di applicazione del paragrafo 4(iii)(a) tutte quelle ipotesi in cui la registrazione del dominio è avvenuta in malafede e le circostanze specifiche del caso inducano a ritenere che il resistente continuerà ad agire in malafede. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi a) e b), il Collegio ritiene che non sia configurabile alcun uso legittimo dei Nomi a Dominio da parte del Resistente e che pertanto il “passive holding” dei Nomi a Dominio costituisca uso in malafede.
7. Decisione
In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (a) i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi della Ricorrente; (b) la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione ai Nomi a Dominio; e (c) i Nomi a Dominio sono stati registrati ed utilizzati dalla Resistente in malafede, dispone il trasferimento dei Nomi a Dominio , , e alla Ricorrente.
Andrea Mondini
Membro Unico del Collegio
Data: 20 gennaio 2006
Full & Egal Universal Law Academy