Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Torelló Llopart, S.A. v. Private Registration/Agustí Torelló
Caso nº D2005-1354
1. Las Partes
La Demandante es Torelló Llopart, S.A. Barcelona España, representada por Estudi Juridic Victor Guix, España.
Los Demandados son Private Registration, como organización registrante, y D. Agusti Torelló, como persona física registrante Buffalo, Nueva York, Estados Unidos de América, representado por Dª Gemma Torelló Sibill, Sant Sadurni d’Anoia, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005, figurando como Demandada Dª Eulalia Torelló Sibill. El 29 de diciembre de 2005, el Centro envió a eNom, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 29 de diciembre de 2005 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta informando de que el registrante era Private Registration/Agusti Torelló y proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
De acuerdo con la información recibida del registrador, en la que se informaba que el registrante no era la persona que aparecía en la Demanda como Demandada, el Centro notificó a la Demandante que la Demanda era administrativamente deficiente. El día 30 de enero de 2006 la Demandante presentó la Demanda enmendada, apareciendo como Demandados: Private Registration/Agusti Torelló. El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de febrero de 2006.
El día 24 de febrero de 2006 se presentó ante el Centro, Escrito de Contestación a la Demanda en nombre de Dª Eulalia Torelló Sibill, D. Alejandro Torelló Sibill y D. Agusti Torelló Sibill.
El Centro nombró a Alberto Bercovitz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de marzo de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de hecho.
La Demandante es la sociedad Torelló Llopart, S.A., dedicada a la comercialización de vinos y cavas.
La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2607214 GRAN G TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cavas, siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El Demandado es D. Agusti Torello.
El nombre de dominio fue registrado por la sociedad Agusti Torelló, S.A. a través de la entidad de registro eNom. Posteriormente el nombre fue transferido a Dª Eulalia Torelló Sibill quien a su vez lo transfirió a D. Agusti Torelló. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre de Private Registration/Agusti Torelló.
Tanto el Demandado, D. Agusti Torelló, como Dª Eulalia Torelló, anterior titular de este nombre de dominio, son familiares de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resolución, D. Agusti Torelló es Consejero de Agusti Torelló, S.A.
La Demandante, Torelló Llopart, S.A. y la sociedad Agustí Torelló, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.
En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torelló Llopart, S.A. demandó a Agustí Torelló, S.A. por violación de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona (autos 803/1996-2ª) que con fecha 23 de abril de 1998 dictó sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representación de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a: 1.- La cesación en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca nº 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicación de la sentencia en un diario de difusión nacional, a costa de la demandada. Ello sin especial declaración sobre las costas procesales”.
Recurrida esta sentencia en apelación, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelación que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agustí Torelló, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelación que, contra la misma sentencia, interpuso Torelló Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el sólo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la demandada pagará todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.
En la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad Demandada a utilizar su denominación social Agustí Torelló, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torelló, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.
En el año 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violación de la marca nº 481.271/9 TORELLO. En este caso, en virtud de acuerdo transaccional, por el que la Demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la Demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dictó sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torelló Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahís y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torelló, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Romaní Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1º la inmediata cesación en el uso de la denominación “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricación, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2º La inmediata retirada del mercado o tráfico económico de todos los documentos que lleven la denominación “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamaño magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.
El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio remite a una página de contenido general del registrador eNom.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
La Demandante afirma:
- Torelló Llopart, S.A. es titular registral de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2607214 GRAN G TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguiéndolos con la denominación TORELLÓ que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.
- El Demandado, Agustí Torelló, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio de su anterior titular, Dª Eulalia Torelló Sibill, y ésta de la sociedad Agustí Torelló, S.A. Tanto el Demandado, Agusti Torelló, como la anterior titular del nombre de dominio, Dª Eulalia Torelló Sibill, son personas vinculadas familiarmente a la compañía Agustí Torelló, S.A., solicitante inicial del nombre de dominio, y por lo tanto conocen el contencioso que dicha compañía tiene con la Demandante desde hace años en relación con el uso de la marca AGUSTI TORELLÓ.
En concreto, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona dictó sentencia con fecha 23 de abril de 1998 en la que se condenaba a Agusti Torelló, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones AGUSTI TORELLÓ y CAVAS DE/D AGUSTI TORELLÓ como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca nº 481.271/9 TORELLO propiedad de la actora. Este pronunciamiento fue confirmado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agustí Torelló, S.A. a la cesación en el uso de la denominación AGUSTI TORELLO como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricación, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o tráfico económico todos los documentos que lleven la denominación AGUSTI TORELLÓ y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamaño magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.
- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torelló, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominación Agusti Torelló y con esta denominación se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora también el conflicto a Internet.
- El nombre de dominio es idéntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusión o asociación en los consumidores. Este hecho viene agravado, además, por el litigio que la Demandante mantiene con la compañía Agustí Torelló, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominación TORELLÓ, sentencias que aquella compañía ha intentado burlar transfiriendo el nombre de dominio, primero a Dª Eulalia Torelló y posteriormente al Demandado D. Agustí Torelló.
- El Demandado, Agustí Torelló, no posee ningún derecho respecto del nombre de dominio , al igual que sus anteriores titulares. No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Además, el titular no hace ningún tipo de uso, legítimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.
- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio ha sido registrado y transferido de mala fe a su actual titular, pues la compañía Agustí Torelló, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominación Torelló y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa, primero a Dª Eulalia Torelló y después a D. Agusti Torelló.
La Demandante, en la Demanda, solicitó la cancelación del nombre de dominio, si bien, con posterioridad presentó una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.
B. Demandado
En el escrito de Contestación a la Demanda se realizan alegaciones en relación con el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento, así como en relación con los nombres de dominio y que han sido objeto Torelló Llopart, S.A. v. Alejandro Torelló Sibill, Caso OMPI No. D2005-1353 y Torelló Llopart, S.A. v. Agusti Torelló Sibill, Caso OMPI No. D2005-1355 dictadas por este mismo Panelista. Hay que mencionar que en la resolución de estos procedimientos no pudieron ser tenidas en cuenta estas alegaciones por ser claramente extemporáneas.
Las alegaciones del Escrito de Contestación a la Demanda las formula Dª. Gemma Torelló Sibill, como representante de D. Agustí Torelló Sibill, D. Alejandro Torelló Sibill y Dª Eulalia Torelló Sibill.
En concreto en el escrito de contestación a la Demanda, se afirma:
- Existe un error formal de comunicación de la Demanda por cuanto que dirigida la Demanda contra la persona de Dª Eulalia Torelló Sibill, el escrito sellado el 3 de febrero de 2006 respecto al nombre de dominio señala como Demandado a la persona de Agusti Torello que resulta ser el padre de la realmente Demandada Dª Eulalia Torelló Sibill. No obstante se acepta la comunicación realizada.
- Existe confusión respecto al Demandado. Se dirige la Demanda contra D. Agustí Torelló como “persona física registrante” y resulta que ni D. Agusti Torelló Mata ni su hijo D. Agustí Torelló Sibill han sido nunca registrantes del nombre de dominio . Este nombre de dominio lo solicitó Dª. Eulalia Torelló Sibill que lo tiene hasta el 13 de febrero de 2007, sin que ésta haya realizado ningún cambio al respecto. Todos los derechos del nombre de dominio corresponden a Dª Eulalia Torelló Sibill.
- Las controversias que mantiene Torello Llopart, S.A. con Agustí Torelló, S.A. son litigios entre estas compañías por cuestiones de marca de producto que nada tienen que ver con esta Demanda. Lo único cierto es que fue la sociedad Agustí Torelló, S.A quien solicitó inicialmente el registro de los nombres de dominio , , y y si se hizo así fue por cuestión de trámite con el servidor sin que nunca tuvieran un uso comercial por parte de esta empresa. Por ello, cuando Torelló Llopart, S.A. se dirigió a Agusti Torelló, S.A. en relación con estos nombres de dominio, se le contestó que los mismos no pertenecían a la sociedad y que, por ello, no había lugar a reclamación alguna.
- Dª Eulalia Torelló Sibill y D. Alejandro Torelló Sibill detentan los nombres de dominio y a título absolutamente personal, sin vinculación alguna con la empresa Agusti Torelló, S.A. y tienen un derecho indiscutible a usar su propio apellido en cualquier actividad personal. En concreto, Dª Eulalia Torelló tiene interés en el nombre de dominio porque curso estudios en Estados Unidos donde sigue manteniendo numerosos amigos personales y este tipo de dominio genérico es usualmente empleado en ese país. Por su parte, D. Alejandro Torelló tiene interés en el nombre de dominio por su afición al mundo de la hípica y de los caballos y por ser así conocido en esta faceta.
- Si la Demandante consideraba que la solicitud del nombre dominio por la sociedad Agustí Torelló, S.A. fue fraudulento tenía que haber Demandado a esta sociedad. Si no lo hizo es porque sabe perfectamente que esta solicitud fue puramente formal y que esa sociedad nunca utilizó los nombres de dominio comercialmente.
- En relación con el nombre de dominio , éste pertenece legítimamente a D. Agusti Torelló Sibill que tiene una actividad profesional propia al margen de la sociedad Agusti Torelló, S.A., para la que tiene además constituida una sociedad civil, Agusti Torello Sibill SCP, siendo además profesor en distintas escuelas de viticultura y enología. Es para esta actividad profesional para lo que se utiliza el nombre de dominio . D. Agusti Torello Sibill tiene pues legitimo derecho sobre un nombre de dominio que incluye su propio nombre y que se utiliza en una actividad que nada tiene que ver con la marca de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
B. Consideraciones Previas.
En el presente procedimiento se ha producido una cierta confusión en relación con la persona que es titular actual del nombre de dominio .
En la Demanda inicial figuraba como Demandada, Dª Eulalia Torelló Sibill.
Sin embargo, según la verificación registral enviada por el registrador a petición del Centro, el registrante actual del nombre de dominio es Private Registration, como organización registrante y D. Agusti Torelló, como persona física registrante.
Esta verificación registral motivó la presentación de una nueva Demanda enmendada en la que aparecían como Demandados: Private Registration/Agusti Torello.
En el Escrito de Contestación a la Demanda, la representante del Demandado afirma que la titular del nombre de dominio es Dª Eulalia Torelló Sibill y que D. Agusti Torelló nunca ha sido titular de dicho nombre.
Este Panelista ha podido comprobar que tanto en el WHOIS de eNom como en el WHOIS de Domain Registry of America, aparece como titular a 16 de marzo de 2006, D. Agusti Torelló. Los resultados de la comprobación realizada por el Panelista coinciden, por tanto, con la información suministrada por el Centro sobre la personalidad de Demandante y Demandado.
A la vista de lo expuesto, este Panelista resuelve el presente procedimiento tomando en consideración la información del Centro basada en la verificación del registrador y que coincide, además, con la comprobada personalmente por el Panelista, según la cual el titular del nombre de dominio es el que figura en la Demanda enmendada.
No obstante, dado que en el Escrito de Contestación a la Demanda se hacen alegaciones tanto en nombre de Dª. Eulalia Torelló Sibill como en nombre de D. Agusti Torelló Sibill, el Panelista ha tenido en cuenta todas estas alegaciones para la resolución del procedimiento.
C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legitimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
La Demandante es titular de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001: nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
Es evidente que el nombre de dominio es idéntico a la marca internacional nº 569966 y a la marca española nº 481271, ambas marcas denominativas, con la denominación TORELLÓ. La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.biz”, lo cual, como es sabido, es totalmente irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Compay v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139; y Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33, S.L Caso OMPI No. D2002-0830.). Las marcas denominativas TORELLÓ anteriormente citadas han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.
C.2. Derechos o intereses legítimos.
De las alegaciones de las partes y de la prueba aportada se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “TORELLÓ” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio .
En este caso lo primero que se observa es que, el nombre de dominio coincide con el apellido de su titular. Esto es así tanto si se considera que el titular del nombre de dominio es Dª Eulalia Torelló, como se afirma en el escrito de contestación a la Demanda, como si los es D. Agusti Torelló.
La Política permite en su párrafo 4.c) que se invoque como fundamento de un interés legítimo el hecho de que el Demandado haya sido él mismo conocido por el nombre de dominio que registra. Por su parte, la vigente Ley de Marcas española, cuya atinencia en este caso está justificada por la común nacionalidad y domicilio de españoles de Demandante y Demandado (párrafo 15.a) del Reglamento), establece en su artículo 37 que el titular de la marca no puede prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de su nombre siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Ahora bien, tanto desde el punto de vista de la Política como de la Ley de Marcas española, el uso de apellidos se admite siempre y cuando no se induzca a confusión con marcas registradas y en todo caso para que ese uso sea lícito debe utilizarse el nombre completo o bien la denominación social completa. Este es de hecho el criterio seguido en las sentencias civiles a las que se refiere la Demanda, en las que se reconoce el derecho de la sociedad Agusti Torelló, S.A. a usar su denominación social siempre que lo haga de forma completo o a usar la marca AGUSTI TORELLO MATA, que se compone del nombre completo del fundador de la sociedad.
A la vista de lo expuesto, debe resolverse sobre si el hecho de que el nombre de dominio objeto del procedimiento consista en el primer apellido de su titular puede suponer la existencia de un interés legítimo en el registro y uso. Así se alega en el escrito de contestación a la Demanda.
Sin embargo, se dan en este caso, unas particulares circunstancias que impiden apreciar ese interés legítimo.
De los hechos probados resulta que la Demandante ha mantenido, durante años, un contencioso con la sociedad Agusti Torelló, S.A. por el uso en el mercado de la marca AGUSTI TORELLO. En el primer procedimiento resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona y, en apelación, por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se condena a Agustí Torelló, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva y principal de dicha marca es el término Torelló que coincide plenamente con la denominación de la marca de la que es titular la Demandante. En el posterior procedimiento seguido también ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona, en el año 2004, se condena igualmente a Agustí Torelló, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLÓ, si bien se llega a tal pronunciamiento tras un acuerdo transaccional de ambas partes que termina con el allanamiento de la Demandada a determinados pedimentos de la Demanda y la renuncia del Demandante a otros de los pedimentos.
En el escrito de contestación a la Demanda se reconoce que es la sociedad Agustí Torelló, S.A. la que registra inicialmente el nombre de dominio , así como los nombres de dominio , y .
Es evidente que la sociedad Agusti Torelló, S.A. registra todos estos nombres de dominio, después de que sean firmes unos pronunciamientos judiciales que la condenan a cesar en el uso de la denominación Agusti Torello, precisamente por considerar que la parte distintiva y principal de dicha denominación es el término Torelló idéntico a las marcas registradas de la actora. Y en el caso del registro del nombre de dominio la situación es incluso más grave que la contemplada en las sentencias mencionadas, por cuanto entre las marcas registradas a favor de la Demandante con la denominación Torelló y el nombre de dominio existe una identidad total.
Después de registrar el nombre de dominio objeto del procedimiento, y los otros nombres de dominio que incluyen el término , la sociedad Agustí Torello, S.A. transfiere los mismos a personas con las que esta vinculado por lazos familiares y profesionales. El nombre de dominio a D. Alejandro Torelló Sibill, el nombre de dominio a D. Agusti Torello y el nombre de dominio , objeto de este procedimiento, también a D. Agusti Torelló. En el escrito de contestación a la Demanda se ha reconocido la relación de los hermanos TorellóSibill con la sociedad Agustí Torelló, S.A..
Pues bien, la existencia de unos pronunciamientos judiciales firmes de condena a cesar y la vinculación existente entre el titular del nombre de dominio y la sociedad condenada impiden que pueda considerarse justificado, en este caso, ningún interés legítimo del titular sobre el nombre de dominio, por mucho que el mismo pueda estar formado por su primer apellido.
En efecto, no puede olvidarse que el nombre de dominio se compone exclusivamente del término que los tribunales han considerado como parte distintiva de la denominación y que coincide plenamente con las marcas denominativas de la Demandante. Es más, el nombre de dominio no contiene mas que el primer apellido del titular. Para no ser confundible y poder reconocer algún derecho en su registro, el nombre de dominio debería estar compuesto por el nombre completo de su titular, y no solamente por uno de los apellidos que es precisamente el que coincide con la marca registrada.
Todas estas circunstancias permiten concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio .
C.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Como ya se ha señalado con anterioridad, en el presente caso, se da la peculiaridad de que quien registra el nombre de dominio y su actual titular son personas distintas. Así, el nombre de dominio es registrado por la sociedad Agustí Torelló, S.A. y está registrado en la actualidad por una persona física, D. Agustí Torelló, que lo ha adquirido de su hermana Dª Eulalia Torelló, que a su vez lo adquirió previamente de la sociedad.
En la Contestación a la Demanda se reconoce que los nombres de dominio , objeto de este procedimiento, así como los nombres de dominio , y son registrados inicialmente por la sociedad Agusti Torello, S.A.
Por lo tanto, cuando la sociedad Agusti Torelló, S.A. registra el nombre de dominio objeto de controversia, existía ya una sentencia firme dictada por los Tribunales españoles en la que se condenaba a esa sociedad a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva de esa denominación es el término Torello que coincide totalmente con las marcas registradas TORELLO de la Demandante.
Este dato permite deducir que la sociedad Agustí Torelló, S.A. registró el nombre de dominio contraviniendo la orden de cesación en el uso de la denominación Torelló impuesta por una sentencia firme.
En el escrito de contestación a la Demanda se afirma que la sociedad Agustí Torelló, S.A. nunca tuvo interés en los citados nombres de dominio y que sí formalmente fue ella la que los solicitó fue por una cuestión de trámite con el servidor, pero siempre con el ánimo de que estos nombres de dominio pertenecieran a Dª Eulalia, D. Alejandro y D. Agustí Torelló Sibill para su uso particular.
Esta alegación ciertamente no puede admitirse. Y es que no se entiende como puede simplificarse el trámite de registro por el hecho de que sea una misma sociedad la que solicite todos los nombres de dominio, cuando resulta que cada uno de ellos se ha solicitado a un registrador distinto. A este respecto, el Panelista ha podido comprobar que el nombre de dominio se registró en eNom; el nombre de dominio en Nominalia Internet, S.L. y el nombre de dominio en R.
Todo esto lleva a la conclusión de que la sociedad Agustí Torelló, S.A. registró de mala fe el nombre de dominio puesto que sabía, no sólo que la denominación TORELLO era una denominación protegida por diversas marcas a favor de una entidad competidora, la hoy Demandante, sino también y sobre todo porque existían ya unos pronunciamientos judiciales firmes que le prohibían el uso de la denominación AGUSTÍ TORELLÓ, precisamente porque dicha denominación incluía como término principal y mas distintivo el término Torelló (Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L, Caso OMPI No. D2002-1114).
No parece, pues, dudoso que el registro del nombre de dominio objeto del procedimiento se hizo de mala fe.
Ahora bien, dado que el Demandado que es el titular del nombre de dominio no es la misma sociedad que lo registró, la cuestión a dilucidar es si el uso llevado a cabo por una persona distinta de quien registra de mala fe es un uso de buena fe. Es decir, se trata de determinar si el Demandado, que ha adquirido el nombre de dominio después de haber sido registrado de mala fe, es un tercero que usa ese nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.
Está probado y se reconoce en el escrito de contestación a la Demanda, que el Demandado tiene claros vínculos familiares y profesionales con la sociedad Agustí Torelló, S.A. También se reconoce en el escrito de contestación a la Demanda que D. Agusti Torelló es hermano de Dª Eulalia Torelló, de quien adquiere el nombre de dominio.
El Demandado conocía, por lo tanto, perfectamente cuando adquirió el nombre de dominio a su hermana Dª Eulalia Torelló, que una sentencia judicial firme obligaba a la sociedad Agustí Torelló, S.A., de quien ésta había adquirido previamente, a abstenerse de usar la denominación Agusti Torelló precisamente porque incluía como principal el término Torelló idéntico a la marca TORELLÓ de la Demandante.
Esto significa que el Demandado no puede considerarse un tercer adquirente de buena fe y que, por lo tanto, en este caso no existe independencia entre la sociedad que registra el nombre de dominio y la persona que lo adquiere y lo usa con posterioridad. Las conexiones existentes entre la persona física y la persona jurídica ponen de manifiesto que quien registra y quien usa es, en realidad, la misma persona (Caso OMPI No. D2005-1172, Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L.).
Por ello, dado que la sociedad Agusti Torelló, S.A. ha registrado el nombre de dominio de mala fe, después de un pronunciamiento judicial que le obliga a cesar en el uso de la denominación Agustí Torelló y consiguientemente en el uso de Torelló y por lo tanto sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que una persona estrechamente vinculada a esa misma sociedad, a través de la trasferencia nominal del nombre de dominio a favor de la misma, pueda usar de buena fe ese mismo nombre de dominio.
Es más, la propia transmisión del nombre de dominio, primero a Dª Eulalia Torelló y luego al Demandado puede considerarse por sí una actuación fraudulenta, pues parece haber sido realizada con el fin de eludir la condena de cesación de uso impuesta a la sociedad.
Un último factor a considerar consiste en que el nombre de dominio objeto de este procedimiento no tiene mas que un contenido genérico con enlaces de variados perteneciente al propio registrador eNom.
Todo ello pone de manifiesto que el registro y la utilización del nombre de dominio se ha realizado de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y el 15 del Reglamento el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Alberto Bercovitz
Panelista Unico
Fecha: 24 de marzo de 2006
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