Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Torelló Llopart, S.A. v. Agusti Torelló Sibill
Caso nº D2005-1355
1. Las Partes
La Demandante es Torelló Llopart, S.A., Barcelona, España representada por Estudi Juridic Victor Guix, España.
El Demandado es Agusti Torelló Sibill, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005. El 29 de diciembre de 2005 el Centro envió a R, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 29 de diciembre de 2005 R envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 18 de enero de 2006. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de enero de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de escrito de contestación a la Demanda el 17 de febrero de 2006.
El Centro nombró a Alberto Bercovitz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de marzo de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de hecho.
La Demandante es la sociedad Torelló Llopart, S.A., dedicada a la comercialización de vinos y cavas.
La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002. También es titular registral del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cava, es Consejero de Agusti Torelló, S.A. siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El Demandado es D. Agusti Torelló Sibill.
El nombre de dominio fue registrado por la sociedad Agusti Torelló, S.A. a través de la entidad de registro R. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre del Demandado, D. Agusti Torelló Sibill.
El Demandado, D. Agusti Torelló Sibill es familiar de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resolución, el Demandado
La Demandante, Torelló Llopart, S.A. y la sociedad Agustí Torelló, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.
En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torelló Llopart, S.A. demandó a Agustí Torelló, S.A. por violación de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona (autos 803/1996-2ª) que con fecha 23 de abril de 1998 dictó sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la Demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representación de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte Demandada a: 1.- La cesación en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la Demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca nº 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicación de la sentencia en un diario de difusión nacional, a costa de la Demandada. Ello sin especial declaración sobre las costas procesales”.
Recurrida esta sentencia en apelación, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelación que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agustí Torelló, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelación que, contra la misma sentencia, interpuso Torelló Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el sólo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la Demandada pagará todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.
En la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad Demandada a utilizar su denominación social Agustí Torelló, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torelló, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.
En el año 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violación de la marca nº 481.271/9 TORELLO. En este caso, tras llegar a un acuerdo transaccional por el que la demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dictó sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torelló Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahís y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torelló, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Romaní Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1º la inmediata cesación en el uso de la denominación “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricación, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2º La inmediata retirada del mercado o tráfico económico de todos los documentos que lleven la denominación “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamaño magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.
El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, que mediante el nombre de dominio se accede a una página en blanco sin contenido alguno.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
La Demandante afirma:
- La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguiéndolos con la denominación Torelló que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.
- El Demandado, Agusti Torelló Sibill, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio de su anterior titular la sociedad Agusti Torelló, S.A puesto que es una persona vinculada familiarmente a esa compañía y por lo tanto conoce el contencioso que dicha compañía tiene con la Demandante desde hace años en relación con el uso de la marca AGUSTI TORELLÓ.
En concreto, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona dictó sentencia con fecha 23 de abril de 1998 en la que se condenaba a AGUSTI TORELLÓ, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones Agusti Torelló y Cavas de/d Agusti Torelló como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca nº 481.271/9 TORELLO propiedad de la actora. Este pronunciamiento fue confirmado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agustí Torelló, S.A. a la cesación en el uso de la denominación Agusti Torello como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricación, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o tráfico económico todos los documentos que lleven la denominación Agusti Torelló y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamaño magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.
- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torelló, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominación AGUSTI TORELLÓ y con esta denominación se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora también el conflicto a Internet.
- El nombre de dominio es idéntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusión o asociación en los consumidores. Este hecho viene agravado, además, por el litigio que la Demandante mantiene con la compañía Agustí Torelló, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominación Torelló.
- El Demandado, Agusti Torelló Sibill, no posee ningún derecho respecto del nombre de dominio . No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Además, el titular no hace ningún tipo de uso, legítimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.
- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio ha sido registrado y transferido de mala fe, pues la compañía Agustí Torelló, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominación TORELLÓ y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa.
La Demandante, en la Demanda, solicita la cancelación del nombre de dominio, si bien, con posterioridad presenta una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.
B. Demandado
El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante en el plazo concedido para ello.
Hay, sin embargo, que mencionar que en Torelló Llopart, S.A. v. Private Registration/Agustí Torelló, WIPO Caso No D2005-1354, resuelto por este mismo Panelista, cuyo objeto es el nombre de dominio , el Demandado ha realizado alegaciones en relación con el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento. Esas alegaciones no han podido ser tenidas en cuenta para la resolución del presente procedimiento por ser claramente extemporáneas.
6. Debate y conclusiones
A. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
B. Falta de contestación a la Demandada por parte del Demandado
El Demandado no ha presentado un escrito de contestación a la Demanda. Por ello, el Panelista debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Panelista no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (, Deutsche Bank AG v. diego-ArturoBruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez, Caso OMPI Nº D2001-1183; Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez, Caso OMPI No. D2001-1479; Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García, Caso OMPI No. D2002-0908; y Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2002-1088).
Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte Demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Panelista tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panelista, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (, Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI No. D2001-0173).
C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legitimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Hay que destacar que estos presupuestos de admisibilidad son acumulativos, por lo que la ausencia de tan solo uno de ellos determina la inadmisibilidad de la Demanda.
C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nº 569966 TORELLÓ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas españolas: nº 481271 TORELLÓ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nº 2606350 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606351 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 1634591 TORELLÓ CAVA y gráfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nº 2606352 TORELLÓ DESDE 1935 y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606348 CRISALYS TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nº 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLÓ y gráfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nº 2228973 CRISALYS TORELLÓ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nº 254914 TORELLÓ solicitado en octubre de 2003.
El nombre de dominio objeto del procedimiento es .
Es evidente que el nombre de dominio objeto del procedimiento no es idéntico a las marcas registradas por la Demandante, si bien contiene el término TORELLÓ, idéntico a estas marcas registradas.
Y es también evidente que el nombre de dominio en su conjunto, , coincide con el nombre y apellido del Demandado.
Igualmente, es evidente, que el nombre de dominio coincide con la denominación social de la sociedad Agustí Torello, S.A. Este dato es relevante, si se considera, como hay base suficiente para ello, que la sociedad anónima ha transferido el nombre de dominio para eludir el cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales ordinarios españoles y que, por tanto, el Demandado ostenta el nombre de dominio por cuenta de la sociedad Agustí Torelló, S.A.
Este mismo Panelista ha decidido en la Decisión de Torelló Llopart, S.A. v. Alejandro Torelló Sibill, Caso OMPI No. D2005-1353, que el nombre de dominio , vinculado también en su primer registro a la sociedad Agusti Torelló, S.A., es idéntico a las marcas registradas por la Demandante y que, por ello, debe ser transferido a ésta.
Pero, en este caso, el problema que se plantea es muy distinto al que se ha resuelto de la Decisión No. D2005-1353 mencionada.
Aquí se trata de decidir si debe transferirse a la Demandante un nombre de dominio que, ciertamente, contiene el término TORELLÓ, idéntico a las marcas de la Demandante, pero que en su conjunto es idéntico al nombre y apellido del Demandado y a la denominación social de la sociedad Agusti Torelló, S.A., por cuenta de la cual cabe considerar que ostenta el Demandado la titularidad del nombre de dominio.
A esto hay que sumar, que según resulta acreditado con la documentación aportada por la propia Demandante, es habitual que en las guías de vinos y bodegas y en las publicaciones especializadas, los terceros se refieran a la entidad Agusti Torelló, S.A. por su denominación social, suprimiendo las siglas “S.A.”, para hacer referencia después a los distintos productos elaborados y comercializados por la entidad mencionada.
En estas circunstancias y con estos datos hay que decidir si la identidad o el riesgo de confusión deben juzgarse de la misma manera cuando lo que se solicita es la cesación en el uso de una marca o de un nombre de dominio o cuando lo que se reclama es, como en este caso, la transmisión del nombre de dominio a la Demandante.
Pues bien, existen razones fundamentales para entender que en ambos casos debe juzgarse de forma distinta la exigencia de identidad o de riesgo de confusión.
Es obvio que el riesgo de confusión es suficiente para imponer la cesación en el uso del signo confundible. Este es, precisamente, el fundamento de las sentencias de los Tribunales españoles dictadas en los contenciosos que han enfrentado a la Demandante y a la sociedad Agusti Torelló, S.A. y que han sido aportadas junto con la Demanda, en las que el riesgo de confusión fundamenta la condena a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO.
Pero la situación es totalmente distinta cuando lo que se pretende es, como en este caso, la transmisión del nombre de dominio con un pedimento que equivale al de una acción reivindicatoria de marca en un procedimiento civil y que, por tanto, legitimaría el uso posterior por parte de la sociedad Torelló Llopart, S.A. del nombre de dominio .
Téngase en cuenta que en relación con la acción reivindicatoria de marca en el procedimiento civil el Tribunal Supremo español tiene declarado, entre otras, en la sentencia de 30 de diciembre de 2005 (RJ 2006, 251) que con la estimación de la acción reivindicatoria se legitima a la actora para que “ocupe la posición registral, en el trámite o en la inscripción, ganada por el demandado, así como la plenitud de la protección legal que a la solicitud o al asiento se vincula” (en este mismo sentido STS de 25 de febrero de 2005 (RJ 2005, 2916).
Pues bien, en este caso, no puede servir de base a la Demanda el simple riesgo de confusión, cuando lo que se pretende es apropiarse de un nombre de dominio que no es idéntico a las marcas de la Demandante sino que es idéntico al nombre y apellidos del Demandado y a la denominación social de la sociedad Agusti Torelló por cuya cuenta actúa presumiblemente el Demandado. En este punto, conviene señalar que el Tribunal Supremo español ha estimado la procedencia de la acción reivindicatoria de marca solo es aquellos supuestos en los que existía identidad o cuasi identidad entre la marca usada previamente y la reivindicada, cosa que no ocurre en el presente caso.
Aquí no se trata de declarar la legitimidad del uso del nombre de dominio objeto del procedimiento, sino de decidir sobre la procedencia de transferir ese nombre a la Demandante. Y la conclusión a la que hay que llegar es necesariamente negativa. No es admisible acordar la transferencia a la Demandante de un nombre de dominio que presenta diferencias con sus marcas registradas y que, sin embargo, es idéntico al nombre y apellidos del Demandado y a la denominación social de la sociedad Agusti Torelló, S.A. por cuenta de la cual actúa presumiblemente del Demandado en su condición de titular del nombre de dominio.
Y es que, si se accediera a ordenar la transferencia del nombre de dominio solicitada se propiciaría una confusión total en el tráfico económico, al permitir, e incluso dar apoyo legal, a la Demandante para que use en Internet un nombre de dominio que no le pertenece y que es idéntico al de otra persona, el Demandado, y al de otra sociedad competidora por cuenta presumiblemente de la cual actúa el Demandado. Si se ordenara en estas circunstancias la transferencia del nombre de dominio a la Demandante lo que se estaría propiciando es una actuación de competencia desleal por confusión.
Esta consideración es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la denominación idéntica al nombre de dominio es usada habitualmente en el tráfico por parte de terceros para designar a la entidad Agusti Torelló, S.A. por cuenta de la cual actúa presumiblemente el Demandado.
Por supuesto, al decidir que no procede ordenar la transferencia del nombre de dominio a la actora no se adopta decisión alguna, porque no es procedente, sobre la legitimidad de la utilización de ese nombre de dominio por el Demandado o por la sociedad Agusti Torelló, S.A. por la cual actúa.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones no cabe admitir, a los efectos de la presente Decisión, que exista un riesgo de confusión suficiente entre las marcas TORELLÓ de la Demandante y el nombre de dominio , para ordenar la transferencia del nombre de dominio a la Demandante.
Como ya se ha señalado con anterioridad, fuera del plazo para contestar la Demanda, el Demandado ha realizado algunas alegaciones en relación con el registro del nombre de dominio utilizando para ello el trámite para contestar la Demanda del procedimiento D2005-1354 relativo al nombre de dominio . Estas alegaciones no se han tenido en consideración a la hora de resolver el presente procedimiento dada la extemporaneidad de las mismas. No obstante, la apreciación de las mismas tampoco habría variado las conclusiones a las que ha llegado el Panelista y que acaban de ser expuestas.
Dado que los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política son acumulativos, y no concurriendo, en este caso, el primero de los mismos, no es preciso entrar a considerar los restantes.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.
Alberto Bercovitz
Panelista Unico
Fecha: 15 de marzo de 2006
Full & Egal Universal Law Academy