Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Planeta de Agostini, Profesional y Formaci�n, S.L. v. Eduardo Perez Orue
Caso No. D2006-0036
1. Las Partes
La Demandante es Planeta de Agostini, Profesional y Formaci�n, S.L, con domicilio en Barcelona, Espa�a, representada por Herrero & Asociados, Madrid, Espa�a.
El Demandado es Eduardo Perez Orue, con domicilio en Bilbao, Espa�a, representado por Andoni Garc�a Imaz, San Sebastian, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainR.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 11 de enero de 2006, el Centro envi� a Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainR v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 13 de enero de 2006, Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainR envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 25 de enero de 2006. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2�de�febrero de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 22 de febrero de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2006.
El 6 de marzo de 2006, tras la recepci�n por parte del Centro del escrito de contestaci�n a la demanda, el Demandante remite al Centro un correo electr�nico en el que aporta nuevas alegaciones, en respuesta a la contestaci�n a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo d�a (6 de marzo de 2006), unas horas m�s tarde, el Demandado env�a al Centro dos correos electr�nicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.
Debido a la dificultad experimentada por el Centro en el nombramiento de un Experto Unico imparcial e independiente, el Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal el d�a 16 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Demandado solicit� un Experto nacional de Singapur, manifestando su oposici�n a que fuese un Experto espa�ol. A este respecto, el Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, toda vez que cuando la controversia va a ser decidida por un Experto �nico, ni en la Pol�tica ni en el Reglamento que rigen este procedimiento se reconoce a las partes la posibilidad de solicitar un Experto de una determinada nacionalidad, ni de manifestar su oposici�n a que el Experto sea de una determinada nacionalidad.
Idioma del procedimiento
El idioma de registro del nombre de dominio es el ingl�s. Sin embargo, el Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol, raz�n por la cual redacta dicha demanda en esa lengua. En cambio, el Demandado contesta en ingl�s, e invocando el p�rrafo 11 del Reglamento solicita que el idioma del procedimiento sea el ingl�s.
Pues bien, debe recordarse que el p�rrafo 11 del Reglamento dispone que:
“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma el procedimiento administrativo ser� el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluci�n, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
b) El grupo de expertos podr� exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompa�ados de una traducci�n total o parcial al idioma del procedimiento administrativo”.
Es evidente, a la vista de estos preceptos, que aunque en principio el idioma del procedimiento administrativo ser� el idioma del acuerdo de registro, se le reconoce al grupo de expertos la facultad de tomar otra resoluci�n, a la vista de las circunstancias del caso. De hecho, existen multitud de resoluciones en las que el grupo de expertos decide que el idioma del procedimiento no sea el del acuerdo de registro, en atenci�n a circunstancias como la nacionalidad y domicilio de las partes, o el idioma en el que se encuentra redactada la p�gina web ofrecida bajo el nombre de dominio en conflicto. V�ase, a t�tulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los Casos OMPI Caso N�. D2004-0735, Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, S.L., y OMPI Caso N�. D2000-1017, Comunidad Auton�ma de Galicia vs Jes�s Sancho Borraz.
As� las cosas, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11 a) del Reglamento, y a la vista de que tanto el Demandante como el Demandado son de nacionalidad espa�ola, tienen su domicilio en Espa�a, y que el nombre de dominio se utiliza en una p�gina web cuyos contenidos figuran en espa�ol, y teniendo en cuenta que el Demandado no desconoce el espa�ol y que por lo tanto no se produce indefensi�n alguna, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua.
Por lo dem�s, este Experto no considera necesario que se proceda a la traducci�n de ninguno de los documentos presentados por el Demandado que est�n redactados en ingl�s, pues ni el Demandante ni su representante alegan desconocer dicho idioma.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Planeta de Agostini, Profesional y Formaci�n, S.L (sociedad integrada en el Grupo Planeta) es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas: Marca num. 734.222, EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16, con fecha de publicaci�n de concesi�n 1 de febrero de 1977 y fecha de resoluci�n de concesi�n 18 de octubre de 1976; Marca num. 2.462.899 DEUSTO en clase 9, con fecha de publicaci�n de concesi�n 1 de octubre de 2002 y fecha de resoluci�n de concesi�n 5 de agosto de 2002; Marca num. 2.462.900 DEUSTO en clase 16, con fecha de publicaci�n de la concesi�n de 16 de diciembre de 2002; Marca num. 2.462.901 DEUSTO en clase 41, con fecha de publicaci�n de concesi�n 1 de octubre de 2002 y fecha de resoluci�n de concesi�n 5 de agosto de 2002; Marca num. 733.812 MICRO EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.645.472 EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16; Marca num. 2.462.898 EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.719.915 DEUSTO BUSINESS REVIEW en clase 16; Marca num. 1.733.471 AGENDAS DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.970.266 GUIA DEUSTO MERCANTIL en clase 16; Marca num. 1.970.267 GUIA DEUSTO LABORAL en clase 16; Marca num. 1.970. 268 GUIA DEUSTO FISCAL en clase 16; Marca num. 1.970.269 GUIA DEUSTO DE CONTABILIDAD en clase 16; Marca num. 1.984.388 ASESOR DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.036 CURSOS DEUSTO en clase 41; Marca num. 2.048.037 CURSOS DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.038 CURSOS DEUSTO en clase 9; Marca num. 2.050.067 CURSOS EMPRESARIALES DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.050.070 BIBLIOTECA EMPRESARIAL DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.070.432 DEUSTO SISTEMAS en clase 38; Marca num. 2.091.452 D DEUSTO en clase 38 mixta
- El nombre de dominio fue registrado en 1997.
- En la actualidad, bajo el nombre de dominio se ofrece una p�gina web en la que se contiene un foro sobre literatura, libros digitales, la posibilidad de comprar libros y se incluyen diversos anuncios publicitarios.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- La Demandante es titular de marcas id�nticas al nombre de dominio en conflicto. Los productos “Deusto” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el a�o 1960, por Ediciones Deusto, hasta hoy con Planeta De Agostini, Profesional y Formaci�n, S.L.
- El Demandado carece de derechos leg�timos sobre el nombre de dominio en conflicto. Alega el Demandante que el titular del dominio no es titular de ning�n registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominaci�n de Deusto, que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto, y que el hecho de denominar Deusto a una p�gina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ning�n derecho demostrable sobre dicho t�rmino. Adem�s, seg�n la Demandante, el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran c�lebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situaci�n il�cita desde el principio.
- El nombre de dominio ha sido registrado y est� siendo usado de mala fe. En opini�n de la Demandante, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligi� una de las marcas de uno de los grupos editoriales m�s importantes de Espa�a. Adem�s, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para justificar la mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio (la web del Demandado s�lo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google cuando se asocia la marca Deusto a la b�squeda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equ�voco, al generar dudas sobre qui�n es el responsable de dicha p�gina; se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante , en especial por incluir un enlace a una p�gina web de lencer�a).
- Asimismo, en la parte de los fundamentos de derecho de la demanda se insiste en la notoriedad de la marca Deusto, citando diversa normativa y jurisprudencia espa�ola e internacional sobre la protecci�n de las marcas notorias, doctrina cient�fica y resoluciones de Grupos de expertos en las que se protege a los titulares de marcas contra el registro de nombres de dominio.
- Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que el nombre de dominio le sea transferido.
Por su parte, en las alegaciones suplementarias, la Demandante mantiene lo siguiente:
- Que la petici�n por parte del Demandado de que el panelista no sea de nacionalidad espa�ola no es m�s que una estrategia de mala fe, pues la Pol�tica no permite al Demandado realizar peticiones sobre la nacionalidad del panelista.
- Que tambi�n supone actuar de mala fe el hecho de negar los contactos previos iniciados por la Demandante para encontrar una soluci�n amistosa, as� como las afirmaciones que realiza el Demandado sobre la no existencia de derechos por parte de la Demandante sobre la marca “Deusto” y otras marcas similares.
- Que no es cierto que la compa��a Casa del Libro, perteneciente al mismo grupo de sociedades que la Demandante, haya autorizado al Demandado para publicitar su p�gina en la web http: “www.”.
- Que la Demandante no ha tenido intervenci�n alguna en la suspensi�n de los contenidos de la p�gina web del Demandado
- Que la p�gina web del registrador es propiedad del Demandado.
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- Expresa el Demandado su sorpresa y desacuerdo con el hecho de que la demanda haya sido aceptada en espa�ol, toda vez que el acuerdo de registro del nombre de dominio estaba redactado en ingl�s, y toda vez que el Demandado hab�a solicitado expresamente al Centro que la demanda se interpusiese en ingl�s, pues se desenvuelve mejor en esa lengua. Adem�s, el Demandado solicita al Centro la designaci�n de un experto nacional de Singapur, y pide asimismo una explicaci�n sobre la suspensi�n de su nombre de dominio desde el d�a en que se interpuso la demanda.
- Afirma el Demandado que en ocho a�os y medio nunca recibi� comunicaci�n alguna de la Demandante hasta que hace un a�o recibi� una carta de los abogados de la Demandante.
- Alega asimismo que Deusto es un top�nimo, que la Demandante no es titular de los dominios , , ; que los dominios y no est�n todav�a registrados; y que al Demandante no le interesa la titularidad del nombre Deusto en Internet, sino el elevado n�mero de visitantes de la web “”.
- Afirma tambi�n el Demandado que al ser el t�rmino Deusto un top�nimo, nadie puede ser titular de derechos de marca sobre el mismo, y que de hecho, las marcas registradas por la Demandante en 2002 y compuestas por la palabra Deusto s�lo cubren el t�rmino Deusto como logo con una espec�fica graf�a; que existen cientos de marcas en Espa�a que incluyen el t�rmino Deusto y que no todas son de la Demandante; que las marcas Deusto, fueron registradas en 2002, mientras que el nombre de dominio fue registrado en 1997, siendo usado desde aqu�l entonces; que la marca Deusto no es una marca notoria; que en su p�gina web se hace un uso del signo Deusto que nada se asemeja a la graf�a de las marcas de la Demandante.
- Para justificar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, el Demandado, tras insistir en que Deusto es un top�nimo, afirma que durante seis a�os de su vida estudi� en la Universidad de Deusto y vivi� en Deusto, siendo en esa localidad donde cre� con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega que es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto est� centrada en los libros de gesti�n empresarial; que el dominio fue registrado en 1997 y que dos a�os m�s tarde la Demandante registr� , de modo que si no demandaron hasta el momento es porque no consideraban que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, con un �xito considerable; y que las p�ginas web y e- no son confundibles.
- Con relaci�n a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, sostiene el Demandado que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una b�squeda en Google es l�gico si se tiene en cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve a�os; que no utiliza el t�rmino Libros Deusto en su web; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el t�rmino Deusto, ya sea en el t�tulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, en virtud del cual est� autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, y que dicha compa��a forma parte del Grupo Planeta, lo cual demostrar�a la mala fe del Demandante.
- El Demandado solicita que se dicte una resoluci�n en la que se declare que el Demandante ha actuado de mala fe y ha abusado del procedimiento.
Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado mantiene:
- Que su petici�n sobre la nacionalidad del experto se basa en las reglas que regulan el arbitraje en materia de propiedad intelectual; que no hubo contactos previos amistosos entre Demandante y Demandado; que la Demandante no tiene derechos sobre el t�rmino Deusto, sino tan s�lo sobre el vocablo Deusto como logo; que cuenta con una autorizaci�n de Casa del Libro; y que el Demandante est� actuando de mala fe.
6. Cuestiones previas de procedimiento
Admisi�n de alegaciones suplementarias
Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepci�n por parte del Centro del escrito de contestaci�n a la demanda, el 6�de�marzo�de 2006, la Demandante remite al Centro un correo electr�nico en el que aporta nuevas alegaciones en respuesta a la contestaci�n a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo d�a (6 de marzo de 2006), unas horas m�s tarde, el Demandado env�a al Centro dos correos electr�nicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.
Nada se dice en la Pol�tica ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas presentadas por las partes con posterioridad a sus escritos de demanda y de contestaci�n a la demanda, raz�n por la cual m�ltiples grupos de expertos han rechazado su admisi�n y se han negado a valorarlas (As�, entre otros, los Casos OMPI Caso N� D2000-0024, Easyjet Airline Company Ltd v. Easy-Jet Vacuums,Andrew Steggles; OMPI Caso N� D2001-0824, Avanade Inc. v. Robert Tansey; u OMPI Caso N� D2003-0128, Deutsche Post AG v. MailMij LLC Mr. Colby Fisher
No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos OMPI Caso N�. D2000-0757, Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Caso N�. D2003-0113, Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Caso N�. D2005-0165, Soci�t� pour l’oeuvre et la m�moire d’Antoine de Saint Exup�ry-Succession Saint Exup�ry-D’Agay v. The Holding Company; OMPI Caso N�. D2005-0990, Gesti�n De Electrodom�sticos, S.A. Gestesa v. Fastroson, S.L. ./Serafin Rodriguez Rodriguez).
En opini�n de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisi�n de los nuevos argumentos aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestaci�n a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el p�rrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones suplementarias.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 15 a) del Reglamento de la Pol�tica de la ICANN, el Grupo de expertos resolver� la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado est�n domiciliados en Espa�a, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos seg�n la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaci�n, para suplir las eventuales lagunas de la Pol�tica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (V�anse a t�tulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Caso N�. D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Caso N�. D2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Caso N�. D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Caso N�. D2000-0691, Seur Espa�a, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espa�ol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resoluci�n.
Por todas estas razones se proceder� a analizar el presente caso a la luz de la Pol�tica y el Reglamento, utilizando, de modo complementario y siempre que no contradiga lo dispuesto en la Pol�tica y en el Reglamento, el Derecho espa�ol de marcas.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 a) i) de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espa�olas en las que figura la denominaci�n “Deusto”. La Demandante destaca muy especialmente tres marcas denominativas con gr�fico compuestas por el signo Deusto (marcas n�m. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901), pero tambi�n enumera un largo listado de marcas en las que el vocablo Deusto va acompa�ado de otros t�rminos , como Ediciones Deusto, Cursos Deusto, Asesor Deusto, etc.
El Demandado alega que el t�rmino “Deusto” no es susceptible de protecci�n como marca de conformidad con el Derecho espa�ol, como lo demostrar�a, a su entender, el hecho de que las marcas de la Demandante compuestas por el signo “Deusto” no sean meras marcas denominativas, sino marcas denominativas con gr�fico. Adem�s, considera el Demandado que las marcas de la Demandante son enga�osas, dado que los productos y servicios distinguidos con dichas marcas no tienen su origen en la poblaci�n de Deusto. Pues bien, frente a esta alegaci�n, este Experto quiere recordar que la sede adecuada para alegar la nulidad de una marca no es este procedimiento , sino los Tribunales de Justicia. En este sentido se han pronunciado otras resoluciones de Grupos de expertos. As�, por ejemplo, en el OMPI Caso N�. D2003-0525, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. v. Jupiter Web Services Limited, el experto afirma que la cuesti�n de la validez o no de la marca espa�ola “Tenerife” para servicios de educaci�n, formaci�n, esparcimiento, actividades deportivas y culturales (clase 41), debe ser planteada ante las autoridades espa�olas y no en este procedimiento administrativo . Tambi�n es significativo a este respecto el OMPI Caso N�. D2004-0432, H&R Johnson Tiles Limited v. Cristal Ceramicas, S.A, en el que el Demandante era el titular de varias marcas brit�nicas, espa�olas y comunitarias compuestas por el signo “Cristal” y el Demandado el titular del nombres de dominio . Ante la alegaci�n del Demandado de que el t�rmino “Cristal” es una palabra com�n, que tiene un concreto significado sem�ntico y que por lo tanto, el Demandante no puede tener derechos de exclusiva sobre la misma, el experto sostuvo que en el procedimiento administrativo no es misi�n del grupo de expertos decidir si las marcas del Demandante son o no nulas por su car�cter gen�rico.
Constatada la vigencia de las marcas de la Demandante, debe procederse a compararlas con el nombre de dominio . Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas (Caso OMPI N�. D-2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans).
Pues bien, con estos presupuestos, este experto considera que existe similitud entre las marcas n�m. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con gr�fico y el dominio . Y tambi�n existe similitud, en opini�n de este Experto, entre las dem�s marcas de la Demandante y el nombre de dominio en conflicto.
Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del requisito exigido por la Pol�tica en el p�rrafo 4 a) i).
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso N�. D2000-0120 Eauto L.L.C. v. Available-Domain-N d/b/a Intellectual-A, Inc., D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso N�. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4 c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso N�. D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, OMPI Caso N�. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).
Alega la Demandante que el titular del dominio no es titular de ning�n registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominaci�n de Deusto; que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto; y que el hecho de denominar Deusto a una p�gina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ning�n derecho demostrable sobre el mismo. Adem�s, seg�n la Demandante el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran c�lebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situaci�n il�cita desde el principio.
Ante estos indicios, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos, pues de tenerlos, su prueba le resultar� ciertamente sencilla.
Para justificar la tenencia de derechos o intereses leg�timos el Demandado argumenta, en primer lugar, que el t�rmino “Deusto” es un top�nimo, el nombre de una localidad en Bilbao, y que nadie se puede apropiar del mismo como marca, insistiendo en que las marcas de la Demandante no le otorgan un derecho de exclusiva sobre el t�rmino “Deusto”, sino sobre la particular graf�a con la que esta palabra figura en el registro de marcas. En segundo lugar, afirma el Demandado que durante seis a�os de su vida estudi� en la Universidad de Deusto y vivi� en Deusto, siendo por lo dem�s en esa localidad donde cre� con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega el Demandado como prueba de sus derechos o intereses leg�timos, que es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto est� centrada en los libros de gesti�n empresarial; que el dominio fue registrado en 1997, y que dos a�os m�s tarde la Demandante registr� , de modo que al no haber interpuesto la demanda hasta el momento demuestra que no consideraba que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, que en la web hay en la actualidad 1300 art�culos, 3300 suscriptores del bolet�n de informaci�n, que en Google aparecen 55.000 referencias cuando se busca el termino y que la web tiene aproximadamente 80.000 visitantes mensuales. Concluye el Demandado alegando que las p�ginas web y e- no son confundibles.
Pues bien, a la vista de estas alegaciones debe reconocerse que, como principio general, la utilizaci�n de un top�nimo como nombre de dominio puede obedecer a un inter�s leg�timo. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el caso OMPI Caso N�. D2000-0617, Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StM, en el que el Demandado utilizaba el nombre de la localidad StMoriz como nombre de dominio para ofrecer servicios de informaci�n sobre dicha ciudad. Y en el caso OMPI Caso N�. D2004-0242, Consejo de Promoci�n Tur�stica de M�xico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom Inc, se reconoci� al Demandado un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio porque bajo el mismo ofrec�a diferente informaci�n sobre ese pa�s.
Resulta, por tanto, leg�timo el uso de un top�nimo como nombre de dominio si existe alg�n motivo para haber elegido dicho nombre. En el presente caso, el Demandado alega que la elecci�n del dominio obedece a que durante seis a�os vivi� y estudi� en Deusto, siendo all� tambi�n donde constituy� su primera empresa. Sucede, no obstante, que dichos extremos no son probados por el Demandado, quien no aporta soporte documental alguno que permita constatar la veracidad de sus afirmaciones, raz�n por la cual este Experto no puede tenerlas en consideraci�n.
Cabe concluir, por tanto, que el Demandado carec�a de derechos o intereses leg�timos en el momento en que procedi� a registrar el nombre de dominio. No obstante, debe examinarse si el hecho de que el Demandado haya venido usando el dominio desde 1997 hasta la actualidad, con un elevado n�mero de visitantes en su web, genera la existencia de un derecho o inter�s leg�timo adquirido a posteriori.
El tenor literal del p�rrafo 4 a ii) de la Pol�tica establece como condici�n para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio”). Cabe, pues, que los derechos o intereses leg�timos se adquieran con posterioridad al registro.
As� las cosas, hay que analizar si el elevado n�mero de visitas de la p�gina web del demandado hace que el demandado sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio y pueda invocar el p�rrafo 4 c) i) de la Pol�tica. En este sentido, cabe recordar que el p�rrafo 4 c) ii) de la Pol�tica dispone que se entender� que el Demandado tiene derechos o intereses leg�timos cuando “usted [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. En la mayor�a de casos, esta disposici�n de la Pol�tica se aplica cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que despu�s registra como nombre de dominio. As�, por ejemplo, OMPI Caso N�. D2001-0537, G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani; OMPI Caso N�. D2003-0571, Arizona Golf Properties, Inc. v. Mr. Dean Benigno d/b/a Realty Executives. Pero tambi�n es posible aplicar esta disposici�n de la Pol�tica cuando el Demandado es conocido por el nombre de dominio, despu�s de su registro. Tal es lo que sucede, por ejemplo, en la resoluci�n del caso OMPI Caso N�. D2000-0008, Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered.
Debe tenerse tambi�n presente que el apartado 4 c) ii) no contiene restricciones en cuanto al tipo de uso del nombre de dominio que es aceptable o leg�timo para que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio. Por el contrario, los dem�s ejemplos de derechos o intereses leg�timos enumerados en el p�rrafo 4 c) de la Pol�tica s� introducen criterios de lealtad. As�, el apartado i) s�lo se aplica si existe “una oferta de buena fe de productos o servicios”, y el apartado iii) si se “hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio”. Parecer�a, por tanto, que cualquier tipo de uso del nombre de dominio que haya hecho que su titular sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, bastar�a para reconocerle intereses leg�timos al Demandado.
No obstante, este Experto considera que esta interpretaci�n no es la adecuada, pues aun cuando es verdad que el p�rrafo 4 c) ii) no contiene ninguna condici�n de lealtad o legitimidad, es innegable que la exigencia de legitimidad est� impl�cita en la propia Pol�tica, cuando se refiere a los derechos o intereses “leg�timos” del titular del nombre de dominio. En conclusi�n, la intensa y prolongada utilizaci�n de un nombre de dominio, que hace que su titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio, no le otorga sin m�s derechos o intereses leg�timos sobre el dominio. Para ello se requiere que esa intensa y prolongada utilizaci�n del nombre de dominio haya tenido lugar de forma leg�tima.
Pues bien, a este respecto, no cabe desconocer que la actuaci�n del Demandado puede ser analizada a la luz del art�culo 34 de la Ley espa�ola de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), como por lo dem�s afirma la Demandante en su demanda. Seg�n este precepto, “el titular de la marca registrada podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tr�fico econ�mico; (…) b) Cualquier signo que por ser id�ntico o semejante a la marca y por ser id�nticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusi�n del p�blico; el riesgo de confusi�n incluye el riesgo de asociaci�n entre el signo y la marca”. Y seg�n el apartado 3 de dicho art. 34 de la Ley espa�ola de marcas “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podr� prohibirse, en especial: (…) e) usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio”. Con anterioridad a esta Ley reg�a en Espa�a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en cuyo art�culo 31.1 se dispon�a que el titular de una marca pod�a interponer las acciones en defensa de su derecho frente a los terceros que utilizasen en el tr�fico econ�mico, sin su consentimiento, una marca o signo (cabe recordar que el nombre de dominio es un signo) id�ntico o semejante para distinguir productos o servicios id�nticos o similares, cuando la semejanza entre los productos y servicios pod�a inducir a errores.
Aunque la determinaci�n de la existencia de una infracci�n de derecho de marca le corresponde a los Tribunales de Justicia, los Grupos de expertos, al amparo del p�rrafo 15 del Reglamento, pueden resolver teniendo en cuenta cualesquiera normas y principios de derecho que consideren aplicables, siempre que no contradigan lo dispuesto en la Pol�tica y en el Reglamento. As� las cosas, a la vista de la Ley espa�ola de marcas parecen existir sobradas razones para creer, razonablemente, que el nombre de dominio entra en conflicto con los derechos de marca de la Demandante, pues existe similitud de signos y de productos distinguidos. Y tampoco parece que pueda el Demandado alegar la limitaci�n del derecho de marca contenida en el art�culo 37 de la Ley de marcas de 2001 (y en el art. 33 de la Ley de 1988) seg�n la cual el titular de una marca no puede impedir a terceros el uso de un signo que indique la procedencia geogr�fica de sus productos o servicios. Aunque “Deusto” es top�nimo, no indica la procedencia geogr�fica de los productos y servicios ofrecidos bajo la web .
Siendo esto as�, y existiendo una posibilidad razonable de que dichos Tribunales consideren que existe una lesi�n de marca, no cabe considerar, en el marco de este procedimiento, que el Demandado ha adquirido intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
Queda por analizar en relaci�n con esta cuesti�n si el hecho de que el Demandado haya venido usando el nombre de dominio desde 1997 sin haber recibido una demanda hasta el a�o 2006 puede suponer una tolerancia por parte de la Demandante, que haga nacer en el Demandado intereses leg�timos. A este respecto, la Demandante, en el escrito que el despacho de abogados que la representa remiti� el 1�de�junio�de�2005 a los representantes del Demandado (y que se aporta como anexo n�m. 12 de la Demanda) afirma que no hab�a tenido conocimiento del dominio hasta fechas recientes. Ante esta afirmaci�n, le corresponde al Demandado, si considera que el conocimiento ha tenido lugar antes, aportar las oportunas pruebas, cosa que a juicio de este experto, no se hace. Es cierto que los representantes del Demandado en carta enviada por burofax el 14 de junio de 2005 (anexo n�m. 13 de la demanda), mantienen que “no pueden alegar desconocimiento de la existencia del web site “DEUSTO.COM” desde la obtenci�n del dominio en el a�o 1997, porque si atendemos a sus argumentos, unido a que el dominio “DEUSTO.ES” pertenece, desde aqu�l mismo a�o, a la Universidad de Deusto, debieron intentar su registro con anterioridad a su reclamaci�n y no optar por el mencionado “EDICIONES-DEUSTO.ES”. Pero esta afirmaci�n, aparte de un tanto confusa, no pasa de ser una mera conjetura. Y en el escrito de contestaci�n a la demanda tampoco se dan pruebas fehacientes que demuestren que el Demandante tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio conflictivo antes del a�o 2005.
A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el p�rrafo 4 a) de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario, finalmente, que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso del nombre de dominio. As� se deriva claramente de la dicci�n literal de los apartados a-iii) y b) del p�rrafo 4 de la Pol�tica, y as� lo resaltan m�ltiples decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediaci�n y Arbitraje en aplicaci�n de la Pol�tica de la ICANN: OMPI Caso N�. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboraci�n de la Pol�tica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaci�n del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante (p�rrafo 4 a de la Pol�tica), y para ello puede alegar todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo (buena prueba de ello es que el p�rrafo 4 b) de la Pol�tica se refiere constantemente a la intenci�n o a la finalidad del sujeto que registra o usa el nombre de dominio). Siendo, por tanto, un elemento fundamentalmente subjetivo y por ello de dif�cil prueba, basta con que el Demandante muestre indicios suficientes de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resoluci�n del caso OMPI Caso N�. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la resoluci�n del caso OMPI Caso N�. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero).
Pues bien, en la parte de fundamentos de hecho de su demanda, la Demandante afirma que el Demandado registr� el dominio de mala fe, porque cuando lo solicit� Deusto era ya una marca notoria en el sector editorial. En su opini�n, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligi� una de las marcas de uno de los grupos editoriales m�s importante de Espa�a. Tambi�n se afirma, entre otros extremos, “que el producto DEUSTO se ha mantenido a lo largo de su historia, desde los a�os 60 hasta hoy a trav�s de productos editoriales de gran notoriedad en el mercado profesional y empresarial”. Asimismo, mantiene que “no estamos ante una entidad peque�a con escaso nivel de conocimiento entre el p�blico. El GRUPO PLANETA es una de las m�s importantes entidades en el sector editorial en Espa�a, y sus productos “DEUSTO” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el a�o 1960 por EDICIONES DEUSTO hasta hoy con PLANETA DE AGOSTINI, PROFESIONAL Y FORMACI�N, S.L.”. Y en el apartado de fundamentos de Derecho de la Demanda se vuelve a insistir en el car�cter notorio de las marcas de la Demandante, destacando que “es indudable que DEUSTO es una marca notoria y el titular del nombre de dominio no puede negar su desconocimiento puesto que en su p�gina existen enlaces a otras en las que ofrecen los LIBROS DEUSTO”.
Adem�s, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para demostrar la mala fe el Demandado, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio; a saber: la web del Demandado s�lo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google, cuando se asocia la marca Deusto a la b�squeda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equ�voco, al generar dudas sobre qui�n es el responsable de dicha p�gina; y se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante .
Por su parte, el Demandado responde, con relaci�n a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una b�squeda en Google es l�gico si se tiene cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve a�os; que �l no utiliza los t�rminos “Libros Deusto” en su web, sino la frase “Libros gratis digitales y literatura digital, libros antiguos y textos nuevos en Deusto”; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el t�rmino Deusto, ya sea en el t�tulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, v�a Tradedoubler, en virtud del cual est� autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, que es una compa��a del Grupo Planeta, lo cual demostrar�a la mala fe del Demandante.
A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (As�, entre otras muchas resoluciones, las de los casos OMPI N�. D2002-0830, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., OMPI Caso N�. D2003-0295, BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI Caso N�. D2005-0556, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc).
Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el car�cter notorio o renombrado de la marca (As�, entre otros muchos casos, OMPI Caso N�. D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, OMPI Caso N�. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora; caso OMPI Caso N�. D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T, o OMPI Caso N�. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jos�).
Esta es la argumentaci�n de la Demandante, cuando afirma que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe, pues siendo la marca Deusto notoria, el Demandado no pod�a desconocer su existencia. Para valorar esta argumentaci�n debe tenerse presente, en primer lugar, que el nombre de dominio fue registrado en 1997. Ello es sumamente relevante, porque impide tomar en consideraci�n las marcas de la Demandante que han sido registradas con posterioridad a esa fecha. Significa esto que no se pueden tener en consideraci�n a efectos de determinar la mala fe en el registro del nombre de dominio, las marcas de la Demandante registradas en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas n�ms. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con gr�fico compuestas por el vocablo “Deusto”, por haber sido concedidas en el a�o 2002, mucho despu�s del registro del nombre de dominio . Por lo tanto, se trata de determinar si en el a�o 1997 las restantes marcas de la Demandante eran o no notorias. Y esas marcas son marcas en las que aparece la palabra Deusto, pero siempre acompa�ada de otros vocablos, (Ediciones Deusto SA, Micro ediciones Deusto, etc.). En s�ntesis, pues, no se trata de dilucidar si hoy en d�a las marcas “Deusto” son notorias. Se trata, por el contrario, de analizar si en 1997 eran notorias las marcas que por aquel entonces ten�a registradas la Demandante, marcas en las que el t�rmino Deusto aparece acompa�ado de otros elementos.
Pues bien, pese a las reiteradas alegaciones de la Demandante de que la marca Deusto es una marca notoria, lo cierto es que como �nica prueba de estas afirmaciones, la Demandante acompa�a, como anexos, una memoria del Grupo Planeta correspondiente al a�o 2005 en el que se incluyen todas las l�neas editoriales del grupo, incluida Deusto, y dos cat�logos de productos Deusto correspondientes a los a�os 2004-2005 y 2005-2006. A juicio de este experto estas pruebas resultan insuficientes. En primer lugar, porque la memoria aportada es una memoria “de parte”, que poco o nada prueba de modo objetivo sobre la notoriedad de la marca. En segundo lugar, porque por muy amplio que sea el cat�logo de productos aportados, se refieren a los a�os 2004-2005 y 2005-2006, cuando lo relevante a efectos de este procedimiento no es si las marcas de la Demandante eran o no notorias en 2004 o 2005 o si lo son en la actualidad, sino si eran notorias en el a�o 1997, que fue cuando el Demandado registr� el nombre de dominio. Ning�n tipo de prueba aporta la Demandante a estos efectos. Se afirma en la demanda que “Deusto ha sido objeto de diferentes campa�as de publicidad en medios de comunicaci�n: escritos y audiovisuales (televisi�n)”, pero no se especifican las fechas (antes o despu�s de 1997), ni la difusi�n de esos medios de comunicaci�n. En definitiva, la Demandante no ha aportado indicios suficientes que permitan concluir que el Demandado, en el momento en que registr� el nombre de dominio , pod�a conocer las marcas de la Demandante vigentes en 1997.
De hecho, cuando en el apartado de fundamentos de derecho de la demanda, cita la Recomendaci�n conjunta de la OMPI y de la Uni�n de Par�s relativa a la protecci�n de la marcas notoriamente conocidas, y enumera los criterios establecidos en esta Recomendaci�n para determinar la existencia de una marca notoriamente conocida, la Demandante se refiere, por ejemplo, al criterio del grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del p�blico, afirmando que “PLANETA es l�der en Espa�a en el sector editorial”. Y en otras partes de la demanda insiste en la importancia y relevancia del Grupo Planeta. Sin embargo, no es la notoriedad o renombre del Grupo Planeta ni de la marca Planeta lo relevante en este procedimiento, pues el hecho de que un Grupo sea l�der en un determinado sector, no convierte autom�ticamente en notorias toda la cartera de marcas que ese Grupo pueda tener. Lo relevante, y lo que hay que probar, es que la marca “Editorial Deusto, SA” era una marca notoria en 1997.
En la demanda se insiste en que el titular del nombre de dominio conoce la marca de la Demandante puesto que en la propia p�gina web del Demandado, incluida bajo el dominio , existen enlaces a otras p�ginas en las que se ofrecen los libros de la Demandante. No obstante, la propia Demandante reconoce en la demanda que la inclusi�n de esos enlaces “se produjo despu�s del cruce de correspondencia entre las partes” (que tal y como consta en la documentaci�n aportada por la propia Demandante se produjo en junio de 2005). Nada prueba, pues, en relaci�n con la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio, la inclusi�n de los referidos enlaces a p�ginas en las que se ofrecen libros de la Demandante, sobre todo cuando la propia Demandante reconoce que esa inclusi�n se produjo mucho tiempo despu�s del registro del nombre de dominio (m�s de siete a�os despu�s).
As� las cosas, este Experto entiende que el Demandante no ha cumplido con la exigencia establecida en la Pol�tica, de modo que a falta de indicios sobre la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio , no se cumplir�a una de las condiciones necesarias seg�n la Pol�tica para que prospere la demanda.
T�ngase en cuenta adem�s, que con el registro del nombre de dominio por parte del Demandado en 1997, no se habr�a producido una obstaculizaci�n a la Demandante, pues la Demandante siempre podr�a haber registrado sus marcas como nombre de dominio , , etc. Y no cabe alegar que su marca era, sin m�s, Deusto, pues en 1997 todas sus marcas estaban formadas por un conjunto de vocablos y no �nicamente por la palabra Deusto. De igual modo, tampoco consta que el Demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante por un valor cierto que supere los costes documentados relacionados directamente con el registro del nombre de dominio.
Se hace innecesario, as�, entrar a analizar si el nombre de dominio es usado o no de mala fe. Las conclusiones a las que pudiese llevar ese an�lisis ser�an irrelevantes, pues como se ha indicado con anterioridad, para que prospere la demanda es necesario que exista mala fe en el registro y adem�s en el uso del nombre de dominio. En todo caso, ha de notarse, que aunque se llegase a la conclusi�n de que el nombre de dominio ha sido o est� siendo objeto de uso de mala fe, ello no significar�a, autom�ticamente que el registro se ha producido tambi�n de mala fe. En este sentido ya se han manifestado varias resoluciones de grupos de expertos, entre las que cabe citar, a modo de ejemplo, las de los casos OMPI Caso N�. D2000-1403, John Fairfax Publications Pty Ltd v. Domain Names 4U and Fred Gray o OMPI Caso N�. D2000-0005, Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle.
De igual modo, tampoco cambiar�an las cosas aunque tras el an�lisis del uso del nombre de dominio se concluyese que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Porque aunque este supuesto es uno de los que se mencionan en el p�rrafo 4 b) iv) de la Pol�tica como suficiente para entender que existe mala fe en el Demandado, hay que tener en cuenta que esta es una presunci�n de uso de mala fe, y no de registro de mala fe, como se recuerda en Resoluciones como la del OMPI Caso N�. 1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment v. Michael Bosman u OMPI Caso N�. D2000-0592, Canonais Sl v. Mar�a Dolores D�az Ros.
Adem�s, aunque se realizase el an�lisis de la buena o mala fe en el uso del nombre de dominio y se llegase a la conclusi�n de que en la actualidad existe mala fe, no se podr�a deducir, sin m�s, que ha existido mala fe en el uso del nombre de dominio durante los casi nueve a�os transcurridos desde su registro. Del eventual uso de mala fe en la actualidad no ser�a posible deducir, sin m�s, que ya desde el primer momento el titular del nombre de dominio ten�a la intenci�n de usar de mala fe el nombre de dominio y que por ende lo habr�a registrado de mala fe. La mala fe en el uso del nombre de dominio s�lo podr�a ser utilizada como un indicio de la mala fe en el registro, cuando el procedimiento se hubiese iniciado poco tiempo despu�s del registro del nombre de dominio, o cuando se hubiesen aportado (cosa que no se ha hecho) pruebas sobre el contenido de las p�ginas web a lo largo de los nueve a�os, y de esas pruebas resultase que durante todo ese tiempo se ha producido un uso del nombre de dominio de mala fe.
Finalmente, tambi�n hay que hace notar que aunque se pueda llegar a entender que el uso del nombre de dominio que hace en la actualidad el Demandado constituye una infracci�n de los derechos de marca de la Demandante, ello no debe llevar tampoco a afirmar, necesariamente, que el nombre de dominio se ha registrado de mala fe. T�ngase en cuenta que es posible que un nombre de dominio se haya registrado de buena fe, pero que el uso del mismo d� lugar a la infracci�n de la marca de un tercero. Ello es debido a que los requisitos para que prospere una demanda presentada en la v�a jurisdiccional (a la luz del Derecho espa�ol de marcas) son diferentes a los requisitos para que prospere una demanda en el procedimiento administrativo.
D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante
El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluci�n en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Seg�n el apartado 15 e) del Reglamento, “si despu�s de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar� en su resoluci�n que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraci�n de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (caso OMPI Case N�. D2000-1224, Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., OMPI Caso N�. D2000-1151, Goldline International, Inc. v. Gold Line), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por �l invocada: (OMPI Caso N�. DBIZ 2002-00245, Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, caso OMPI Caso N�. D2002-0754, Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado (OMPI Caso N�. D2000-0993, Smart Design LLC v. Carolyn Hughes).
Pues bien, este Experto Unico considera que no concurre ninguna de estas hip�tesis, y por ello entiende que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto Unico desestima la Demanda.
�ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 20 de marzo de 2006
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