Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Xuxa Promo��es E Produ��es Art�sticas Ltda. v. Adriane da Silva
Caso No. D2006-0039
1. Las Partes
La Demandante es Xuxa Promo��es E Produ��es Art�sticas Ltda., Rio de Janeiro, Brasil, representada por Alves, Vieira, Lopes, Rio de Janeiro, Brasil.
La Demandada es Adriane da Silva, con domicilio en Valencia, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio , registrado ante Arsys Internet, S.L. (“NICLINE.COM”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 12 de enero de 2006, el Centro envi� a Nicline.Com v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 13 de enero de 2006, Nicline.Com envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, e indicando el contacto administrativo y t�cnico.
En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 30 de enero de 2006. El Centro verific� que la Demanda junto con su modificaci�n cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8�de�febrero de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 28 de febrero de 2006. La Demandada no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a la Demandada su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 3 de marzo de 2006.
El 17 de marzo de 2006, el Centro nombr� a Roberto Bianchi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”), recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El d�a 20 de marzo de 2006 – despu�s del nombramiento del Panel - la Demandada envi� un email al Centro a modo de respuesta a la demanda, con copia al Panel, y sin copia al Demandante. El d�a 21 de marzo de 2006, el Centro acus� recibo del escrito de la Demandada, y le comunic� que dado que el t�rmino para responder se encontraba vencido desde el 1� de marzo de 2006,� el Experto nombrado para decidir el presente asunto, tendr�a absoluta discreci�n en la admisi�n de su contestaci�n. Asimismo, el Centro le pidi� a la Demandada que se abstuviera de enviar comunicaciones al Experto, puesto que lo proh�be el p�rrafo 8 del Reglamento.
Puesto que el contrato de registro del nombre de dominio cuestionado est� en espa�ol, el Centro requiri� a la Demandante que la demanda – originalmente presentada en ingl�s- se ajustara al lenguaje del procedimiento, el que a menos que las Partes o el acuerdo de registro dispongan otra cosa, ser� el del contrato de registro. El Panel coincide con lo actuado por el Centro, ya que est� conforme con el p�rrafo 11 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Panel tiene por ciertos los siguientes hechos, alegados y probados por la Demandante, y no negados por la Demandada:
La Sra. Mar�a da Gra�a Meneghel, conocida como Xuxa, o Xuxa Meneghel, es una famosa personalidad del espect�culo en Brasil y otros pa�ses, entre los que cabe incluir Espa�a, donde tambi�n se ha emitido el programa de televisi�n en el que ella act�a como animadora y presentadora, destinado al p�blico infantil.
La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil: XUXA MENEGHEL, n�meros 814766587 y 81476609 con prioridad desde el 20/04/1989, cubriendo las clases 24: 10-20 y 25: 10-20; XUXA, n�mero 811276643, prioridad desde 23/08/1983, clase 38: 10, y MENEGHEL, n�mero 814075010, prioridad desde 09/03/1988, clase 38: 10.
La Demandada registr� el nombre de dominio el 18 de diciembre de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Resumidamente, la Demandante alega lo siguiente:
- El nombre de dominio es id�ntico o confundiblemente similar a las marcas originales “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, registradas por la Demandante. La intenci�n del Demandado, al crear el nombre de dominio, era hacer que las personas piensen que fue creado por el equipo oficial de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, ya que no tiene derechos sobre las bien conocidas marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”. La creaci�n de esas marcas resulta del uso de un nombre de una famosa persona f�sica, due�a de la Demandante, y cuya imagen es asociada con todos sus productos y servicios. El Demandado no tiene marca registrada o autorizaci�n para el uso de “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y tampoco “MENEGHEL”. No hay otra Xuxa ni Xuxa Meneghel tan bien conocida mundialmente como la Xuxa de Brasil.
- El nombre de dominio fue registrado y se usa de mala fe. El Registrante registr� fuera de los l�mites de la administraci�n brasile�a de nombres de dominio, tratando de evadir la legal protecci�n de la due�a de la marca. Estos hechos demuestran la mala fe del demandado. El Demandado intent� beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA”, “MENEGHEL”, us�ndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizaci�n de la due�a original, y perjudicando los esfuerzos hechos por la Demandante.
B. Demandada
El 20 de marzo de 2006, la Demandada remiti� un email al Centro a manera de respuesta a la demanda. Por las razones que se dan en la secci�n 6, el Panel ha decidido no considerar dicho escrito.
6. Debate y conclusiones
Cuesti�n procesal. Contestaci�n tard�a.
Antes de pasar al fondo del asunto, el Panel examinar� si corresponde admitir la tard�a comunicaci�n de la Demandada a modo de contestaci�n de demanda enviada el 20�de�marzo de 2006, mediante email al Centro, con copia al Panel.1 La Demandada no cuestiona que la demanda le fue bien notificada por el Centro ni que, transcurrido el plazo para contestarla sin haberlo hecho, el Centro le notific� correctamente la no-personaci�n en el procedimiento. Como justificaci�n de su falta de respuesta a los emails que el Centro le envi� con relaci�n al dominio , la Demandada alega que la cuenta de correo electr�nico “dom@” no le pertenece a ella, sino a Olmedo Knowledge Systems S.L., una empresa a trav�s de la cual registr� el dominio, y que como en esa cuenta apenas se recibe m�s que “spam”, los mensajes no suelen comprobarse a menudo, y por eso los recibi� tard�amente. Agrega que el tel�fono que figuraba en el registro del dominio (+34 699871161), fue dado de baja hace meses.
En Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc., WIPO Case No. D2005-0603, el panel decidi� admitir la presentaci�n tard�a de un demandado que present� una justificaci�n bastante razonable para la demora, y porque la contestaci�n se hab�a enviado antes de que comenzara el proceso para adoptar su decisi�n. Para as� decidir, aquel panel cit� el caso Young Genius Software AB. v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591, en el cual la demora no dilataba la decisi�n del panel. Sin embargo, el mismo panelista de Internationale Spar decidi� en F GmbH v. Mr. Chris Olic, WIPO Case No. D2005-0994 que el hecho de que la demora sea de s�lo dos d�as no es de por s� raz�n suficiente para admitir la contestaci�n tard�a cuando el demandado no da razones suficientes. Agreg� ese panelista que “cuanto mayor la demora m�s convincentes deben ser esas razones.”
Varios factores hacen que en este caso el Panel comparta el criterio m�s estricto de F:
En primer lugar, la demora fue de 19 d�as, lo que es manifiestamente excesivo considerando que la decisi�n debe remitirse al Centro en el plazo de catorce d�as, y que al momento de recibir la tard�a comunicaci�n el Panel ya hab�a comenzado a redactarla.
La explicaci�n de la Demandada, de que no le pertenece la casilla de correo que figura en los datos de contacto no parece aceptable. La empresa de courier tampoco pudo entregar a la Demandada la notificaci�n de la demanda en papel puesto que aqu�lla parece no haber indicado su verdadera direcci�n. Consta en los registros del courier que se rechaz� el env�o, y que el respectivo paquete debi� ser devuelto al Centro. Obviamente la Demandada debi� remediar oportunamente esas dificultades, y no lo hizo. Asimismo, parece que el tel�fono proporcionado en los datos de contactos tampoco le pertenece a la Demandada, que aparentemente tampoco recibi� el fax con la copia de la demanda. En resumen, los datos de contacto indicados por la Demandada son incorrectos, y por ello los problemas de comunicaci�n que aduce haber tenido le son plenamente imputables.
Asimismo, el email de la Demandada carece de los requisitos formales del art�culo 5 del Reglamento: no proporciona ni una direcci�n ni sus nuevos n�meros de tel�fono o de fax (p�rrafo 5(b)(ii), no declara que una copia del escrito de contestaci�n ha sido enviada o transmitida al demandante, de conformidad con el p�rrafo�2.b) (p�rrafo 5(b)(vii)), y carece de la certificaci�n exigida (p�rrafo 5bviii). Todo ello desaconseja admitir el email tard�o como contestaci�n a la demanda.
En su momento el Centro requiri� a la Demandante que modificara su demanda para adecuarla al Reglamento, bajo apercibimiento de tener por retirada la demanda. Ver secci�n 3 supra. Ante las deficiencias del email de la Demandada, para respetar el tratamiento igual a las partes ser�a entonces de rigor requerir a la Demandada que saneara los defectos mencionados. Sin embargo, solicitar en este momento a la Demandada una modificaci�n de la comunicaci�n prolongar�a indebidamente este procedimiento. Estos procedimientos ICANN se dise�aron para proporcionar celeridad, la que se ver�a comprometida si se admitieran presentaciones tard�as, salvo circunstancias excepcionales.2 Adem�s, de acuerdo al p�rrafo 10(c) del Reglamento, “[e]l grupo de expertos se asegurar� de que el procedimiento administrativo se efect�a con la debida prontitud”.
Como se destac� en , con cita de Museum of Science v Jason Dare, WIPO Case No. D2004-0614, “muchos paneles se han negado a considerar contestaciones de demanda presentadas tard�amente estableciendo que es importante aplicar el reglamento tal como est� escrito, salvo que exista una buena raz�n; de otro modo las partes sentir�n que no deben respetar los t�rminos de plazos reglamentarios, y los demandados normalmente presentar�n contestaciones tard�as”.
Por las razones expuestas, el Panel no admite como contestaci�n de la demanda el tard�o email de la Demandada, de fecha 20 de marzo de 2006.
Dado que la demanda no fue contestada, conforme al p�rrafo 14(a) del Reglamento el grupo de expertos podr�a dar directamente curso a la demanda y adoptar una resoluci�n. Sin embargo, la Demandante ni a�n en esa circunstancia puede prevalecer autom�ticamente, ya que conforme a la Pol�tica, p�rrafo 4(a)(i) in fine, “en el procedimiento administrativo, el demandante deber� probar que est�n presentes cada uno de estos tres elementos.” (Nuestra bastardilla). Ver Cortefiel, S.A. v. Miguel Garc�a Quintas, WIPO Case No. D2000-0140, secci�n 6.1., y los dem�s casos citados en The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. D2002-1064, nota 6.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Mediante una impresi�n del resultado de una b�squeda en la base de datos de marcas del Instituto Brasile�o de la Propiedad Industrial la Demandante ha probado que es titular de la marca registrada “XUXA MENEGHEL”, con fecha de registro muy anterior a la del registro del nombre de dominio .
Del cotejo resulta que ese nombre de dominio ser�a id�ntico a la marca de la Demandante, si no fuera por la supresi�n del espacio entre las palabras componentes, y por la adici�n del gTLD “.com”, elementos que, como se sabe, no sirven para distinguir el nombre de dominio de aqu�lla. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio en cuesti�n es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de causar confusi�n.
a. Derechos o intereses leg�timos
La Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, que no tiene derechos sobre las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, que est� us�ndolas sin autorizaci�n de la due�a original y por ello est� destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Estas alegaciones establecen prima facie el segundo elemento de la Pol�tica. Hay acuerdo entre los paneles de la OMPI que aunque en general la carga de la prueba recae sobre el demandante, a menudo podr�a resultar imposible probar un hecho negativo, puesto que la informaci�n relevante est� frecuentemente sobre todo en la esfera de conocimiento del demandado. Por lo tanto al demandante se le exige que establezca prima facie que el demandado carece de derechos o intereses leg�timos. Una vez que se establece dicho caso prima facie, es el demandado quien tiene la carga de demostrar sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no lo hace, se considera que el demandante ha cumplido con el p�rrafo 4(a)(ii) de la Pol�tica. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en .
El 28 de marzo de 2006, este Panel visit� el sitio web de la Demandada www.. En la primera p�gina, debajo de una foto que muestra el rostro de la Sra. Meneghel, figura el siguiente texto:
“BIENVENIDO A LA P�GINA DE LA ETERNA ‘REINA DE LOS PEQUE�OS’. Si piensas encontrar aqu� un web de cuento de hadas, amor plat�nico, o algo parecido, est�s en el sitio equivocado. Ve al Web oficial: . Si piensas que aqu� vas encontrar ofensas, exteriorizaci�n de odio o algo parecido, tambi�n est�s en el sitio errado. Nos hemos propuesto ser diferentes: simplemente ser verdaderos sin ofender a nadie.”
En la misma p�gina hay un anuncio con un formulario que permite efectuar reservas en l4.000 hoteles de la cadena Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etaphotel y Formule 1). Hay tambi�n un anuncio de skype. Si se cliquea sobre el aviso el navegador es redirigido v�a al sitio web ubicado en “”. All� figura publicidad para hacer llamadas telef�nicas desde PCs a tel�fonos con tarifas locales. Hay tambi�n anuncios de los cursos de ingles, franc�s y alem�n de “”, de bajada de temas musicales en y de avisos clasificados en Espa�a en “”.
Este Panel opina que la publicidad que figura en el sitio de la Demandada, con re-direcci�n de usuarios a sitios comerciales, presumiblemente genera ingresos econ�micos mediante el sistema de “monetizaci�n” de “”, y por lo tanto le confiere al sitio web un car�cter comercial. Ver texto de “” sobre la “monetizaci�n” de sitios web “soportes” como el de la Demandada, en “”.
Al no tratarse de un sitio exclusivamente no-comercial no resulta aplicable el p�rrafo 4(c)(iii) de la Pol�tica, que reconoce derechos o intereses leg�timos cuando existe un uso honesto, no comercial del sitio. Como se ha dicho en RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli, WIPO Case No. D2002-0716, “operar un sitio de aficionados (“fan site”) no ha sido generalmente considerado como un inter�s leg�timo de acuerdo a la Pol�tica, aunque pueda ser relevante para la discusi�n de si es un uso de mala fe”.
El sitio de la Demandada tambi�n contiene una menci�n con un link al sitio oficial de la Demandante “”, lo que en conjunci�n con el texto citado m�s arriba puede considerarse un “disclaimer”
�Contribuye ese “disclaimer” a otorgar derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio? Este Panel entiende que no, puesto que al momento de leer el “disclaimer” los usuarios de Internet ya se encuentran en el sitio web, al que con toda probabilidad fueron atra�dos porque el nombre de dominio incorporaba en su totalidad la marca de la Demandante, es decir el nombre de la famosa Xuxa Meneghel. Ver Robbie Williams v. Howard Taylor, WIPO Case No. D2002-0588, considerando poco relevante el argumento del demandado de que se insert� un “disclaimer”, en lugar de que el propio nombre de dominio advierta en forma taxativa al p�blico que se trata de un sitio no oficial sobre el artista en cuesti�n.
Por todo ello, el Panel opina que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
B. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n la Demandante, la Demandada intent� beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, us�ndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizaci�n de la due�a original, y como consecuencia, destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Eso equivale a sostener que, al utilizar el nombre de dominio, la Demandada intent� de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de confusi�n con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea, lo que evidencia registro y uso de mala fe de acuerdo al p�rrafo 4(b)(iv) de la Pol�tica.
Ya se vio en el punto B c�mo en el sitio “www.” se insertan links a sitios web comerciales de terceros. M�s precisamente, en ese sitio web la marca y la fama de la Sra. Meneghel se utilizan para atraer usuarios de Internet que buscan el sitio de la famosa estrella, aunque aparezca all� una aclaraci�n de que el sitio oficial es otro. Una vez conectados los visitantes al sitio de la Demandada, convertido en “soporte” dentro el sistema de marketing on-line de T, los avisos comerciales insertados presumiblemente generan a la Demandada una cierta ganancia econ�mica. Aunque se presente como un “fan site”, esa pr�ctica convierte a “www.” en un sitio comercial,
Bien se dijo en RAI Radiotelevisione Italiana que la mayor�a de los paneles que decidi� casos de “fan sites” consider� crucial determinar si dichos sitios son comerciales o no. Si el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del demandante, y el correspondiente “fan site” es comercial, entonces el registro y uso ser� de mala fe, a la luz del ya citado p�rrafo 4(b)(iv) de la Pol�tica.
Por ello, el Panel opina que el nombre de dominio se registr� y se est� utilizando de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4(i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto �nico
Fecha: 30 de marzo de 2006
1 La Demandada envi� su email directamente en copia al Panel, en violaci�n del p�rrafo 8 del Reglamento, que proh�be las comunicaciones unilaterales.
2 Refiri�ndose al procedimiento administrativo que despu�s result� en el procedimiento ICANN, dice el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, p�rrafo 200: “Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia. La naturaleza de Internet exige dichas caracter�sticas de los procedimientos para la soluci�n de controversias.” Ver .
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