Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Colliers De Noisetier Inc., Genevi�ve Lagac�, Patrick Lafond contre Collier de Noisetier Avellana
Litige No. D2006-0090
1. Les parties
Les Requ�rants sont Colliers De Noisetier Inc., Genevi�ve Lagac� et Patrick Lafond, Martinville, Qu�bec, Canada, repr�sent�s par Heenan Blaikie, Canada.
Le D�fendeur est Collier de Noisetier Avellana, Wotton, Qu�bec, Canada, repr�sent� par Fontaine, Panneton & Associ�s, Canada.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Tucows Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Colliers De Noisetier Inc., Genevi�ve Lagac� et Patrick Lafond aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 19 janvier 2006.
En date du 20 janvier 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par les Requ�rants. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20 janvier 2006.
Apr�s avoir re�u, le 6 f�vrier 2006, les copies papier de la plainte, le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le 10 f�vrier 2006, le Centre a adress� aux Requ�rants une notification d’irr�gularit� de la plainte conform�ment � l’article 4(b) des R�gles d’application, ayant relev� les irr�gularit�s de formes suivantes�:
- d’apr�s les informations transmises par l’unit� d’enregistrement, le d�tenteur du nom de domaine en litige tel qu’apparaissant dans le registre Whois (Collier de Noisetier Avellana) n’est pas la personne cit�e comme d�fendeur dans la plainte originale�(Avellana Inc�et Julie-Anne Morin);
- la plainte ne pr�cise pas la ou les marques de commerce sur lesquelles s’appuie la plainte et ne d�crit pas les produits ou les services, le cas �ch�ant, pour lesquels la marque est utilis�e, conform�ment � l’article 3.viii) des R�gles d’application.
En application de l’article 4.b) des R�gles, les Requ�rants ont dispos� d’un d�lai de cinq jours � compter de la date de cette notification pour r�gulariser leur plainte.
Le Centre a par ailleurs accept�, en application du Paragraphe 11 des R�gles, sous r�serve toutefois de l’absence d’opposition du D�fendeur, que la langue de la proc�dure soit le fran�ais et non l’anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine, objet de la pr�sente proc�dure, compte tenu du fait que les deux parties sont r�sidentes du Qu�bec et que le Centre a re�u des communications en langue fran�aise de la part des conseils des deux parties. Le d�fendeur a confirm� ne pas s’opposer � ce choix de langue.
En date du 15 f�vrier 2006, les Requ�rants ont adress� au Centre, par courrier �lectronique, une plainte amend�e. Le 16 f�vrier 2006, le Centre a accus� r�ception du d�p�t de la plainte amend�e.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 22�f�vrier�2006, une notification de la plainte telle qu’amend�e et valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 14 mars 2006. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 13 mars 2006.
En date du 24 mars 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Les Requ�rants sont la soci�t� Colliers De Noisetier Inc. d’une part, et Genevi�ve Lagac� et Patrick Lafond, dirigeants de cette soci�t�, d’autre part. La soci�t� Colliers De Noisetier Inc. a pour objet la fabrication et la vente de colliers en noisetier, �galement appel�s “colliers de dentition”.
Genevi�ve Lagac� et Patrick Lafond ont d�but� leur activit� en 2002, en constituant une soci�t� en nom collectif d�nomm�e “Colliers de noisetier” et immatricul�e aupr�s du Registraire des entreprises le 7 novembre 2002. Cette soci�t� a �t� dissoute et Genevi�ve Lagac� et Patrick Lafond ont poursuivi leur activit� en constituant la soci�t� “Colliers de noisetier Inc.”, immatricul�e aupr�s du Registraire des entreprises le 23�octobre 2003.
Entre 2002 et 2003, les Requ�rants et Julie-Anne Morin, pr�sidente de la soci�t� D�fenderesse, se sont trouv�s en relation d’affaire. Pendant cette p�riode, Julie-Anne Morin a en effet exerc� une activit� d’achat et de revente des colliers de noisetier fabriqu�s par les Requ�rants.
Julie-Anne Morin a ensuite d�but� sa propre activit� de fabrication et de vente de colliers de noisetier. Le 31 janvier 2003, elle a proc�d� � son immatriculation aupr�s du Registraire des entreprises en tant qu’artisan fabricant de produits de noisetiers, sous son propre nom ainsi que sous le nom “Colliers de noisetier”. Le 25 mars 2003, Julie-Anne Morin a proc�d� � une modification de ce nom en adjoignant � “Colliers de noisetier” le mot “Avellana”. Elle a ensuite poursuivi son activit� par le biais de la soci�t� en nom collectif “Avellana Colliers de noisetiers”, immatricul�e le 4 mars 2004, puis de la soci�t� “Avellana Inc.”, immatricul�e le 10 f�vrier 2005.
L’expression “colliers de noisetier” ou “collier de noisetier” n’a pas fait l’objet d’un enregistrement � titre de marque par l’une ou l’autre des parties.
Les Requ�rants sont titulaires du nom de domaine , depuis le 1er ao�t 2003. Cette adresse renvoie vers le site “” sur lequel les Requ�rants pr�sentent et commercialisent leurs produits.
Les Requ�rants ont constat� que le D�fendeur est titulaire du nom de domaine depuis le 22 octobre 2004, et que cette adresse renvoie vers le site “” sur lequel le D�fendeur pr�sente et commercialise ses produits.
Consid�rant que cet enregistrement porte atteinte � leurs droits, les Requ�rants ont saisi le Centre d’une demande de transmission � leur profit du nom de domaine et subsidiairement d’une demande de radiation de ce nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rants
Les Requ�rants font valoir que le nom de domaine utilis� par le D�fendeur est semblable, au point de pr�ter � confusion, � l’expression “Colliers de noisetier” qu’ils utilisent depuis 2002, pour commercialiser leurs produits.
Les Requ�rants estiment d�tenir des droits exclusifs sur cette expression, bien que celle-ci ne soit pas enregistr�e � titre de marque. Les Requ�rants soutiennent en effet que cette expression constitue une marque de commerce de Common law, sur laquelle ils ont seuls des droits, compte tenu de l’ant�riorit� de leur activit� par rapport � celle du D�fendeur.
Les Requ�rants soutiennent que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache. Ils consid�rent avoir utilis� l’expression “Collier de noisetier” et ainsi d�tenu une marque de commerce bien avant que le D�fendeur ne fasse � son tour utilisation de cette expression. Ils rappellent par ailleurs que, Julie-Anne Morin ayant travaill� avec les Requ�rants avant 2003, le D�fendeur savait pertinemment que les Requ�rants utilisaient “collier de noisetier” pour l’exercice de leur activit� commerciale. Les Requ�rants font �galement valoir l’ant�riorit� de l’enregistrement du nom de domaine sur l’enregistrement de .
Les Requ�rants estiment que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. Ils consid�rent que l’enregistrement de ce nom de domaine a essentiellement pour objet de perturber les op�rations commerciales des Requ�rants. De m�me, ils estiment que cette utilisation est de mauvaise foi au motif qu’en redirigeant les internautes sur le site “”, le D�fendeur d�montre son intention d’attirer les internautes sur son propre site � des fins lucratives et de semer la confusion dans l’esprit de ces internautes.
B. D�fendeur
Le D�fendeur constate que les Requ�rants admettent n’avoir enregistr� aucune marque de commerce pour l’expression “Colliers de noisetier” et que ceux-ci fondent ainsi leur droit uniquement sur l’ant�riorit� de l’usage de cette expression.
Le D�fendeur soutient toutefois qu’un tel usage ne peut conf�rer un droit � une marque lorsqu’il s’agit de termes aussi g�n�riques que “Colliers de noisetier”. Le D�fendeur se fonde � cet �gard sur les d�cisions S v Internet Action Consulting, Litige OMPI No. D2000-0439et France Telecom v Les pages jaunes francophones, Litige OMPI No. D2000-0489.
Le D�fendeur consid�re par ailleurs qu’il justifie tout autant d’un int�r�t l�gitime attach� au nom de domaine compte tenu du fait que Julie-Anne Morin, Pr�sidente de la soci�t� D�fenderesse, a commercialis� ses produits en utilisant l’expression “Colliers de noisetier” d�s le 31 janvier 2003, date de sa premi�re immatriculation au Registraire des entreprises, soit avant l’enregistrement par les Requ�rants du nom de domaine .
Subsidiairement, le D�fendeur fait valoir qu’en vertu de la loi qu�b�coise sur la publicit� l�gale, l’inscription d’un nom dans les registres ne donne pas un droit sur ce nom.
Enfin, le D�fendeur fait valoir son absence de mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine . Il estime en effet avoir fait usage de l’expression “Colliers de noisetier” sur internet d�s le 15 mai 2002, c’est-�-dire avant que les Requ�rants ne d�butent leur activit� en constituant la soci�t� en nom collectif “Colliers de noisetier” (immatricul�e le 7 novembre 2002).
En soutien de cet argument, le D�fendeur produit plusieurs pages imprim�es � partir de sites internet de r�f�rencement (“La Toile du Qu�bec”, “MSN”, “Francit�”) et sur lesquels l’expression “Colliers de noisetier” est associ�e � Julie-Anne Morin ou au site internet tenu � l’�poque par cette derni�re.
Le D�fenseur observe �galement que les Requ�rants ont tout d’abord pr�f�r� utiliser l’expression “Collier de dentition”, en d�cembre 2001 sous la forme et � partir du 4 janvier 2002 en enregistrant le nom de domaine aupr�s de l’unit� d’enregistrement, le nom de domaine exploit� actuellement par les Requ�rants renvoyant d’ailleurs vers le site web “”.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principes directeurs aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose aux Requ�rants de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle les Requ�rants ont des droits;
(b) le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(c) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� par le D�fendeur de mauvaise foi.
En cons�quence, chacune de ces conditions doit �tre remplie par les Requ�rants afin que ces derniers obtiennent gain de cause.
Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les Requ�rants ont �tabli �tre titulaires du nom de domaine pr�alablement � l’enregistrement du nom de domaine, objet de la pr�sente proc�dure.
Il ne saurait �tre contest� que le nom de domaine , objet de la pr�sente proc�dure, reproduit quasiment � l’identique l’expression “Colliers de noisetier” utilis�e par les Requ�rants.
En effet la seule diff�rence entre le nom de domaine utilis� par les Requ�rants et celui utilis� par le D�fendeur r�side dans l’emploi du mot “collier” au pluriel (pour les Requ�rants) ou au singulier (pour le D�fendeur).
Le risque de confusion entre les expressions en pr�sence ne fait donc aucun de doute.
En revanche, les Requ�rants ont admis ne pas d�tenir de droits, � titre de marque enregistr�e, sur l’expression “Colliers de noisetier”.
Les Requ�rants revendiquent n�anmoins un droit exclusif sur l’expression “Colliers de noisetier” au titre de “marque de commerce de Common law”, c’est-�-dire de marque non enregistr�e.
La Commission consid�re qu’il est effectivement possible que des droits, � titre de marque, soient acquis � travers le seul usage d’une d�nomination, sans qu’il y ait eu enregistrement effectif de celle-ci (Uitgerverij crux v. W. Frederic Isler, Litige OMPI No. D2000-0575).
Toutefois la Commission estime que pour pouvoir pr�tendre d�tenir des droits sur une marque non enregistr�e, les Requ�rants doivent �tablir en quoi celle-ci appara�t comme distinctive (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314). La Commission consid�re qu’en l’esp�ce la d�nomination utilis�e, constitu�e de termes g�n�riques, ne saurait �tre vue comme intrins�quement distinctive.
En effet, sont g�n�riques les termes dont le public a besoin pour d�signer une cat�gorie de biens ou de services et qui ne peuvent servir � identifier un produit ou un service en particulier (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314).
En l’esp�ce la d�nomination “Colliers de noisetier”, utilis�e par les Requ�rants pour d�signer des colliers dont le bois de noisetier est la principale mati�re premi�re, doit �tre, au sens de la Commission, qualifi�e de non distinctive au regard du caract�re g�n�rique des termes en pr�sence.
Toutefois une d�nomination, m�me non intrins�quement distinctive, pourra pr�tendre � la protection au titre de marque non enregistr�e, s’il est possible d’�tablir que cette d�nomination a acquis un “secondary meaning”, c’est-�-dire s’il est possible d’�tablir qu’une partie substantielle du public associe la d�nomination � une source particuli�re du produit ou du service.
Les �l�ments pris en compte pour �tablir ce “secondary meaning” sont la dur�e et le montant des ventes r�alis�es sous cette d�nomination, la nature et l’ampleur de la publicit� r�alis�e pour les produits ou services portant cette d�nomination, les �tudes de consommation et la reconnaissance m�diatique de cette d�nomination (Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Litige OMPI No. D2001-0083).
En l’esp�ce, les seuls �l�ments de preuves pr�sent�s par les Requ�rants concernent la dur�e de l’exploitation de la d�nomination “Colliers de noisetier”. Ceux-ci �tablissent avoir vendus leurs produits sous la d�nomination “Colliers de noisetier” d�s le 7 novembre 2002.
La Commission consid�re que cet �l�ment, � lui seul, n’est pas de nature � �tablir qu’une partie substantielle du public associe la d�nomination “Colliers de noisetier” aux seuls colliers fabriqu�s par les Requ�rants.
La Commission en conclut qu’il n’est pas possible de consid�rer que les Requ�rants d�tiennent des droits, � titre de marque m�me non enregistr�e, sur la d�nomination “Colliers de noisetier”.
En cons�quence, la Commission consid�re que les Requ�rants ne satisfont pas � la condition pos�e par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Le fait que cette condition ne soit pas remplie �tant r�dhibitoire, il n’appara�t pas n�cessaire d’�tudier plus avant les autres �l�ments discut�s par les parties.
7. D�cision
La condition pos�e � l’article 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas remplie. La Commission, conform�ment � l’article 15 des R�gles d’application, d�cide en cons�quence de rejeter les demandes des Requ�rants visant � obtenir le transfert � leur profit du nom de domaine et subsidiairement la radiation de celui-ci.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 7 avril 2006
Full & Egal Universal Law Academy