Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
F�tbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telem�tics, S.L.
Caso No. D2006-0183
1. Las Partes
La Demandante es F�tbol Club Barcelona representada por Cristina Belloque Acasuso, Espa�a, Barcelona, Espa�a.
La Demandada es GRN Serveis Telem�tics, S.L., Girona, Espa�a.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y
El registrador de los citados nombres de dominio es Nominalia Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2006. El 13 de febrero de 2006 el Centro envi� a Nominalia Internet S.L. v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 16 de febrero de 2006 Nominalia Internet S.L. envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23�de�febrero de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 15 de marzo de 2006. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 21 de marzo de 2006. Ese mismo d�a, tras recibir la notificaci�n del Centro, el Demandado env�a un correo electr�nico al Centro en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa raz�n el correo electr�nico se env�a fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versi�n de los hechos.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 31 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:
La entidad F�tbol Club Barcelona es titular de las siguientes marcas
- Marca comunitaria n�m. 2803039, figurativa, compuesta por el signo FCBARCELONA, para productos y servicios de las clases 3, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 38 y 41 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola M 2537048, denominativa, compuesta por el signo FCBARCELONA.COM, registrada en las clases 35 y 38 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola M2537052, denominativa con gr�fico, compuesta por el signo FCBARCELONA GENT DEL BAR�A GENTE BAR�A PEOPLE, para las clases 16, 25, 28 y 36 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola M2598522, denominativa con gr�fico, compuesta por el signo FCBARCELONA ON TOUR , para las clases 25,28 y 41 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola M2617738, denominativa con gr�fico, compuesta por el signo EL GRAN REPTE DEL FCBARCELONA SIGUEM SOCIS, para las clases 35 y 41 del Nomencl�tor Internacional.
El 23 de febrero de 2006 (d�a de la notificaci�n de la demanda) el Centro accedi� a las direcciones y . En ambos casos, el resultado obtenidofue la aparici�n en la pantalla del ordenador de la indicaci�n en catal�n “P�gina en proves, disculpeu les molesties”, que en espa�ol quiere decir “P�gina en pruebas, disculpen las molestias” De la misma manera, al acceder el 10 de abril de 2006 a las direcciones mencionadas, el Experto Unico encontr� el mismo resultado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- La denominaci�n “F�tbol Club Barcelona” y cualesquiera de las abreviaciones de tal denominaci�n, ya sea “FCB” o “FC BARCELONA” identifican de forma notoria a la asociaci�n Demandante y adem�s est�n registradas como marca. Los dominios registrados por la demandada son id�nticos a los dominios de la Demandante y , y tambi�n a diversas marcas denominativas y mixtas registradas a nombre de la Demandante en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas.
- Ni la sociedad demandada y ni los miembros de su Consejo de Administraci�n gozan de derecho o inter�s leg�timo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos. A este respecto, afirma la Demandante que antes de que la sociedad demandada recibiera un requerimiento que le fue enviado en fecha 11 de enero de 2005, la p�gina dispon�a como contenido �nica y exclusivamente el siguiente: “Aquest domini est� en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb perebotero@“; esto es, “Este dominio est� en venta. Si estan interesados contacten con perebotero@“. Inmediatamente despu�s de recibir el requerimiento - y siempre seg�n la Demandante- dicho mensaje fue borrado y, actualmente, la direcci�n carece de contenido alguno. Por su parte, en la p�gina tanto antes como despu�s del requerimiento, el mensaje que aparec�a y aparece es el de “P�gina en proves, disculpeu les mol�sties”, esto es, “P�gina en pruebas, disculpen las molestias”. Asimismo, alega la Demandante que el Demandado no presenta relaci�n alguna con la Demandante, que no hace uso comercial alguno de los nombres de dominio il�citamente registrados, y que la �nica raz�n por la que el Demandado registr� los nombres de dominio fue la de lucrarse ofreciendo tales dominios a la venta, tal y como hac�a con car�cter previo a recibir el requerimiento del F�tbol Club Barcelona.
- De igual modo, considera la Demandante que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, y as� lo demostrar�a la oferta directa de venta del dominio ; y el hecho de que el registro de los nombres de dominio se haya producido con el �nimo de obtener un enriquecimiento injusto. Asimismo, considera la Demandante que aunque el fin del registro no era directamente perturbar la actividad comercial del F�tbol Club Barcelona, tal posibilidad no era excluida por el Demandado, pues asum�a la producci�n de tal perturbaci�n en caso de que un tercero comprase tales dominios con el fin de explotarlos ileg�timamente.
- Por todo ello, la Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que los nombres de dominio y le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Cuesti�n previa de procedimiento
No admisi�n de alegaciones extempor�neas
Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la notificaci�n por parte del Centro al Demandado de su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda, el 21 de marzo de 2006, el Demandado remite al Centro un correo electr�nico en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa raz�n el correo electr�nico se env�a fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versi�n de los hechos.
Debe recordarse en este sentido que son numeros�simas las resoluciones de grupos de expertos en las que se afirma que la contestaci�n a la demanda realizada por el Demandado fuera de plazo no debe ser admitida m�s que en supuestos muy excepcionales en los que exista una causa que justifique la demora (y siempre que dicha causa sea debidamente acreditada por el Demandado). As� se manifiestan, entre otras muchas, las resoluciones de los casos OMPI Caso No. D2003-0033, 1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc., OMPI Caso No. D2003-0780, DK Bellevue, Inc. d/b/a Digital Kitchen v. Sam Landers, OMPI Caso No. D2003-0942, HQ UK Limited v Head Quarters, OMPI Caso No. D2004-0614, Museum of Science v. Jason Dare.
Este Experto considera que en el presente caso no existe ninguna causa que justifique una respuesta tard�a por parte del Demandado. De hecho, el propio Demandado afirma que no ha querido contestar en plazo por su falta de inter�s en retener los dominios en conflicto (pese a lo cual da su versi�n de los hechos). Pues bien, a la vista de que dicha versi�n de los hechos se ofrece fuera de plazo, y de que no va acompa�ada de ning�n tipo de prueba, este Experto no considera admisible las alegaciones del Demandado realizadas en el correo electr�nico remitido al Centro con posterioridad a hab�rsele notificado la falta de personaci�n y la ausencia de contestaci�n. Por esta raz�n, no son tenidas en cuenta a la hora de dictar la presente decisi�n.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son id�nticos o similares hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 a) i) de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que cada nombre de dominio litigioso sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre cada nombre de dominio en litigio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Pues bien, ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral, entre otras marcas, de una marca comunitaria que protege la denominaci�n “FCBARCELONA”. Este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio y y la marca comunitaria de la Demandante constituida por la denominaci�n “FCBARCELONA”. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas [OMPI Caso No. D2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans)].
Con todos estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca comunitaria de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Pol�tica para que prospere la demanda, sin que sea necesario proceder a analizar la identidad o similitud entre los nombres de dominio conflictivos y las dem�s marcas alegadas por la Demandante. Y tampoco procede comparar los nombres de dominio conflictivos con los nombres de dominio de la Demandante. Nada interesa a efectos de aplicaci�n de la Pol�tica que la Demandante sea titular de los dominios y , ni que esos nombres de dominio sean id�nticos o similares a los nombres de dominio objeto de disputa, porque la Pol�tica exige similitud o identidad de los dominios disputados con una marca del Demandante, no con otros nombres de dominio que el Demandante pueda tener.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre los nombres de dominio), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso No. D2000-0120 Eauto LLC v. Available-Domain-N, OMPI Caso No. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4 c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso No. D2000-0079, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, OMPI Caso No. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).
La Demandante afirma en su demanda que ni la sociedad demandada, ni los miembros de su Consejo de administraci�n, gozan de derecho o inter�s leg�timo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos, porque bajo los referidos nombres de dominio no se ofrece contenido alguno; porque el Demandado no presenta ni ha presentado relaci�n alguna ni con el F�tbol Club Barcelona, sus marcas o productos, ni con el f�tbol o con cualquier servicio relacionado; y porque el Demandado no hace ning�n uso comercial de los nombres de dominio, habi�ndolos registrado para lucrarse con su venta.
Este Experto �nico entiende que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del p�rrafo 4 c) de la Pol�tica, demuestran por s� solas la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado.
Adem�s, el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio y . Porque si el Demandado tuviere alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dichos nombres de dominio deber�a haber contestado en tiempo y forma a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI No. D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonz�lez, OMPI Caso No. D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labad�a Pardo, y OMPI Caso No. D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).
A la vista de todo lo expuesto, este Experto �nico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el p�rrafo 4 a) de la Pol�tica de la ICANN.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso del nombre de dominio
La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, raz�n por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la decisi�n del caso OMPI Caso No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la decisi�n del caso OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero).
Registro de mala fe
La Demandante alega que un indicio de la mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio conflictivos se encuentra en el hecho de que el Demandado ofreciese la venta del dominio antes de recibir el requerimiento enviado por la Demandante el 11 de enero de 2005. Seg�n la Demandante antes de esa fecha bajo el dominio se ofrec�a el siguiente contenido: “Aquest domini est� en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb perebotero@“; esto es, “Este dominio est� en venta. Si est�n interesados contacten con perebotero@“. Inmediatamente despu�s de recibir el requerimiento, afirma la Demandante que dicho mensaje fue borrado.
Sucede, no obstante, que la Demandante no aporta ning�n tipo de prueba de sus afirmaciones, raz�n por la cual este Experto no puede tenerlas en cuenta. No consta, por tanto, que el Demandado haya realizado una oferta de venta del nombre de dominio .
La Demandante tambi�n invoca como indicio de la mala fe del Demandado la circunstancia de que el registro de los nombres de dominio se ha producido con el �nimo de obtener un enriquecimiento injustificado, toda vez que el Demandado no presenta ning�n tipo de relaci�n ni con el Demandante ni con el mundo del f�tbol o del deporte. Por ello, entiende la Demandante que la intenci�n del Demandado no era otra que impedir el registro de los nombres de dominio por la Demandante, oblig�ndola a tener que comprarlos para hacer un uso de los mismos. Adem�s, considera la Demandante que el Demandado no exclu�a la posibilidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, pues el Demandado no exclu�a la venta de los nombres de dominio a un tercero que los explotase il�citamente.
Ante estas alegaciones de la Demandante hay que admitir que a la vista de la notoriedad del F�tbol Club Barcelona en Espa�a (y en el resto del mundo), parece l�gico suponer que el registrante de los nombres de dominio conoc�a la existencia de la Demandante. T�ngase en cuenta que la sociedad demandada est� domiciliada en la misma Comunidad Aut�noma espa�ola que la entidad Demandante, lo cual, unido a la notoriedad de la Demandante, permite concluir que el Demandado era claramente consciente de la existencia de la Demandante al registrar los nombres de dominio. Por esa raz�n, todo indica que el registrante de los nombres de dominio en conflicto era conocedor de que �stos pod�an chocar con marcas de la Demandante, con su denominaci�n o con signos que fuesen una abreviatura de la denominaci�n de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses leg�timos sobre el t�rmino “FCBARCELONA” por parte del Demandado, permite concluir el registro de los nombres de dominio y se produjo de mala fe, pues el registrante no pod�a ignorar que con ello estar�a, como m�nimo, obstaculizando la posici�n de un tercero.
Uso de mala fe
Este Experto ha comprobado personalmente, en fecha 10 de abril de 2006, que bajo los nombres de dominio y no se ofrece contenido alguno, salvo la indicaci�n “P�gina en proves, disculpeu les mol�sties”, esto es, “P�gina en pruebas, disculpen las molestias”.
Resulta en definitiva, que los nombres de dominio no est�n siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaci�n de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisi�n del caso OMPI Caso No. D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Caso No. D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; OMPI Caso No. D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI Caso No. D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI Caso No. D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A). Como se afirma en la decisi�n del caso OMPI Caso No. D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, hay que reconocer que no tiene sentido, y es il�gico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa ser�a una v�a utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio id�ntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despu�s vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Ser�a suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer alg�n tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado los nombres de dominio y de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado los nombres de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.
A estas consideraciones hay que a�adir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisi�n del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI Caso No. D2000-1017, Comunidad Aut�noma de Galicia v. Jes�s Sancho Borraz).
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la demanda.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto �nico ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Demandante
�ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 11 de abril de 2006
Full & Egal Universal Law Academy