Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fadesa Inmobiliaria SA v. Acuda y Defemser, S.L.
Caso No. D2006-0711
1. Las Partes
La Demandante es Fadesa Inmobiliaria SA, La Coru�a, Espa�a, representada por Baker�& McKenzie, Espa�a.
La Demandada es Acuda Y Defemser, S.L, Zaragoza, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 7 de junio de 2006. El 7 de junio de 2006 el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 8 de junio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16�de�junio de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 6 de julio de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de julio de 2006.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 19 de julio de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- La Demandante es una sociedad dedicada a la promoci�n inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Madrid.
- La Demandante es titular de las siguientes marcas:
Marca espa�ola n�m.�M-2382982 FADESA (denominativa con gr�fico), clase 42;
Marca espa�ola n�m. M-2382981 FADESA (denominativa con gr�fico), clase 35;
Marca espa�ola n�m. M-2318802 LA MARCA DE TU CASA ES FADESA (denominativa con gr�fico), clase 36;
Marca espa�ola n�m. M-2046349 FADESA (denominativa con gr�fico), clase 36;
Marca espa�ola n�m. M-1810731 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 37;
Marca espa�ola n�m. M-1810730 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 36;
Marca comunitaria n�m. 003606258 FADESA (figurativa), clases 6, 17, 19, 35 y 42;
Marca comunitaria n�m. 001105287 FADESA (figurativa), clases 36 y�37.
- La Demandante tambi�n es titular de los nombres de dominio y , este �ltimo como consecuencia de la Decisi�n del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI dictada el d�a 9 de julio de 2001 (Pfizer Inc. v. Kurt Walstrom/Domain Finder, Caso OMPI N� D2001-0570).
- La sociedad Demandada tiene por objeto social la prestaci�n de servicios de gesti�n administrativa a empresas y colectivos, alquiler no financiero, cesi�n o autorizaci�n de uso de programas inform�ticos y sus servicios derivados con explotaci�n electr�nica o telem�tica por cuenta de terceros.
- El registro del nombre de dominio fue realizado con fecha 18 de noviembre de 2005.
- En la p�gina web ”www.”, a fecha de 17 de enero de 2006, se conten�a, entre otros extremos, una invitaci�n a declarar todas las quejas, reclamaciones o denuncias contra la Demandante; y a fecha 7 de junio de 2006 se ofrece diferente informaci�n muy cr�tica con la Demandante, hasta el punto de que la Demandante considera que existe un presunto delito de injurias y calumnias.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
El signo “Fadesa” que la Demandante tiene protegido como marca ostenta el car�cter de renombrado, debiendo gozar de una mayor protecci�n, tal y como prev� la vigente normativa en materia de marcas. Por su parte, el nombre de dominio es similar a las marcas de la demandante compuestas por el signo “Fadesa” hasta el punto de crear confusi�n. Argumenta la Demandante que el t�rmino “s�ndrome” puede considerarse de pleno conocimiento en la lengua espa�ola y, en ese sentido, gen�rico, siendo la parte realmente fuerte del nombre de dominio la palabra “fadesa”, que coincide exactamente con sus marcas. Adem�s, alega la Demandante que la confusi�n entre el nombre de dominio y sus marcas se acrecienta por el hecho de que el objeto de la p�gina web que se ofrece bajo el nombre de dominio est� vinculado a la compa��a “Fadesa Inmobiliaria, SA”. Por todo ello entiende que, en la misma l�nea que la legislaci�n de marcas, se ha de proscribir el uso de una marca, ya sea por s� sola o con otros elementos o palabras, cuando su uso est� orientado a que el usuario vincule el sitio web en cuesti�n con la marca infringida. Afirma igualmente la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compa��a con presencia y proyecci�n internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungr�a y Polonia; y que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos. De este modo, entiende la Demandante que usuarios de otros pa�ses que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de b�squeda en Internet, y al no apreciar el significado del vocablo “s�ndrome”, cabe la posibilidad de que vinculen la p�gina objeto de controversia con la marca del Demandante, por lo que la confusi�n del nombre de dominio con la marca se ver�a, seg�n la Demandante, m�s clara a�n.
El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio en litigio, pues no goza de licencia o de autorizaci�n alguna por parte de la Demandante para usar la marca FADESA, y nunca ha utilizado con dicha marca con anterioridad a la creaci�n de la p�gina web . Y no cabe, seg�n la Demandante, que el Demandado invoque la libertad de expresi�n como derecho o inter�s leg�timo, pues la libertad de expresi�n no requiere el uso de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio; y porque la libertad de expresi�n no permite vulnerar la Ley espa�ola de marcas (Ley 17/2001) ni vulnerar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. (En este sentido, entiende la Demandante que la adici�n de “s�ndrome” a “fadesa” supone una innecesaria intromisi�n en su honor.) Finalmente, y en relaci�n con el segundo de los requisitos de la Pol�tica, afirma la Demandante que el Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en conflicto, y que, adem�s, el Demandado hace un uso ileg�timo y desleal de dicho nombre de dominio.
El registro del nombre de dominio se ha producido de mala fe, dado el car�cter renombrado de la marca FADESA, el conocimiento que de la misma tiene el Demandado, y el hecho de que la p�gina web que se ofrece bajo ese nombre de dominio sea utilizada �nicamente para fomentar la cr�tica y la litigiosidad entre los usuarios propietarios de determinadas viviendas y la Demandante. Adem�s, considera la Demandante que el registro del nombre de dominio se habr�a realizado con el fin de atraer usuarios de Internet al sitio web del Demandado, y que existe una clara finalidad denigratoria, porque, a su juicio, el uso de la palabra “s�ndrome” delante de la marca FADESA se hace con un claro sentido denigratorio y agresivo hacia la Demandante, asoci�ndola con una enfermedad, pretendiendo as� ridiculizar la actividad desarrollada por el Demandante e incluyendo bajo el nombre de dominio informaci�n falsa.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio .
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
Procede que el registro del nombre de dominio sea “www.” porque seg�n la Real Academia de la Lengua Espa�ola “s�ndrome” define una enfermedad que se caracteriza por una sintomatolog�a espec�fica que afecta a las personas, y en este caso existe una enfermedad que afecta a los adquirentes de las viviendas promovidas o construidas por la Demandante, a juicio del Demandado, sin respetar el cumplimiento de la normativa vigente. Al ser una enfermedad no tiene ninguna connotaci�n de car�cter comercial.
El nombre de dominio en conflicto est� en el marco legal de la Constituci�n espa�ola y de la Constituci�n europea, pues el derecho a la libre expresi�n permite comunicar al conjunto de la sociedad que existe un grave “s�ndrome”, que, siempre seg�n el Demandado, est� probado documentalmente, que afecta a las personas caus�ndole un quebranto moral y econ�mico en su patrimonio.
La empresa constructora Fadesa Inmobiliaria, SA est� inmersa en un proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad f�sica y la seguridad de las personas. Adem�s, dicha sociedad present� ante el Juzgado n�m. 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentaci�n presentada ante este Centro, de la cual desisti� voluntariamente. Finalmente, considera el Demandado que el Demandante miente cuando pone de manifiesto que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versa sobre la titularidad del nombre de dominio , pues a su entender la ampliaci�n de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA ante el Juzgado n�mero 7 de Zaragoza se refiere y afecta de forma directa a la titularidad de dicho nombre de dominio, raz�n por la cual, entiende el Demandado que no se puede realizar procedimiento arbitral alguno hasta que recaiga una sentencia judicial.
Por todo lo anterior, la sociedad Demandad solicita que se dicte una resoluci�n por la que se desestimen los recursos solicitados por el Demandante.
6. Cuesti�n previa: Otros procedimientos jur�dicos
Seg�n comunica la Demandante, entre las partes existen diversos procesos judiciales en marcha, de forma destacada una querella presentada por Fadesa Inmobiliaria SA contra Acuda Y Defemser, S.L. que se tramita ante el Juzgado de Instrucci�n n�mero 7 de Zaragoza (Diligencias previas n� 108/2006). Asimismo, la parte Demandante en este procedimiento administrativo afirma que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versan sobre la titularidad del nombre de dominio .
Por su lado, el Demandado, en su Escrito de Contestaci�n a la Demanda afirma que Fadesa Inmobiliaria, SA entabl� ante el Juzgado n� 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentaci�n presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI y de la cual desisti� voluntariamente (adjunta el Demandado copia de la demanda de solicitud de medidas cautelares inaudita parte contra Acuda y Defemser, SL)
Asimismo, tambi�n invoca el Demandado el proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad f�sica y la seguridad de las personas en el que est� inmersa Fadesa Inmobiliaria, SA por la denuncia de m�s de 700�personas.
Finalmente, alega el Demandado que la Demandante ha presentado ante el Juzgado de Instrucci�n n� 7 de Zaragoza una ampliaci�n de querella que, seg�n se entiende, se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio , de forma que, a su juicio, no se puede realizar ning�n procedimiento arbitral hasta que recaiga una sentencia judicial.
A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que seg�n el p�rrafo 18.a) del Reglamento, “en caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resoluci�n de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estar� facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resoluci�n”. As� pues, en los casos en que la titularidad del nombre de dominio se est� dilucidando ante los Tribunales de Justicia, se reconoce la competencia del Grupo de expertos para tomar la decisi�n que entienda m�s oportuna sobre la continuidad del procedimiento administrativo.
Pues bien, en el presente caso, la Demandante afirma que no existe en la actualidad proceso judicial alguno sobre la titularidad del nombre de dominio . Frente a esa afirmaci�n, la Demandada invoca la ampliaci�n de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL, por considerar que se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio en conflicto.
Este Experto, despu�s de leer tanto la querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL por presuntos delitos de injurias y calumnias, como la ampliaci�n de la querella, considera que en el procedimiento penal que se sigue como consecuencia de esta querella, no se discute la titularidad del nombre de dominio . Es verdad que en la querella, Fadesa Inmobiliaria, SA afirma que la propia denominaci�n del nombre de dominio constituye per se un delito de injurias, y que el propio nombre de dominio integra el tipo penal previsto en el art.�274.1 del C�digo penal espa�ol. Pero no se discute en este procedimiento penal, al menos directamente, la titularidad del nombre de dominio .
Por ello, este Experto, al amparo de la facultad que le confiere el p�rrafo 18.a) del Reglamento, decide la continuidad del presente procedimiento administrativo.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4.a)i) de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio en conflicto y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espa�olas y comunitarias que protegen la denominaci�n Fadesa.
Por lo que se refiere al presupuesto de la confundibilidad entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca o marcas de la Demandante, ha de tenerse en cuenta que seg�n el p�rrafo 4.a i) de la Pol�tica se requiere, literalmente, que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. El p�rrafo citado de la Pol�tica exige que exista confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad de que tambi�n exista dicha confundibilidad entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio. Significa esto que la valoraci�n de la confundibilidad a que hace referencia la Pol�tica no es equiparable a la cl�sica noci�n de riesgo de confusi�n propia del Derecho de marcas. En efecto, en materia de marcas, el titular de una marca puede prohibir el uso de signos que por ser id�nticos o semejantes a la marca y por ser id�nticos o similares los productos o servicios a los cuales se refieren la marca y el nombre de dominio, originen un riesgo de confusi�n en el p�blico (As� lo dispone, por ejemplo, el art. 34 de la Ley espa�ola de Marcas de 2001, o el art. 9 del Reglamento comunitario de Marcas de 1994). En el Derecho de marcas la existencia del riesgo de confusi�n depende de dos factores, similitud entre signos y similitud entre productos o servicios. Es por ello que en ocasiones se puede infringir una marca, por existir riesgo de confusi�n, sin que exista confundibilidad entre los signos. Pi�nsese en un signo parecido a la marca, pero no confundible que se usa para los mismos productos o servicios. En tal hip�tesis, analizando ambos factores (similitud entre signos y entre productos o servicios), el juzgador puede llegar a concluir que existe riesgo de confusi�n para el p�blico. Es por ello, que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se afirma que “la apreciaci�n global del riesgo de confusi�n implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideraci�n, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. As�, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa” (Sentencia de 29 de septiembre de 1998, apartado 19, asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha y Metro-Goldwyn-Mayer Inc. anteriormente Pathe Communications Corporation, Recopilaci�n, 1998, p. I-5532)
Pues bien, frente a lo que sucede en el Derecho espa�ol y comunitario de marcas, en la Pol�tica lo �nico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el p�blico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos alg�n tipo de v�nculo.
N�tese c�mo en la Pol�tica no basta que la marca y el nombre de dominio sean similares o parecidos; han de ser confundibles. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas. As�, por ejemplo en la resoluci�n, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, Caso OMPI No.�D2000-1199.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la mayor�a de las ocasiones existir� similitud cuando el nombre de dominio reproduzca la marca ajena acompa�ada de un a�adido secundario, como puede ser una referencia territorial, un t�rmino gen�rico o una indicaci�n descriptiva. Pero esto cambia cuando el a�adido que se le incorpora a la marca es un t�rmino claramente despectivo o peyorativo, pues ello hace que el p�blico sea plenamente consciente de que detr�s del nombre de dominio no se encuentra el titular de la marca, ni otra persona que cuente con su consentimiento, pues nadie se denigra a s� mismo.
De este modo, en el presente caso, el usuario de Internet, con un nivel de atenci�n medio, que introduzca en su ordenador el nombre de dominio no puede creer que va a acceder a la web de la inmobiliaria Fadesa, o de alguien vinculado econ�micamente a ella. Para una persona de habla hispana es claro que “sindromefadesa” no es un t�rmino confundible con “fadesa”. Como afirma la propia Demandante en la Demanda, el uso del t�rmino “s�ndrome” en relaci�n con la marca “Fadesa” implica asociar dicha marca con una enfermedad, pues la Real Academia de la Lengua Espa�ola define “s�ndrome” como “conjunto de s�ntomas caracter�sticos de una enfermedad”. Esto significa que el nombre de dominio asocia la marca a una palabra peyorativa que indica claramente que el nombre de dominio no est� vinculado con el titular de la marca.
En la querella interpuesta el 11 de enero de 2006 por la Demandante contra el Demandado ante el Juzgado de Instrucci�n n�m. 7 de Zaragoza, se afirma literalmente que “la querellada ACUDA Y DEFEMSER, SL” registr� a su favor este dominio el 18�de noviembre de 2005. Su propia denominaci�n constituye, per se, un delito de injurias, dado el �nimo difamatorio que se pone de manifiesto al afirmar la existencia de una enfermedad o patolog�a producida por FADESA…”. Sin entrar a valorar si existe o no dicho delito (para lo cual s�lo son competentes los Tribunales de Justicia), lo cierto es que si el nombre de dominio destaca el �nimo difamatorio de la marca, un internauta medio no puede creer que el titular de una marca registra un nombre de dominio con �nimo difamatorio de su propia marca. De este modo, el usuario de Internet creer� que ese nombre de dominio pertenece a un sujeto distinto al titular de la marca. La actitud denigratoria que el Demandante imputa al Demandado lejos de inducir a confusi�n entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a s� mismo. (En este mismo sentido, expresamente, se manifiesta la resoluci�n del caso Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo P�rez, Caso OMPI No.�D2003-0593).
En esta misma l�nea, por ejemplo, las resoluciones de los casos Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, Caso OMPI No.� D2000-1015; Wal-Mart Stores, Inc. v. and Kenneth J. Harvey, Caso OMPI No.� D2000-1104; McLane Company, Inc. v. Fred Craig, Caso OMPI No.�D2000-1455; America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, Caso OMPI No.�D 2001-0918; Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo P�rez, Caso OMPI No.�D2003-0593.
Resulta, en definitiva, que el nombre de dominio en conflicto es similar a la marca de la Demandante, pero no hasta el punto de generar confusi�n. Es claro que los usuarios de Internet pueden asociar el nombre de dominio a la marca, esto es, que a la vista del nombre de dominio les venga a la mente la marca FADESA. Pero lo que est� claro es que no los confundir�n, pues el hecho de que en el nombre de dominio figure la palabra “s�ndrome” hace que el usuario medio de Internet sea consciente de que el responsable de dicho nombre de dominio nada tiene que ver con el titular de la marca y que lo que pretende es criticar a dicho titular de la marca. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. En este sentido, por ejemplo, la decisi�n del caso Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, SL, Caso OMPI No. D2004-0735.
Alega la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compa��a con presencia y proyecci�n internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungr�a y Polonia, que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos, y que usuarios de otros pa�ses de habla no castellana y que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de b�squeda en Internet. Y al no apreciar el significado del vocablo “s�ndrome”, pueden vincular la p�gina objeto de controversia con la marca del demandante, por lo que la confusi�n del nombre de dominio con la marca del Demandante se ve m�s clara a�n.
No obstante, el Demandante es una entidad espa�ola que opera de forma destacada en el mercado espa�ol. Esto justificar�a atender predominantemente al usuario de Internet hispanoparlante a la hora de valorar la confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio. Pero es que, adem�s, en este procedimiento la Demandante no prueba en modo alguno su presencia en mercados extranjeros. Como �nica prueba de dicha proyecci�n internacional se refiere a la titularidad de una marca en Marruecos, considerando que este extremo queda acreditado porque la resoluci�n del procedimiento Fadesa Inmobiliaria, S.A. v. Flemming Madsen, Caso OMPI No.�D2001-0570 reconoce la existencia de dicha marca. Sin embargo, dicha resoluci�n es de hace cinco a�os, per�odo durante el cual la marca puede haber caducado o haber sido declarada nula. Pero con todo, y aunque dicha marca con efectos en Marruecos est� en vigor, en nada cambia la conclusi�n de que los signos “fadesa” y “s�ndromefadesa” no son confundibles.
En procedimientos anteriores, como Full Sall, Inc. v. Ryan Spevack, Caso OMPI No..�D2003-0502, se tuvo en cuenta el hecho de que al buscar informaci�n sobre la marca del demandante apareciese el nombre de dominio del demandado. Pero en ese caso esto se tuvo en cuenta porque el demandante prob� que la aparici�n del nombre de dominio del demandado ten�a lugar en un lugar prominente dentro de los resultados de b�squeda. No obstante, en el presente caso el Demandante no acredita que al buscar en un search engine informaci�n sobre Fadesa, entre los primeros resultados ofrecidos por el buscador se encuentre un enlace al sitio web .
Adem�s, a mayor abundamiento y en referencia con el territorio de Marruecos, si un internauta de ese pa�s quiere buscar informaci�n en Internet sobre la Demandante, deber� introducir la marca o la denominaci�n social de la Demandante en el buscador, y deber� hacerlo con los caracteres del alfabeto latino, pues la marca y la denominaci�n utilizan estos caracteres. De esta forma, el internauta marroqu� que busca informaci�n sobre la Demandante por regla general conocer� el alfabeto latino (para poder introducir “Fadesa” como criterio de b�squeda). Y en este sentido, no debe olvidarse que aunque el �rabe es la lengua oficial de Marruecos, la lengua de uso generalizado en los negocios es el franc�s, de modo que lo m�s probable es que el internauta marroqu� que busca informaci�n en la web sobre “Fadesa” conozca la lengua francesa. Y en franc�s “s�ndrome” se dice “syndrome” (al igual que en ingl�s), de modo que un ciudadano marroqu�, ser� consciente de que el nombre de dominio pretende la cr�tica de la marca, elimin�ndose as� la confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio ahora en conflicto.
Por todas estas razones, la alegaci�n de la Demandante con relaci�n a la confundibilidad de la marca y el nombre de dominio para los internautas no hispanoparlantes, no puede prosperar.
En la hip�tesis de que un tribunal de justicia entendiese que el nombre de dominio se utiliza en el tr�fico econ�mico, y siempre que lograse probarse el car�cter notorio o renombrado de las marcas de la Demandante, el proceder del Demandado podr�a quedar englobado en la Ley de Marcas espa�ola de 2001 y en el Derecho de marcas de la Uni�n Europea, pero no en la Pol�tica. As�, dispone el art.�34.2 c) de la Ley espa�ola, que “el titular de la marca registrada podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tr�fico econ�mico: … c) Cualquier signo id�ntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que est� registrada la marca, cuando �sta sea notoria o renombrada en Espa�a y con la utilizaci�n del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexi�n entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Y en sentido similar se expresa el art�culo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria. En estos casos de protecci�n reforzada de la marcas notorias o renombradas no se exige que exista confusi�n en el consumidor. S�lo que la marca y los signos sean semejantes (no confundibles) y que exista un aprovechamiento o un da�o a la reputaci�n de la marca.
Es verdad, que el Reglamento de la ICANN permite al Grupo de expertos estimar aplicables normas y principios de Derecho de un determinado pa�s, lo cual parece abogar por una aplicaci�n de las normas antes citadas. No obstante, la posibilidad de aplicar otras normas diferentes a la Pol�tica y Reglamento de la ICANN est� abierta cuando dichas normas o principios no entran en colisi�n con la Pol�tica y Reglamento. Y a juicio de este Experto, como ya se ha expuesto, la Pol�tica se aparta en este punto de la citada normativa en materia de marcas.
En todo caso, la presente decisi�n, adoptada en el estrecho margen de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar –por s� misma- un uso marcario del nombre de dominio aqu� en disputa, ni para solicitar el registro de marcas correspondientes, ni para resistir una oposici�n u otra clase de impugnaci�n a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio; y mucho menos debe servir esta resoluci�n como elemento a tener en cuenta a la hora dilucidar si el nombre de dominio o el contenido ofrecido bajo el nombre de dominio afecta o no al honor de la Demandante.
En definitiva, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Pol�tica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica, no tiene sentido a entrar a analizar los requisitos relativos a la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado y al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto �nico desestima la Demanda.
�ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 26 de julio de 2006
Full & Egal Universal Law Academy