Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
VORTEX et TELEFUN contre Publidev et Romain Barissat
Litige n��D2006-0894
1. Les parties
Les requ�rants sont VORTEX et TELEFUN, soci�t�s ayant leur si�ge � Paris, France; repr�sent�s par le Cabinet Vittoz, France.
Les d�fendeurs sont Publidev, Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Romain Barissat, S�vres, France.
2. Noms de domaine et unit�s d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine�:
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L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est Walela Brook, Inc.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est eNom, Inc.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est @Com Technology LLC (ATCOM Technology LLC).
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est PublicDomainR.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est Direct Information Pvt Ltd d/b/a WGB Registry, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par VORTEX et TELEFUN aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 13�juillet�2006.
En date du 14�juillet�2006, le Centre a adress� une requ�te aux unit�s d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Direct Information Pvt Ltd d/b/a; PublicDomainR; WGB Registry, Inc.; Walela Brook, Inc.; eNom, Inc.; @Com Technology LLC, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 8�ao�t�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 8�ao�t�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur.
Les requ�rants ont indiqu� au Centre que des n�gociations avec les d�fendeurs avaient �t� engag� et ont demand� la suspension de la proc�dure, qui leur a �t� accord�e dans un premier temps jusqu’au 24�septembre�2006. Cette suspension a �t� renouvel�e � deux reprises, soit jusqu’au 23�novembre�2006. Les n�gociations ayant achopp�, la proc�dure a �t� restaur�e.
Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse apr�s la derni�re suspension �tait le 26�novembre�2006. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 28�novembre�2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 6�d�cembre�2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7�des R�gles d’application.
4. Langue de la proc�dure
Les soci�t�s requ�rantes ont demand� que cette proc�dure administrative se d�roule en langue fran�aise malgr� le fait que les contrats soient en langue anglaise. Elles soulignent que les noms de domaines concernent une station de radio bas�e en France et que le contact (selon la base Whois) de la soci�t� Publidev est Romain Barissat dont l’adresse au registre ainsi que le num�ro de t�l�phone sont en France. Les D�fendeurs ont correspondu avec le Centre en fran�ais. En l’absence d’opposition, la Commission accepte de proc�der en fran�ais, comme le permet le paragraphe 11(a) des R�gles d’application.
5. Les faits
Les deux soci�t�s requ�rantes sont des filiales du groupe fran�ais ORBUS. Vortex est �ditrice du programme de radio SKYROCK, nom qui a fait l’objet de d�p�t de demandes de marques en France et dans l’Union europ�enne. Elle g�re aussi le nom de domaine . Telefun g�re les noms de domaine et .
Le mot ��skyblog�� est associ� � un service de “weblog” ou “blog” sur Internet. Le service de blogs des soci�t�s requ�rantes est au deuxi�me rang mondial dans ce type de service.
Au moment du d�p�t de la plainte, trois de cinq noms de domaine renvoyaient � des sites de blogs, y compris ceux op�r�s par des concurrents des requ�rants et deux renvoyaient contenant des liens de nature plus g�n�rale.
6. Argumentation des parties
A. Requ�rants
A l’appui de leur plainte, les Requ�rants soutiennent que les noms de domaine sont identiques voire similaires au point de cr�er un risque de confusion car ils reproduisent enti�rement la marque SKYBLOG en relation avec des blogs. M�me si la marque SKYBLOG n’est qu’en cours d’enregistrement, les Principes directeurs permettent de demander le transfert d’un nom de domaine en se fondant sur une marque non enregistr�e. La marque SKYBLOG en relation avec un service de blog est tr�s bien connue dans les milieux pertinents en France et cit�e fr�quemment dans la presse sp�cialis�e.
Les d�fendeurs n’ont aucun int�r�t l�gitime � faire valoir sur la racine ��sky�� en relation avec un service de blog, ni le mot ��skyblog��. Les noms de domaine sont similaires � la marque SKYBLOG � laquelle a �t� ajout�e une lettre (soit a, d, f, h et t pour chacun des cinq noms de domaines vis�s).
Les d�fendeurs ont enregistr� et utilis� les noms de domaine de mauvaise foi. En plus des liens � des sites concurrents, ce qui d�montre une connaissance des sites des requ�rants, les noms de domaine sont � vendre.
Les requ�rants demandent que les enregistrements de noms de domaine soient radi�s.
B. D�fendeurs
Les D�fendeurs n’ont pas r�pondu sur le fond � la plainte des requ�rants et leur d�faut a �t� d�ment constat� et notifi�. Les D�fendeurs ont toutefois indiqu� dans une communication avec les requ�rants et le Centre qu’ils �taient dispos�s � transf�rer ou radier les noms de domaine et ont reconnu que ces noms de domaine leur reviennent “de droit”. Les n�gociations concernant ce transfert ou cette radiation ont �chou� non pas en raison d’une mauvaise foi quelconque des D�fendeurs mais parce que les Requ�rants ont insist� pour qu’un autre nom de domaine appartenant aux d�fendeurs et qui ne fait pas l’objet de cette proc�dure (et qui ne contient pas la marque “skyblog”) leur soit transf�r� .
7. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles pr�voit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
C’est au Requ�rant de faire la preuve des trois �l�ments �nonc�s ci-dessus (paragraphe�4�in fine). Toutefois, le paragraphe�14(b) pr�cise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des pr�sentes r�gles ou � une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropri�es.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Cette premi�re partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les Requ�rants ont-ils fait la preuve qu’ils d�tiennent des droits dans une marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de pr�ter � confusion avec une marque dont les Requ�rants sont titulaires?
Les Requ�rants ont d�pos� en preuve des demandes d’enregistrement qui remontent �2002. Si ces demandes sont accord�es, elles pourront r�troagir � la date de d�p�t de la demande. Voir H�tels Unis de France c. Christopher Dent / E Litige OMPI No.�D2005-1194. Cependant, les demandes n’ont pas encore �t� accord�es (ce�qui peut �tre le signe d’une proc�dure d’opposition en cours, mais cela n’est pas du ressort de la pr�sente proc�dure).
Les requ�rants ne peuvent pas non plus invoquer une protection naissant simplement de l’usage de leur marque comme c’est le cas en France et dans les pays de common law. On pourrait pr�tendre que puisqu’il s’agit d’un service disponible sur Internet, donc dans le monde entier, on peut appliquer les r�gles de common law qui s’appliquent dans certains des pays ou le service est disponible. Cela requerrait au minimum une preuve cr�dible d’op�rations dans un territoire pertinent (juridiction de common law), preuve qui n’a pas �t� fournie en l’esp�ce.
Plusieurs commissions administratives appel�es � appliquer les Principes directeurs ont reconnu la protection d�coulant du droit relatif � la concurrence d�loyale dans des noms de personne par exemple. Voir Isabelle Adjani c. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI No.�D2000-0867; Billy Connolly c. Anthony Stewart, Litige OMPI No.�D2000-1549; Alain Delon Diffusion S.A. c. Unimetal Sanayi ve Tic A.S., Litige OMPI No.�D2000-0989; Julia Fiona Roberts c. Russell Boyd, Litige OMPI No.�D2000-0210; Jeanette Winterson c. Mark Hogarth, Litige OMPI No.�D2000-0235; Dr. Michael Crichton c. In Stealth Mode, Litige OMPI No.�D2002-0874; Daniel C. Marino, Jr. c. Video Images Productions, et al. Litige OMPI No.�D2000-0598; Israel Harold Asper c. Communication X Inc, Litige OMPI No.�D2001-0540; Ahmanson Land Company c. Save Open Space and Electronic Imaging Systems, Litige OMPI No.�D2000-0858; Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S. L., Litige OMPI No.�D2000-1649; et Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Litige OMPI No.�D2000-0859. Dans Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S.L., pr�cit�e, l’expert Antonio�Mill� a bien expliqu� la nature de cette protection dans les pays de tradition civiliste, mais son analyse portait surtout sur les noms de personnalit�s connues (ce qui n’est pas applicable en l’esp�ce). Selon lui il faut interpr�ter les Principes directeurs de fa�on large et lib�rale dans le cas de disfonctionnements r�sultant de la volont� de personnes qui enregistrent des noms de domaine pour cr�er de la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet.
Par ailleurs, il est bien �tabli que la pr�sence du d�lit de commercialisation trompeuse (plus commun�ment appel� “passing off”) est suffisante pour faire na�tre un droit de la nature d’une “marque non enregistr�e” et que ce droit est suffisant pour invoquer l’application des Principes directeurs, il pourrait sembler logique de traiter la protection d’une “marque” en droit de la concurrence d�loyale et parasitaire (art.�1382�du Code civil fran�ais) de la m�me fa�on.1 Il peut �tre utile de lire une d�cision de la Cour supr�me du Canada, qui analyse en profondeur les liens entre le passing off de common law et le droit de la concurrence d�loyale (voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., d�cision du 29.10.19922).
Cependant, la Commission n’est pas dispos�e � �tendre le concept de “marque” employ� dans les Principes directeurs de cette fa�on, soit en cr�ant une �quipollence entre, d’une part, les principes de common law et, d’autre part, toute violation potentielle des r�gles de concurrence d�loyale en droit civil. Les principes de passing off sont bien int�gr�s au droit de marques en common law (donc pour les marques m�me non enregistr�es), mais il n’en va pas de m�me du droit de la concurrence d�loyale dans les pays de tradition civiliste.
Cela dit, certaines “marques non enregistr�es” sont prot�g�es en droit fran�ais et europ�en, car les principes d�coulant de l’art. 6bis de la Convention de Paris y sont applicables. Cet article pr�voit notamment ce qui suit�:
(1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la l�gislation du pays le permet, soit � la requ�te de l’int�ress�, � refuser ou � invalider l’enregistrement et � interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de cr�er une confusion, d’une marque que l’autorit� comp�tente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y �tre notoirement connue comme �tant d�j� la marque d’une personne admise � b�n�ficier de la pr�sente Convention et utilis�e pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de m�me lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de cr�er une confusion avec celle–ci.
L’application de l’art. 6bis sans n�cessit� d’un enregistrement a �t� reconnue en droit fran�ais et europ�en. L’article L711-4�a) du Code de la propri�t� intellectuelle pr�voit en effet que
“Ne peut �tre adopt� comme marque un signe portant atteinte � des droits ant�rieurs, et notamment�� une marque ant�rieure enregistr�e ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle.”
On pourrait citer �galement l’art L713-5�:
“L’emploi d’une marque jouissant d’une renomm�e pour des produits ou services non similaires � ceux d�sign�s dans l’enregistrement engage la responsabilit� civile de son auteur s’il est de nature � porter pr�judice au propri�taire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re.
Les dispositions de l’alin�a pr�c�dent sont applicables � l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6�bis de la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle pr�cit�e.”
S’agissant du droit europ�en, l’art. 4(2)d) de la Premi�re directive 89/104/CEE du Conseil, du 21�d�cembre�1988, rapprochant les l�gislations des �tats membres sur les marques3 pr�cise que l’expression “marque ant�rieure” comprend notamment “les�marques qui, � la date de d�p�t de la demande de marque, ou, le cas �ch�ant, � la date de la priorit� invoqu�e � l’appui de la demande de marque, sont ‘notoirement connues’ dans l’�tat membre au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris”. L’article 8(2)c) du R�glement (CE) No 40/94 du Conseil du 20�d�cembre�1993 sur la marque communautaire emploie la m�me d�finition aux fins du m�canisme d’opposition � l’enregistrement. L’article 8(5) de ce m�me R�glement reconna�t la protection des marques qui “jouissent d’une renomm�e dans la Communaut�”.
On notera �galement les articles 2 et 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives � la protection des marques notoires adopt�e par l’Assembl�e de l’Union de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle et l’Assembl�e g�n�rale de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (OMPI) � la trente-quatri�me s�rie de r�unions des assembl�es des �tats membres de l’OMPI (20�au�29�septembre�1999). L’article 2(1) b) �nonce des facteurs � prendre en compte pour d�terminer la notori�t� d’une marque�et l’art. 2(2) a) pr�cise la notion de “secteurs concern�s du public”. Ces principes ont �t� utilis�s notamment par la Cour europ�enne de justice dans une affaire General Motors Corp v. Yplon SA.4
Enfin l’art. 3. demande aux �tats membres de prot�ger “les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d’entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins � compter du moment o� elles sont devenues notoires dans l’�tat membre consid�r�”.
On peut aussi mentionner dans ce contexte la r�solution adopt�e par le Comit� Ex�cutif de l’AIPPI tenu � Barcelone en�19905 concernant la “Protection des marques notoires non enregistr�es (Art. 6bis de la Convention de Paris) et la protection des marques de haute renomm�e”. Le�paragraphe A de cette r�solution propose de d�finir comme marque notoire toute “marque connue d’une large fraction des milieux concern�s par la production ou le commerce ou l’utilisation des produits en cause et qui est clairement per�ue comme indiquant une origine particuli�re de ces produits… dans le territoire o� la protection est recherch�e”. La R�solution distingue les marques notoires, qui sont celles connues d’une large fraction du public concern�, des marques “de haute renomm�e” (“marks�having a high reputation”, en anglais, “ber�hmte�Marke” en allemand), qui sont celles qui sont connues d’une large fraction du public en g�n�ral. Les paragraphes 6�et 7, qui s’appliquent aux marques “de haute renomm�e” ajoutent que la “protection d’une marque de haute renomm�e ne doit pas d�pendre de son enregistrement dans le territoire concern�” et qu’une “telle protection �largie accord�e � une marque de haute renomm�e doit �tre consid�r�e comme exceptionnelle et doit �tre limit�e � la protection contre l’usurpation par usage ou enregistrement”. Enfin, la R�solution pr�cise que les tribunaux doivent tenir compte de la mauvaise foi du d�fendeur, ce qui accro�t le degr� de parall�lisme entre la protection des marques notoires et les Principes directeurs.
La Commission conclut donc que pour les fins d’application des Principes directeurs � une “marque non enregistr�e” ne b�n�ficiant pas de la protection de common law, il faut d�montrer la notori�t� de la marque au sens l’article 6bis. Cette conclusion semble correspondre � celle de commissions administratives ant�rieures. Voir par exemple les affaires ISL Marketing AG, and the Union des Associations Europ�ennes de Football c. The European Unique Resources Organisation�2000 B.V., Litige OMPI No.�D2000-0230, et SOPAL society c. PACKALPHA Litige OMPI No.�D2004-0568, dans laquelle l’expert Martine�Dehaut a analys� le droit applicable comme suit�:
“En l’absence de d�p�t ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requ�rant a �galement invoqu�, � l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistr�e, en se r�f�rant dans sa plainte � l’expression ‘common law brand’.
“L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se r�f�re le Requ�rant par la mention de ‘common law brand’, est limit�e � certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet �gard, la Commission note que le Requ�rant n’a pas pr�cis� le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de ‘common law’ sur la marque SOPAL.
“Par ailleurs, s’il est vrai que certaines d�cisions, invoqu�es par le Requ�rant, reconnaissent la l�gitimit� de plaintes fond�es sur un nom patronymique c�l�bre, c’est uniquement apr�s avoir constat� que lesdits noms patronymiques donnaient �galement naissance � un droit de marque de common law.
“En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites ‘notoires’, prot�g�es au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acqui�re exclusivement par l’enregistrement.”
L’expert avait ensuite not� que l’affaire aurait d� �tre soumise � un tribunal fran�ais. Il en va de m�me en l’esp�ce.
En effet, la Commission doit disposer d’�l�ments lui permettant d’identifier la marque des Requ�rants comme marque notoirement connue. L’article 6bis note que cette reconnaissance doit provenir de “l’autorit� comp�tente du pays de l’enregistrement ou de l’usage”. Aucune d�monstration de cette nature n’a �t� faite. Au contraire, la Commission note un d�lai de quatre ans depuis le d�p�t des demandes d’enregistrement. La propri�t� de la marque si elle existe (Requ�rants ou ORBUS) n’est pas �tablie non plus dans la preuve d�pos�e par les Requ�rants.
En tenant compte de cet aveu et de la preuve d�pos�e, la Commission conclut que la notori�t� de la marque non enregistr�e n’a pas �t� d�montr�e. La Commission ne peut donc pas conclure en faveur des Requ�rants sur ce premier �l�ment.
Il n’est pas n�cessaire de poursuivre l’analyse, mais la Commission tient n�anmoins � souligner qu’elle n’aurait eu aucune h�sitation � conclure que les Requ�rant sont d�montr� l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur aux noms de domaine et que les D�fendeurs ont enregistr� et utilis� les noms de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe�4(b) des Principe directeurs.
La pr�sente d�cision ne porte aucunement atteinte aux droits des Requ�rants d’intenter une proc�dure judiciaire concernant les noms de domaine litigieux.
7. D�cision
Pour les raisons �nonc�es ci-dessus, la Commission administrative d�cide que les Requ�rants n’ont pas d�montr� qu’ils sont titulaires de la marque SKYBLOG.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles, la Commission rejette la plainte.
Daniel J. Gervais
Expert Unique
Le 20�d�cembre�2006
1 Il en irait vraisemblablement autrement si les d�fendeurs avaient pu d�montrer une utilisation ant�rieure (voir Les �ditions en Direct contre Monsieur Mickael Query, Litige OMPI n��D2002–0464).
2 [1992] 3 R.C.S. 120.
3 JO CE n��L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif : JO CE n��L 207 du 19.7.1989, p. 44.
4 C-375/97 (“Chevy”).
5 Annuaire�1991/I, pages 271 - 273 Q100.
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