Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Nicol�s Mateos S.L. v. Javier Soler Pico
Caso N��D2006-1157
1. Las Partes
La Demandante es Grupo Nicol�s Mateos S.L. con domicilio en Murcia, Espa�a, representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, Espa�a.
La parte Demandada es Javier Soler Pico con domicilio en Alicante, Espa�a representada por PriceWaterhouseCoopers, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:
.
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�”Centro”) el 5�de�septiembre�de�2006. El 13�de�septiembre�de�2006 el Centro envi� a Network Solutions, LLC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 15�de�septiembre�de�2006 Network Solutions, LLC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20�de�septiembre�de�2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 10�de�octubre�de�2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9�de�octubre�de�2006.
El Centro nombr� a Jos� Carlos Erdozain como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 8�de�noviembre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La demandante es una empresa inmobiliaria que ha iniciado un proyecto inmobiliario en la ciudad de Natal, situada en Brasil. El proyecto constructivo se ejecuta bajo el nombre “LAGOA DO COELHO RESORT”.
La demandante es titular de diversos nombres de dominio cuya prueba consta en el Documento n�mero 4 del escrito de demanda y al que me remito, dada su exhaustividad. La parte denominativa de dichos nombres de dominio se basa en la palabra . Tiene registros de tales dominios en Alemania, Uni�n Europea, Italia, Rumania, Suecia, entre otros pa�ses. En otros casos se incorpora la palabra pero manteniendo la base fundamental de . La fecha de registro de estos dominios va desde el 10 de abril de 2006 hasta el 30 de abril 2006.
Seg�n se afirma en el escrito de demanda, el demandante ofrece sus servicios inmobiliarios principalmente a trav�s del nombre de dominio , el cual fue registrado el 15 de octubre 2005. Sin embargo, he comprobado que el dominio se cre� el 14 de marzo de 2006 y que consta a nombre del demandado, seg�n informaci�n que aparece en Network Solutions.
La demandante ha solicitado tres registros marcarios relativos al signo , a saber: en la Uni�n Europea, en Brasil y en Estados Unidos de Am�rica (con fecha respectiva de 10 de abril de 2006; 19 de abril 2006; y 05 de julio 2006), en las clases 36, 41 y 43. Tales solicitudes han sido cursadas y se encuentran en fase de admisi�n. A la fecha de esta decisi�n, este Experto no tiene noticia de que las solicitudes mencionadas se hayan concedido.
El demandado es titular del nombre de dominio , desde el que se envi� un correo electr�nico (con fecha 11 de mayo 2006) a un representante autorizado de la demandante, relativo a “la presentaci�n del proyecto de Internet para el Grupo Nicol�s Mateos en los documentos adjuntos”, seg�n se puede apreciar en los Documentos n�mero 11 y 12�de�la demanda.
La empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTD fue constituida como sociedad en fecha 15 de septiembre de 2005, seg�n se acredita documentalmente. Mas no se acredita si a partir de dicha fecha esa compa��a ha desarrollado alguna actividad comercial, ni con qu� amplitud.
El demandado toma la iniciativa de registrar los nombres de dominio objeto de disputa, los cuales son registrados en fecha anterior a la solicitud de marca por parte de la hoy demandante ante distintas Oficinas, concretamente entre el 26 de enero de 2006 y el 05 de abril de 2006.
El t�rmino coincide con un espacio natural situado en el noreste de Brasil.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La entidad demandante mantiene lo siguiente:
Que es una empresa inmobiliaria con una importante expansi�n en ese sector tanto en Espa�a, como en el resto del mundo.
Que ha creado la empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. para afrontar la construcci�n de un complejo urban�stico en la zona de LAGOA DO COELHO, al noroeste de Brasil.
Que es titular del nombre de dominio , registrado el 15 de octubre de 2005 (debe tratarse de un error como advierte la demandada, y referirse m�s bien al nombre de dominio registrado en esa misma fecha).
Que ha presentado tres solicitudes de marca (clases 36, 41 y 43) relativas al signo mixto “LAGOA DO COELHO RESORT”, las cuales se han presentado en la Uni�n Europea, Brasil y Estados Unidos. Las fechas de solicitud son 10 de abril de 2006, 19 de abril de 2006 y 5 de julio de 2006.
Que sus marcas gozan de un importante grado de difusi�n en Espa�a por las importantes campa�as publicitarias realizadas en este pa�s desde finales�de�2005.
Que las marcas solicitadas son pr�cticamente id�nticas a los nombres de dominio a los que se refiere esta controversia, por lo que existe un evidente riesgo de confusi�n en el mercado.
Que el titular de registros de nombres de dominio no puede verse restringido a las formalidades establecidas por los diferentes sistemas de registros de marcas, d�ndose prioridad al uso efectivo del signo y a su conocimiento y reputaci�n antes que a su efectiva concesi�n por el organismo competente.
Que existe una absoluta identidad entre los elementos distintivos de las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos, aun cuando las marcas de la demandante incorporan el vocablo “RESORT”.
Que el contenido del dominio se vincula directamente con las actividades empresariales de la demandante.
Que la palabra RESORT tiene una significaci�n gen�rica en la propia lengua inglesa y que no constituye un elemento relevante a a�adir al t�rmino LAGOA DO COELHO para distinguir entre las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos.
Que el demandado carece de intereses leg�timos o derechos sobre dichos nombres de dominio, al carecer de la pertinente autorizaci�n para usar las marcas solicitadas por la demandante.
Que a principios�de�2006 la demandante contact� al demandado para requerir sus servicios profesionales de desarrollo de contenidos en sitios web, y que en fecha 11 de mayo de 2006 aqu�l hizo llegar a la demandante su propuesta, d�ndose cuenta de que el demandado hab�a registrado ya los nombres de dominio controvertidos a su nombre.
Que el demandado obstaculiza el acceso de la demandante a los dominios controvertidos.
Que el demandado act�a de forma desleal para confundir claramente al usuario de Internet vinculando las ofertas promocionales incluidas en dicha p�gina web con los derechos marcarios y las actividades empresariales de la demandante.
Que los nombres de dominio en cuesti�n han sido registrados y est�n siendo usados de mala fe, ya que la demandante es una empresa de reconocido prestigio en Espa�a dentro del sector inmobiliario, y a que el demandado ten�a un conocimiento preciso de la existencia de la empresa demandante, contando con informaci�n confidencial del alcance estructural y econ�mico del complejo vacacional a construir en Brasil.
Que la elecci�n por el demandado de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento no fue al azar, ni para desarrollar una actividad l�cita.
B. Demandado
Frente a las alegaciones efectuadas por la entidad demandante, el demandado mantiene lo siguiente:
Que el demandado se dedica desde hace a�os al dise�o, creaci�n y gesti�n de sitios web, estando especializado en sitios dedicados a la promoci�n inmobiliaria.
Que ha prestado servicios para importantes promotoras del sector inmobiliario.
Que a principios�de�2006 el demandado prepar� por iniciativa propia un proyecto de portal web para la promoci�n y venta de inmuebles incluidos en un complejo residencial a construir en la zona natural del Lagoa Do Coelho, en Brasil.
Que para la preparaci�n del proyecto, el demandado registr� los dominios disputados con la intenci�n de a�adirlos a su propuesta e incluir una valoraci�n de las visitas recibidas por el sitio web, a fin de realizar, de ese modo, una estimaci�n de su popularidad y del alcance y difusi�n de la promoci�n realizada a trav�s de esos dominios.
Que una vez fue rechazado su proyecto, el demandado se limit� a retirar los contenidos existentes en el dominio inicial.
Que el correo electr�nico de 11.05.2006 es la primera evidencia de contacto entre las partes, el cual hab�a tenido lugar por iniciativa del demandado y no al rev�s.
Que la demandante inst� el registro de la marca LAGOA DO COELHO RESORT con posterioridad al registro de los dominios controvertidos.
Que la demandante carece de reconocido prestigio en el sector inmobiliario.
Que en la zona donde la demandante piensa construir el complejo vacacional al que se refiere en su escrito de demanda, hay en la actualidad m�s de 60 establecimientos tur�sticos por parte de otras varias empresas.
Que las parcelas adquiridas por la demandante no comprenden la totalidad de los terrenos correspondientes a la zona natural del Lagoa Do Coelho.
Que la demandante no ha aportado documentaci�n alguna a publicidad de su proyecto, que se haya distribuido con car�cter previo al registro de los dominios.
Que la demandante trata de crear confusi�n comparando la notoriedad de sus solicitudes de marca con las marcas registradas de empresas como Nokia o El corte ingl�s.
Que LAGOA DO COELHO es un t�rmino geogr�fico sobre el que el demandante no puede nunca ostentar legitimidad alguna.
Que el demandante no ostenta ninguna marca id�ntica o confusamente similar a dicha denominaci�n.
Que la jurisprudencia de la OMPI es muy restrictiva a la hora de conceder dominios coincidentes con denominaciones geogr�ficas, y en aquellos casos de concesi�n, el demandante debe ser un ente representativo de la zona geogr�fica titular de una marca id�ntica al dominio y nunca una empresa privada.
Que las marcas solicitadas por la demandante lo fueron con posterioridad al registro de los nombres de dominio controvertidos.
Que tiene un inter�s leg�timo en dichos nombres de dominio.
Que la demandante pretende apropiarse de t�rminos geogr�ficos de pa�ses extranjeros.
Que ninguna de las marcas solicitadas de contrario ha sido concedida a d�a de hoy.
Que no hay mala fe en el registro de los nombres de dominio, ya que no se dan ninguna de las circunstancias a las que se refiere la Pol�tica Uniforme.
Que no hay mala fe en el uso de tales nombres de dominio.
6. Debate y conclusiones
El Experto deber� examinar los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Pol�tica. Estos son los siguientes:
(1) que los nombres de dominio registrados por el demandado son id�nticos, u ofrecen semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de producto o servicio sobre la que la demandante tenga derechos,
(2) que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con los nombres de dominio,
(3) que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe.
El apartado 15 a) del “Reglamento” encomienda al Experto la decisi�n de la demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b) lo dispuesto en la Pol�tica y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables. En este sentido, dado que las partes son de una misma nacionalidad y tienen su residencia ambas en Espa�a, resultan aplicables igualmente las disposiciones legales del Ordenamiento jur�dico de ese pa�s.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primero de los requisitos establecidos por la Pol�tica exige al Experto que compruebe si los nombres de dominio objeto de controversia son id�nticos o similares hasta el punto de causar confusi�n con los derechos de marca alegados por la demandante.
Dadas las caracter�sticas de este caso y las alegaciones efectuadas por las partes, creo preciso abordar con car�cter previo la cuesti�n de si para presentar una demanda conforme a la Pol�tica, y solicitar un pronunciamiento estimatorio por parte del proveedor de servicios de soluci�n de controversias, basta al demandante con acreditar que ha instado la solicitud de un registro de marca, o, si por el contrario, hace falta un registro “concedido” por la Oficina correspondiente. Asimismo, es necesario abordar la cuesti�n de qu� ocurre cuando no se acredita el registro definitivo o concedido de la solicitud de la marca en cuesti�n, y si, a pesar de ello, ser�a posible al demandante presentar la demanda e instar, conforme a la Pol�tica Uniforme, una petici�n de estimaci�n de la demanda con los efectos que se se�alan en este �ltimo documento citado.
A este respecto, las decisiones de la OMPI han tenido distintos pronunciamientos, tal y como las partes se han encargado de poner de manifiesto. En resumen, y a la vista de esas decisiones, creo que resulta pac�fica la siguiente doctrina, a saber: el demandante no precisa de un registro marcario definitivo para instar una demanda conforme a la Pol�tica Uniforme, pero necesita, en cualquier caso, acreditar que el signo que utiliza para basar su demanda ha sido utilizado “a t�tulo de marca” con car�cter previo al registro de los dominios presuntamente infractores, y que dicho signo ha alcanzado renombre suficiente como para ser identificado como “marca”, esto es, para identificar bienes, productos y servicios del actor. Ejemplo de esta doctrina son las siguientes resoluciones: Caso OMPI N��D2000-0210, Julia Fionna Roberts c. Russel Boyd; Caso OMPI N��D2002-0134, Francesco Tutti c. Jello Master; Caso OMPI N��2004-1044, Frank Rijkaard c. Marc P�rez Tejero; Caso N��D2000-1650; Casos N��D2000-1649, N��D2000-1697 y D2001-0710, y m�s recientemente Caso N��D2006-0524, Ronaldo de Assis Moreira v. Eladio Garc�a Quintas, entre otros muchos.
En suma, el concepto de “marca” que aparece en la Pol�tica debe interpretarse como comprensivo no solamente de la marca “registrada”, sino tambi�n de la marca que “aun sin registrar” es utilizada como tal en atenci�n al grado de difusi�n de la misma en el mercado. Son varios, pues, los requisitos que hay que analizar con car�cter previo: i) saber si se oponen verdaderas “marcas registradas”; ii) en caso negativo, confirmar si se ha acreditado un uso “a t�tulo de marca” con car�cter previo, lo cual vendr� dado por el grado de difusi�n del signo, y si ha sido suficiente como para entender que el signo ha adquirido un grado de notoriedad o de conocimiento generalizado que “supla” el requisito del “registro”.
En este sentido, lo primero que corresponde se�alar es que la demandante no aduce derechos de marca registrados o concedidos por la Oficina correspondiente, sino �nicamente solicitudes de registro de marca, presentadas, respectivamente, en Brasil, en Estados Unidos de Am�rica y en la Uni�n Europea.
En este sentido, el art�culo 38�de�la Ley 17/2001, de 7�de�diciembre de 2001, de Marcas (aplicable al caso por ser las partes espa�olas y residir en Espa�a las dos) viene a establecer claramente que el derecho de marca s�lo existe y es oponible a tercero desde el momento de la publicaci�n de la “concesi�n”, esto es, de la aprobaci�n de la Oficina concernida de que el signo que se intenta registrar cumple todos los requisitos establecidos legalmente para ello. Hasta entonces la solicitud de marca confiere a su titular �nicamente una protecci�n provisional “consistente” en el derecho a exigir una indemnizaci�n razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera efectuado, entre la fecha de solicitud y la de publicaci�n de la concesi�n, un uso de la marca que tras ese periodo quedar�a prohibido. Es importante destacar, por �ltimo, que, seg�n el apartado 4 del art�culo 38 antes citado, “la protecci�n provisional prevista en este art�culo s�lo podr� reclamarse despu�s de la publicaci�n de la concesi�n del registro de la marca”.
Una regla normativa similar se puede encontrar en el art�culo 9.3 del Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) 40/94, de 20�de�diciembre�de�1993), a�adi�ndose en este particular caso que “el Tribunal al que se acuda no podr� pronunciarse sobre el fondo hasta la publicaci�n del registro” (en cualquier caso, por su relaci�n con un top�nimo brasile�o, cabe mencionar que la Ley brasile�a de Propiedad Industrial N��9279, de 14 de mayo de 1996, establece en su Secci�n 129 un principio similar, relativo a que el derecho de marca se adquiere con el registro cuando �ste es v�lidamente concedido).
Es decir, el primer dato a tener presente a la hora de decidir sobre este asunto es que la demandante no tiene registrado un derecho de marca sobre la denominaci�n “LAGOA DO COELHO RESORT”, sino que meramente lo ha solicitado y que, en consecuencia, la protecci�n que se puede conferir a la demandante no s�lo es limitada (conforme a la legislaci�n comunitaria y nacional, esa protecci�n no puede consistir sino en obtener una indemnizaci�n de da�os y perjuicios), sino que, adem�s, est� condicionada a que se publique la concesi�n de los registros correspondientes.
Seg�n lo que se�al�bamos anteriormente, al quedar acreditado que la demandante no opone derechos de marca debidamente registrados, corresponde analizar si esa parte ha acreditado un uso “a t�tulo de marca” del signo LAGOA DO COELHO RESORT con car�cter previo en el tiempo.
En este sentido, la demandante no ha probado, ni siquiera indiciariamente, que haya utilizado el signo mencionado con car�cter previo en el tiempo. En otras palabras, la demandante no ha acreditado la notoriedad o renombre de su marca solicitada “LAGOA DO COELHO RESORT”, pese a que repetidamente manifiesta ese “importante grado de difusi�n en Espa�a”.
As�, aparte de la mera afirmaci�n, la parte no aporta al procedimiento pruebas que permitan acreditar una difusi�n o conocimiento amplio, por parte del p�blico consumidor, de las actividades de la demandante o de su nombre comercial o de sus marcas.
Ello debe llamar a la reflexi�n, ya que si, tal y como afirma la demandante, �sta ha venido desarrollando “importantes campa�as publicitarias” desde finales del pasado�2005, entonces �por qu� no se han aportado datos significativos de inversi�n en tales campa�as para que el Experto pueda valorar debidamente la magnitud de las mismas y el consecuente conocimiento que puede haber logrado entre el p�blico consumidor al que se dirigen? Pero es que tampoco se aportan ejemplos concretos de publicidad, aparte de folletos publicitarios que por s� mismos no acreditan nada acerca del grado de difusi�n de la publicidad; ni tampoco opiniones autorizadas de competidores que sirvan para acreditar el prestigio del que sostiene la acci�n, por citar s�lo unos ejemplos de posibles v�as probatorias a tenor del art�culo 8.1 Ley 17/2001.
Tampoco prueba la demandante su afirmaci�n en el sentido de que “viene ofreciendo sus servicios inmobiliarios a nivel mundial a trav�s del nombre de dominio , registrado en fecha 15�de�octubre�de�2005”. As�, aparte de que no se ha respaldado esa afirmaci�n con prueba alguna, la fecha de constituci�n de la sociedad LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. (que tampoco es la demandante stricto sensu) no debe llevar a concluir que es la misma a partir de la cual dicha compa��a ha empezado a operar en el mercado y ha sido conocida en �l.
La �nica conclusi�n que se puede alcanzar, a la vista de este yermo panorama probatorio, es que la demandante no ha probado la notoriedad o renombre de la marca LAGOA DO COELHO, ni su propia actividad comercial o empresarial utilizando ese signo en el mercado.
Por otra parte, se encuentra el hecho incontestable de que el demandado registr� prioritariamente en el tiempo los nombres de dominio, con lo que falta a su vez acreditaci�n suficiente por parte de la demandante de que hubiera utilizado el signo LAGOA DO COELHO RESORT, o incluso el de LAGOA DO COELHO, con car�cter previo al registro de los mencionados dominios.
En este contexto, resulta ya improcedente entrar en la cuesti�n de si las marcas solicitadas son id�nticas o similares hasta el punto de causar confusi�n con los nombres de dominio controvertidos, puesto que la demandante no ha acreditado que se den los requisitos materiales que, constantemente, las decisiones del Centro han establecido que permiten “suplir” el requisito del “registro previo” de la marca oponente, y que la mera solicitud (o incluso la falta de la misma, en algunos casos) pueda desplegar todo el efecto jur�dico de la marca “registrada”.
Dado que la demandante no ha podido acreditar el cumplimiento del primero de los requisitos establecidos en la Pol�tica, y teniendo en cuenta que el triunfo de la demanda s�lo es posible si se da un cumplimiento cumulativo de todos ellos, no procede el examen del resto de requisitos.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.
Jos� Carlos Erdozain
Experto �nico
Fecha: 22�de�noviembre�de�2006
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